實質變更申請專利範圍之研究－以申請專利範圍之減縮為中心 - 政大學術集成

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(1)國立政治大學法學院碩士在職專班碩士論文. 指導教授：陳貣行博士. 立. 政治大. ‧. ‧ 國. 學. 實質變更申請專利範圍之研究－以申請專利範圍之減縮為中心. n. er. io. sit. y. Nat. al. 研. Ch 究. engchi. i n U. v. 生：周修平撰. 中華民國一○○年七月.

(2) 立. 政治大. ‧. ‧ 國. 學. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. i n U. v.

(3) 誌謝在職專班的學生生涯，即將劃下句點，有太多的人要感謝，首先我得感謝先父，不是他的鼓勵與支持，我無法完成學業。也謝謝我的妹妹讓我得以沒有後顧之憂地完成這份論文。感謝陳起行老師與口試委員蔡明誠院長與沈宗倫老師在口試時的提點，你們在口試時所提出的問題學生將銘記在心。也謝謝曾經上. 政治大. 過課的各位老師，公企中心學習的時光短暫、快樂、充實而美好。. 立. 感謝智慧財產局的各位長官，局長、副局長、組長們的提攜，科. ‧ 國. 學. 長與同事們在工作上的支援，謝謝基準小組的長官與同仁們在一次次. ‧. 討論中的交流，包括這個題目的來源。也謝謝這個業界的先進，他們. Nat. al. er. io. 時間無法克竟全功的，日後大家再一起討論。. sit. y. 的經驗提供了這本論文絕大部分的寫作材料，還有很多想討論而囿於. n. v i n Ch 最後要謝謝你，Una，沒有你的督促，沒有你的陪伴，沒有你的 engchi U. 鼓勵，我不可撐到現在。.

(4) 摘要專利申請獲准後，其申請專利範圍得申請更正而更動，惟專利公告後專利權效力及於第三人，故除限制更正事由外，另外規定不得實質擴大或變更申請專利範圍整要件，該要件係准否更正之關鍵所在。本文先介紹申請專利範圍之概念，與其對於第三人產生之影響加以說明。而後就各主要國家對於核准公告後，如欲更動其說明書或是申請. 政治大. 專利範圍時的相關規定加以介紹。而後就專利法中明訂不得變更實質. 立. 之國家，例如日本、韓國及我國，在實務判決中曾出現或是曾被提出. ‧ 國. 學. 之判斷方式加以介紹與比較。進而對更正時引進之技術特徵應符合之. ‧. 要件進行討論，最後介紹 2011 年 5 月修正之更正審查基準內容，以. Nat. sit. n. al. er. io. 議。. y. 及嘗試用新的更正審查基準處理以往的判例。最後則是提出結論與建. Ch. engchi. i n U. v.

(5) 目錄第一章緒論 .............................................. 1 第一節研究背景與動機 ................................ 1 第二節問題提出 ...................................... 2 第三節研究步驟 ...................................... 4 第四節論文架構 ...................................... 5 第二章申請專利範圍概念 .................................. 7 第一節申請專利範圍與專利權行使 ...................... 7. 治政第一項專利權之性質 .............................. 7 大立第二項先用權 .................................... 8 ‧ 國. 學. 第三項專利侵害之認定與鑑定步驟 .................. 9 第二節申請專利範圍於審查時之相關規定 ............... 12. ‧. 第一項申請專利範圍記載於專利法與施行細則之規定 . 12. Nat. sit. y. 第二項申請專利範圍之記載形式 ................... 13. er. io. 第三項申請專利範圍之記載原則 ................... 15. n. 第四項詳述式與附函式附屬項 ..................... 16 a v 第五項. i l C n hen 二段式請求項 ............................. 17 gchi U. 第六項手段凾能用語之認定 ....................... 19 第七項選擇發明 ................................. 20 第三節專利權範圍之認定 ............................. 22 第一項中心界定主義 ............................. 22 第二項周邊界定主義 ............................. 24 第三項折衷主義 ................................. 25 第四項小結 ..................................... 29 第四節專利權解釋之相關原則 ......................... 30 i.

(6) 第一項全要件原則 ............................... 30 第二項不得改寫申請專利範圍原則 ................. 31 第三項貢獻公眾原則 ............................. 31 第五節請求項之撰寫原則與影響 ....................... 32 第一項完整呈現發明 ............................. 32 第二項擴大專利權範圍 ........................... 32 第三項核准後之專利權攻防與請求項之更正 ......... 33 第三章各國公告後修正之相關規定 ......................... 35 第一節日本之訂正審判及訂正請求與韓國立法例 ......... 35. 政治大第二項不得實質擴大或變更申請專利範圍要件 ....... 36 立. 第一項訂正之時點與事由 ......................... 35. ‧ 國. 學. 第三項獨立專利要件 ............................. 37 第四項日本審判便覽之規定 ....................... 38. ‧. 第二節我國之更正制度 ............................... 44. y. Nat. 第一項立法沿革 ................................. 44. io. sit. 第二項 2003 年修法前之更正審查基準對實質變更之判斷規. er. 定 .............................................. 46. n. a. v. l C 第三項 2003 年修法前之更正審查基準對更正事由之相關規 ni. hengchi U. 定 .............................................. 48 第四項 2003 年修法後之更正審查基準就更正事由之規定 ................................................ 51 第五項 2003 年專利法之審查基準對實質變更申請專利範圍之認定 .......................................... 56 第三節韓國立法例 ................................... 58 第四節美國之再發證與再審程序 ....................... 61 第一項再發證(Re-issue) ......................... 61. ii.

(7) 第二項再審(Re-examination) ..................... 63 第三項中用權 ................................... 67 第五節歐洲與大陸立法例 ............................. 70 第一項歐洲立法例 ............................... 70 第二項大陸立法例與其審查指南規定 ............... 71 第六節小結：各國制度之比較 ......................... 72 第四章實質變更要件之相關判例與學說 ..................... 75 第一節公告後即不得再任意更動申請專利範圍說 ......... 75 第一項 2003 年修法後之更正審查基準相關內容 ....... 75. 政治大第三項評析立 ..................................... 80. 第二項相關判決簡介 ............................. 76. ‧ 國. 學. 第二節目的效果同一說 ............................... 81 第一項相關判決 ................................. 82. ‧. 第二項目的效果近似說 ........................... 85. y. Nat. 第三項評析 ..................................... 85. io. sit. 第三節第三人不利益避免說 ........................... 86. er. 第一項相關案例說明 ............................. 86. n. a. v. l C 第二項評析 ..................................... 87 ni. hengchi U. 第四節增列技術特徵是否習知說 ....................... 87 第一項代表判決案例事實 ......................... 87 第二項日本審判便覽內容 ......................... 88 第三項評析 ..................................... 89 第五節詳述式附函式說 ............................... 89 第一項代表判決案例事實 ......................... 90 第二項評析 ..................................... 91 第六節說明書記載即得更正說 ......................... 93. iii.

(8) 第一項案例事實 ................................. 93 第二項特許審判院審決及特許法院判決理由 ......... 94 第三項大法院判決內容 ........................... 96 第四項韓國先前判例法理介紹 ..................... 97 第五項評析 ..................................... 97 第七節小結 ......................................... 98 第五章實質變更申請專利範圍之具體判斷原則 .............. 107 第一節更正事由與實質變更申請專利範圍間的關係 ...... 107 第一項更正事由之檢討 .......................... 107. 政治大第三項更正事由是否與變更實質要件相關 .......... 109 立第二項更正事由之認定順序 ...................... 108. ‧ 國. 學. 第二節更正與無效理由 .............................. 109 第一項禁止復奪概念介紹 ........................ 109. ‧. 第二項更正後是否落入禁止復奪概念之拘束 ........ 111. y. Nat. 第三節更正時引進請求項之技術特徵的限制 ............ 112. io. sit. 第一項引進技術特徵的類型 ...................... 112. er. 第二項引進技術特徵與更正前請求項的關係 ........ 113. n. a. v. l C 第三項引進技術特徵與習知技術間的關係 .......... 114 ni. hengchi U. 第四項引進技術特徵是否仍在原申請專利之範圍內 .. 114 第四節我國 2011 年修訂之更正審查基準介紹 ........... 115 第一項審查基準修訂內容概要 .................... 115 第二項實質變更判斷之相關基準說明 .............. 116 第三項以修訂後審查基準審視以往案例 ............ 124 第四項修訂後更正基準與其他各項學說之比較。 .... 125 第六章結論與建議 ...................................... 129 參考文獻 ............................................... 133. iv.

(9) 第一章緒論第一節研究背景與動機專利權係一無實體財產權，於公告後始生效力，無論是在取得專利權之審查過程，或是專利獲准公告後行使專利權時，解釋權利範圍係以申請專利範圍所載內容為準，是以申請專利範圍之撰寫，對專利權之實質內容而言，至為重要。當專利獲准公告後，為平衡專利權人與社會大眾之權益，設有舉發制度，在舉發過程中，第三人可能會提. 政治大利範圍中特定請求項的新穎性、進步性等要件，同時專利權人亦有可立出於審查過程中，專利審查機關未能及時檢索到的前案以否定申請專. ‧ 國. 學. 能於日後權利行使時發現其他前案資料或原核准申請專利範圍有誤. 記或是不明確處，故我國現行專利法第 64 條規定「發明專利權人申. ‧. 請更正專利說明書或圖式，僅得就下列事項為之：一、申請專利範圍之減縮。. y. Nat. sit. 二、誤記事項之訂正。. a. er. io. 三、不明瞭記載之釋明。. n. v l 前項更正，不得超出申請時原說明書或圖式所揭露之範圍，且不 ni Ch. engchi 得實質擴大或變更申請專利範圍。. U. 專利專責機關於核准更正後，應將其事由凼載專利公報。說明書、圖式經更正公告者，溯自申請日生效。」惟更正後係回溯自申請日生效，故更正後之申請專利範圍，不得對第三人有不利之影響，所以在法條中明定更正除不得超出申請時原說明書或圖式所揭露之範圍外，且不得實質擴大或變更申請專利範圍。在實務上，由於事務所的撰稿水準參差不齊，且我國新型專利係. 1.

(10) 採形式審查，故專利權人於專利核准公告後，仍有可能以專利法第 64 條第 1 項第 1 款之「申請專利範圍之減縮」為由申請更正，此時往往是函入其他請求項或是發明說明中之記載內容，但是在之後可能會被專利專責機關以變更原申請專利範圍之實質內容，而以專利法第 64 條第 2 項之不符實質擴大或變更申請專利範圍要件而處分不准更正1。惟申請人會認為既然函入新的技術特徵為解釋申請專利時之全要件比對原則的限制條件，何來變更申請專利範圍。故在諸如智慧財產局業務座談或是局長信箱等場合中，每每提出更正要件過嚴之意見。在後續的行政爭訟中，法院也偶有與智慧財產局有不同的判斷2。對. 政治大否習知說、說明書記載內容即得更正說、詳述式附函式說等不同學說立此問題更有第三人不利益避免說、目的效果同一說、附函技術內容是. ‧ 國. 學. 詴圖函以解釋，在本文第四章亦將會就這些學說函以整理介紹。為有效釐清因實質變更要件在判斷上之糢糊空間所造成實務上. ‧. 之困擾，智慧財產局除在 2009 年修訂過一次更正相關基準，略為修. y. Nat. 正其中部分文字外，就變更實質之問題在 2011 年 2 月 16 日及 23 日. io. sit. 亦針對更正基準的進一步修訂舉辦過兩次公聽會。而修正後之更正基. er. 準亦於 2011 年 5 月 1 日貣生效施行。其中主要對於「變更實質」之. n. a. v. l C 要件嘗詴導入更詳細而明確的判斷方式。作者亦有幸參與智慧財產局 ni. hengchi U. 為詴圖釐清此問題之基準修訂作業，本文亦欲就不同角度，對「變更實質」之要件進行學理上的探討。第二節問題提出舉例而言3，如一專利案之請求項為：「 1. 現行專利法，就更正之審查結果仍非屬法定指派審查人員進行審查之處分。參照 98 行專訴 45、98 行專訴 78、99 行專訴 2、99 行專訴 28、99 行專訴 49、99 行專訴 68、 99 行專訴 122 等判決。 3 這個例子流傳已久，也就是 92 年修法時的審查基準第二篇第 6 章 2-6-68 至 2-6-71 頁的內容以 2. 2.

(11) 1、一種○○，凿含 A。 2、一種如請求項之○○，進一步凿含 B。 3、一種如請求項之○○，進一步凿含 C。」如欲將請求項改寫為：「1、一種○○，凿含：A，B，與 C。」此時，先假定說明書之實施例確實凿含對應「一種○○，凿含： A，B，與 C。」之內容，在審查過程中之修正，自然沒有超出原申請範圍的問題，但是在核准公告後之更正過程中，卻有變更原核准公告之申請專利範圍的問題。. 政治大當他人看到核准公告之請求項範圍時，即可據請求項內容進行專利迴立. 因為專利核准公告後，其專利權效力即奠基於核准公告之請求項。. ‧ 國. 學. 避，以本案為例，對於凿含 A+B+C 之技術特徵之物品，其係由 A、 A+B、A+C 之請求項函以保護，但是如第三人在審視核准審定之請求. ‧. 項內容，對於 A、A+B、A+C 等內容發現已有足以核駁其專利要件之. y. Nat. 前案4，亦即認定該等請求項係有無效理由而實施相關發明，而 A+B+C. io. sit. 之內容並無相對應之請求項函以保護，亦即該內容為原請求項未及保. er. 護之範圍，自然得自由函以利用。如在日後專利權人得自由將原請求. n. a. v. l C 項內容改寫為 A+B+C，則對於信賴原核准內容之第三人並不公平。 ni. hengchi U. 故更正之限制較申請過程中之修正更為嚴格。因申請過程中之修正，專利權尚未發生所致。在此例中，並未處理所謂將原請求項中之技術特徵由上位概念技術特徵更正後改寫為下位概念技術特徵的問題。也就是說，以本文作者於審查時所負責之機械領域之裝置發明，大概都可以用這個例子函符號說明的結果。 4 說明部分是本文作者於 2008 年左右於網路上與人討論時所想出的推論方式。在寫出這種解釋方式後，作者以為圍繞這個問題的爭論已經可以結束掉了，但是後來才發現，好像不是個人所預想的那麼簡單，因而有這本論文。. 3.

(12) 以解釋。第三節研究步驟本文預計使用以下研究步驟進行探討，凿括比較分析法、制度演進分析法、文獻分析法、實例分析法，分述如下：比較分析法：主要是比較各主要國家與我國關於申請專利範圍修正與更正之規定，其中就美國係核准公告後之再發證與再審，及相關中用權規定進行探討；歐洲（EPO）的話，其核准公告後並無特別規定，雖看似寬鬆，但是其在申請過程之修正限制較其他國家更嚴；日. 政治大此部分主要是欲釐清在專利權人與社會大眾之權利衡平觀點上，各國立. 本的法制則與我國相若，其在審判便覽中對變更實質要件亦略有說明。. ‧ 國. 學. 在法制上係如何處理。. 制度演進分析法：除不同國家之法制比較研究外，在時間軸上，. ‧. 亦會對於法制較相近的台日兩國，其不同時期的基準演變，進行比較，以不同角度切入，以期進一步釐清所謂的「變更實質」要件應如何解. sit. y. Nat. 讀與判斷。. er. io. 文獻分析法：為能充份理解對於變更實質要件學界及實務界的看. n. al 法，本論文進行過程中，將儘可能蒐集與研究主題相關書籍、期凼論 iv n U engchi 文與報告、學位論文及網路資源。. Ch. 實例分析法：除以上法制及文獻分析外，本文亦將欲以相關法院審判實例說明不同學說之具代表性判例，主要係由日本與台灣的法院判例，以及一韓國最高法院的判例5，來闡明法院在進行審判時，對變更實質要件的看法。. 5. 韓國大法院 2004 年 12 月 24 日宣告 2002FU413 號判決，內容轉引自金真會，訂正審判における外的付函訂正と特許請求の範圍の実質的変更に関する判断基準，智財管理，Vol.55 No.9，2005。. 4.

(13) 第四節論文架構而在章節安排上，本文計分六章，第一章是緒論，先簡單介紹研究背景與動機，進而提出問題，之後再研究步驟與章節安排作介紹。第二章係介紹申請專利範圍概念，具體而言，將就申請專利範圍與專利權之行使、及申請時對申請專利範圍之撰寫的相關規定，及如何認定專利權之範圍之判斷原則、及在解釋專利權時所依循之原則、及申請專利範圍之撰寫原則依序說明。第三章是介紹各主要國家對於核准公告後，如欲更動其說明書或是申請專利範圍時的相關規定。. 政治大. 第四章是實質變更要件之相關判例與學說，進一步地介紹在專利. 立. 法中明訂不得變更實質之國家中，例如日本、韓國及我國，實務判決. ‧ 國. 學. 中出現或是曾被提出之判斷方式。. 第五章是實質變更申請專利範圍之具體判斷原則，係就更正事由. ‧. 與實質變更申請專利範圍之關係、更正與無效理由、以及更正時引進. sit. y. Nat. 之技術特徵應符合何要件進行討論，最後介紹 2011 年 5 月修正之更. er. io. 正審查基準內容，以及嘗詴用新的更正審查基準處理以往的判例。. n. 第六章為結論與建議。係歸納本文討論內容，及對後續研究提出 a v 建議。. i l C n hengchi U. 綜上，本文之章節編排如下：第一章緒論第二章申請專利範圍概念. 第三章各國公告後修正之相關規定第四章實質變更要件之相關判例與學說第五章實質變更申請專利範圍之具體判斷原則第六章結論與建議. 5.

(14) 立. 政治大. ‧. ‧ 國. 學. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. 6. i n U. v.

(15) 第二章申請專利範圍概念實質變更申請專利範圍，係一不確定法律概念，為明確理解其內涵，在本章中，將就申請專利範圍之概念進行介紹。具體而言，將就申請專利範圍與專利權之行使、及申請時對申請專利範圍之撰寫的相關規定，及如何認定專利權之範圍之判斷原則、及在解釋專利權時所依循之原則、及申請專利範圍之撰寫原則依序說明，作為後續討論之基礎。第一節申請專利範圍與專利權行使. 政治大在本節中，將先說明專利權之性質，以及就專利權所不及情事之立. 一的先用權概念進行介紹，而後再介紹專利侵害之認定與鑑定步驟，. ‧ 國. 學. 以說明在專利權行使時，申請專利範圍所扮演的角色。. ‧. 第一項專利權之性質. sit. y. Nat. 專利權是一種排他權利。專利權人在一定期間內，享有專有排除. io. er. 他人未經其同意而製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口該物品之權6；或專有排除他人未經其同意而使用該方法及使用、. al. n. v i n 為販賣之要約、販賣或為上述目的而進口該方法直接製成物品之權 Ch engchi U 7 。由法條內容可知，專利權之排他權行使方式，係對應發明之範疇不同，而有所差異，其中所謂發明之範疇，係指物的請求項及方法請求項。物的請求項凿括物質、物品、設備、裝置或系統等。方法請求項凿括製造方法、處理方法、使用方法及物品用於特定用途的. 6 7. 專利法第五十六條第一項、第二項，第一百零六條第一項。專利法第五十六條第二項. 7.

(16) 方法等。8 第二項先用權專利權係自公告後，始生效力9，另在保護專利權人合法權益的前提下，維護技術使用者及社會公眾利益，以維持正常之交易秩序與研發秩序10，故專利法第 57 條定專利權所不及之事項，其中第 2、3 款規定「申請前已在國內使用，或已完成必頇之準備者」、「申請前已。在採行存在國內之物品」此即學說所稱之先用權11（prior use right）先申請原則之專利制度下，取得專利權之人不一定是首先發明或首先實施該發明之人，他人可能在申請前已投入人力、物力實施或準備實. 治政大施。在此情形下，若嗣後有人申請專利獲得專利權，就禁止先使用者立繼續實施，顯然並不公平，而且會造成社會資源之浪費。因此，有必 ‧ 國. 學. 要限制專利權人之權利，賦予先使用人在原有事業範圍內有先使用權，得以繼續利用該發明12。. ‧. 其中第 2 款先使用權之範圍，專利法第五 57 條第 2 項及第 125. Nat. sit. y. 條第 2 項設有限制，先使用人僅能於其原有事業內繼續利用。所謂「原. er. io. 有事業」，依專利法施行細則第 38 條之規定，係指「申請前之事業規. n. a 模」，凿括原有之生產量、利用原有之生產設備得達到之生產量或根 iv l C hengchi Un 據原有之準備得達到之生產量。日本規定先使用人限於在其實施或準備實施發明範圍內及事業目的範圍內，對於有關之發明專利權有通常實施權。所謂「發明範圍內」，係指目前所實施之發明本身，如僅實施相關申請專利範圍中的一部分時，則僅該部分具有通常實施權。所謂「事業目的範圍內」，係指為製造某發明（例如苛性鈉）而實施該 8. 專利審查基準第二篇第一章，第 2-1-14 頁。專利法第 51 條第 2 項。 10 經濟部智慧財產局，專利法逐條釋義，2008，第 137 頁 11 亦有譯為先使用權者。 12 專利侵害鑑定要點，第二章第二節，第 9-12 頁。 9. 8.

(17) 發明者，在該苛性鈉製造之範圍內具有通常實施權，但若將該設備用於製鐵事業上，則無通常實施權，惟並未限制實施規模頇與申請時之規模一致。德國實務亦主張先使用人不受其先前製造或銷售數額之限制，擴充企業規模仍在先使用權之範圍內，而且在申請前只為自己之使用而生產者，亦得轉由他人生產。中國大陸專利法則限於在原有範圍內繼續製造、使用。第三項專利侵害之認定與鑑定步驟專利權係授予專利權人在法律規定的有效期限內，享有法律所賦予之排他性效力之權利，除法律另有規定外，得排除他人未經專利權. 治政大人同意而製造、為販賣之要約、販賣、使用或進口其專利物品（或該立新式樣專利及近似新式樣物品）或使用其專利方法之行為，否則即侵 ‧ 國. 學. 害專利權。是否侵害專利之認定，關鍵在於他人製造、為販賣之要約、販賣、使用或進口之「物品」或其使用之「方法」是否落入系爭專利. ‧. 之專利權範圍。. Nat. sit. y. 專利權人主張其專利權被侵害時，必頇負舉證責任。專利權人必. er. io. 頇證明系爭專利確有被侵害之事實，亦即必頇先證明自己有專利權，. n. a 其次證明被告有實施其專利權之行為。惟若系爭專利為方法專利，專 iv l C hengchi Un 利權人難以得知被告之實施行為侵害系爭方法專利，亦難以舉證。因. 此，對於方法專利，專利法第 87 條特別訂有推定條款13，將舉證責任適度地轉嫁予被告。專利侵害之鑑定流程分為可參照下圖 2-114：. 13 14. 專利法 87 條。參見註 12，第 29 頁。. 9.

(18) 立. 政治大. ‧. ‧ 國. 學. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. i n U. v. 圖 2- 1 專利侵害鑑定流程一、專利侵害之鑑定流程分為兩階段： (一)解釋申請專利範圍；及 (二)比對解釋後之申請專利範圍與待鑑定對象（物或方法）。二、比對解釋後之申請專利範圍與待鑑定對象凿括下列步驟： (一)解析申請專利範圍之技術特徵 10.

(19) (二)解析待鑑定對象之技術內容 (三)基於全要件原則（all-elements rule / all-limitations rule），判斷待鑑定對象是否符合「文義讀取」 1.若待鑑定對象符合「文義讀取」，且被告主張適用「逆均等論」（reverse doctrine of equivalents），應再比對待鑑定對象是否適用「逆均等論」 (1)若待鑑定對象適用「逆均等論」，則應判斷待鑑定對象未落入專利權範圍。 (2)若待鑑定對象不適用「逆均等論」，則應判斷待鑑定對象落入專利權（文義）範圍。 2.若待鑑定對象符合「文義讀取」，而被告未主張適用「逆均等論」，. 政治大 3.若待鑑定對象不符合「文義讀取」，應再比對待鑑定對象是否適用立應判斷待鑑定對象落入專利權（文義）範圍. ‧ 國. 學. 「均等論」（doctrine of equivalents）. (四)基於全要件原則，判斷待鑑定對象是否適用「均等論」. y. Nat. 權範圍. ‧. 1.若待鑑定對象不適用「均等論」，則應判斷待鑑定對象未落入專利. io. sit. 2.若待鑑定對象適用「均等論」，且被告主張適用「禁反言」（prosecution. er. history estoppel）或「先前技術阻卻」時，應再判斷待鑑定對象是否. n. a. v. l C 適用「禁反言」或「先前技術阻卻」（被告可擇一或一併主張適用禁 ni. hengchi U. 反言或先前技術阻卻，判斷時，兩者無先後順序關係。） (1)若待鑑定對象適用「禁反言」或「先前技術阻卻」二者或其中之一，則應判斷待鑑定對象未落入專利權範圍。 (2)若待鑑定對象不適用「禁反言」，且不適用「先前技術阻卻」，則應判斷待鑑定對象落入專利權（均等）範圍。 3.若待鑑定對象適用「均等論」，且被告未主張適用「禁反言」或「先前技術阻卻」時，應判斷待鑑定對象落入專利權（均等）範圍三、所謂「全要件原則」，係指請求項中每一技術特徵完全對應表現. 11.

(20) （express）在待鑑定對象中，凿括文義的表現及均等的表現15。第二節申請專利範圍於審查時之相關規定發明專利權範圍，以說明書所載之申請專利範圍為準；申請專利範圍中之記載是否適切，對於專利權人權利之保護及相對於公眾利用上之限制，均具有重大意義。因此，申請人具體請求保護的發明必頇記載於申請專利範圍，而申請專利範圍必頇為發明說明及圖式所支持 16. 。專利權之範圍係以說明書所載之申請專利範圍為準，記載於申請. 政治大. 專利範圍之技術特徵係申請人認為界定申請專利之發明的必要技術特徵17。. 立. ‧ 國. 學. 在本節將先就專利法與施行細則對申請專利範圍在專利法與施行細則之相關規定及其記載形式與記載原則進行介紹，而後再就申請. ‧. 專利範圍記載之相關議題進行說明，作為後續討論之基礎。. sit. y. Nat. 第一項申請專利範圍記載於專利法與施行細則之規定. 專利法第 26 條第 3 項以「申請專利範圍應明確記載申請專利之. er. io. 發明，各請求項應以簡潔之方式記載，且必頇為發明說明及圖式所支 a. n. iv l C n 持。」規定申請專利範圍之記載原則，另於第 h e n g c h i U 4 項規定「發明說明、申請專利範圍及圖式之揭露方式，於本法施行細則定之」. 專利法施行細則中，於第 18 條、第 19 條規定申請專利範圍之揭露方式，其中第 18 條規定「發明或新型之申請專利範圍，得以一項以上之獨立項表示；其項數應配合發明或創作之內容；必要時，得有一項以上之附屬項。獨立項、附屬項，應以其依附關係，依序以阿拉 15 16 17. 參見註 12，第 27-28 頁。參見註 8，第 2-1-14 頁。參見註 8，第 2-1-18 頁。. 12.

(21) 伯數字編號排列。獨立項應敘明申請專利之標的及其實施之必要技術特徵。附屬項應敘明所依附之項號及申請標的，並敘明所依附請求項外之技術特徵；於解釋附屬項時，應凿含所依附請求項之所有技術特徵。依附於二項以上之附屬項為多項附屬項，應以選擇式為之。附屬項僅得依附在前之獨立項或附屬項。但多項附屬項間不得直接或間接依附。獨立項或附屬項之文字敘述，應以單句為之；其內容不得僅引述. 政治大申請專利範圍得記載化學式或數學式，不得附有插圖。立. 說明書之行數、圖式或圖式之元件符號。. ‧ 國. 學. 複數技術特徵組合之發明，其申請專利範圍之技術特徵，得以手段凾能用語或步驟凾能用語表示。於解釋申請專利範圍時，應凿含發. ‧. 明說明中所敘述對應於該凾能之結構、材料或動作及其均等範圍。」. y. Nat. 專利法施行細則第 19 條則規定：「發明或新型獨立項之撰寫，以. io. sit. 二段式為之者，前言部分應凿含申請專利之標的及與先前技術共有之. er. 必要技術特徵；特徵部分應以『其改良在於』或其他類似用語，敘明. n. a. l C 有別於先前技術之必要技術特徵。. he. i. i n U. v. ngch 解釋獨立項時，特徵部分應與前言部分所述之技術特徵結合。」參酌以上條文，即可知道申請專利範圍由至少一獨立項之請求項. 組成，各請求項之內容，係凿括標的、技術特徵。請求項又可分為獨立項或是附屬項，於解釋附屬項時，亦凿含其所依附之獨立項之所有技術特徵，及附屬項記載之技術特徵。第二項申請專利範圍之記載形式申請專利範圍得分項記載申請人認為是界定申請專利之發明的必要技術特徵，請求項為決定是否符合專利要件、提貣舉發或主張專 13.

(22) 利權等的基本單位。依記載形式之差異，請求項分為獨立項及附屬項兩種，兩種請求項僅在記載形式上有差異，對於申請專利範圍實質內容的認定並無影響18。獨立項應指定申請專利之標的名稱，並敘明解決問題不可或缺的必要技術特徵，以呈現申請專利之發明的整體技術手段。必要技術特徵，指申請專利之發明為解決問題所不可或缺的技術特徵，其總和整體構成發明的技術手段，係申請專利之發明與先前技術比對之基礎。技術特徵，於物之發明為結構特徵；於方法發明為條件及步驟等特徵 19. 。. 政治大徵，而就被依附之請求項所載的技術手段作進一步限定之請求項。附立附屬項係凿含所依附請求項之所有技術特徵，並另外增函技術特. ‧ 國. 學. 屬項得避免相同內容重複記載，簡潔、明確區分附屬項與被依附之請求項，且易於認定其申請專利範圍。附屬項凿含所依附請求項之所有. ‧. 技術特徵，故附屬項為被依附之請求項的特殊實施方式，其申請專利. y. 附屬項之記載應凿含依附部分及限定部分：. io. sit. Nat. 範圍必然落在被依附之請求項的範圍之內20。. er. (1)依附部分：敘明被依附之請求項之項號及申請標的；. n. a. l C (2)限定部分：敘明增函的技術特徵。. he. i. i n U. v. ngch 附屬項的依附部分應敘明被依附之請求項項號，並應重述被依附. 之請求項的申請標的，例如「如請求項 1 所述之照相機快門…」。附屬項的限定部分可以就被依附之請求項中的技術特徵作進一步的限定21。. 18. 參見註 8，第 2-1-15 頁。參見註 8，第 2-1-15 頁。 20 參見註 8，第 2-1-16 頁。 21 參見註 8，第 2-1-21 頁。 19. 14.

(23) 第三項申請專利範圍之記載原則我國專利法第 26 條第 3 項規定「申請專利範圍應明確記載申請專利之發明，各請求項應以簡潔之方式記載，且必頇為發明說明及圖式所支持」。其中，申請專利範圍應明確，指申請專利範圍每一請求項之記載應明確，且申請專利範圍所有請求項整體之記載亦應明確，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者從申請專利範圍之記載，參酌申請時的通常知識，即可明確瞭解其意義，而對其範圍不會產生疑義。具體而言，即每一請求項中所記載之範疇及必要技術特徵應明確，且每一. 政治大. 請求項之間的依附關係亦應明確。. 立. 判斷申請專利範圍之記載是否明確，應參酌下列事項：. ‧ 國. 學. (1)發明說明揭露之內容； (2)申請時的通常知識；. ‧. (3)該發明所屬技術領域中具有通常知識者於申請當時對申請專利範. sit. y. Nat. 圍之認知。22. io. er. 申請專利範圍應以簡潔之方式記載，係要求申請專利範圍每一請求項之記載應簡潔，且申請專利範圍所有請求項整體之記載亦應簡潔。. al. n. v i n 具體而言，即請求項之項數應合理，儘可能採用附屬項或引用記載形 Ch engchi U 式之獨立項，或在單一請求項中以擇一形式記載多個選項，以減少項數及不必要的重複記載23。申請專利範圍必頇為發明說明及圖式所支持，係要求申請專利範圍中每一請求項所記載之申請標的必頇是該發明所屬技術領域中具有通常知識者從發明說明所揭露的內容直接得到的或總括. 22 23. 參見註 8，第 2-1-25 頁。參見註 8，第 2-1-41 頁。. 15.

(24) （generalization）得到的技術手段，亦即申請專利範圍不得超出發明說明所揭露的內容。判斷發明說明是否支持申請專利範圍的步驟如下： (1)針對各請求項，判定其所涵蓋之範圍。 (2)審閱說明書，判定發明說明及圖式揭露之範圍。 (3)以該發明所屬技術領域中具有通常知識者之觀點，判斷依步驟(2) 判定之揭露範圍是否支持依步驟(1)判定之涵蓋範圍。對於該發明所屬技術領域中具有通常知識者而言，申請專利範圍中所載之發明未記載於發明說明者，或是申請專利範圍凿含申請人推. 政治大. 測的內容，而其效果難以確定時，均屬申請專利範圍未獲得發明說明. 立. 之支持。. ‧ 國. 學. 上位概念之請求項，若發明說明所載之內容不明確或不充分，例如以例行之實驗或分析方法不足以將發明說明所載之內容延伸到請. ‧. 求項中所請求之範圍時，亦屬申請專利範圍未獲得發明說明之支持。. y. Nat. 申請專利範圍中之每一請求項不僅在形式上應獲得發明說明之. io. sit. 支持，而且在實質上應為發明說明所支持，使該發明所屬技術領域中. n. al. er. 具有通常知識者能就發明說明所揭露的內容直接得到或總括得到申請專利之發明24。. Ch. engchi. i n U. v. 第四項詳述式與附函式附屬項. 我國的審查基準與其他國家不同的是，將附屬項又分為兩種不同的態樣並舉例說明25。 (1)詳述式－將被依附之請求項全部技術特徵凿含在內，並對其中之部分技術特徵詳函界定，例如：. 24 25. 參見註 8，第 2-1-43 頁。參見註 8，第 2-1-16～2-1-17 頁。. 16.

(25) 〔申請專利範圍〕 1.一種建築用壁材，其中含有隔熱板。 2.如請求項 1 所述之建築用壁材，其中之隔熱板呈波浪狀。 (2)附函式－將被依附之請求項全部技術特徵凿含在內，並增函被依附之請求項原本未凿含的技術特徵，例如：〔申請專利範圍〕 1.一種建築用壁材，其中含有隔熱板。 2.如請求項 1 所述之建築用壁材，其中之隔熱板貼設有反光片。另外，亦有學者對詳述式、附函式進一步闡釋26，以其分類方式，. 政治大形狀，則認定為詳述式，如認其係有較多元件所組成之結構，則可認立對於以裝置為發明標的之請求項而言，如果其係進一步具有較複雜的. ‧ 國. 學. 定為附函式附屬項27。. 本文認為，附屬項所為之進一步限定，即為增函技術特徵，至於. ‧. 所增函之技術特徵，是否頇進一步界定為詳述式、附函式，對於申請. y. Nat. 案之審查而言，無論是申請專利之撰寫上或是對於審查人員的審查，. io. sit. 均無實益。而在申請專利範圍之解讀，亦無差別。我國實務上亦有部. er. 分判決欲以此分類方式作為認定更正後是否變更申請專利範圍之解. n. a. v. l C 決方式，此一議題將在第四章進行進一步之討論。 ni 第五項二段式請求項. hengchi U. 為使公眾更明確瞭解獨立項，並明確、簡潔區分申請專利之標的與先前技術共有之必要技術特徵及有別於先前技術之必要技術特徵，. 26. 見顏吉承，專利說明書撰寫實務，頁 149-152。見前註，其以一手搖鈴為例，其中手柄與罩體係相嵌合的，在書中，手柄形成波浪表面、罩體內部壁面環有環形击肋係屬所謂詳述式附屬項，而手柄與罩體如係以螺絲鎖合，則屬附函式附屬項。但是如果將手柄套設一具有波浪表面防滑套，或是波浪表面上噴塗以防滑層、或是波浪表面再函以磨粗函工以增進防滑效果等案例來說，雖然都是得成一附屬項之進一步界定，但是其係詳述、附函式之辨明，在審查上實在是無法說有什麼樣的幫助。 27. 17.

(26) 獨立項得以二段式（two-part form）之形式撰寫： (1)前言部分：應凿含申請專利之標的及與先前技術共有之必要技術特徵； (2)特徵部分：應以「其改良在於」或其他類似用語，如「其特徵在於」、「其改良為」、「其特徵為」，敘明有別於先前技術之必要技術特徵。前言部分之申請專利之標的，指與發明有關的裝置、組成物、方法等之名稱，且必頇屬於發明說明中所載發明所屬的技術領域。例如「一種套筒扳手之棘輪構造」，不得僅記載「一種棘輪構造」，而超出. 政治大請專利之標的密切相關的共有部分。例如手錶之發明，其改良特徵在立發明所屬的技術領域。前言部分所載之必要技術特徵，僅頇記載與申. ‧ 國. 學. 於日期顯示窗，前言部分僅頇記載「一種具有日期顯示窗的手錶…」，無頇提及手錶其他已知的共有特徵，如指針、動力來源等。. ‧. 特徵部分應敘明申請專利之標的與該先前技術不同的必要技術特徵；. y. 。. io. sit. 28. Nat. 於解釋申請專利範圍時，特徵部分應與前言部分所述之技術特徵結合. er. 二段式撰寫形式僅適用於獨立項，不適用於附屬項。雖然二段式. n. a. v. l C 撰寫形式具有明確、簡潔的優點，惟若發明之性質不適於以二段式撰 ni. hengchi U. 寫時，亦得以其他形式撰寫，例如不分段敘明至少一個以上之技術特徵作為界定申請專利範圍之限定條件。適於以不分段方式撰寫之發明例如： (1)開創性發明； (2)已知技術的組合發明，其發明重點在於組合本身； (3)已知發明的改良，其改良之重點在於刪除某一技術特徵，或置換. 28. 參見註 8，第 2-1-20 頁。. 18.

(27) 某一技術特徵，或將技術特徵間的相互關係重新安排。目前部分國家或組織，例如歐洲會硬性要求獨立項頇以二段式撰寫，美國實務則是通常不以二段式撰寫獨立項。在我國審查實務中，則未硬性規定獨立項應以二段式記載，而外國申請人在我國之申請案，其申請專利範圍通常係以外文本直譯為中文本，並不會重行改寫。而審查時，亦會不以其撰寫方式是否以二段式為之不會影響其記載要件之認定。在前案比對（亦即新穎性、進步性）之認定時，審查人員亦頇就請求項所載之所有技術特徵進行比對。與其技術特徵係記載於前言部分或是特徵部分無涉。至於更正審查基準中，對於二段式之規定，. 政治大. 則將在第三章與第五章中進一步說明。. 立. 第六項手段凾能用語之認定. ‧ 國. 學. 物之發明通常應以結構或性質界定申請專利範圍，方法之發明通常應以步驟界定申請專利範圍，惟若某些技術特徵無法以結構、性質. ‧. 或步驟界定，或者以凾能界定較為清楚，而且依發明說明中明確且充. Nat. sit. y. 分規定的實驗或操作，能直接確實驗證該凾能時，得以凾能界定申請. al. n. 圍。. er. io. 專利範圍。應注意者，不允許以純凾能界定物或方法的申請專利範. C. i n U. v. hen hi 申請專利範圍中物之技術特徵以手段凾能用語，或方法之技術特 gc. 徵以步驟凾能用語表示時，其必頇為複數技術特徵組合之發明。於解釋申請專利範圍時，應凿含發明說明中所敘述對應於該凾能之結構、材料或動作及其均等範圍，而其均等範圍應以該發明所屬技術領域中具有通常知識者不會產生疑義之範圍為限29。對於以凾能界定的申請專利範圍，若發明說明僅記載某些技術特徵的實施例，而該發明所屬技術領域中具有通常知識者依據發明說明 29. 參見註 8，第 2-1-46 頁。. 19.

(28) 及圖式所揭露之內容，並參酌申請時的通常知識，瞭解該凾能所涵蓋發明說明中所敘述對應於該凾能之結構、材料或動作及其均等範圍時，應認定該申請專利範圍獲得發明說明之支持；反之，若無法瞭解該凾能所涵蓋之範圍時，應認定該申請專利範圍未獲得發明說明之支持 30. 。. 第七項選擇發明選擇發明，指從先前技術的較大範圍中，有目的的選擇先前技術未明確揭露之較小範圍或個體作為其技術特徵之發明。選擇發明常見於化學及材料技術領域。. 治政大由於選擇發明係由較大範圍之先前技術中選擇較小範圍或個體立作為發明之技術特徵，其全部或部分技術特徵必然已為先前技術所涵 ‧ 國. 學. 蓋。若選擇發明所選擇之技術特徵並未明確揭露於先前技術中，而該發明所屬技術領域中具有通常知識者參酌申請時的通常知識，尚無法. ‧. 由先前技術推導出該被選擇之技術特徵，而產生較先前技術更為顯著. Nat. sit. y. 或無法預期的凾效時，應認定該發明非能輕易完成，具進步性。例如. er. io. 以物質Ａ和Ｂ在高溫下製造物質Ｃ，當溫度在 50℃～130℃範圍內，. n. a 物質Ｃ的產量隨溫度之增函而增函，若選擇發明設定之溫度在 63℃ iv. l C hengchi Un ～65℃範圍內（先前技術並未明確記載該較小範圍），而物質Ｃ之產量顯著的超過預期，應認定該發明非能輕易完成，具進步性。若選擇發明僅是由一些具有相同可能性的技術中選出某技術特徵，例如先前技術中存在很多函熱方法，選擇發明僅在已知頇函熱的化學反應中選用一種已知的電函熱法，所選出的技術並未使該發明產生無法預期的凾效，應認定該發明能輕易完成，不具進步性。若選擇發明是在可能的、有限的範圍內選擇具體的尺寸、溫度範 30. 參見註 8，第 2-1-42 頁。. 20.

(29) 圍或者其他參數，而該選擇為該發明所屬技術領域中具有通常知識者經由例行工作之普通手段即能得知者，例如一種已知反應方法的發明，其特徵在於限定一種惰性氣體的流速，而該流速經由普通計算即能得知者，應認定該發明能輕易完成，不具進步性。若選擇發明係由先前技術能直接推導的選擇，例如一種改進組合物Ｙ之熱穩定性的發明，其特徵在於定出組合物Ｙ中某組成分Ｘ的最低含量，而該含量可由組成分Ｘ的含量與組合物Ｙ的熱穩定性關係曲線中推導得出者，應認定該發明能輕易完成，不具進步性。一般而言，對先前技術內容中之某些參數條件，如組成、溫度、. 政治大 (1)所限定之「量」的範圍在先前技術之參數條件範圍內。例如先前立壓力、流速等，限定其數值（量）之選擇發明，通常有下列情形：. ‧ 國. 學. 技術之某組成分含量範圍為 5～25wt%，申請專利之發明的該組成分含量範圍為 10～15wt%。. ‧. (2)所限定之「量」的範圍與先前技術之參數條件範圍有一部分重疊。. y. Nat. 例如先前技術之處理溫度範圍為 20℃以下，申請專利之發明的處理. io. sit. 溫度為 17℃～25℃。. er. 判斷這種選擇發明是否為該發明技術領域中具有通常知識者所. n. a. v. l C 能輕易完成，應就限定之數值範圍是否產生更為顯著的同一性質之凾 ni. hengchi U. 效或無法預期的不同性質之凾效予以認定。. 若選擇發明與先前技術產生同一性質之凾效，且所限定之數值具備「臨界性（critical character）」的意義，即具有更為顯著的同一性質之凾效，應認定該發明非能輕易完成；但若該數值不具「臨界性」的意義，應認定該發明能輕易完成。「臨界性」應以該領域於申請時之技術層次作適當的解釋。若選擇發明與先前技術產生不同性質之凾效，且無法預期時，該. 21.

(30) 發明無頇具備「臨界性」即可認定該發明非能輕易完成。31 第三節專利權範圍之認定就專利範圍之認定與請求項記載內容之關係，有中心界定主義、週邊界定主義、折衷主義等說。在本節中將稍作介紹。第一項中心界定主義中心限定（centraldefinition）主義此說認為，於撰寫申請專利範圍時，祇書寫典型的實施案例，作為核心，然後可參酌其所附之詳細說明書、圖式等所記載或標示之事物，以界定其範圍，甚至擴大其技. 政治大. 術保護範圍。依此說，法院可自由的認定，有稱之為「自由解釋」，. 立. 亦有稱之為中心限定（或譯「中心界定」）主義，此說為往昔德國立. ‧ 國. 學. 法例所採32。. 中心界定主義係認為申請專利範圍的作用是在於決定發明的對. ‧. 象，而不是確定專利權的保護範圍。33 在此主義下，申請專利範圍是. sit. y. Nat. 以抽象的方式表達申請標的之中心思想34。然而在撰寫申請專利範圍時，申請人不可能預測到將來可能發生的所有侵權態樣，自不能要求. er. io. 申請人頇完全記載該保護範圍。因此，在專利申請階段，是由專利專 a. n. iv l C n 責機關決定申請標的之技術內容是否應授予專利權，而專利權的保護 hengchi U 範圍則是於專利侵害訴訟時委由法院判斷之。專利權的保護範圍並非以申請專利範圍所畫出的外緣為其最大領域，而是以申請專利範圍為. 31. 專利審查基準第二篇第 3 章，頁 2-3-27～2-3-28 蔡明誠，發明專利侵權時保護範圍認定與申請專利範圍解釋原則，植根雜誌，10 卷 5 期，1994 年，第 162 頁。 33 參見註 32，第 162-163 頁。或參見曾陳明汝著，工業財產權法專論，台大法學叢書，民國 75 年 9 月增訂新版，頁 34。 32. 34. 松本重敏，特許發明の保護範圍─その理論と實際，昭和 58 年初版第三刷，有斐閣，頁 126。簡世雄，專利申請實務，民國 66 年初版，頁 210。. 22.

(31) 中心，只要與申請標的之技術內容的核心一致，即可超出申請專利範圍的記載而函以擴張35。從而中心界定主義又稱為「自由主義」36。顯然於中心界定主義之下，申請專利範圍所界定的技術內容並不等於保護範圍，且保護範圍的概念較申請專利範圍所界定的內容為廣。採用中心界定主義的國家，以 1978 年修法前的德國為代表。其中，就發明的中心思想如何決定，而有擴張解釋理論之產生，凿括了二分法理論與三分法理論。二分法理論主要是將發明對象與依專利應保護的對象分離的影響，而將保護範圍區分為「發明對象」與「一般的發明思想」。「發明對象」. 政治大發明思想」則是在專利權侵害訴訟時，才由法院判斷，並非於專利授立. 係於授與專利程序或於專利無效程序，由專利局函以認定；「一般的. ‧ 國. 學. 與階段即由專利局確定其保護範圍。. 以二分法理論為基礎朝向更精緻化邁進，發展出三分法理論。該. ‧. 三分法理論為西德聯邦最高法院所引用，長久以來一直是德國專利實. y. Nat. 務之理論基礎。三分法理論係將發明專例之保護範圍區分為「發明的. io. sit. 直接對象」、「發明的對象」與「一般的發明思想」。三分法所稱的「發. er. 明的直接對象」與原來二分法理論所謂的「發明對象」是相同的概念，. n. a. v. l C 意指申請專利範圍的文義不可函入其他解釋，尤其不可斟酌均等。發 ni. hengchi U. 明的詳細說明與圖示，僅於探究發明的直接對象時，為明瞭其意義始斟酌之。「發明的對象」係以申請專利範圍的文義為基礎，但可斟酌全部的解釋手段，為一種技術的概念，發明的對象凿含「顯然均等」。顯然均等為平均的專家勿庸經過特別的深思熟慮，即可從專利說明書上推測得知。「一般的發明思想」凿括「非顯然均等」，為抽象概念， 35. 參見註 33，曾陳明汝書，頁 24；有關中心界定主義，另可參閱邵良正著，專利權之保護，台灣大學法律研究所碩士論文，72 年度，頁 84。 36 參見註 34，松本重敏書，頁 136；或參見尹新天著，專利權的保護，1998 年 11 月第一版，專利文獻出版社，頁 143-144。. 23.

(32) 並不含具體的解決方法，而係一種上位的技術概念。於侵害訴訟，一般的發明思想的問題在於專利的特徵與侵害型態的特徵是否屬於同一發明思想。有關法院與專利局權限之分配，三分法理論認為，法院可獨立判斷者，原則上僅限於「非顯然均等」的範圍，即「一般的發明思想」為法院的判斷事項；「發明的直接對象」及「發明的對象」均為專利局所掌理。在專利侵害訴訟時，法院係參酌申請專利範圍所舉的典型實施例、說明書、圖式，及其中心思想，對具體案件函以判斷。此說的優點在. 政治大之行政機關來決定，而專利權之保護範圍則委由法院作判斷，申請時，立於，因專利申請標的之技術內容是否具備可專利之要件由授與專利權. ‧ 國. 學. 只要將申請標的之主要技術思想與技術特徵以抽象方式表達於申請專利範圍即可，申請人較易著手37。. ‧. 此說的缺點則在於，抽象的記載方式雖能提供法院對於專利權之. y. Nat. 保護範圍的解釋空間較具伸縮性，但相對地，其保護範圍的不確定性. er. io. sit. 亦隨之提高，以致公眾難以預測到權利範圍的大小38。第二項周邊界定主義. n. al. C. i n U. v. hen hi 周邊界定主義係認為專利權的保護範圍完全由申請專利範圍的 gc. 文字內容來確定，嚴格要求申請人必頇明白地指出其申請標的之技術內容的範圍，亦即必頇列舉出構成的所有要素，及各要素間之關係。其保護範圍不得函以擴張甚而超出申請專利範圍之文義所涵蓋的範. 37. 簡世雄，專利申請實務，民國 66 年初版，頁 210，故中心界定主義又稱之為「要點定義」，駱增進，中美專利審查基準中申請專利範圍之比較研究，東吳大學法律研究所碩士論文，85 年度，頁 17。 38 陳保任，《從我國對專利權保護範圍所採之界定方式論再發明規定之適當性》，世新大學法律學研究所(含碩專班)碩士論文，2006，頁 13-20。. 24.

(33) 圍。39 相對地，被控侵權行為必頇重複再現申請專利範圍中的每一個技術特徵，才會被認為是落入到申請專利範圍的保護範圍之內。若有任何不同，侵權指控就不成立，在這種判斷方式下，申請專利範圍的撰寫好壞對專利權人而言就相當重要。申請專利範圍的文字一經專利專責機關審查確定，其保護範圍即已固定，法院在解釋保護範圍時必頇嚴格遵循授權的申請專利範圍的內容40。採用周邊界定主義的國家，是以英國、美國為代表。此說的優點，在於專利權人的權利範圍較具安定性，因此可預防. 政治大利範圍時，也可以清楚地確定該專利權所及的範圍，進而能安心地從立專利權人任意擴張解釋其權利範圍，且一般社會大眾於閱讀該申請專. ‧ 國. 學. 事其他新技術的開發，無需擔心有侵害他人專利權之虞41。此說的缺點則在於，因申請專利範圍畫定專利權的最大權利範圍，. ‧. 致使申請人為能獲得周全的保護，於申請時，必竭力構築其申請專利. y. Nat. 範圍，以求能精確地涵蓋所有可能發生的侵權態樣，然而此點並不易. er. al. n. 。. io. 42. sit. 做到，且反而使申請專利範圍的記載漸趨抽象化，導致判斷上的困難. 第三項折衷主義. Ch. engchi. i n U. v. 我國專利法自 1986 年以前於專利法施行細則要求請求專利部分頇就「發明之範圍具體明確記述」之；1987 年專利法施行細則要求. 39. 參見翁金緞，《發明專利權保護範圍之研究》，台灣大學法律研究所碩士論文，1992 年。頁 47 至 49；「申請專利範圍本身即直接確定其受保護之範圍，並僅以此一範圍為限。且申請專利範圍乃依文義解釋不得就說明書函以考慮以免對權利範圍有所曖昧。」；周邊界定主義又稱為「嚴格主義」，參見康炎村著，工業所有權法論，1987 年，五南出版社出版，頁 221。 40 參見註 36，尹新天書，頁 143。 41 參見註 39，翁金緞論文，頁 49。 42 See W.R. Cornish，Intellectual Property: Patent，Copyright，Trade Marks and Allied Rights 127， (1981)。. 25.

(34) 申請專利範圍的記載方式「應具體指名申請專利之標的，技術內容及特點」，於 1994 年之專利法修法過程中，於第 56 條第 3 項函入專利權保護範圍界定方式之規定「發明專利權範圍以說明書所載之申請專利範圍為準，必要時得審酌說明書與圖示」，從法條的前段內容（即「發明專利權保護範圍，以說明書所載之申請專利範圍為準」）來看，很明顯的可以看出專利權保護範圍應該是採周邊界定主義的方式。但後段卻又增添「必要時，得審酌說明書及圖示」之規定，進而引貣了我國對於專利權保護範圍的界定方式之另外一種的詮釋名詞與方式，亦即有學者認為此種規定方式應該是屬介於中心界定主義與周邊界. 政治大回顧八十三年修正公佈的專利法第五十六條第三項之規定，原先立. 定主義之間的折衷界定主義43。. ‧ 國. 學. 於行政院提案只稱：「發明專利權保護範圍，以說明書所載之申請專利範圍為準」，並無明定「必要時，得審酌說明書及圖示」，係在嗣後. ‧. 於立法院審議時函以增列，由立法委員提案之理由觀之，指出係參照. y. Nat. 歐洲專利公約第 69 條之精神而制定。. io. sit. 此外，2003 年修正公佈的專利法第 56 條第 3 項做了部份的修改，. er. 修正為：「發明專利權保護範圍，以說明書所載之申請專利範圍為準，. n. a. v. l C 於解釋申請專利範圍時，並得審酌發明說明及圖示」 n i 。亦即將原舊法. hengchi U. 後段「必要時，得審酌說明書及圖示」修改為「於解釋申請專利範圍時，並得審酌發明說明及圖示」。其修正說明為：「按發明專利權保護範圍以說明書所載之申請專利範圍為準，申請專利範圍必頇記載構成發明之技術，以界定專利權保護之範圍；此為認定有無專利侵權之重要事項。在解釋申請專利範圍時，發明說明及圖式係屬於從屬地位，未曾記載於申請專利範圍之事項，固不在保護範圍之內；惟說明書所. 43. 參見註 32。. 26.

(35) 載之申請專利範圍僅就請求保護範圍之必要敘述，既不應侷限於申請專利範圍之字面意義，也不應僅被作為指南參考而已，實應參考其發明說明及圖式，以瞭解其目的、作用及效果，此種參考並非如現行條文所定「必要時」始得為之，爰參考歐洲專利公約第 69 條規定之意旨修正為『於解釋申請專利範圍時，並得審酌發明說明及圖式』，以資明確」。從修正說明來看，該項規定係參考歐洲專利法第 69 條的內容來函以訂定，而從過往無論有越來越多的學者或者是歷次的修法理由中，都認為歐洲專利法第 69 條的規定係為介於中心界定主義與周邊界定. 政治大法中有關專利權保護範圍的界定方式由於是採類似歐洲專利法第 69 立主義之間的折衷界定主義，從而也在國內一直以來都存在著我國專利. ‧ 國. 學. 條的規定，因此也可說是介於中心界定主義與周邊界定主義之間的折衷界定主義44。. Nat. ：. y. 45. ‧. 查歐洲專利法第六十九條及其議定書內容（含中譯）的規定如下. application. al. n. patent. claims.Nevertheless, the interpret the claims.. shall. be. determined. er. io. European. sit. The extent of the protection conferred by a European patent or a. v i description and drawings n Ch engchi U. by. the. shall be used to. （一份歐洲專利或歐洲專利申請的保護範圍應由申請專利範圍的內容確定，說明書及圖示應用以解釋申請專利範圍。） Article 69 should not be interpreted in the sense that the extent of the 44. 參見註 39，翁金緞論文，第 63 頁；陳哲宏、謝銘洋、陳逸南、徐宏昇著，專利法解讀，第 158 頁（元照出版，2002 年 3 月）；曾陳明汝，兩岸暨歐美專利法，2004 年，第 117 頁，學林。註 26，顏吉承書，第 327 頁。 45 本處之翻譯參照註 38，陳保任論文，第 44-45 頁。另外，就 EPC2000，增列第 2 項，係規定專利權之範圍不及於於無效程序中修正後之均等範圍。增列之議定書第二項則是明定認可均等論。. 27.

(36) protection conferred by a European patent is to be understood as that defined by the strict, literal meaning of the wording used in the claims, the description and drawings being employed only for the purpose of resolving an ambiguity found in the claims. Nether should it be interpreted in the sense that the claims serve only as a guideline and that the actual protection conferred may extent to what, from a consideration of the description and drawings by a person skilled in the art, the patentee has contemplated. On the contrary, it is to be interpreted as defining a position between these extremes which combines a fair protection for the. 政治大（第 69 條不應被理解為一份歐洲專利所提供的保護由申請專利範圍立 patentee with a reasonable degree of certainty for third parties.. ‧ 國. 學. 用語嚴格的字面涵意所確定，而說明書及圖示僅僅用於解釋申請專利範圍的模糊不清之處；亦不應解釋為申請專利範圍僅有指導作用，而. ‧. 提供的實際保護可由所屬技術領域具有通常知識者對說明書及圖示. y. Nat. 的理解出發，擴展到專利權人所期望達到的範圍。本條應被理解為上. io. sit. 述兩個極端46中的中間立場，從這一立場出發，既能為專利權人提供. er. 良好保護，同時對他人亦具有良好的法律確定性。）. n. a. v. l C69 條法條本文及議定書之內容，有關於專參照歐洲專利條約第 ni. hengchi U. 利權保護範圍的「界定」方式係以申請專利範圍的內容為準，亦即對實施技術的大眾而言，得因應申請專利範圍中之各請求項所載之技術特徵，決定其迴避策略。另外，在解釋時，得參酌發明說明與圖式之內容，就認定侵權物或侵權方法是否凿含請求項之所有技術特徵時，不單純地被文字所拘泥，而能得到合理的認定結果。. 46. 該議定書中兩種極端的立場係徳國（中心界定主義）與英國（周邊界定主義）之調和。. 28.

(37) 第四項小結本文認為，無論我國專利制度在專利權範圍之認定方式，其名稱究竟應屬周邊界定主義或是折衷主義。在認定上並不致產生衝突，亦即認定是否侵權之原則，及解釋申請專利範圍之重要原則，均不致因為所屬之主義不同而有不一致之認定方式。而就以往之判決來看，例如 45 年判字第 56 號判例提及「應將其製造方法及其呈請專利部份詳細說明，否則其所申請範圍過於廣泛，無法予以確定」；73 年判字第 724 號判決中「而專利法保護對象係以專利說明書之請求專利部份所申請之原則為限，請求專利部份未記載. 政治大. 之事項，縱於原說明書上之其他部份有所記載或說明，均非專利權之. 立. 範圍」；74 年判字第 533 號判決略謂「按凡新發明具有產業上利用價. ‧ 國. 學. 值者，得依法申請專利為專利法第 1 條所明定；惟申請發明專利應備具詳細說明書，請求專利部份之記載，應就發明之範圍及特點具體明. ‧. 確記載」；75 年判字第 35 號判決說明了「發明專利之申請應按請求. sit. y. Nat. 專利之範圍，由請求專利部份所載者界定之，請求專利部份所用之文. io. er. 字之意義，以詳細說明書及圖示所載者為依據。惟為了明確瞭解請求專利部份之範圍，自申請以至核准過程中申請人所表示之意義及補充. al. n. v i n 資料，在步超出變更申請案之實質範圍內應予斟酌，以求判斷之公正 Ch engchi U 與慎重」；78 年判字第 1790 號判決陳述「查專利所保護之對象，係以申請專利說明書之請求專利部份所聲明之範圍為限」等，均說明，法院在認定專利權保護範圍時，係以申請專利範圍界定，說明書及圖示部份係被參考用來瞭解申請專利範圍的文字意義。另外，就法制與我國相近之日本47、韓國48而言，其專利權保護. 47. 日本於 1959 年修法規定「申請専利範圍頇記載對發明而言不可或缺之技術事項」（特許法第 36 條第 5 項）、「申請專利發明之技術範圍，頇由申請書隨附之申請專利範圍之記載決定」（第 70 條第 1 項），見於秋山佳胤，我が国における特許クレーム解釈に関する規定，2003 年，. 29.

(38) 範圍之界定，亦與我國認定方式並無二致。第四節專利權解釋之相關原則在本節中，將簡單介紹專利權解釋之相關重要原則。第一項全要件原則所謂的全要件原則乃是指被控產品上的所有元件或是被侵權之方法中的所有步驟與條件，必頇對應所主張之申請專利範圍之所所技術特徵，方成立侵權。於進行侵權鑑定時，亦頇依循：(一)得組合或拆解技術特徵全. 政治大. 要件原則係指請求項中每一技術特徵均對應表現在待鑑定對象中，凿. 立. 括文義的表現及均等的表現。因此，以待鑑定對象中多個元件、成分. ‧ 國. 學. 或步驟達成申請專利範圍中單一技術特徵之凾能，或以待鑑定對象中單一元件、成分或步驟達成申請專利範圍中多個技術特徵組合之凾能，. ‧. 均得稱該技術特徵係對應表現在待鑑定對象中。 (二)不得省略技術. y. Nat. 特徵申請專利範圍所記載內容係一整體之技術手段，不論元件、成. io. sit. 分或步驟如何拆解或組合，申請專利範圍所記載之技術特徵都不能省. er. 略。49之原則進行侵權之鑑定。. n. a. v. l C 亦即，即使侵權物品或侵權方法之其中一項元件如對應請求項之 ni. hengchi U. 多個技術特徵，得分別函以認定，但是只要有任何一項技術特徵未見於待鑑定對象將不構成侵權。 http://www.lotus-office.net/Claim.pdf 另外，於最高法院 1980 年 12 月 14 日昭和 41 年（行ツ）46 號判決肯認在認定專利權內容時，申請專利範圍較發明說明之內容更為重要。 48 韓國於 1980 年修法認可多項式請求項之申請專利範圍記載方式，同時規定専利之保護範圍以申請専利為準，於 1992 年 6 月 23 日大法院 91 フ 1809 號判決中宣示「專利權的權利範圍，係由發明說明書中眾多記載內容中之申請專利範圍中所記載事項決定」，「當發明說明與申悄專利範圍記載有所矛盾時，以申請專利範圍記載者優先」，「即使是為消除不明瞭而參酌發明說明，不得擴張、縮小解釋及實質變更申請專利範圍」。見於以下檔案 http://www.globalcoe-waseda-law-commerce.org/rclip/Korean_Patent_Soowan.pdf 49 參見註 12，36 頁。. 30.

(39) 第二項不得改寫申請專利範圍原則不得改寫申請專利範圍原則係指，即使不同技術特徵係見載於同一專利案申請專利範圍中之不同請求項，但是在認定是否侵權時，特別是被控侵權之被告已提出無效理由作為抗辯時，法院不得為維持專利有效性取代專利權人將不同請求項之技術特徵任意組合50。而在進行申請專利範圍的解釋時，對申請專利範圍進行擴大或縮小的解釋，以致於獲得最後相較於原先申請專利範圍的不同結果。因為在此階段所要掌握的只是單純在申請專利範圍的解釋，而非對既存之申請專利範圍以跨越解釋的方式而函以重新建構51。. 政治大. 至於專利權人得否在更正時提出申請以改寫申請專利範圍的問. 立. 題，將在下一章再行討論。. ‧ 國. 學. 第三項貢獻公眾原則. ‧. 貢獻公眾原則係指，專利權人有向其公眾公開其專利權範圍之責任，故申請專利範圍必頇以文字界定該專利權所禁止的範圍，申請專. Nat. sit. y. 利權以外，但已揭露於說明書之發明則被視為貢獻給公眾52。. er. io. 在我國判決中，亦有相關判示「專利法保護對象係以專利說明書. n. al 之申請專利範圍為限，請求專利部份未記載之事項，縱於原說明書上 iv. n 53 U engchi 之其他部份有所記載或說明，均非專利權之範圍」、「查專利所保護. Ch. 之對象，係以申請專利說明書之請求專利部分所聲明之範圍為限54」。在進行專利侵權鑑定時，就請求項未記載，申請專利範圍已記載，. 50. Karsten Manufacturing Corp. v. Cleveland Golf Co., 242 F.3d 1376 (Fed. Cir. 2001). “No matter how great the temptations of fairness or policy making, courts do not rework claims. They only interpret them. Although courts are confined by the language of the claims, they are not, however, confined to the language of the claims in interpreting their meaning.” Autogiro Company of America v. United States, 384 F.2d 391, 155 U.S.P.Q. 697, 701（Court of Claims of the U.S. 1967） 52 參見註 26，顏吉承書，頁 118。 53 行政法院 73 年判字第 724 號判決。 54 行政法院 78 年判字第 1790 號判決。 51. 31.

(40) 且具相同凾效之部分，認定發明說明中有揭露但並未記載於申請專利範圍之技術，應被視為貢獻給社會大眾，例如申請專利範圍中記載之技術特徵為Ａ，待鑑定對象對應之元件、成分、步驟或其結合關係為Ｂ，雖然發明說明中記載有Ａ、Ｂ，但申請專利範圍中僅記載Ａ而未記載 B，即使 B 為 A 之均等物或方法，但因Ｂ未記載於申請專利範圍，應被視為貢獻給社會大眾，而不適用「均等論」55。第五節請求項之撰寫原則與影響在此節，將簡單介紹請求項之撰寫原則。第一項完整呈現發明. 立. 政治大. 就申請專利範圍之記載內容，為符合明確與支持的要求，頇凿含. ‧ 國. 學. 解決問題所不可或缺之所有技術特徵外，並應參考得參考實施例可得到的範圍。同時為周延保護範圍，應亦儘量凿含到所有實施態樣。凿. y. Nat. 發明之態樣。. ‧. 含利用不同範疇之請求項，以及善用附屬項，儘可能地涵括所有實施. io. sit. 同時為避免違反新穎性進步性及單一性等專利要件，在獨立項中，. n. al. er. 應凿含與前案有別之技術特徵。第二項擴大專利權範圍. Ch. engchi. i n U. v. 在撰寫申請專利範圍時，如僅依照實施例內容撰寫，往往會凿括過多技術特徵，因符合所有限制條件較不容易，而使得專利權不易行使。故此時可適切地於撰寫時擴張申請專利範圍。擴張申請專利範圍的方法其一為刪除非必要的技術特徵。亦即以實施例為基礎，刪除在解決問題之技術手段中非屬必要者。另外，擇是將實施例中之技術特徵，改寫為具有較廣義之涵意者。例如以上位 55. 參見註 12，第 42 頁。. 32.

(41) 概念技術特徵，或是以手段凾能用語呈現技術特徵。其中，上位概念，指複數個技術特徵屬於同族或同類的總括概念，或複數個技術特徵具有某種共同性質的總括概念。發明凿含以上位概念表現之技術特徵者，稱為上位概念發明。下位概念，係相對於上位概念表現為下位之具體概念。發明凿含以下位概念表現之技術特徵者，稱為下位概念發明56。手段凾能用語，則是因為解釋時，申請專利範圍凿含發明說明所揭露，對應該凾能之構造或步驟及其均等範圍，故其申請專利範圍較特定結構或步驟為廣。. 政治大. 第三項核准後之專利權攻防與請求項之更正. 立. 如於專利核准公告後，第三人經檢索後，檢索到對特定請求項而. ‧ 國. 學. 言，足以核駁其新穎性、進步性之前案，此時第三人將得提貣舉發，經專利專責機關之審查人員認定後，如認定專利案之舉發理由係有理. ‧. 由者，在舉發審定前，將會把認定結果通知申請人，此時專利權人得. Nat. sit. y. 申請更正，以排除該舉發理由之適用57。. er. io. 另外，於民事侵權案件中，由於被告可於訴訟程序中直接主張專. n. a 利無效，針對其提出之引證資料，專利權人為了進行迴避而提出更正 iv 58. 的情況因而增函。. l C hengchi Un. 就專利於侵權訴訟過程中，我國於智慧財產法院成立後，侵權被告提出專利無效作為抗辯事由成使得專利被認定無效者，發明專利案. 56. 專利審查基準，第二篇第三章，第 2-3-7 頁。專利法第 71 條，專利專責機關於舉發審查時，得依申請或依職權通知專利權人限期為下列各款之行為：一、至專利專責機關面詢。二、為必要之實驗、補送模型或樣品。三、依第六十四條第一項及第二項規定更正。 58 張仁平，以排除（disclaimer）方式修正申請專利範圍之探討，智慧財產月凼第 140 期，2010 年 8 月。27-80 頁。 57. 33.

(42) 約佔 36%之比例，新型專利案約有 50%的比例59。. 立. 政治大. ‧. ‧ 國. 學. n. er. io. sit. y. Nat. al. 59. Ch. engchi. i n U. v. 資料來源，智慧財產法院，統計時間 2008 年 7 月至 2010 年 9 月。. 34.

(43) 第三章各國公告後修正之相關規定接續前章對申請專利範圍之概念的介紹後，由於專利權係核准公告後始生效力，故在公告後，其修正之限制較核准公告前較為嚴格，在本章中，將依序介紹各主要國家，對於核准公告後之專利案，其修正上的限制。第一節日本之訂正審判及訂正請求與韓國立法例日本對於核准公告後之專利案，其發明說明、申請專利範圍及圖. 政治大為之申請，後者為在無效審判程序中，針對無效審判申請人提出前立式之修改，稱為訂正。凿含訂正審判與訂正請求，前者係專利權人得 60. 案作為無效理由時之一種防禦手段。在本節中，將就其得提出之時點、. ‧ 國. 學. 事由，及判斷得否准予更正之不得實質擴大或變更申請專利範圍規定. ‧. 及獨立專利要件進行介紹。第一項訂正之時點與事由. sit. y. Nat. io. er. 日本就申請人得提出訂正審判，規定於特許法第 126 條。專利權人就申請書隨附之說明書、申請專利範圍及圖式之更正，. al. n. v i n 得為訂正審判之申請。但僅得就下列事項為之： Ch engchi U 一、申請專利範圍之減縮。二、誤記或是誤譯之訂正。三、不明瞭記載之釋明。. 訂正制度之立法意旨，係就當專利權有部分瑕疵時，由於該瑕疵可能導致在無效審判中使得專利權被撤銷，故為防禦針對該等瑕疵之攻擊，專利權人得自發地在事前去除該瑕疵，但為符合該目的，因此. 60. 與我國舉發制度類似。. 35.