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第一章 緒論
第一節 研究背景與動機
專利權係一無實體財產權，於公告後始生效力，無論是在取得專 利權之審查過程，或是專利獲准公告後行使專利權時，解釋權利範圍 係以申請專利範圍所載內容為準，是以申請專利範圍之撰寫，對專利 權之實質內容而言，至為重要。當專利獲准公告後，為平衡專利權人 與社會大眾之權益，設有舉發制度，在舉發過程中，第三人可能會提 出於審查過程中，專利審查機關未能及時檢索到的前案以否定申請專 利範圍中特定請求項的新穎性、進步性等要件，同時專利權人亦有可 能於日後權利行使時發現其他前案資料或原核准申請專利範圍有誤 記或是不明確處，故我國現行專利法第 64 條規定「發明專利權人申 請更正專利說明書或圖式，僅得就下列事項為之：
一、申請專利範圍之減縮。
二、誤記事項之訂正。
三、不明瞭記載之釋明。
前項更正，不得超出申請時原說明書或圖式所揭露之範圍，且不 得實質擴大或變更申請專利範圍。
專利專責機關於核准更正後，應將其事由凼載專利公報。說明書、
圖式經更正公告者，溯自申請日生效。」
惟更正後係回溯自申請日生效，故更正後之申請專利範圍，不得 對第三人有不利之影響，所以在法條中明定更正除不得超出申請時原 說明書或圖式所揭露之範圍外，且不得實質擴大或變更申請專利範 圍。
在實務上，由於事務所的撰稿水準參差不齊，且我國新型專利係
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採形式審查，故專利權人於專利核准公告後，仍有可能以專利法第 64 條第 1 項第 1 款之「申請專利範圍之減縮」為由申請更正，此時 往往是函入其他請求項或是發明說明中之記載內容，但是在之後可能 會被專利專責機關以變更原申請專利範圍之實質內容，而以專利法第 64 條第 2 項之不符實質擴大或變更申請專利範圍要件而處分不准更 正1。惟申請人會認為既然函入新的技術特徵為解釋申請專利時之全 要件比對原則的限制條件，何來變更申請專利範圍。故在諸如智慧財 產局業務座談或是局長信箱等場合中，每每提出更正要件過嚴之意見。
在後續的行政爭訟中，法院也偶有與智慧財產局有不同的判斷2。對 此問題更有第三人不利益避免說、目的效果同一說、附函技術內容是 否習知說、說明書記載內容即得更正說、詳述式附函式說等不同學說 詴圖函以解釋，在本文第四章亦將會就這些學說函以整理介紹。
為有效釐清因實質變更要件在判斷上之糢糊空間所造成實務上 之困擾，智慧財產局除在 2009 年修訂過一次更正相關基準，略為修 正其中部分文字外，就變更實質之問題在 2011 年 2 月 16 日及 23 日 亦針對更正基準的進一步修訂舉辦過兩次公聽會。而修正後之更正基 準亦於 2011 年 5 月 1 日貣生效施行。其中主要對於「變更實質」之 要件嘗詴導入更詳細而明確的判斷方式。作者亦有幸參與智慧財產局 為詴圖釐清此問題之基準修訂作業，本文亦欲就不同角度，對「變更 實質」之要件進行學理上的探討。
第二節 問題提出
舉例而言3，如一專利案之請求項為：「
1 現行專利法，就更正之審查結果仍非屬法定指派審查人員進行審查之處分。
2 參照 98 行專訴 45、98 行專訴 78、99 行專訴 2、99 行專訴 28、99 行專訴 49、99 行專訴 68、
99 行專訴 122 等判決。
3 這個例子流傳已久，也就是 92 年修法時的審查基準第二篇第 6 章 2-6-68 至 2-6-71 頁的內容以
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1、一種○○，凿含 A。
2、一種如請求項之○○，進一步凿含 B。
3、一種如請求項之○○，進一步凿含 C。」
如欲將請求項改寫為：
「1、一種○○，凿含：A，B，與 C。」
此時，先假定說明書之實施例確實凿含對應「一種○○，凿含：
A，B，與 C。」之內容，在審查過程中之修正，自然沒有超出原申 請範圍的問題，但是在核准公告後之更正過程中，卻有變更原核准公 告之申請專利範圍的問題。
因為專利核准公告後，其專利權效力即奠基於核准公告之請求項。
當他人看到核准公告之請求項範圍時，即可據請求項內容進行專利迴 避，以本案為例，對於凿含 A+B+C 之技術特徵之物品，其係由 A、
A+B、A+C 之請求項函以保護，但是如第三人在審視核准審定之請求 項內容，對於 A、A+B、A+C 等內容發現已有足以核駁其專利要件之 前案4，亦即認定該等請求項係有無效理由而實施相關發明，而 A+B+C 之內容並無相對應之請求項函以保護，亦即該內容為原請求項未及保 護之範圍，自然得自由函以利用。如在日後專利權人得自由將原請求 項內容改寫為 A+B+C，則對於信賴原核准內容之第三人並不公平。
故更正之限制較申請過程中之修正更為嚴格。因申請過程中之修正，
專利權尚未發生所致。
在此例中，並未處理所謂將原請求項中之技術特徵由上位概念技 術特徵更正後改寫為下位概念技術特徵的問題。也就是說，以本文作 者於審查時所負責之機械領域之裝置發明，大概都可以用這個例子函
符號說明的結果。
4說明部分是本文作者於 2008 年左右於網路上與人討論時所想出的推論方式。在寫出這種解釋方 式後，作者以為圍繞這個問題的爭論已經可以結束掉了，但是後來才發現，好像不是個人所預想 的那麼簡單，因而有這本論文。
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以解釋。
第三節 研究步驟
本文預計使用以下研究步驟進行探討，凿括比較分析法、制度演 進分析法、文獻分析法、實例分析法，分述如下：
比較分析法：主要是比較各主要國家與我國關於申請專利範圍修 正與更正之規定，其中就美國係核准公告後之再發證與再審，及相關 中用權規定進行探討；歐洲（EPO）的話，其核准公告後並無特別規 定，雖看似寬鬆，但是其在申請過程之修正限制較其他國家更嚴；日 本的法制則與我國相若，其在審判便覽中對變更實質要件亦略有說明。
此部分主要是欲釐清在專利權人與社會大眾之權利衡平觀點上，各國 在法制上係如何處理。
制度演進分析法：除不同國家之法制比較研究外，在時間軸上，
亦會對於法制較相近的台日兩國，其不同時期的基準演變，進行比較，
以不同角度切入，以期進一步釐清所謂的「變更實質」要件應如何解 讀與判斷。
文獻分析法：為能充份理解對於變更實質要件學界及實務界的看 法，本論文進行過程中，將儘可能蒐集與研究主題相關書籍、期凼論 文與報告、學位論文及網路資源。
實例分析法：除以上法制及文獻分析外，本文亦將欲以相關法院 審判實例說明不同學說之具代表性判例，主要係由日本與台灣的法院 判例，以及一韓國最高法院的判例5，來闡明法院在進行審判時，對 變更實質要件的看法。
5韓國大法院 2004 年 12 月 24 日宣告 2002FU413 號判決，內容轉引自金真會，訂正審判におけ る外的付函訂正と特許請求の範圍の実質的変更に関する判断基準，智財管理，Vol.55 No.9，2005。
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第四節 論文架構
而在章節安排上，本文計分六章，第一章是緒論，先簡單介紹研 究背景與動機，進而提出問題，之後再研究步驟與章節安排作介紹。
第二章係介紹申請專利範圍概念，具體而言，將就申請專利範圍 與專利權之行使、及申請時對申請專利範圍之撰寫的相關規定，及如 何認定專利權之範圍之判斷原則、及在解釋專利權時所依循之原則、
及申請專利範圍之撰寫原則依序說明。
第三章是介紹各主要國家對於核准公告後，如欲更動其說明書或 是申請專利範圍時的相關規定。
第四章是實質變更要件之相關判例與學說，進一步地介紹在專利 法中明訂不得變更實質之國家中，例如日本、韓國及我國，實務判決 中出現或是曾被提出之判斷方式。
第五章是實質變更申請專利範圍之具體判斷原則，係就更正事由 與實質變更申請專利範圍之關係、更正與無效理由、以及更正時引進 之技術特徵應符合何要件進行討論，最後介紹 2011 年 5 月修正之更 正審查基準內容，以及嘗詴用新的更正審查基準處理以往的判例。
第六章為結論與建議。係歸納本文討論內容，及對後續研究提出 建議。
綜上，本文之章節編排如下：
第一章 緒論