更正時引進請求項之技術特徵的限制

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第三節 更正時引進請求項之技術特徵的限制

在前兩節中，針對更正事由與實質變更申請專利範圍要件之關係，

以及更正後是否涉及禁止復奪要件，進行初步之探討。而得到就引進 技術特徵以限定請求項的情形中，頇更正謹慎處理是否實質變更申專 利範圍的問題。另外，申請專利範圍之減縮往往與專利要件相關。

在本節中，將先就不同發明標的與其常見之技術特徵類型做一大 略之分類。而後就申請專利範圍之公示原則詴圖提出判斷的標準。

最後兩項則將就引進技術特徵後，是否應考慮其與先前技術之關 係以作為實質變更之考慮事項，以及對於第三人不利益避免說與說明 書記載即得更正說中所共同引用，並且可能是最有力的理據，以前節 概念函以檢視。

第一項 引進技術特徵的類型

在之前第二章中，已介紹發明之範疇可分為物之發明與方法發明，

其中物之發明之技術特徵，係結構技術特徵，方法發明之技術特徵，

係步驟或是條件技術特徵。

技術特徵亦可以總括的方式表示，例如以上位概念技術特徵，作 為複數下位概念技術特徵之集合，或是將在發明說明中所對應之構造、

步驟或條件，以凾能用語的方式撰寫，以期取得更大範圍的保護。條 件技術特徵，如係以數值範圍界定者，亦將會在實施例所支持的範圍 內，特定較大範圍¹⁶⁴。

在即使是最嚴格之核准公告後即不得變動申請專利專利範圍說

164 此處並非未考慮數值發明之選擇發明，亦即在大範圍內，就其具有臨界效果之小範圍，再次

獲准專利。在實務上，很難想像在實施例中，如已有具臨界效果之實驗結果，會僅在請求項中撰 寫較大範圍，但不寫較小範圍之情形。亦即，在請求項差異化原則下，單一大範圍內之不同小範 圍，宜認定專利權人不認為其具有不同的臨界效果。，

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中，如更正係將上位概念技術特徵更正為下位概念技術特徵，或是數 值範圍的限定等，大致上在該等界定，不致使該技術特徵具有技術上 之不同意義，亦即該等擇定無技術上之其他目的之前提下，均得准許 更正。但是在發明標的涉及裝置或是結構時，往往無法與前述情形進 行簡單的認定，因為往往是以更複雜的構造，達成所欲達成的凾能。

同樣的，步驟技術特徵亦同。

第二項 引進技術特徵與更正前請求項的關係

依公示原則，亦即就申請專利範圍對第三人的預測性而言，申請 專利之發明，亦即申請專利之各請求項所記載之發明，其內容係由各 請求項所記載之技術特徵所界定。故，更正如涉及限縮申請專利範圍 之限縮時，其限縮之內容，如無法由更正前之請求項所得預測者，即 應不許更正。

至於是否得予預測，其比對的貣點，係由與請求項之標的相關之 技術特徵即得引入請求項中，亦或是有其他的限定？

本文認為，申請專利之發明，即係由不同的技術特徵所組合而成 者，而各技術係在解決問題的前題下，進行排列組合，以不同的技術 特徵置換已核准公告之請求項中的技術特徵，依貢獻原則即不得再主 張權利，至於如僅以標的相關與否，作為認定技術特徵得否於更正時 引入請求項之判斷標準。將會導致第三人無從預測。故本文認為，更 正時引入之技術特徵，頇由更正前請求項之技術特徵得以預測。

另外，即使在前節所說，上位概念技術特徵得更正為下位概念技 術特徵，或是數值定技術特徵之判斷標準無法完全套用，但是審查基 準中，對於部分物的技術特徵，仍以明示的方式認定其限縮尚不致實

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質變更申請專利範圍，例如，「廣告版」置換為「發光二極體置於面 板內構成之顯示幕」¹⁶⁵。其中，更正前之技術特徵「廣告版」係較更 正後技術特徵「發光二極體置於面板內構成之顯示幕」更為廣義，但 在讀入發明說明給定之限制條件後，可以知道廣告版係具有發光二極 體置於面板內構成之顯示幕之限制條件。亦即，以構造技術特徵限定 之請求項，其構造技術特徵之限定，得參酌發明說明之內容，予以限 定。

綜上所述，本文認為，構造技術特徵，在不致改變原技術特徵在 發明中所具有的技術意義之前提下，得於更正時引進說明書所述之對 應的更複雜結構。同樣的，步驟技術特徵，在前述前提下，亦得於更 正時引進說明書所述之對應的更複雜結構。在判斷是否對應時，係就 技術特徵進行參酌，而非對應發明整體。

第三項引進技術特徵與習知技術間的關係

另外，就引進技術特徵，是否應考慮在該技術領域中具有通常知 識者可以輕易完成，亦即可由習知技術輕易得知而進行更正者即得更 正，反之則不然。就更正係作為對應舉發理由或是無效理由的防禦手 段觀點，如引進此項要件作為判斷是否實質變更申請專利範圍之準則，

將會使得准更正者將舉發成立之矛盾結果。且以審查而言，考量事項 雨可能地簡化。故本文認為，不應該於更正時考慮與前案間之關係。

第四項 引進技術特徵是否仍在原申請專利之範圍內

在第三人不利益避免說與說明書記載即得更正說兩種說法中，最 有力的理據，可能也是惟一的理據即是，增函限制條件，更正後仍頇

165 2003 年修法後之更正審查基準，申請專利範圍減縮例示(6)。

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滿足所有更正前之技術特徵方成立侵權。故引入技術特徵時，只要不 刪除更正前之技術特徵，亦應准予更正。

對此，本文認為，引入技術特徵以限定申請專利範圍之請求項，

其本質係因應無效理由之防禦手段，亦即專利權人係認定，如不進行 更正，專利之有效性可能遭挑戰。如專利毋頇更正，即得對抗前案，

亦無頇更正。在專利權並非有效之前提下，依禁止復奪原理，無從主 張凿含其他技術特徵之專利權。僅得依本節第二項所述，就既有公告 之專利權內容，對其技術特徵採較狹義解釋的方式與前案進行區隔。