第五章 實質變更申請專利範圍之具體判斷原則
第二節 更正與無效理由
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第三項 更正事由是否與變更實質要件相關
就我國現在規定三款更正事由而言，其中申請專利範圍之減縮，
如分成兩個態樣，「刪除請求項所載發明」、「限縮請求項所載發明」，
就前者而言，僅單純地除由請求項所載技術特徵所界定之申請專利範 圍，另外，就單純的誤記事項之訂正、不明瞭記載之釋明而言，如採 現行較嚴格之認定方式，更正後之申請專利範圍中，由請求項所記載 之發明之實質內容，絕大部分將與更正前相同。
因此，經由以上分析，可知，頇要嚴格檢視是否與更正前申請專 利範圍不同者，為更正後其技術特徵有所變動之請求項。在其中，如 技術特徵減少、或是以其他技術特徵置換更正前技術特徵者，在判斷 上較無問題。亦即，在認定上會產生困擾者，係涉及增列請求項中所 記載技術特徵，亦即涉及「限縮請求項所載發明」者。
第二節 更正與無效理由
經前節之討論 可以將問題聚焦在更正時，增列技術特徵以限縮 請求項的申請案中，在本節，將以更正作為舉發程序或是訴訟中之攻 擊防禦手段之觀點切入156。探討更正與無效理由的關係。
第一項 禁止復奪概念介紹
專利之權利範圍，除列述於申請專利範圍之限制條件外，尚頇受 限於專利申請過程中所有文件之意思表示。是以，專利權利範圍之解 讀不得違反先前之主張，此即吾人習知之「禁反言」(Estoppel)157 或
156 劉國讚，《專利舉發之行政程序與訴訟制度研究》，政治大學法學院碩士在職專班碩士論文，
2009 年，第 155 頁。
157 類似誠實信用原則，這部分所說的與侵權認定時僅就排除均等論適用禁反言更為廣泛。故本
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「申請過程之禁反言」(Prosecution History Estoppel)。158尤其是先前 於申復或答辯過程中因受限於先前技藝而拋棄或割捨部分，則不得再 為回復或拾取，此乃所謂「復奪原則」(Recapture Principle)。
在美國專利實務中，根據「復奪原則」，於原始申請期間內，對
160見 In re Clement, 131 F.3d 1467, 45 U.S.P.Q. 2d 1161, 1164 (Fed. Cir. 1997)；另見 Haliczer v.
United States, 148 U.S.P.Q. 565, 569 (Ct. Cl. 1966)。
161 智慧財產案件審理法第 16 條（撤銷、廢止原因之判斷）
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第二項 更正後是否落入禁止復奪概念之拘束
在我國專利侵害鑑定要點中，亦規定，若申請專利範圍曾有補充、
修正或更正，應探討其是否與可專利性有關。專利權人有義務於補充、
修正或更正時說明理由，若理由明確，應依其理由具體判斷是否適用
「禁反言」﹔若理由不明確，得推定其與可專利性有關，適用「禁反 言」。若專利權人能證明其補充、修正或更正與可專利性無關，則應 判斷待鑑定對象不適用「禁反言」162。
在日本的專利制度中，如更正事由僅為不明瞭記載之釋明，毋頇 再行判斷是否具有獨立專利要件。如係將不明瞭記載之釋明解為就相 同技術內容以不同文字記載形式撰寫，則應可推定該更正與專利要件 無關。而就我國較嚴格規定之誤記事項訂正，如不涉技術特徵之變動，
亦應得比照推定與專利要件無關。
而就申請專利範圍之減縮，無論是「刪除請求項所載發明」、「限 縮請求項所載發明」，其目的均在以排除申請專利範圍中為前案技術 所涵蓋內容，或是治癒記載要件有所不足之請求項，故均應認定並非 與專利要件無關。
亦有論者提出，在舉發程序時，不准更正往往伴舉發成立之審定 結果，但是反之則不然163。因為更正後仍有可能使得申請專利範圍落 入前案的攻擊範圍而有不符新穎性、進步性要件之情事。
亦即，當無論是否與其他兩款更正事由併用，涉及申請專利範圍 之減縮時，應認定該更正之提出與專利要件有關。即使日後得准更正，
亦應受到禁止復奪概念之拘束。
162 侵害鑑定基準第 43 頁
163 此點係本文作者在局內討論相關議題時相關與會者之共識，惟在本文寫作時尚無可正式引用
之統計數據。
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