第二章 專利公益訴訟之介紹
第五節 美國專利公益訴訟案例
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第五節 美國專利公益訴訟案例 壹、 美國現行制度介紹
美國專利無效審查，專利權人與涉嫌侵權廠商主要的三個攻擊防禦地點，包 含美國專利商標局（US Patent and Trademark Office, USPTO）、美國聯邦法院
（Federal Court）與美國國際貿易委員會（International Trade Commission, ITC），
其上訴機關均為聯邦巡迴上訴法院（Court of Appeals for the Federal Circuit, CAFC）， 該上訴機關得使各機關間歧異法律見解統一，維持法律的穩定性69。
圖 2：美國專利審查救濟審級 圖片來源：本文繪製
69劉尚志等，美國專利訴訟教戰手冊，經濟部智慧財產局，頁 7， 2012 年 3 月。
聯邦最高法院 (U.S. Supreme Court)
聯邦巡迴上訴法院 (U.S. CAFC)
各地聯邦地方法院 (U.S. District Courts)
專利審判暨上訴委員會
（Patent Trial and Appeal Board，PTAB）
美國專利商標局 (USPTO)
美國國際貿易委員會 (ITC)
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美國專利無效一向由法院審理，於 1981 年在專利商標局(以下簡稱 USPTO) 建立複審 (reexamination)制度(另翻譯為再審查制度)，讓第三者可在行政機關主張 專利無效70。另國際貿易委員會得依據關稅法 337 條之邊境保護措施規定，經原告 申請，可主張違反不公平競爭而對其產品簽發暫停及停止銷售命令（Cease and Desist Order）或排除命令（Exclusion Order）71。美國法制的發展可以觀察出第三 人（任何無利害關係之人）參與的程度逐漸提升，無利害關係之第三人也可以上 訴至聯邦巡迴上訴法院。
於三個攻擊防禦地點針對可主張專利無效情事說明如下：
一、 各地聯邦地方法院 (U.S. District Courts)
美國在法院主張專利無效之時機有二：
一為受專利侵害者以抗辯(plead)或反訴(counterclaim)的方式對專利侵權者提 出專利侵害訴訟，二為提出專利無效確認訴訟(declaratory judgment)於有受專利侵 權之可能時72。
依據美國專利法第 282 條規定，於侵害訴訟時得採用之抗辯有四種情事：
(1)無侵權行為、欠缺侵權責任或有不得主張專利權之情事者。
(2)以未具第二章有關取得專利要件之規定為理由，於訴訟中主張專利權或任何申 請專利範圍項目為無效者。
因不符第 112 條或 251 條之要件，而使專利權或任何請求項為無效者。
(4)其他依本法足以構成答辯之事實或行為者。
前述第 2 款係指美國專利法可予專利之發明、新穎性、非顯而易知性。第 3 款 亦規定得對說明書內容、專利範圍內容、有違反再領證（reissue）之限制等，提出 專利無效主張73。
70劉國讚，美國專利無效之訴訟及複審制度之研究，智慧財產權月刊，第 89 期，頁 5，1996 年 5 月。
71劉尚志等，同註 69，頁 9。
72劉國讚，同註 70，頁 8。
73劉國讚，同註 70，頁 10-11。
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除了於被起訴後提出抗辯或反訴，當事人也可以依據聯邦民事訴訟法第 2201 條提出確認訴訟，以確認當事人間之法律關係。因專利權人面對專利侵權行為，
得寄發侵權警告信函、於產品市場散佈侵權消息或者提起訴訟等保護其專利權免 於受侵害，然涉嫌侵權廠商除等待專利權人提起專利訴訟，或於新聞媒體上消極 回應，導致有違法之疑慮而影響其市場性。故涉嫌侵權廠商可以主動向聯邦地方 法院提起確認之訴（Declaratory Judgment Action, DJ Action），請求法院確認原告 產品未侵權或被告系爭專利無效，提前終止專利侵權的疑慮、減少可能的市場損 害74。
確認訴訟提出要件須當事人間有實質爭執（actual controversy），與專利權人 對抗之一造（原告）始得提出。實質爭執的提出要件如下75：
（一）被告（專利權人）已有實際行動讓原告產生或察覺可能即將面臨專利侵權 訴訟之可能；
（二）系爭專利物已製造生產或是即將製造生產完成。
以可提起專利權侵權訴訟之適格性而言，美國專利法第 281 條規定，「專利 權人(Patentee)」有權對侵害其專利權者依民事訴訟途徑尋求救濟。美國聯邦法院 判決先例指出，僅專利權擁有人（Patent Owner）及專屬被授權人（Exclusive Licensee）
方為專利訴訟適格當事人，得對涉嫌侵權行為人提起訴訟，一般非專屬被授權人 則不具備當事人適格，不得作為侵權訴訟的原告76。
專利法中可由非利害關係人提起訴訟之路徑，專利法修正前第 292 條法院得 對專利資訊標示不實，或標示錯誤之產品/包裝的公司，可由任何第三人提起公益 代位訴訟77。但 2011 年美國專利法第 292 條修改後規定只有美國政府提起相關處 罰訴訟；必須是受到具競爭性損害之人才可提起補償受侵害之訴78。
74王承守、鄧穎懋，美國專利訴訟－攻防策略運用，元照出版有限公司，頁 195-204，2004 年。
75林志信，簡介美國專利無效制度，廣流智權事務所，2011 年 1 月 31 日，
http://www.wipo.com.tw/wio/?p=819（最後瀏覽日：2016 年 7 月 7 日）。
76Ortho Pharm. Corp. v. Genetics Inst., Inc., 52 F.3d 1026 (Fed. Cir. 1995).
77林佳穎，專利標示不實責任—美國及我國實務概述，
http://www.pwc.tw/zh/services/legal/knowledge-center/legal-column/legal-feature-20110407-1.html（最 後瀏覽日：2016 年 7 月 7 日）。
7835 U.S. Code § 292(b)
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美國國會於 1980 年所建立單方再審查(Ex Parte Reexamination)，第三人和專 利權人均得以專利前案或出版物為引證檔提起單方再審查，但其制度建立施行後 之前 20 年期間，主要因申請人幾乎無法參與程序之進行致其被使用之機會甚低。
因而於 1999 年建立多方再審查(Inter Partes Reexamination)程序，加強申請人得以 全程參與程序之進行之改進。但因設有禁反言規定，凡曾於再審查程序中用來質 疑專利有效性之理由或可能提出但未提出之理由，其後均不得在於民事訴訟中主 張之，造成此程序之利用率亦不高82。
複審制度於 2011 年有一制度性大變革，美國歐巴馬總統於 2011 年 9 月 16 日 簽署了美國發明法(Leahy-Smith America Invents Act，AIA)，堪稱是自 1952 年以來 最重大的專利法改革，此法案保留原單方再審查(Ex Parte Reexamination)程序，多 方再審查(Inter Partes Reexamination)程序被多方複查（Inter PartesReview, IPR）程 序的新制度取代，並新增獲證後複查（Post-Grant Review, PGR）程序83。
除了上述的核准後復審程序外，美國發明法第 18 條，也增加了「涵蓋商業方
2013 年 6 月 13 日，http://cdnet.stpi.narl.org.tw/techroom/pclass/2013/pclass_13_A185.htm（最後瀏覽日：
2016 年 7 月 7 日）。
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法專利過渡期複審」（Transitional Program for Covered Business Method Patent Review；CBM），其主要是針對商業方法的專利爭議，為核准後復審程序的一種，
因只實施 8 年，屬過渡性法案。商業方法是否具有專利適格性，一直以來皆具有 爭議，如 2010 年的 Bilski v. Kappos 案（Bilski v. Kappos, 561 U.S. 593），與 2014 年 Alice v. CLS Bank 案中(Alice v. CLS Bank, 2014 U.S. LEXIS 4303;82 L. Ed. 2d
(Ex Parte Reexamination) 多方再審查
(Inter Partes Reexamination)
單方再審查
(Ex Parte Reexamination) 多方複查
（Inter PartesReview, IPR）獲證後 複查
（Post-Grant Review, PGR）
涵蓋商業方法專利過渡期複審
（CBM）
表格來源：本文整理 就各複審制度說明如下：
（一） 單方再審查(Ex Parte Reexamination)程序
任何人於專利存續期間皆得以書面形式向美國專利商標局提起單方再審查 (Ex Parte Reexamination)程序，用來針對特定專利請求項之可專利性提出質疑85。 官方在收到再審查申請後，三個月內可決定是否立案，如駁回申請，申請人具有
84楊智傑，探討美國專利核准後復審程式與侵權訴訟之停止訴訟－2014 年 Virtual Agility Inc. v.
Salesforce.com 案，北美智權報，2014 年 10 月 22 日，
http://www.naipo.com/Portals/1/web_tw/Knowledge_Center/Infringement_Case/publish-117.htm（最後 瀏覽日：2016 年 7 月 7 日）。
8535 U.S. Code §302
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Reexamination Unit，CRU）」，開啟程序後，專利權人得選擇是否進行答辯，申 請人可對專利權人之答辯提出意見87；反之，申請人全程無法參與程序88。審定如 認為申請無理由即駁回，規定申請人不得提起上訴；反之，如認為申請有理由，撤 銷被挑戰之請求像時，專利權人可向專利審理暨訴願委員會(BTB)提出訴願89，不 服可上訴聯邦巡迴上訴法院90。主要程序以下圖表示：圖 3：單方再審查(Ex Parte Reexamination)程序 圖片來源：本文繪製
單方再審查(Ex Parte Reexamination)程序主要特點如下:
1. 申請人可在申請檔案中保持匿名91。
2. 申 請 人 申 請 事 由 僅 限 於 新 穎 性 (novelty) 和 非 顯 而 易 見 性 (non-obviousness)92，未包含其他專利要件，申請人所提出之引證文件之先前技術限於專 利前案和出版物93，未包含已公開使用之先前技術，得提起之事由或證據過於狹隘
92MPEP§2217
9335 U.S. Code §302
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美國國會於 1991 年制訂多方再審查(Inter Partes Reexamination)，主要為提高 申請人審理過程中得參與程度以及申請人對於審查結果可有救濟管道，並於 2011 年於專利法修正後，制訂多方複查（Inter PartesReview, IPR）程序取代之，並新增 獲證後複查（Post-Grant Review, PGR）管道；專利核准 9 個月內得申請獲證後複 查，9 個月後或是獲證後複查程序終止後得申請多方複查，以下就兩個程序說明：
（二） 獲證後複查（Post-Grant Review, PGR）
專利權人以外之任何人，不含申請人或利害關利人以於此程序前已提起專利 無效訴訟100，或其受到禁反言限制101，得於專利核准或是再領證後9個月內向 USPTO申請PGR102，PGR得提起事由較廣泛，得以美國專利法282(b)(2)或條中任何 理由挑戰專利有效性，包含專利適格性、新穎性、非顯而易知性、可實施性等各種 專利要件，但未於明書中揭示其發明最佳實例之理由不包括在內103。PGR申請人 被要求所提出證據其可成功性104較提出訴訟其所要求之證據力低105。
決定受理案件開啟審查程序後，直接由專利審判暨上訴委員會（Patent Trial and Appeal Board，PTAB）審理106，專利權人得提出答辯107，申請人亦得提出補充 資訊108，原則上審理程序一年內需完成，得以合理理由延長6個月109。
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提出之專利無效理由，再向USPTO提起任何複審，亦不得提起法院訴訟或向國際 貿易委員會主張專利無效110。但因PGR審理程序中設有和解機制(Settlement)，如雙 方和解後，不受此禁反言約束111。
專利審理暨訴願委員會做出決議後，PGR當事人任一方皆得上訴至聯邦巡迴 上訴法院112。因單方複審僅專利權人有上訴權利，PGR賦予申請人救濟管道。
（三） 多方複查（Inter PartesReview, IPR）
2011 年美國專利法新訂多方複查（Inter PartesReview, IPR），其得提起其間 為專利核准 9 個月後，或獲證後複查終結後(即以不受禁反言之理由申請)。其程序 上與獲證後複查相同，但因系考量申請人未於法訂其間內提出獲證後複查，而設 計此一程序，故相對獲證後複查得主張專利無效之事由較廣泛，IPR 得提起事由僅 得對系爭專利新穎性和非顯而易知性質疑，而提出之引證之先前技術僅得為專利
2011 年美國專利法新訂多方複查（Inter PartesReview, IPR），其得提起其間 為專利核准 9 個月後，或獲證後複查終結後(即以不受禁反言之理由申請)。其程序 上與獲證後複查相同，但因系考量申請人未於法訂其間內提出獲證後複查，而設 計此一程序，故相對獲證後複查得主張專利無效之事由較廣泛，IPR 得提起事由僅 得對系爭專利新穎性和非顯而易知性質疑，而提出之引證之先前技術僅得為專利