專利公益訴訟之研究—以中國大陸為例 - 政大學術集成

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(1)國立政治大學商學院科技管理與智慧財產研究所碩士論文 Graduate Institute of Technology, Innovation & Intellectual Property Management Master Thesis. 專利公益訴訟之研究— 政治大以中國大陸為例. ‧. ‧ 國. 學. The Research 立 of the Public Interest in Patent Litigation—Mainland China as an Example. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. i n U. v. 指導教授：陳桂恒博士研究生：張雨平撰中華民國 106 年 2 月.

(2) 謝辭由於中國大陸資料搜索不易，再加上台灣沒有加入聯合國所屬的 WIPO，亦非專利合作條約 (Patent Cooperation Treaty，簡稱 PCT)締約國，增加專利檢索之難度，因此本論文之完成，非常感謝我的指導教授陳桂恒老師，給予論文創作之啟發與資料蒐集方向、寫作過程之指導，學生獲益良多。另外，感謝北京清華大學專利法教授崔老師，讓我對中國大陸專利法有更深入之學習，也感謝北京清華大學法律碩士周同學以及北京大學知識產權學院劉同學之協助，提供本文蒐集中國大陸相關資料的管道。更必須感謝劉老師、王老師兩位口試委員細心審查、給予論文上的指正與建議，以及政大的宋老師、徐老師對本論文之寶貴意見與指教，都讓本論文更加. 政治大. 完善。最後，感謝家人、廖學長、朱學姊、101 級吳學姊、102 級所有同學、專利. 立. 分析與布局競賽的夥伴、所上助教及所有關心我的人，謝謝你們的激勵與打氣！. ‧. ‧ 國. 學 y. Nat. n. al. er. io. sit. 張雨平謹識於國立政治大學. Ch. engchi. i. i n U. v. 2017.2.23.

(3) 專利公益訴訟之研究 -以中國大陸為例中文摘要專利權人在權利保護期間享有法律保障之排他性，而智慧財產權之制度設置，必須兼顧個人權利與社會公益，藉由保護權利人進而促進社會公益，但專利權制度中，專利權濫用之現象，對於專利發展中國家而言，尤其是外國專利強權企業利用專利奪取私益已達浮濫程度，造成私益與公益之間的矛盾與衝突，因此專利公益訴訟是平衡兩者之利益的一個手段。而因專利要件. 政治大. 審查難以完善，造成許多具有無效事由的專利被授予專利權，這些專利權的. 立. 存在侵害公眾利益甚鉅，中國大陸的對策為：提起專利公益訴訟使瑕疵專利. ‧ 國. 學. 無效，鼓勵任意第三人對專利之有效性提出挑戰，請求專利管理機關重新進行專利有效性的審查，維護公眾的合法利益；本文比較我國目前具有瑕疵之. ‧. 專利權，仍由民間企業基於非公共利益之商業利益考量而提出專利舉發，分析兩岸的制度及案例，檢視我國專利公益訴訟提出之可能，期使舉發專利無. y. Nat. n. er. io. al. sit. 效之制度得以更臻健全。. Ch. engchi. i n U. v. 關鍵字：專利法、專利公益訴訟、專利公眾審查、專利舉發、專利無效 ii.

(4) The Research of the Public Interest in Patent Litigation Abstract The purpose of the study was to analyze the public interest with regards to patent litigation cases in China. Public interest litigation is litigation for the protection of the public interest. Patentees have the exclusive right to prevent others from exploiting the invention without the patentees' consent during the legal protection. However, intellectual property rights are set up to protect not only rights of patentee but also that of. 政治大. social welfare. To reconcile the contradictions between private interest and public welfare,. 立. the study focuses on the phenomenon of abuse of patents discussed in the patent systems. ‧ 國. 學. and the merits of public interest in patent litigation. Furthermore, the study examines China public interest patent litigation to invalidate defected patent system and encourage. ‧. any third party to challenge the validity of the patent. Under the comparative legal study approach, the study can provide different perspective for our legal system to improve more. y. Nat. n. er. io. al. sit. beneficially our Patent law system.. Ch. engchi. i n U. v. Key words：Patent Law, Public Interest in Patent Litigation, Public Patent Review, Postgrant Patent Review, Patent Invalidity. iii.

(5) 目錄第一章緒論 ................................................. 1 第一節第二節第三節第四節. 研究動機與目的 ...................................... 研究範圍............................................ 研究方法及限制 ...................................... 研究架構............................................. 1 2 3 6. 第二章專利公益訴訟之介紹 ................................... 7 第一節第二節第三節第四節第五節. 文獻探討—公益訴訟之定義 ............................ 7 專利公益訴訟之「公共利益」界定 ..................... 12 專利公益訴訟之理論基礎 ............................. 14 中國大陸現行相關法律規定 ........................... 16 美國專利公益訴訟案例 ............................... 26. 立. 政治大. 第三章臺灣專利無效制度 .................................... 42. ‧ 國. 學. ‧. 第一節專利舉發制度 ....................................... 42 第二節專利無效抗辯 ....................................... 47 第三節兩岸專利無效程序比較 ............................... 47. y. sit. 專利授權數量統計 ................................... 專利無效宣告案件量統計 ............................. 專利權無效訴訟案件量統計 ........................... al v i 專利侵權訴訟審結案件量統計 ......................... n Ch engchi U 本章評析............................................ n. er. io. 第一節第二節第三節第四節第五節. Nat. 第四章中國大陸專利無效案件實況 ............................ 51 51 54 55 56 60. 第五章中國大陸「專利公益訴訟」部分案例 .................... 61 第一節第二節第三節第四節第五節. 關於 DVD 權利金過高之案例 ........................... 阿托伐他汀（ATORVASTATIN）專利案 ..................... 花旗銀行案......................................... 磷酸鐵鋰專利案 ..................................... 本章評析............................................ 61 67 74 78 86. 第六章結論與建議 .......................................... 89 第一節結論............................................... 89 第二節建議............................................... 92 參考文獻 ................................................... 96 iv.

(6) 圖目錄圖 1：專利公益訴訟流程圖 .................................... 圖 2：美國專利審查救濟審級 .................................. 圖 3：單方再審查(EX PARTE REEXAMINATION)程序 .................... 圖 4：專利審查程序及行政救濟流程圖 .......................... 圖 5：跨國公司與中國公司/個人勝敗訴件數圖 ................... 圖 6：二審案件審判結果對比圖 ................................. 立. 政治大. ‧. ‧ 國. 學. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. v. i n U. v. 24 26 31 46 58 59.

(7) 表目錄表 1：學者對公益訴訟之不同定義 .................................. 9 表 2：兩岸有關智慧財產法院之設立初步比較 .................... 21 表 3：美國發明法(AIA)施行前後複審制度 ....................... 30 表 4：單方再審查與多方再審查制度比較 ........................ 34 表 5：多方再審查、核准後複審、多方複審制度比較 .............. 35 表 6：美國公共專利基金會歷年公益訴訟 ........................ 38 表 7：兩岸專利無效程序比較 ................................... 47 表 8：中國大陸三種專利申請授權年度狀況 ...................... 52 表 9：國內外企業在中國大陸申請專利件數統計 .................. 53 表 10：專利複審委員受理專利無效宣告請求量 ................... 54 表 11：專利複審委員無效宣告請求結案量 ....................... 54 表 12：專利權無效訴訟案件量及結案量 ......................... 55 表 13：最高人民法院申訴案件立案及提審結案量 ............... 55 表 14：中國大陸專利侵權訴訟審結案件量........................ 56 表 15：中國大陸專利侵權訴訟專利類型.......................... 56 表 16：中國大陸專利侵權訴訟—跨國公司案件 .................... 57 表 17：中國大陸專利侵權訴訟勝敗訴案件........................ 58 表 18：阿托伐他汀專利之相關資訊 ............................. 69 表 19：數據管理的計算機系統和操作該系統的方法之相關資訊 ..... 75 表 20：磷酸鐵鋰專利之相關資訊 ............................... 79. 立. 政治大. ‧. ‧ 國. 學. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. vi. i n U. v.

(8) 專利公益訴訟之研究-以中國大陸為例. 第一章緒論. 第一章第一節. 緒論. 研究動機與目的. 專利法之立法目的，在於鼓勵、保護發明及創作，以促進產業發展，綜觀整個智慧財產權制度（中國大陸稱為知識產權），皆是為了促進社會的進步與發展而設，權利人在權利保護期間所享有法律保障創作人的利益，得以專屬使用，並排除他人使用，此種賦予私權、保障私益只是鼓勵創作之手段及誘因，使創作人藉. 政治大. 由創作獲得適當利益，促使更多人從事創作，進而提升國家產業、科技等經濟、文. 立. 化之發展。因此智慧財產權之制度設置，必須兼顧個人權利與社會公益，藉由保. ‧ 國. 學. 護權利人進而促進社會公益，然而私益與公益這兩者之間矛盾與調和是一大學問，若不良之制度設計，導致保護個人權利卻喪失社會公益之目的，則有調整之必要。. ‧. 人民對於智慧財產權的保護隨著工業國家推廣及時代演進逐漸升高，大家開始趨之若鶩申請專利權的保護，利用專利法給予的權利，來捍衛自身利益。當專. y. Nat. sit. 利數量大量增加之際，專利審查機制並未隨之完善、增加其審查效率，將導致專. er. io. 利品質下降，形成許多保護範圍交錯重疊的專利，即所謂的專利叢林（patent. al. n. v i n Ch 間和各個專利權人進行授權談判，同時也面臨高度不確定的侵權訴訟風險，阻礙 engchi U. thicket），這種現象使得想要將技術商品化、推出新產品的廠商，必需耗費許多時. 了創新的效能1。又或是專利審查發生漏未審查先前技術（Prior art），抑或專利要件之審查有所疏漏，而讓不應該拿到專利權之申請案，誤被授予專利權，而成為阻擋社會產業科技創新與進步的垃圾專利2。何曜任，美國法專利權濫用理論對我國法之啟示，智慧財產評論，9 卷 2 期，頁 6，2011 年。參考自程曉楓，淺談垃圾專利及其治理，中國高新技術企業，頁 21~24，第 33 期，2011 年。垃圾專利在學術界對其定義尚未形成統一的觀點。有幾種具有代表性的定義： (1)「垃圾專利」實際上指的是那些沒有任何創新內容的專利； (2)「垃圾專利」應該從其字面上去理解，即「垃圾專利」是沒有用的應該被清除的專利； (3)「垃圾專利」的含義可以從廣義和狹義兩方面去理解。廣義的「垃圾專利」主要涉及專利的穩定性、相關性和有用性。狹義上的「垃圾專利」主要指缺乏穩定性的專利； (4)「垃圾專利」是指：有些企業、單位元為了某種目的，例如吸引投資，評定獎項等聲稱自己有多少專利，申報了多少專利，其實有些只是進行了申請，並未實際授權，這些申請的專利有些根本不可能獲得授權，此種專利可稱為垃圾專利； (5)「垃圾專利」應該從狹義上理解，是指：不具有明顯新穎性的專利，主要集中在實用新型和外 1 2. 1.

(9) 專利公益訴訟之研究-以中國大陸為例. 第一章緒論. 近年為解決上述社會上充滿垃圾專利以及外國企業獨佔專利權之問題，中國大陸之專利公益訴訟興起，透過公眾力量，讓垃圾專利得以再次被檢視，進而使之無效。自2005年的DVD專利無效一案開始，專利權人濫用權利損害公共利益的案件即備受矚目，透過專利公益訴訟，足以填補行政監管措施對智慧財產權之公共利益保護的不足，係一種防止智慧財產權濫用，維護智慧財產權公益的有效方式。相對而言，台灣儘管充斥著專利有效性被質疑之專利權、高額權利金壓迫國內產業競爭及生存空間，嚴重損及公共利益，卻仍未見公益團體、組織或無利害關係之第三人自願性提起專利公益訴訟。本文主要透過探討中國大陸在專利方面，有基於公益目的提出之專利公益訴訟之情況；反觀，我國台灣（下文均稱「我國」）目前對於具有瑕疵之專利，仍由. 政治大. 民間企業基於商業利益考量而提出專利舉發。另外，查詢過去相關研究，大多為. 立. 制度面之探討，少對案例進行評析與比較，因而本文擬以案例探討為主，一併介. ‧ 國. 學. 紹相關制度，藉以顯示出專利公益訴訟在公益保護面向之重要性，進而探討為何我國公益訴訟不盛行之原因，提供政府及專利事務有關組織、學術機構等參考，. ‧. 並以此檢視我國有無可資借鏡之處，作為我國專利審查基準修訂時之方向參酌，期使我國專利整體制度更臻健全，此為本文研究之目的。. 研究範圍. er. io. al. sit. y. Nat. 第二節. n. v i n Ch 本文主要以中國大陸專利公益訴訟之案例進行探討，針對兩岸在專利權有效 engchi U. 性之爭議方面的相關制度及案利，予以比較分析，以案例呈現台灣與中國大陸不. 同的處理方式與結果，並探究兩岸立法之發展過程，有關制度之異同。另外，亦併同參考美國將已核准的專利權使其無效之相關制度，以及美國在專利公益訴訟這部份之運作方式，藉以顯示出專利公益訴訟在公益保護面向之重要性，提供我國參考。. 觀設計領域。 2.

(10) 專利公益訴訟之研究-以中國大陸為例. 第三節壹、. 第一章緒論. 研究方法及限制. 研究方法本文主要運用下列研究方法：. 一、. 文獻分析法. 使用資料庫（database）、萬方數據知識服務平臺以及網路資料檢索，查詢與本文研究相關的參考文獻資料以及過去與本文主題相關之研究成果，包含中外文專書、學術論文、期刊研究、政府公報（或執行報告）、雜誌、研討會文獻、報刊、本國及外國法規等，加以研讀、涉獵相關背景知識，同時對其他學者的觀點給予. 政治大. 分析，透過分析得出現有的研究狀況概況，並配合實際案例予以整理歸納。. 立. 裁判書及判決檢索. ‧ 國. 學. 二、. 就資料庫及網路資料檢索所得到資料，知道過去較具代表性之專利公益訴訟. ‧. 相關案例後，本文透過等裁判書檢索系統查詢蒐集該專利公益訴訟之裁判書，亦透過Lawsnote、司法院裁判書查詢系統等檢索系統尋找台灣是否有類似專利權之. y. Nat. sit. 爭議判決；惟中國大陸之裁判書並非全部對外公開3，蒐集中國大陸之相關判決有. er. io. 其困難度，就連重大矚目案件，如本文所提及之磷酸鐵鋰案件之裁判書，法院未. al. n. v i n Ch 報章雜誌採訪報導、期刊文章或與案例當事人有接觸之公司及事務所對該案件之 engchi U. 公開亦無法透過檢索系統查詢裁判書全文，因此本文針對此種案例，以搜羅相關. 陳述，還原相關案件審判之論述，由於本文目的是研究台灣為何沒有公益訴訟或不盛行之原因，故影響不大。. 三、. 專利檢索. 找到有關專利公益訴訟之案例後，就該案例中涉及的專利權進行專利檢索。在中國大陸之專利權部分，本文透過專利檢索系統查詢專利號碼、專利申請日期、專利家族、法律狀態…等專利權之基本資訊，並以該專利權之專利號碼進入專利複審委員會查詢是否有專利無效宣告之審查決定。而在台灣之專利權部分，因為. 王文杰、陳建宏，中國大陸專利侵權訴訟損害賠償之實證研究，中國大陸法制研究第 17 輯，司法院，頁 61，2009 年 3 月。. 3. 3.

(11) 專利公益訴訟之研究-以中國大陸為例. 第一章緒論. 台灣沒有加入聯合國所屬WIPO，台灣亦非專利合作條約 (Patent Cooperation Treaty，簡稱PCT)之締約國，無法成為PCT「國家階段」4的指定國或選定國，因此無法直接從WIPO專利檢索資料庫中的國家階段找到相對應之台灣專利，又因專利申請之語言轉換的翻譯問題，於台灣申請專利權之專利名稱可能會跟原來專利權名稱有所不同，固本文係從該專利之國際專利分類號（IPC）5、發明/創作說明，於經濟部智慧財產權的「中華民國專利資訊檢索系統」中，篩選出的全部專利裡找尋。至於已到期之專利，由於專利權已消滅，無法由前述方式查詢，則藉由權利異動、專利權人姓名查詢，查看輸入條件後所篩選出的所有專利。. 四、. 比較分析法. 政治大. 本文透過研究中國大陸的專利無效制度現狀並和國內現狀進行比較分析，以. 立. 兩岸之法制作為探討並就實際案例判決分析，藉由相關聯的案例加以整理分析比. ‧. ‧ 國. 學. 較，探討專利公益訴訟於案例中所產生的作用，以此闡述專利公益訴訟的重要性。. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. i n U. v. PCT 程式可分為國際階段（international phase）與國家階段（national phase），國際階段係由受理局進行專利技術的檢索、公開及初步審查，之後再進入國家階段，分別由各個國家的專利局審查通過後，始取得該國之專利權。 5 1971 年《斯特拉斯堡協定》（Strasbourg Agreement）建立的國際專利分類號（IPC）提供一種獨立於語言符號之分類階層體系，對專利依照所屬不同技術領域進行分類，以字母與阿拉伯數字所組成之分類號表示，將技術領域分為八個部類，以及大約 70,000 個複分類。IPC 也會不斷修訂以反映目前現況，其版次會在後面括弧加年月表示。詳細國際專利分類號（IPC）各個字母及號碼所代表之技術領域分類，請參閱 WIPO 網站： http://web2.wipo.int/classifications/ipc/ipcpub7?notion=scheme&version=20170101&symbol=none&me nulang=en&lang=en&viewmode=f&fipcpc=no&showdeleted=yes&indexes=no&headings=yes&notes=y es&direction=o2n&initial=A&cwid=none&tree=no（最後瀏覽日：2016 年 12 月 27 日）。 4. 4.

(12) 專利公益訴訟之研究-以中國大陸為例. 貳、. 第一章緒論. 研究限制. 專利公益訴訟提起之原因，很大部分是由於專利權濫用對社會公益產生影響，惟專利濫用相關訴訟牽涉反壟斷法、公平交易法等內容，若詳述之將使本文主題過於廣泛及模糊，故本文將討論重點限縮於專利法及專利無效舉發制度上面，專利濫用僅於評析關於DVD權利金過高之案例時簡要提及。中國大陸資料搜索不易，因而無法得知中國大陸歷年所有的專利公益訴訟件數，僅能以具代表性之專利公益訴訟案例，進行整理與研究。本文所選之中國大陸專利公益訴訟案例，其所涉及之專利權，皆為專利申請人進行多國之專利佈局，. 政治大. 能取得世界獨佔地位的專利權，因此報章雜誌多廣為報導或文獻多次提及，屬於. 立. 重大矚目且具代表性之專利公益訴訟案例。. ‧ 國. 學. 上述提及本文所選案例之專利權均進行多國之專利佈局，因此其專利家族龐大，各國對於該專利權若有專利有效性之疑慮，皆可能對該國之專利專責機關提. ‧. 出再審查該專利，進而可能有專利訴訟。但由於本文篇幅之限制，故僅以台灣和中國大陸之專利所涉及之訴訟為主要探討對象。. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. 5. i n U. v.

(13) 專利公益訴訟之研究-以中國大陸為例. 第一章緒論. 第四節. 研究架構. 本文共有六章，章節概要呈現如下：第一章為「緒論」，說明本文之研究動機及目的、研究方法以及研究範圍與架構等部分。第二章為「專利公益訴訟之介紹」，包含過去文獻之回顧、界定專利公益訴訟之「公共利益」所指為何，以及相關專利公益訴訟之理論基礎，並介紹中國大陸和美國相關法律沿革及內涵，及美國著名專利公益訴訟團體：公共專利基金會 (PUBPAT)，包括該團體所提出之專利公益訴訟案例。. 政治大. 第三章為「臺灣專利無效制度」，分別介紹專利舉發及專利無效抗辯，比較兩. 立. 岸制度之異同。. ‧ 國. 學. 第四章為「中國大陸專利無效案件實況」，有關於專利授權數量、專利無效宣告案件量、專利權無效訴訟案件量、專利侵權訴訟審結案件量之統計數據。. ‧. 第五章為「中國大陸專利公益訴訟部分案例」，介紹中國大陸較具代表性之專利公益訴訟案例，並加以評析。. y. Nat. n. er. io. al. sit. 第六章為「結論與建議」。. Ch. engchi. 6. i n U. v.

(14) 專利公益訴訟之研究-以中國大陸為例. 第二章第一節. 第二章專利公益訴訟之介紹. 專利公益訴訟之介紹. 文獻探討—公益訴訟之定義. 專利權係國家為鼓勵發明與創新及提升國家整體技術水準，以達到促進產業進步，而賦予專利權人之專屬排他權6。發明人作為專利權人享有國家所保護之短暫或有限期間的獨占權，以社會發展之長遠時間看來，不會對社會大眾構成剝削，反而因專利權人之發明帶給社會新而有用的技術7。但是專利權人的權利如果過度膨脹，專利權人若使用專利制度獨占市場之利益，進而抑制市場競爭，此種過度使用專利權制度之行為，便極可能構成專利權濫用，使得專利權之保護不但無法. 政治大. 促進創新精神，反而讓擁有強大專利實力之公司寡佔該專利權所涉及之科技領域，. 立. 並用侵權訴訟之威脅，壓制具有創新精神之小公司8，失去原先專利制度的立法精. ‧ 國. 學. 神。. 專利法施行至今，學術上針對專利制度亦有眾多相關探討，故本文於研究前，. ‧. 就擬欲研究之範圍先進行文獻蒐集與資料整理，希望能先全面性、通盤瞭解相關制度過去的研究成果，再著手本文研究能更加周全，並避免重複探討相同的議題，. y. Nat. sit. 亦找出本文研究內容之價值與貢獻，期許本文之研究對後續研究者有所幫助。. er. io. 「專利舉發之行政程序與訴訟制度研究9」，雖該論文有對我國舉發相關程序. al. n. v i n Ch 成於2009年，而美國於2011年修法，在公眾審查制度有重大變革，於此部分之探 engchi U 提出探討，並將美國、日本、德國專利無效制度歷史沿革作說明，然由於該論文完. 討已不足以使後續研究者對美國專利無效制度更為瞭解，且我國於2011年於專利法一有大幅修正，尤其是舉發制度上，因而該論文所探討範圍已不符合時代變遷，然由於對歷史脈絡之瞭解仍屬重要，以便知曉現今制度之變革，因而仍具參考價值，惟該文主要係以日本法為討論重心，不在本文討論範圍內。有相關論文「公眾審查制度與專利品質之關聯性研究10」，雖與本文同為公眾. 謝銘洋，由華康與文鼎案談專利權之濫用，頁 80，月旦法學雜誌第 1 期，1995 年。趙晉枚、蔡坤財、周慧芳、謝銘洋、張凱娜合著，智慧財產法入門，頁 59，元照出版社，2001 年 3 月。 8 何愛文，論專利法治與競爭法制之關係－從保護專利權之正當性談起，台灣大學法律學研究所博士論文，頁 3，2003 年。 9 劉國讚，專利舉發之行政程式與訴訟制度研究，國立政治大學碩士論文， 2009 年 7 月。 10 朱浩筠，公眾審查制度與專利品質之關聯性研究，國立政治大學碩士論文， 2009 年 7 月。 6 7. 7.

(15) 專利公益訴訟之研究-以中國大陸為例. 第二章專利公益訴訟之介紹. 審查制度之研究，然其研究範圍過廣，涉及美國、日本、歐洲、大陸及我國公眾審查機制，且包含專利核准前和核准後之公眾審查制度，雖該論文涉獵範圍很廣，卻因此無法對每一國家之制度詳加說明，僅為簡略介紹，雖具有參考價值，然僅得以使後續研究者對各該國制度稍加瞭解，且於美國及我國制度之探討亦屬舊法時期，如今修法後制度之變革，已與以往制度有所不同。另「美國專利無效雙軌制之研究11」、「美國專利核准後行政撤銷機制之現在與未來--以再審查與核准後審查為中心12」、「從美國發明法案看專利複審程序之證據發現實務13」及「論我國企業國外專利涉訟之因應策略~以美國專利核准後的行政救濟程序為主之探討~14」等論文，均對美國專利無效制度詳加說明，於本文中對美國部分之探討有莫大幫助，然前者著重在專利有效性雙軌制之探討，有鑑. 政治大. 於我國修法後新增之智慧財產案件審理法第16條，使我國於專利有效性之判斷上. 立. 亦成為雙軌制，其一為智慧財產局之舉發制度，其二為民事法院之專利無效抗辯，. ‧ 國. 學. 該論文之核心在於透過美國法運行多年之雙軌制模式，提供我國法為參考，以解決制度運作上之問題，雖亦有探討我國舉發制度，然並非該文討論之核心。而後. ‧. 者僅針對美國法之探討，雖該文於探討美國舊法時期下之再審查制度時，一併提及美國專利修正草案下之制度，然由於該論文完成時，美國發明法尚未簽署，故. y. Nat. sit. 僅得以美國參眾議院通過之版本加以說明，由於該文僅針對美國法行政撤銷機制. er. io. 為探討，無對我國舉發制度有所探討。. al. n. v i n Ch 」，該論文以美國、日本及我國專利公眾審查制度為主體。「中國大陸專 engchi U. 「專利公眾審查制度之研究15」、「檢討專利無效訴訟制度－以類型及其效力為核心16. 利保護之研究--以侵權救濟為中心17」及「兩岸專利權有效性判斷異同之比較18」，前者是介紹中國大陸專利侵權救濟之雙軌制，後者介紹專利權有效性之判斷，一. 張君如，美國專利無效雙軌制之研究，國立中正大學碩士論文， 2010 年 1 月。賴柏翰，美國專利核准後行政撤銷機制之現在與未來--以再審查與核准後審查為中心，國立交通大學碩士論文， 2011 年 7 月。 13 陳冠穎，從美國發明法案看專利複審程式之證據發現實務，國立政治大學碩士論文， 2016 年 7 月。 14 陳紹良，論我國企業國外專利涉訟之因應策略~以美國專利核准後的行政救濟程式為主之探討 ~，東吳大學碩士論文， 2016 年 7 月。 15 藍仁駿，專利公眾審查制度之研究，成功大學碩士論文， 2013 年 7 月。 16 張升福，檢討專利無效訴訟制度－以類型及其效力為核心，中興大學碩士論文，2013 年 11 月。 17 黃立維，中國大陸專利保護之研究--以侵權救濟為中心，東吳大學碩士論文， 2006 年 7 月。 18 楊挺，兩岸專利權有效性判斷異同之比較，東吳大學碩士論文，2014 年 8 月。 11 12. 8.

(16) 專利公益訴訟之研究-以中國大陸為例. 第二章專利公益訴訟之介紹. 併提及專利有效性有疑義時之救濟制度，兩者皆著重於制度面或是專利要件之分析，案例部分較少或僅敘及該案例是如何判斷專利有效性。與本文較為相關之研究為「中國大陸專利公益訴訟發展之研究19」，係主要以中國大陸專利專利公益訴訟為探討對象，一併介紹美國及歐洲之制度，無針對中國大陸專利公益訴訟案例與台灣之案例進行比較探討。近期論文「兩岸專利權有效性判斷異同之比較20」，與本文之研究主題略有重疊，然大多為制度面之探討，少對案例進行評析與比較。表 1：學者對公益訴訟之不同定義學者. 年代. 定. 義. 政治大. 顏延秋、張豔21 2000 年經濟公益訴訟是指對違反經濟法、侵害國家社會公共利益，. 立擾亂經濟社會秩序的不當行為，任何組織和個人都有權向法. ‧ 國. ‧. 2002 年行政公益訴訟是指當行政主體的違法行為或不作為對國家、. io. y. sit. Nat. 社會公共利益造成侵害或有侵害可能時，法律授權無直接利害關係的人以訴權，可以為維護公共法益而向法院提起行政. er. 蔡虹、梁遠22. 經濟利益和社會經濟秩序。. a l 訴訟的制度。 v i n Ch 2010 年公益訴訟可分為廣義和狹義兩種。廣義的公益訴訟包括所有 engchi U n. 陳輝峰23. 學. 院提起訴訟，目的是追究經濟違法者的法律責任，維護公共. 為維護公共利益的訴訟，既有國家機關代表國家，以國家的名義提起的訴訟，也有私法人、非法人組織、個人代表國家，以自己的名義提起的訴訟，這種訴訟在美國又被稱為由「私人檢察官」提起的訴訟。狹義的公益訴訟是指國家機關代表. 王偉霖、沈泰宏、何曜任、顏世翠，中國大陸專利公益訴訟發展之研究，大陸學術訪問成果報告書，公務出國報告研究，2009 年， http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_download.jspx?sysId=C10000252&fileNo=004（最後瀏覽日：2016 年 12 月 27 日）。 20 楊挺，兩岸專利權有效性判斷異同之比較，東吳大學碩士論文， 2014 年 7 月。 21 顏延秋、張豔，經濟發展呼喚訴訟理念的創新，天津社會科學，第 6 期，2000 年。 22 蔡虹、梁遠，也論行政公益訴訟，中國大陸中南財經政法大學法學評論，第 3 期，2002 年。 23 陳輝峰，知識產權公益訴訟制度研究，頁 80，山西省政法管理幹部學院學報（大陸），第 23 卷第 3 期， 2010 年 9 月。 19. 9.

(17) 專利公益訴訟之研究-以中國大陸為例. 第二章專利公益訴訟之介紹. 國家，以國家的名義提起的公益訴訟。知識產權公益訴訟則是特指在知識產權領域，任何組織、個人都可以根據法律的授權，對違反法律法規侵犯國家、社會或不特定多數人智慧財產權利益的行為，向法院提起訴訟，由法院依法追究其法律責任的活動。表格來源：本文整理. 中國大陸學界目前所稱的「專利公益訴訟」或「知識產權公益訴訟」，泛指由任意第三人請求專利行政管理機構重新審查專利權以挑戰專利權有效性，這種機. 政治大. 制於我國法稱為專利無效舉發，相當於台灣專利法第 70 條以下的專利無效舉發. 立. 制度以及後續行政爭訟救濟制度的運用，而非僅狹義地侷限於「訴訟」之程序部. ‧ 國. 學. 分，合先敘明。. 藉公眾力量檢視專利之制度，係為「專利公眾審查制度」，其又可分為專利核. ‧. 准前的事前公眾審查制度與專利核准後的事後公眾審查制度，本文討論之「專利公益訴訟」係屬事後公眾審查制度。. y. Nat. sit. 事前公眾審查是發明尚在申請階段時，公眾得提供資訊供專利專責機關參考，. er. io. 中國大陸稱之為「公眾意見程序」24，阻止不符合專利法規定之發明被授予專利權，. al. n. v i n Ch 有詳細說明，其功用在於利用公眾意見程序，於競爭對手的專利申請授權之前阻 engchi U. 台灣尚無相關制度，此部分較少學者研究，君合律師事務所於其專題研究報告25中. 止其授權。. 事後公眾審查是指專利申請被核准之後，公眾得依法提供相關證據，請求撤銷已核准的專利權。另外，專利申請被駁回，所進行之救濟程序：中國大陸為複審、台灣為再審查制度，則非本文討論範圍。《中華人民共和國專利法實施細則》(2010 年修訂)第 48 條規定：「自發明專利申請公佈之日起至公告授予專利權之日止，任何人均可以對不符合專利法規定的專利申請向國務院專利行政部門提出意見，並說明理由。」另在中國大陸國家知識產權局制定的《專利審查指南》第二部分第八章第 4.9 節中規定：「任何人對不符合專利法規定的發明專利申請向專利局提出的意見，應當存入該申請文檔中供審查員在實質審查時考慮。如果公眾的意見是在審查員發出授予專利權的通知之後收到的，就不必考慮。專利局對公眾意見的處理情況，不必通知提出意見的公眾。」 25 王朝暉、張奇巧、閔森森，專利申請中的公眾意見程式之淺析，君合專題研究報告（大陸）， 2015 年 11 月 12 日， http://www.junhe.com/images/ourpublications/Bulletin/Bulletin_CN/20151112.pdf（最後瀏覽日：2016 年 12 月 24 日）。 24. 10.

(18) 專利公益訴訟之研究-以中國大陸為例. 第二章專利公益訴訟之介紹. 在事後公眾審查方面，中國大陸規定於《中華人民共和國專利法》(下稱中國大陸專利法)第45條之「專利無效宣告」26，係指專利複審委員會對已經授予的專利權，根據任何單位或個人對該專利權提出的無效請求，依法審查後對該專利權的效力作出決定，若審查後認為專利權的授予確實與專利法規定之要件不符，則宣告該專利權不具有法律效力27。台灣相對應之程序為專利法(下稱台灣專利法)第 71 條「專利舉發」28。若不服中國大陸國家知識產權局專利複審委員會（下稱專利複審委員會）所做出之無效宣告審查決定，可進而向中國大陸之人民法院提起訴訟29，此即所謂「專利權無效請求訴訟」或稱「專利權無效訴訟」（下稱專利權無效訴訟）。而本文中國大陸之「專利公益訴訟」係指無利害關係之人，基於公共利益之目的提起「專利. 政治大. 無效宣告」，若審查決定非如所願，又進一步對審查決定為專利權無效訴訟之整. 立. 個過程，簡稱為「專利公益訴訟」。. ‧ 國. 學. 相對而言，台灣在事後公眾審查方面，基於公益目的而提起的專利舉發案，相當的不活躍，尤其是公益團體、組織或無利害關係之第三人自願性提起的專利. ‧. 公益訴訟，其原因為何非常值得探討。. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. i n U. v. 《中華人民共和國專利法》(2008 年修訂)第 45 條規定：「自國務院專利行政部門公告授予專利權之日起，任何單位或者個人認為該專利權的授予不符合本法有關規定的，可以請求專利複審委員會宣告該專利權無效。」 27 胥梅，試析我國專利無效宣告制度的完善，西北大學碩士論文（大陸），頁 1，2012 年 6 月。 28 台灣專利法第 71 條規定：「發明專利權有下列情事之一，任何人得向專利專責機關提起舉發：一、違反第二十一條至第二十四條、第二十六條、第三十一條、第三十二條第一項、第三項、第三十四條第四項、第四十三條第二項、第四十四條第二項、第三項、第六十七條第二項至第四項或第一百零八條第三項規定者。二、專利權人所屬國家對中華民國國民申請專利不予受理者。三、違反第十二條第一項規定或發明專利權人為非發明專利申請權人。以前項第三款情事提起舉發者，限於利害關係人始得為之。發明專利權得提起舉發之情事，依其核准審定時之規定。但以違反第三十四條第四項、第四十三條第二項、第六十七條第二項、第四項或第一百零八條第三項規定之情事，提起舉發者，依舉發時之規定。」 29 《中華人民共和國專利法》第 46 條第 2 項規定：「對專利複審委員會宣告專利權無效或者維持專利權的決定不服的，可以自收到通知之日起三個月內向人民法院起訴。人民法院應當通知無效宣告請求程式的對方當事人作為第三人參加訴訟。」 26. 11.

(19) 專利公益訴訟之研究-以中國大陸為例. 第二節. 第二章專利公益訴訟之介紹. 專利公益訴訟之「公共利益」界定. 專利公益訴訟係為公共利益而提起之訴訟，其「公共利益」之概念於各個學識領域皆有提及，若以經濟學「公共財」之角度闡述之，即其具有「非排他性」及「非敵對性」兩種特徵，隱含非特定之眾人可享有之利益，意即公共利益不應是某些利益的集合，而應該集中在「公共」的領域，此外受益人並非是個別成員或者少數人的利益而應當是全體成員或者大多數成員的利益30，因此可由個人利益之觀點逆推以闡述界定公共利益。然而是否個人利益的加總足夠多或是較多，就可形成公共的概念？社會上詬病以「多數決」的形式來形塑公共利益的意象，此一多. 政治大. 數是在特定的眾人框架內主張，而挾公共利益之名，侵害少數人之利益，並也危. 立. 害非特定眾人之利益。. ‧ 國. 學. 何謂公共？一般認為，社會公共利益只有在受到嚴重損害的情況下才有提起社會公益訴訟的可能性，故「公共」範圍由訴訟之主體及其所主張範圍之界限，可. ‧. 能陷入產生排他或敵對性之盲點，而產生特定眾人之疑慮，非為了人類集體之福祉。美國法學家龐德在鑽研社會公共利益的時候提出「三分利益學說」把利益劃. y. Nat. er. io. 僅用於說明公共利益是不同於個人利益及社會利益。. sit. 分為：個人利益、社會利益與公共利益31，本文不探討國家利益是否為公共利益，. al. n. v i n Ch 彌補其投入之成本，或是取得利潤，使其有意願增加發明與創新，此觀點是增進 engchi U. 以專利訴訟對財產權保護觀點而言，使專利擁有者能夠獲得相對應的報酬，. 公共利益的表現；但兩者之對立性，即專利的財產權過度保護，如其專利具技術基礎性，就影響此一領域藉由競爭而進步改良之發展，造成公共利益之阻礙或減損；另有的智慧財產權在授權時公共性低，而授權後變成事實標準後，公共性提高後，公眾對其產生依賴，廠商因此牟取超額壟斷利潤，帶來社會福利成本的提高32。如跨國公司在他國申請大量專利，形成一技術壁壘，或收取高額的專利許可費，藉由成本提高，產品售價無法降低之情況下，導致貿易壁壘，因專利壟斷，此張平，技術創新中的智慧財產權保護評價一實證分析與理論探討，北京：知識產權出版社，頁 262，2004 年。 31 杜濤，知識產權公益訴訟制度研究，青島大學學位論文，頁 3，2014 年。 30. 32. 劉友華，我國知識產權公益訴訟制度之構建—從知識產權公益訴訟「第一案」談起，學術論. 壇，第 17 卷第 98 期，頁 2，2007 年。 12.

(20) 專利公益訴訟之研究-以中國大陸為例. 第二章專利公益訴訟之介紹. 專利對其應用領域具不可替代性，公眾對產品有了不具彈性之需求後，技術壁壘可能降低藉由競爭而有改善進步之機會，存在對他國之生產者、消費者和整個公共利益造成極大損害。故於公益訴訟下，公共之概念有其一定之射程範圍，即不具無限上綱之非排他性、非敵對性及非特定眾數之概念，此亦是國家利益是否為公共利益之爭議。然於公益訴訟時，公共利益之價值如何衡量，勢必係其擁有多少對抗能力之關鍵，陳新民大法官舉出公共利益是質量的問題，亦即是將一種特定有價值判斷的利益與個人的利益比較起來，產生優勢的保護價值，這才可以導出公共利益超越私人利益的原則。如果公共利益是以數量來判斷，即不免會形成「以大淩小」的問題33，本文認為其中產生爭議之原因主要係與利益之組成元素有關，商業上利益. 政治大. 多是可以計算，但道德與人類美善之利益，欲將其貨幣化或是置於同一度量單位，. 立. 因性質差異而不可及，故多為爭執之所在。. ‧ 國. 學. 陳新民大法官於釋字第709號解釋部分不同意見書中表示，公共利益是一個典型的不確定法律概念，公法學上對此問題早有許多深入探究的文獻。依據德國公. ‧. 法界的探討，大致上已經獲得一種共通的結論：公共利益並不是單純的利益受益人的數量問題，這和一般所謂民主原則所指的少數服從多數（數人頭）並不全然. y. Nat. sit. 一樣，因此公共利益概念具有內容不確定性及受益人不確定的特徵，公共利益也. al. er. io. 和規範法治國家政權與立法合法性依據的民主原則，並無絕對的關連性34，如不能. n. v i n Ch 公共利益其特性包含「群體性」和「公共性」 e n g c h i U，它總是與一個社會群體存在和. 以數量計算，而其質如何衡量，本文探討如下：. 發展所必須的社會價值有關，是不確定的個人於該社會群體中都可享有的權利35。每個社會群體或是國家都有其自我認定之價值偏好，是由其動態歷史進行中各種生活元素所形塑而成，不同群體認同之價值可能存在和諧或是彼此衝突的可能，如資本主義之「競爭」原則和社會主義「分配正義」之衡平，如何讓不同群體妥協. 33. 陳新民，公共利益的概念，憲法基本權利之基本理論（上），頁 129 以下，元照出版社，五版，. 2002 年 7 月。。 34. 陳新民，釋字第 709 號解釋部分不同意見書，頁 7，. http://www.judicial.gov.tw/constitutionalcourt/uploadfile/C100/709%E9%83%A8%E5%88%86%E4%B8 %8D%E5%90%8C%E6%84%8F%E8%A6%8B%E6%9B%B8_%E9%99%B3%E6%96%B0%E6%B0%91%E5%A4 %A7%E6%B3%95%E5%AE%98_.pdf（最後瀏覽日：2016 年 7 月 7 日）。劉友華，同註 32，頁 2。. 35. 13.

(21) 專利公益訴訟之研究-以中國大陸為例. 第二章專利公益訴訟之介紹. 出共同價值，由公共行政之觀點，藉由「理想—過程取向的」（ideal-process oriented）公共利益界定途徑，提供一種表意機會平等的公共對話機制，讓所有政策利害關係人共用公共利益實質內涵的界定，以達成盡可能最廣泛的公共利益36，試圖依比例原則調和各權利人之關係。根據世界貿易組織（WTO）與貿易有關之智慧財產權協定(簡稱TRIPS）基本原則第七條規定：「智慧財產權之保護及執行必須有助於技術發明之提昇、技術之移轉與散播及技術知識之創造者與使用者之相互利益，並有益於社會及經濟福祉，及權利與義務之平衡37」，可知道智慧財產權法的平衡機制，是國家平衡智慧財產權人的專有利益或稱之壟斷利益與社會公眾接近知識和資訊的公眾利益，以此為基礎促進科技、文化和經濟發展的社會公共利益38，公共利益於公益訴訟中如何界定，由上述論證可知其牽涉到個人權利之保護、社會. 政治大. 福利之最大化與國家產業發展進步之目標，為避免刻意著重短期臨時性利益之爭. 立. 第三節. 學. ‧ 國. 奪，本文認為應以具長遠的或永恆的之公共利益作其價值判斷。. 專利公益訴訟之理論基礎. ‧. 公益訴訟可以追溯到古羅馬時期的訴訟制度，區別於當時的私益訴訟，羅馬. sit. y. Nat. 法規定：. er. io. 「以保護個人所有權為目的，僅由特定人才可提起的訴訟為私益訴訟；公益. al. n. v i n Ch 。」可由任意第三人提出具公共利益性質之訴訟，於古羅馬時期即 engchi U. 訴訟是為保護社會公共利益而產生的訴訟，只要法律沒有特別規定者，古羅馬的市民都可提起39. 已存在，而由保護個人和維護社會公共利益探究，公益與私益如有衝突下如何取. 得平衡，於專有權利的保護和施行上，有其限制之必要，而其限制之範圍和強度，不同世代或不同領域之不同群體，要堆疊融合出一般公眾所通認之共識，勢必呈現一種動態之平衡。因此，專利制度賦予創新者之排他專有權力並非無限度的，. 36. 許立一，「語言賽局」與「以過程導向界定公共利益」哲學思維的一致性，文官制度季刊‧第七. 卷第二期，頁 4-5，2015 年 4 月， www.exam.gov.tw/public/Data/551811431571.pdf（最後瀏覽日：2016 年 7 月 7 日）。本文引用譯本：經濟部國際貿易局，與貿易有關之智慧財產權協定， www.trade.gov.tw/cwto/Pages/Detail.aspx?nodeID=458&pid=311767（最後瀏覽日：2016 年 7 月 7 日）。 38 任自力、曹文澤，著作權法: 原理・規則・案例，頁 105，2006 年。 39 牛津法律人詞典，北京：光明同報，頁 54，1998 年。 37. 14.

(22) 專利公益訴訟之研究-以中國大陸為例. 第二章專利公益訴訟之介紹. 在專利保護期間經過後，此一知識性財產權即進入公共領域。因而形成專利公益訴訟之理論基礎引述如下：. 壹、. 由第三人提起訴訟之理論基礎，大陸學者杜濤提出如下40：. 訴權理論是智慧財產權公益訴訟的基礎理論，傳統訴權理論特指僅當權利人在其自身的合法權利遭受到侵害的時候才有資格提起訴訟，訴訟主體應該是和被侵害的利益有著利害關係的權利人，其被侵害的利益與利益主體之間是一種映射關係，故公共利益受到侵害，由第三人提出訴訟具有一合理基礎。因傳統訴權理論係為防止訴訟權的濫用以節省訴訟資源，把能提起訴訟之當事人限制在法律條文明確規定的範圍中，美國史丹佛大學教授科恩提出的程序當事人理論，只要公. 政治大. 民或者組織以自己的名義提起訴訟，就有可能成為適格的訴訟主體41。. 立. ‧. 一、. ‧ 國. 如下42：. 專利公益訴訟中公益與私益平衡之理論基礎，大陸學者馮曉青提出. 學. 貳、. 智慧財產權的有限專有與最終進入公有領域的平衡。. y. Nat. sit. 這種平衡體現於智慧財產權保護期限或者說有效期的限制，其目的在於避免. n. al. er. io. 智慧財產權私權永久性地被個人佔有，使知識產品來源於社會而最終又回歸於社. v. 會，使社會公眾最終能夠不受任何限制地自由獲取知識和資訊。. 二、. Ch. engchi. i n U. 智慧財產權的權能均衡。. 權能均衡是指各行為主體依法享有的權利之種類、數量處於一種相對的平衡狀態。每一專利的專有權，都使用其專利之需求，為了提供創造發明動機之誘因，保護研究發展之永續，專利權排他性之保障係一有效途徑，然相對下就是限制或阻礙他人使用或改良創新此知識之方便性和容易性，取得專利權利後，背後所需負擔之義務有使其平衡之必要。. 杜濤，同註 31，頁 6。張茂，美國國際民事訴訟法，中國政法大學出版社，頁 57，2009 年。 42 馮曉青，利益平衡論：知識產權法的理論基礎，知識產權雙月刊（大陸），第 6 期，2003 年。 40 41. 15.

(23) 專利公益訴訟之研究-以中國大陸為例. 三、. 第二章專利公益訴訟之介紹. 智慧財產權的權利行使方式的平衡。. 專利權人在行使自己的專有權時，以不損害社會公眾利益為前提。智慧財產權人在法律規定的範圍內可以充分地行使自己的權利，社會公眾也應當保障權利的正常行使。但是，權利的行使不能因此影響到公眾對知識和資訊的正常利用。就專利權的行使來說，專利權人不得壟斷技術，排斥他人對技術的正常接近和使用，如教育研究目的。. 以上理論為專利法及公益訴訟中權利之歸屬、權利限制及權利救濟等提供論述之基礎。. 第四節. 立. 治政中國大陸現行相關法律規定大. ‧ 國. 學. 依中國大陸之《中華人民共和國立法》第 54 條規定：「法律根據內容需要，可以分為編、章、節、條、款、項、目。」不同於台灣是條、項、款、目之順序，. ‧. 合先敘明。中國大陸專利法第 3 條第 1 款規定，國務院專利行政部門負責管理全國的專利工作；統一受理和審查專利申請，依法授予專利權。現行中國大陸國務. y. Nat. sit. 院之專利主管機關為國家知識產權局；另依同法第 41 條第 1 款規定，國務院專利. 壹、. al. n. 述之。. er. io. 行政部門設立專利複審委員會，此即進行專利無效宣告審查之行政機關，以下詳. Ch. engchi. i n U. v. 中國大陸專利無效宣告之主管機關—專利複審委員會. 中國大陸專利複審委員會係由國家知識產權局所設43；其組成依中國大陸專利法實施細則第 59 條規定，專利複審委員會由國務院專利行政部門指定的技術專家和法律專家組成，主任委員由國務院專利行政部門負責人兼任，內部人員係由知識產權局中挑選具備 5 年以上經驗的審查員或法律人員擔任44。專利複審委員會原則採行合議審查，以 3 至 5 人所組成之合議組進行專利無效宣告審查，於特別簡單之案件，才例外採行 1 人獨任審查45。. 中國大陸專利法第 41 條第 1 款規定。國家知識產權局，專利審查指南，第四部分第一章，2010 年 1 月。 45 同前註。 43 44. 16.

(24) 專利公益訴訟之研究-以中國大陸為例. 第二章專利公益訴訟之介紹. 另外，專利複審委員會之職責，依據中國大陸專利法第 41 條、第 45 條及第 46 條之規定，係對複審請求及專利權無效宣告請求進行受理和審查，並作出決定，其審查時須符合審查指南所揭示之合法原則、公正執法原則、請求原則、依職權審查原則、聽證原則、公開原則46及一事不再理原則、當事人處置原則和保密原則 47. 。若當事人對專利複審委員會之決定不服，可依法向人民法院提起訴訟，專利複. 審委員會並應出庭應訴48。. 貳、. 專利無效宣告程序. 專利無效宣告，是指對已經授予的專利權，因不符合專利法的規定，由專利複審委員會宣告其不具有法律約束力49。其請求之依據，如前述所提及，規定於中. 政治大. 國大陸專利法第45條和第46條。. 立立法沿革. ‧ 國. 學. 一、. 1984年頒布的中國大陸專利法原本有規定異議程序，意即任何單位或者個人. 可以請求專利複審委員會宣告專利權無效。. Nat. y. ‧. 在授予專利權之前的異議期內可以向專利局提出異議；自授權公告之日起，公眾. sit. 後來歷經兩次修正，第一次修正為1992年，為縮短授予專利權前的等待時間，. er. io. 將授權前的異議程序刪除，改為授權後的撤銷程序，自授權公告之日起六個月內. al. n. v i n Ch 錯，將無效宣告程序的起始時間規定為自授權公告之日起滿六個月後始得提出。 engchi U. 可以提出撤銷專利權的請求。另外，為避免撤銷程序和無效宣告程序在時間上交. 第二次修正為1992，取消撤銷程序，只保留無效宣告程序。同時，為保障程序利益，請求無效宣告程序之對方當事人因有利害關係，增加規定法院必須通知無效. 宣告請求程序的對方當事人作為第三人參加訴訟之義務50。並且取消專利複審委員會對實用新型和外觀設計專利權的終審權，允許對複審決定不服之當事人向人民法院起訴，以與世界貿易組織（WTO）的規則相符51，而專利複審委員會受理申請. 同前註。國家知識產權局，專利審查指南，第四部分第三章，2010 年 1 月。 48 同前註。 49 吳漢東，知識產權法，中國政法大學出版社，頁 181，2004 年。 50 全國人大法律委員會，關於中華人民共和國專利法修正案(草案)說明，第九屆全國人民代表大會常務委員第十五次會議， 2000 年 4 月 25 日。 46 47. 全國人大法律委員會，中華人民共和國專利法修正案(草案)修改情況彙報，第九屆全國人民代. 51. 17.

(25) 專利公益訴訟之研究-以中國大陸為例. 第二章專利公益訴訟之介紹. 後，進行口頭審理，也有給予專利權人充分答辯之機會。. 二、. 請求專利無效宣告之主體. 中國大陸專利法第 45 條規定任何單位或者個人有權提起專利無效宣告請求，凡具有完全民事行為能力之主體，包括專利權人和被許可人以及被轉讓人，認為該已經授權的專利不符合專利法有關規定，即可依法向專利複審委員會請求宣告該專利權無效52。. 三、. 請求專利無效宣告之理由. 中國大陸專利法實施細則第 65 條規定：「依照專利法第 45 條的規定，請求. 政治大. 宣告專利權無效或者部分無效的，應當向專利複審委員會提交專利權無效宣告請. 立. 求書和必要的證據一式兩份。無效宣告請求書應當結合提交的所有證據，具體說. ‧ 國. 學. 明無效宣告請求的理由，並指明每項理由所依據的證據。前款所稱無效宣告請求的理由，是指被授予專利的發明創造不符合專利法第二條、第二十條第一款、第. ‧. 二十二條、第二十三條、第二十六條第三款、第四款、第二十七條第二款、第三十三條或者本細則第二十條第二款、第四十三條第一款的規定，或者屬於專利法第. y. Nat. sit. 五條、第二十五條的規定，或者依照專利法第九條規定不能取得專利權。」即規定. er. io. 提起無效宣告的理由包括發明和實用新型專利不符合新穎性、實用性和創造性的. al. n. v i n Ch 及權利要求書未以說明書為依據、修改超出原說明書和權利要求書的範圍以及妨 engchi U. 規定、外觀設計專利不符合新穎性的相關規定、專利申請說明書的公開不充分以. 礙公共利益的發明創造、不屬於專利授權範圍的發明創造和重複授權的發明創造等。另外，請求人在提出無效宣告請求時沒有具體說明的無效理由、且在提出無效宣告請求之日起一個月內也未補充具體說明，根據專利法實施細則第 64 條第 1 款、第 66 條及審查指南第四部分第三章第 4.1、4.2 節的規定，之後若要再補充請求宣告專利權無效之理由，專利複審委員會不予考慮；請求人在提出無效宣告請. 表大會常務委員會第十六次會議，2000年7月3日。馮飛，專利無效 3 問 3 答，中國知識產權報/國家知識產權戰略網，2016 年 6 月 22 日， http://www.nipso.cn/onews.asp?id=32409（最後瀏覽日：2016 年 7 月 7 日）。. 52. 18.

(26) 專利公益訴訟之研究-以中國大陸為例. 第二章專利公益訴訟之介紹. 求之日起一個月後增加的無效理由，除了指南第 4.2 節規定的兩種情形53外，專利複審委員會一般不予考慮。. 四、. 提起專利無效宣告期間及法律效力. 中國大陸專利法第 45 條規定提起無效宣告的時間自國務院專利行政部門公告授予專利權之日起即可提出，縱使專利權期限屆滿，仍可提起無效宣告請求54。同法第 47 條規定無效宣告的法律效力，經被宣告無效的專利權視為自始即不存在，與台灣專利舉發成立之法律效果相同。專利權被宣告無效，即表示該專利權之授予不符合專利法規定，該專利本不應該被授權。因此宣告無效應使其失去效力，如同從來沒有授予專利權一樣，自授權之日起即被視為是不存在的。. 政治大. 由於專利權無效宣告請求可以在授權後的任何時間（包括專利權期限屆滿終. 立. 止後）提起，因此可能發生專利侵權糾紛之判決或決定執行完畢後，專利權才被. ‧ 國. 學. 宣告無效。如果規定宣告專利權無效的決定對侵權糾紛之判決和處理決定有追溯力，被告需再次提起訴訟以撤銷原來作出的認定侵權成立的判決或決定，要求原. ‧. 來的專利權人退還已獲得的損害賠償金，此舉無異是增加雙方當事人之訟累，也增加法院和專利專責機關的工作難度，亦會影響經濟秩序的穩定性55。因此，立法. y. Nat. sit. 規定專利無效宣告不具有追溯力，即宣告專利權無效的決定，對宣告專利權無效. er. io. 之前，法院已作出並執行的專利侵權的判決、裁定，或已履行、強制執行的專利侵. al. n. v i n Ch 惟若專利權人係出於惡意所造成他人之損失，則應當給予賠償 engchi U. 權糾紛處理決定，及已履行之專利實施許可或專利權轉讓契約，皆不具有追溯力。 56. 。. 53. 1.針對專利權人以合併方式修改的權利要求，在專利複審委員會指定期限內增加無效宣告理. 由，並在該期限內對所增加的無效宣告理由具體說明的。 2.對明顯與提交的證據不相對應的無效宣告理由進行變更的。中華人民共和國專利法第 45 條規定：自國務院專利行政部門公告授予專利權之日起，任何單位或者個人認為該專利權的授予不符合本法有關規定的，可以請求專利複審委員會宣告該專利權無效。 55 國家知識產權局條法司，新專利法詳解，北京：知識產權出版社，頁 2，2001 年版。 56 艾可頌，我國專利無效制度的完善，華東政法大學碩士論文（大陸），頁 5，2008 年 4 月。 54. 19.

(27) 專利公益訴訟之研究-以中國大陸為例. 參、. 第二章專利公益訴訟之介紹. 專利權無效訴訟. 專利權無效訴訟是指不服專利複審委員會的無效宣告審查決定而提起的訴訟 57. 。中國大陸有關知識產權糾紛可分為民事案件、刑事案件及行政案件，參考中國. 大陸人民法院組織法第 11 條規定：「人民法院審判案件，實行兩審終審制。」通常案件都是由基層人民法院為第一審法院，上一級的中級人民法院為第二審法院，但是在某些情況下，最高人民法院會透過司法解釋，調整中級人民法院為第一審受理法院。依中國大陸最高人民法院關於審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規定第 2 條，專利糾紛第一審案件，由各省、自治區、直轄市人民政府所在地的中級人民法院和最高人民法院指定的中級人民法院管轄58。而以專利複審委員會作為被告的專利行政案件，即本文主要討論之專利權無. 政治大. 效訴訟，其管轄法院過去係依據 2009 年 6 月 26 日最高人民法院發布之法發. 立. [2009]39 號《關於專利、商標等授權確權類知識產權行政案件審理分工的規定》59. ‧ 國. 學. 和 2009 年 7 月 6 日北京市高級人民法院發布京高法發[2009]289 號《關於執行﹤ 最高人民法院關於專利、商標等授權確權類知識產權行政案件審理分工的規定﹥. ‧. 的意見》，復依據 2015/5/1 實施新修改的行政訴訟法第 15 條之規定：「中級人民法院管轄下列第一審行政案件：(一) 對國務院部門或者縣級以上地方人民政府. y. Nat. sit. 所作的行政行為提起訴訟的案件；…。」另，同法第 85 條規定：「當事人不服人. er. io. 民法院第一審判決的，有權在判決書送達之日起十五日內向上一級人民法院提起. al. n. v i n Ch 分佈於北京市第一中級人民法院和北京高級人民法院的行政庭和知識產權庭，集 engchi U. 上訴。…」自 2009 年 7 月，中國大陸專利授權確權之行政案件，一、二審由原先. 中到知識產權庭，即一審集中在「北京市第一中級人民法院知識產權庭」審理，二審集中在「北京市高級人民法院知識產權庭」審理，其具專屬管轄性質60，意即根同前註。賴文平，大陸新設立知識產權法院及台商應注意事項，兩岸經貿月刊，2014 年 12 月號， http://www.seftb.org/mhypage.exe?HYPAGE=/03/03_content_01.asp&weekid=191&idx=13（最後瀏覽日：2016 年 7 月 7 日）。 59 中國大陸«關於專利、商標等授權確權類知識產權行政案件審理分工的規定» 第 1 條：「下列一、二審案件由北京市有關中級人民法院、北京市高級人民法院和最高人民法院知識產權審判庭審理：（一）不服國務院專利行政部門專利復審委員會作出的專利復審決定和無效決定的案件。」。第 2 條：「當事人對於人民法院就第一條所列案件作出的生效判決或者裁定不服，向上級人民法院申請再審的案件，由上級人民法院知識產權審判庭負責再審審查和審理。具專屬管轄性質亦即當事人不服國家知識產權局和專利復審委員會的具體行政行為提起的行政訴訟，均由北京市第一中級人民法院（原為北京市中級人民法院）一審管轄，由北京市高級人民法院第二審管轄。這一規定明顯不同於一般行政訴訟案件。」。 60 李勇，專利侵權與訴訟，北京：知識產權出版社，頁 361，2013 年 4 月。 57 58. 20.

(28) 專利公益訴訟之研究-以中國大陸為例. 第二章專利公益訴訟之介紹. 據上述說明以及中國大陸專利法第 41 條、第 45 條與第 46 條規定，當事人不服專利複審委員會之具體行政行為提起的行政訴訟，係以專利複審委員會作為被告，由北京市第一中級人民法院作為第一審法院，北京市髙級人民法院作為第二審法院。實務上，所指專利行政訴訟主要是下列三種情況：1.專利權人作為原告，對專利複審委員會做出的專利權無效或部分無效的決定不服提起；2.無效宣告請求人作為原告，對專利複審委員會做出的專利權有效或部分有效之決定不服而提起；3. 專利權人和無效宣告請求人分別作為原告，均對專利複審委員會之專利權部分有效、部分無效的決定不服而提起。在前兩種情況下，無效宣告請求人或專利權人作為專利無效審查決定的相對人，應以第三人之身份參加專利行政訴訟61。中國大陸最高人民法院藉由確定專利之明確性及保護範圍，讓專利訴訟案件. 政治大. 審理有一基準，而能加快審理效率，於2009年12月發布《關於審理侵犯專利權糾. 立. 紛案件應用法律若干問題的解釋》，再於2016年4月1日起施行《最高人民法院關. ‧ 國. 學. 於審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋（二）》62，並因應審理專利訴訟所需之專業性，於2014年分別於北京、上海和廣州三地設立「知識產權法院」。. ‧. 表 2：兩岸有關智慧財產法院之設立初步比較. Nat. al. v ni. n. 所在 2008 年 7 月 1 日地. 新北市. sit. 3. er. io. 個數 1. 中國大陸知識產權法院. y. 台灣智慧財產法院. Ch. 2014年11月6日 2014年12月16日 engchi U. 北京知識產權法院廣州知識產權法院. 2014年12月28日上海知識產權法院. 管轄全台. 跨區域管轄. 事務刑事、民事及行政訴訟. 民事及行政訴訟. 管轄強制執行事件案件專利、著作權、商標、. 專利、著作權、商標. 類型營業秘密、植物品種及種苗、. 技術秘密、植物新品種. 國家知識產權局條法司，無效宣告請求訴訟程式的性質問題研究，北京務實知識產權發展中心，2006 年 1 月 28 日，http://www.bipi.org/index.php/2014-04-01-06-05-24/422-12（最後瀏覽日： 2016 年 7 月 7 日）。 62 宋曉明、王闖、李劍，《關於審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋（二）》的理解與適用，北京《人民司法（應用）》期刊，第 10 期，頁 28，2016 年。 61. 21.

(29) 專利公益訴訟之研究-以中國大陸為例. 第二章專利公益訴訟之介紹. 積體電路電路佈局保護、公平交易、集成電路布圖設計光碟管理條例審級行政三級二審制訴訟. 四級兩審終審制. 智慧財產法院為第一審. 專利、植物新品種、集成電路布圖. 最高行政法院為終審法院. 設計、技術秘密，知識產權法院為. 民事. 三級三審制. 第一審法院，高等人民法院為終. 訴訟. 智慧財產法院為第一審法審法院。院及第二審法院. 著作權、商標，基層人民法院為第. 最高法院為第三審法院. 一審法院，知識產權法院為終審法院。. 刑事三級三審制訴訟. 立. 政治大. 地方法院為第一審法院. 最高法院為第三審法院. ‧. ‧ 國. 院. 學. 智慧財產法院為第二審法. 表格來源：整理自經濟部智慧財產局63. sit. y. Nat. er. io. 由上表可看出台灣管轄案件為三合一，包括民事、刑事及行政案件。中國大. al. n. v i n Ch 的模式，學者歸納為以下原因：目前中國大陸知識產權法院實行法官員額制，法 engchi U 陸則不管轄刑事案件，實行審判民事及行政二合一模式。中國大陸會選擇二合一. 官人數大大少於普通法院，若又再管轄刑事案件會給知識產權法院莫大的案件壓力；刑事案件審判與民事、行政案件審判在審理程式、證據制度、裁判理念等方面存在差異，知識產權法院民事法官難以勝任刑事審判任務；刑事案件審判涉及偵查、公訴、被告人羈押或出庭等諸多環節，其現行制度與知識產權法院難以實現順暢對接，因為這些問題無法在短時間內解決，中國大陸知識產權法院因而選擇民事及行政二合一模式。然而二合一模式確實有缺點存在，智慧財產權侵權案件通常要以特定智慧財產權有效存在以及構成侵權為前提，刑事案件與民事、行政. 經濟部智慧財產局，兩岸有關智慧財產法院之設立初步比較， 2014 年 9 月 15 日， https://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=530430&ctNode=7127&mp=1（最後瀏覽日：2016 年 7 月 7 日）。. 63. 22.

(30) 專利公益訴訟之研究-以中國大陸為例. 第二章專利公益訴訟之介紹. 案件分由不同法院或者不同審判庭審理，容易造成裁判矛盾64，因此仍是台灣智慧財產法院三合一模式較佳，中國大陸知識產權法院採行二合一模式應該只是過渡時期，之後可能會再進行修正。而自 2014 年 11 月 6 日中國大陸北京知識產權法院成立之後，專利複審委員會對專利權無效宣告請求進行審查而作出的決定。無效宣告請求人、專利權人對該決定不服，可以自收到決定之日起三個月內向北京知識產權法院提起訴訟65。. 立. 政治大. ‧. ‧ 國. 學. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. i n U. v. 朱理，我國知識產權法院訴訟制度革新，智合法律新媒體（大陸）， 2015 年 12 月 16 日 http://zhihedongfang.com/article-15321/（最後瀏覽日：2017 年 2 月 22 日）。 65 中國大陸國家知識產權局專利複審委員會，複審委員會簡介，http://old.siporeexam.gov.cn/zwgk/index.htm（最後瀏覽日：2016 年 7 月 7 日）。 64. 23.

(31) 專利公益訴訟之研究-以中國大陸為例. 第二章專利公益訴訟之介紹. 準備無效宣告請求的材料，面交或寄至複審委員會，並繳納無效宣告請求費. 收文登記. 數據採集、掃描. 形式審查. 發出不予受理通知書. 政治大. 發出補正通知書. ‧. 是否合格. sit. n. al. er. io. 補充理由、意見陳述合議組向雙方當事人發出口審通知書. 否. y. Nat. 向雙方當事人發出受理通知書. 是. 補正. 學. 受理. ‧ 國. 立. 發出視為未提出通知書. Ch. engchi. i n U. v. 合議組向雙方當事人發出無效審查決定. 參加口審. 不服審查決定向法院起訴、上訴. 審查決定經司法審查維持圖 1：專利公益訴訟流程圖圖片來源：本文繪製 24. 審查決定經司法審查撤銷.

(32) 專利公益訴訟之研究-以中國大陸為例. 肆、. 第二章專利公益訴訟之介紹. 行政覆議之規定. 中國大陸有行政覆議之制度，並制定有行政覆議法，行政覆議是指公民、法人或者其他組織認為具體行政行為侵犯其合法權益，依法向行政機關提出行政覆議申請，行政機關受理行政覆議申請、作出行政覆議決定。此制度設置能夠監督行政機關係依法行使職權，並保護公民、法人和其他組織的合法權益，保障其有行政救濟之管道66。中國大陸解決行政爭議通常係透過行政覆議和行政訴訟之救濟途徑。行政覆議制度可以說是行政訴訟救濟的基礎及前提，兩者的關係可以是選擇模式、覆議前置模式和特例模式三種67。. 政治大. 惟在本文主要探究之「無效宣告請求」這一部分，若專利權人或者無效宣告. 立. 請求人對無效宣告請求審查決定不服者，依中國大陸現行《國家知識產權局行政. ‧ 國. 68. 學. 覆議規程》（第 66 號）第 5 條之規定，並不能向國家智慧財產權局申請行政覆議，因其為專利複審委員會以自己名義所作出之決定，若對其決定不服，依法應向. ‧. 人民法院提起訴訟或請專利複審委員會重新考慮，而不能申請行政覆議，故本文對於行政覆議制度即不再深入探討之。. sit. y. Nat. er. io. 綜上所述，中國大陸目前請求專利無效宣告的主體是任何個人或單位；程序. al. n. v i n Ch 複審委員會的審查決定的，可以自收到審查決定通知之日起三個月內向北京知識 engchi U 方面，專利無效宣告請求人應當向專利複審委員會提出無效宣告請求。不服專利. 產權法院起訴，即為行政訴訟的性質。. 中國大陸行政覆議法第 1 條及第 2 條。中山大學（大陸）《行政管理學》，第十二章行政監督、第三節我國行政救濟監督制度， http://wiki.mbalib.com/wiki/%E8%A1%8C%E6%94%BF%E5%A4%8D%E8%AE%AE（最後瀏覽日：2016 年 7 月 7 日）。 68 國家知識產權局令，第六十六號《國家知識產權局行政覆議規程》第 5 條：對下列情形之一，不能申請行政覆議：（一）專利申請人對駁回專利申請的決定不服的；（二）複審請求人對複審請求審查決定不服的；（三）專利權人或者無效宣告請求人對無效宣告請求審查決定不服的；（四）專利權人或者專利實施強制許可的被許可人對強制許可使用費的裁決不服的...， http://www.sipo.gov.cn/zwgg/jl/201310/t20131023_837457.html（最後瀏覽日：2016 年 7 月 7 日）。 66 67. 25.

(33) 專利公益訴訟之研究-以中國大陸為例. 第五節壹、. 第二章專利公益訴訟之介紹. 美國專利公益訴訟案例. 美國現行制度介紹. 美國專利無效審查，專利權人與涉嫌侵權廠商主要的三個攻擊防禦地點，包含美國專利商標局（US Patent and Trademark Office, USPTO）、美國聯邦法院（Federal Court）與美國國際貿易委員會（International Trade Commission, ITC），其上訴機關均為聯邦巡迴上訴法院（Court of Appeals for the Federal Circuit, CAFC），該上訴機關得使各機關間歧異法律見解統一，維持法律的穩定性69。. 立. 政治大聯邦最高法院. ‧. ‧ 國. 學. (U.S. Supreme Court). 聯邦巡迴上訴法院. Nat. n. al. er. io. sit. y. (U.S. CAFC). Ch. engchi. i n U. v. 專利審判暨上訴委員會. 各地聯邦地方法院. （Patent Trial and. (U.S. District Courts). Appeal Board，PTAB）. 美國國際貿易委員會. 美國專利商標局 (USPTO). 圖 2：美國專利審查救濟審級圖片來源：本文繪製. 劉尚志等，美國專利訴訟教戰手冊，經濟部智慧財產局，頁 7， 2012 年 3 月。. 69. 26. (ITC).

(34) 專利公益訴訟之研究-以中國大陸為例. 第二章專利公益訴訟之介紹. 美國專利無效一向由法院審理，於 1981 年在專利商標局(以下簡稱 USPTO) 建立複審 (reexamination)制度(另翻譯為再審查制度)，讓第三者可在行政機關主張專利無效70。另國際貿易委員會得依據關稅法 337 條之邊境保護措施規定，經原告申請，可主張違反不公平競爭而對其產品簽發暫停及停止銷售命令（Cease and Desist Order）或排除命令（Exclusion Order）71。美國法制的發展可以觀察出第三人（任何無利害關係之人）參與的程度逐漸提升，無利害關係之第三人也可以上訴至聯邦巡迴上訴法院。. 於三個攻擊防禦地點針對可主張專利無效情事說明如下：. 一、. 政治大. 各地聯邦地方法院 (U.S. District Courts). 立. ‧ 國. 學. 美國在法院主張專利無效之時機有二：. 一為受專利侵害者以抗辯(plead)或反訴(counterclaim)的方式對專利侵權者提. ‧. 出專利侵害訴訟，二為提出專利無效確認訴訟(declaratory judgment)於有受專利侵權之可能時72。. sit. y. Nat. er. io. 依據美國專利法第 282 條規定，於侵害訴訟時得採用之抗辯有四種情事：. al. n. v i n Ch (2)以未具第二章有關取得專利要件之規定為理由，於訴訟中主張專利權或任何申 engchi U. (1)無侵權行為、欠缺侵權責任或有不得主張專利權之情事者。. 請專利範圍項目為無效者。. 因不符第 112 條或 251 條之要件，而使專利權或任何請求項為無效者。 (4)其他依本法足以構成答辯之事實或行為者。前述第 2 款係指美國專利法可予專利之發明、新穎性、非顯而易知性。第 3 款亦規定得對說明書內容、專利範圍內容、有違反再領證（reissue）之限制等，提出專利無效主張73。. 劉國讚，美國專利無效之訴訟及複審制度之研究，智慧財產權月刊，第 89 期，頁 5，1996 年 5 月。 71 劉尚志等，同註 69，頁 9。 72 劉國讚，同註 70，頁 8。 73 劉國讚，同註 70，頁 10-11。 70. 27.