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第五章 中國大陸「專利公益訴訟」部分案例

第三節 花旗銀行案

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第三節 花旗銀行案

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一、案情摘要

(一) 雙方當事人簡介 1. 北京法大園科技有限公司

中國政法大學科技園(以下稱法大科技園)是由中國政法大學與中關村國家 自主創新示範區管理委員會共同建立的大學科技園,於 2007 年 5 月掛牌成立,是 全國首家以法律服務為主要業務的大學科技園。依託中國政法大學法學優勢學科,

重點培育發展法律服務產業,包括法律諮詢服務、智慧財產權專業服務、法學教 育培訓服務、證據和法庭科學技術服務等法律相關領域的新興產業。法大科技園 集孵化器和創業園為一體,以培育和支援留學生與大學生創業企業發展為核心,

以法律服務型企業孵化、創新創業人才培養、留學人員創業等多個專項服務為基 礎,整合政府、社會和學校多種資源,為在孵企業尤其留學生和大學生創業的企 業,提供多項服務和優惠政策,搭建科技成果轉化、創業就業實踐平臺187

2. 花旗銀行有限公司

花旗銀行在中國知識產權局先後提出 20 余項商業方法的專利申請,其中兩項 在 2002 年、2003 年分別獲得了授權。這兩項發明專利分別是「電子錢系統」、

「資料管理的電腦系統和操作該系統的方法」。 但是,從 2003 年專利授權以來,

花旗並沒有主張自己的權利,沒有向任何一家銀行或金融機構提出侵權訴訟。事 實上,對這兩項金融產品相關的商業方法專利申請,其能否獲得專利保護存在很 大爭論。官方在事後通過各種非正式管道解釋為審查事故188

186中國大陸國家知識產權局專利複審委員會,無效宣告請求審查決定第 13362 號,2009 年 5 月 11 日。

187法大科技園,園區簡介,2014 年 7 月 3 日,

http://web.cupl.edu.cn/html/kjy/kjy_8/20140703203052040341575/20140703203052040341575.html

(最後瀏覽日:2016 年 12 月 31 日)。

188上海天聞世代律師事務所,案例評析業務研究-商業銀行的知識產權保護(二),2015 年 10 月 30 日,http://www.elawfirm.com.cn/alpx/info_14_itemid_331.html(最後瀏覽日:2016 年 12 月 25 日)

表格來源:整理自 WIPO PATENTSCOPE 資料庫 國際階段 SYSTEM FOR DATA

MANAGEMENT AND METHOD FOR

OPERATING SAID SYSTEM

10.9.1996 PCT/EP1996/003972 WO1997010559

G06F 15/00 (2006.01), G06F 19/00 (2006.01)

國家階段

國家名稱 國家階段申請日期 專利號碼 處理狀態

Canada 04.04.1997 2201910

China 10.09.1996 96191072.0

Czechia 13.06.1997 PV1997-1831 Published: 16.12.1998 Granted: 12.02.2003 Republic of Korea 13.05.1997 1019970703238 Published: 01.12.1997

Granted: 27.10.2003

Mexico Not_Available

New Zealand 04.04.1997 319126 Published: 28.07.1998 Granted: 20.11.1998

Romania 24.04.1997 97-00799

Singapore 1997034177

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二、專利複審委員會之決定

(一)審查標的

本專利授權公告之文本。

(二) 審查決定之理由

本案主要依據專利法第22條第2款及第3款規定,判斷該專利不具備新穎 性。評價新穎性應當根據單獨對比的原則,將權利要求與一份對比檔的 內容相比較,而不能與多份對比檔的組合進行比較,若權利要求與對比 檔相比存在區別技術特徵,並使二者方案實質上不相同,則所述權利要 求具備新穎性。

如果一項權利要求所保護的技術方案的大部分技術特徵已被一篇對比檔 公開,而兩者的區別技術特徵為本領域的公知常識,或者在另一篇對比 檔中給出將上述區別技術特徵應用到作為最接近的現有技術的對比檔以 解決其技術問題的啟示,那麼該權利要求所保護的技術方案不具備創造 性。

(三) 審查結果

2009 年 5 月 18 日,專利複審委員會就中國政法大學知識產權研究中 心對花旗銀行方法專利提出的無效宣告請求,宣告花期銀行在中國大 陸的名稱為「資料管理的電腦系統和操作該系統的方法」的發明專利,

共 28 項權利要求全部無效。

花旗銀行在該專利遭無效宣告之後,另一個專利「電子錢系統」也沒有進行 維護而於 2006 年自動廢止。

三、小結

目前中國大陸大多數的銀行證券企業使用的資料處理系統都或多或少地使用 該發明專利的部分技術或方法,而花旗銀行因為和中國大陸金融證券業仍有較多 合作,尚未對中國大陸企業使用該專利中的部分專利技術提出侵權;一旦花旗銀 行利用該專利對中國大陸使用該專利的金融證券企業提出要求,金融證券業也將

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遭受前述第一節如 DVD 產業同樣的「滅頂之災」,因此自從花旗銀行該專利被授 權後就引起中國大陸公眾的關注與爭議189

同樣對照台灣之情形,本文以專利檢索方式查找,花旗銀行在台灣亦有就該

「資料管理的電腦系統和操作該系統的方法」,以專利名稱「自動資料管理的電 腦系統和操作該系統的方法」申請台灣發明專利,申請號 085114703、公告號 343312,其專利權效期始至 1998 年 10 月 21 日,至 2016 年 11 月 27 日止,台灣 亦無人對之提起專利舉發。

189花旗銀行 19 項專利“暗器”針對網上銀行,2010 年 10 月 12 日,

http://www.wxip.org/wxzscq/showinfo/showinfo.aspx?infoid=03c93a2f-4dd3-4c91-b1e0-9e586044fec2&categoryNum=008004001&siteid=1(最後瀏覽日:2016 年 12 月 25 日)

日,http://ip.people.com.cn/n/2013/0423/c136655-21246721-2.html(最後瀏覽日:2016 年 12 月 25 日)