電腦軟體發明之專利適格性－以商業方法為中心 - 政大學術集成
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(2) 立. 政 治 大. ‧. ‧ 國. 學. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. i Un. v.
(3) 謝辭. 很開心在離開校園多年後能再次重溫當學生的感覺，並且拿到我第三個碩士 學位。這段寫論文的日子，每天在忙碌的工作後回家繼續挑燈夜戰。夜深人靜時， 偶爾會回想起當年在美國求學的日子，在大雪紛飛的冬夜，一邊埋首苦讀，一邊 望著窗外的雪白世界思索著人生的未來。而這一切的辛苦都在日後變成甜美的回 憶。取得這個法律碩士學位，也補足了當年沒有選擇唸文組的人生。如今想想， 人生真的就像一場未知的旅程，只有親自走過才能真正擁有自己的人生。. 治 政 感謝我的指導老師沈宗倫教授，每次跟老師討論都能感受到老師對研究的熱 大 立 忱與理想。在論文的架構與資料的蒐集上，老師都給了我很大的幫助。更不用說 ‧ 國. 學. 老師在繁忙的教學工作中還不斷挪出時間幫我修改論文，才讓我可以順利完成論. ‧. 文。感謝熊誦梅法官，不但在課堂上親切的指導，也指點我很多寶貴的實務建議，. sit. y. Nat. 讓我能逐步一窺法律這個殿堂，也期許自己朝專業的法律人邁進。感謝陳起行教. io. 發，也學習到該如何將不同的知識領域完美的融合。. n. al. Ch. engchi. er. 授，老師兼具法律、理工與哲學的思考模式，讓我在學習的過程中得到不同的啟. i Un. v. 感謝在職班的好同學們，很榮幸能跟來自不同領域的大家成為同學跟好朋 友。除了學業的交流外，彼此更是熱心互相幫助，互相分享生活的點點滴滴。而 這也成為就讀在職班的收穫之ㄧ。尤其是在進入職場後，這份情誼更顯彌足珍 貴。在論文寫作的過程中，特別要感謝昌義跟惠貞的幫助，讓我省去很多摸索的 時間。也希望這本論文能給往後的讀者帶來幫助。 最後要感謝我親愛的家人，陪伴我度過人生的起起伏伏。人生幾何，而家永 遠是最溫暖的歸處。當年紀漸長，更懂得珍惜所擁有的一切。往後的人生，期許 自己能達成目標，自我實現。生命的果實，自然會更加甜美！. i.
(4) 電腦軟體發明之專利適格性－以商業方法為中心 Patent Eligibility of Computer Software Invention － Focused on Business Method. 摘要 電腦軟體與商業方法是否為可專利標的，一直是各國專利實務之一大爭點。 美國聯邦最高法院甫於 2014 年 6 月作出眾所矚目的 Alice v. CLS bank 案判決，. 政 治 大 第 101 條之適格客體，隨後美國專利商標局亦因應 Alice 案判決而公布最新的審 立 確立了使用 Mayo v. Prometheus 案的二步分析法來檢驗發明是否屬於美國專利法. ‧ 國. 學. 查基準。再加上我國亦於 2014 年公布最新的電腦軟體相關發明審查基準，其中 對於電腦軟體與商業方法之可專利性亦多所著墨。以上種種皆使得此一爭點近期. ‧. 又成為熱門的話題。. sit. y. Nat. 本論文試圖藉由整理美國及歐洲關於電腦軟體與商業方法專利標的適格性. n. al. er. io. 之重要案例，歸納出美國及歐洲實務見解之演進歷程，並從美國及歐洲專利制度. i Un. v. 面討論造成不同見解的原因。再進一步分析美國及歐洲實務見解對我國 2014 年. Ch. engchi. 版電腦軟體相關發明審查基準及相關法院判決的影響。 經由本論文之研究可得知，美國實務已由原本寬鬆的認定標準轉為逐漸限縮 電腦軟體與商業方法的專利標的適格性。歐洲實務雖一直堅守以「技術性」要件 作為判斷專利標的適格性之核心標準，卻已將原本要求的「技術貢獻」要件移至 進步性審查階段。至於我國 2014 年版電腦軟體相關發明審查基準，則似乎有意 兼採美國與歐洲近期的判決見解來進一步限縮電腦軟體與商業方法的可專利 性。本論文將比較我國 2014 年版電腦軟體審查基準與美國及歐洲近期實務見解 之間的對應關係，並提供相關的修訂建議。. ii.
(5) 目錄 第一章 緒論..................................................................................................................1 第一節 研究動機及目的 ..........................................................................................1 第二節 研究方法 ......................................................................................................1 第三節 研究架構 ......................................................................................................2 第二章 電腦軟體發明之概述 .....................................................................................5 第一節 電腦軟體之定義 ..........................................................................................5 第二節 電腦軟體之保護模式 ..................................................................................6 第一項 著作權......................................................................................................6 第二項 營業秘密..................................................................................................7 第三項 專利權......................................................................................................9 第一款 專利標的適格性................................................................................10 第二款 產業利用性........................................................................................ 11 第三款 新穎性................................................................................................12 第四款 進步性................................................................................................13 第三節 電腦軟體與商業方法之專利實務發展 ....................................................15. 立. 政 治 大. ‧. ‧ 國. 學. n. al. er. io. sit. y. Nat. 第一項 電腦軟體之專利實務現況與困境........................................................16 第一款 電腦軟體專利之意涵........................................................................16 第二款 電腦軟體專利之類型........................................................................16 第三款 電腦軟體專利於專利法之爭議........................................................19 第二項 商業方法之專利實務現況與困境........................................................22 第一款 商業方法專利之意涵........................................................................22 第二款 商業方法專利之類型........................................................................23 第三款 商業方法專利於專利法之爭議........................................................24 第三項 電腦軟體與商業方法於專利實務之互動與關聯................................25 第四節 小結 ............................................................................................................27. Ch. engchi. i Un. v. 第三章 美國電腦實施商業方法之專利適格性 .......................................................28 第一節 發明專利標的適格性之相關規定 ............................................................28 第二節 專利適格性三部曲（TRILOGY） ..............................................................29 第一項 Gottschalk v. Benson .............................................................................29 第二項 Parker v. Flook .......................................................................................30 第三項 Diamond v. Diehr...................................................................................32 第三節 「有用、具體且有形結果」測試法 ........................................................33 第四節 機器或轉換測試法 ....................................................................................34. iii.
(6) 第一項 In re Bilski..............................................................................................34 第二項 Bilski v. Kappos .....................................................................................36 第三項 Bilski 案之評論 .....................................................................................37 第五節 二步分析法 ................................................................................................39 第一項 Mayo v. Prometheus...............................................................................39 第二項 Alice v. CLS bank ..................................................................................40 第一款 本案事實............................................................................................40 第二款 CAFC 全院聯席判決 ........................................................................40 第一目 方法請求項....................................................................................40 第二目 電腦可讀媒體請求項....................................................................41 第三目 系統請求項....................................................................................42 第三款 聯邦最高法院判決............................................................................43 第六節 ALICE 案之影響 .........................................................................................44 第一項 依據第 101 條核駁之比例大增............................................................44 第二項 不具專利標的適格性之判決增加........................................................45 第三項 各界評論................................................................................................48 第七節 美國專利審查基準之修訂 ........................................................................51. 立. 政 治 大. ‧ 國. 學. ‧. 第一項 Alice 案暫行審查基準..........................................................................51 第二項 2014 年專利標的適格性暫行基準.......................................................52 第三項 2015 年 7 月更新版標的適格性...........................................................54 第八節 小結 ............................................................................................................56 第一項 Alice 專利請求項修正建議..................................................................56 第二項 上位判斷架構建議................................................................................58 第三項 結語........................................................................................................59. er. io. sit. y. Nat. al. n. iv n C 歐洲電腦實施商業方法之專利適格性 h e n g c h.......................................................61 i U. 第四章. 第一節 發明專利標的適格性之相關規定 ............................................................61 第二節 歐洲專利局上訴委員會重要案例分類 ....................................................63 第一項 「技術貢獻」測試法............................................................................63 第二項 「進一步技術功效」測試法................................................................64 第三項 「任何硬體」測試法............................................................................65 第四項 案例總結................................................................................................67 第三節 歐洲專利局擴大上訴委員會之見解 ........................................................69 第四節 歐洲專利局官方公報之審查指南 ............................................................71 第五節 電腦實施發明可專利性指令草案 ............................................................72 第六節 小結 ............................................................................................................74 第五章 我國電腦實施商業方法之專利適格性 .......................................................76 第一節 發明專利標的適格性之相關規定 ............................................................76 iv.
(7) 第二節 電腦軟體相關發明審查基準 ....................................................................78 第一項 電腦軟體發明適格客體之規定............................................................78 第二項 2014 年版電腦軟體審查基準修訂重點...............................................80 第三節 相關案例 ....................................................................................................84 第一項 智慧財產法院 102 年度民專上字第 25 號民事判決..........................84 第一款 案例事實及系爭請求項....................................................................84 第二款 法院見解............................................................................................86 第三款 判決評析............................................................................................90 第二項 智慧財產法院 100 年度民專上更(一)字第 5 號民事判決.................91 第一款 案例事實及系爭請求項....................................................................91 第二款 法院見解............................................................................................92 第三款 判決評析............................................................................................96 第三項 智慧財產法院 102 年度行專訴字第 88 號行政判決..........................97 第一款 案例事實及系爭請求項....................................................................97 第二款 法院見解............................................................................................98 第三款 判決評析..........................................................................................102 第四節 小結 ..........................................................................................................103. 立. 政 治 大. ‧ 國. 學. ‧. 第一項 請求項修正建議..................................................................................103 第二項 結語......................................................................................................105 第六章 結論..............................................................................................................107. y. Nat. sit. n. al. er. io. 第一節 我國與歐美電腦軟體專利適格性之比較 ..............................................107 第一項 美國電腦軟體專利標的適格性之評析..............................................107 第二項 歐洲電腦軟體專利標的適格性之評析..............................................108 第三項 我國電腦軟體專利標的適格性之評析..............................................108 第四項 結語......................................................................................................109 第二節 我國 2014 年版電腦軟體審查基準之檢視 ............................................110 第一項 2014 年版電腦軟體審查基準修訂內容分析..................................... 110 第一款 專利標的適格性.............................................................................. 110 第二款 進步性.............................................................................................. 111 第二項 2014 年版電腦軟體審查基準之建議................................................. 113 第三節 「專利標的適格性」要件之再檢視 ......................................................115 第一項 「專利標的適格性」要件之必要性.................................................. 115 第二項 「專利標的適格性」要件與「進步性」要件之區別...................... 116 第三項 「專利標的適格性」要件之優先性.................................................. 117 第四節 總結 ..........................................................................................................118. Ch. engchi. i Un. v. 參考文獻....................................................................................................................120. v.
(8) 第一章 緒論. 第一節 研究動機及目的 電腦軟體與商業方法是否為可專利標的，一直是各國專利實務之一大爭點。 適逢我國電腦軟體相關發明審查基準甫於 2014 年修訂，且美國聯邦最高法院亦 於 2014 年 6 月作出眾所矚目的 Alice v. CLS bank 案判決，使得此一爭點近期又 成為熱門的話題。 筆者曾就讀資訊相關系所，亦曾從事軟體研發工作，加上目前從事專利實務 工作，自然對上開議題抱有高度之研究興趣。以筆者親身之經驗，我國實務以往. 治 政 對於電腦軟體與商業方法的審查重心多半著重於新穎性及進步性要件，甚少涉及 大 立 專利標的適格性要件之討論。然在 2014 年版電腦軟體相關發明審查基準公布 ‧ 國. 學. 後，針對專利標的適格性要件之核駁案件明顯增加。雖然電腦軟體相關發明審查. ‧. 基準中提供了不少案例說明，卻仍無法從中得出一套明確的判斷標準。再加上電. sit. y. Nat. 腦軟體相關發明審查基準甫經修訂，相關討論文獻委實有限，更遑論有將其與各. io. er. 國近期實務見解比較與分析之文獻。. 由於我國電腦軟體相關發明審查基準主要是參考美國及歐洲實務見解而修. al. n. iv n C 訂，故本研究主要目的即在於比較與分析美國、歐洲與我國實務見解對於電腦軟 hengchi U. 體與商業方法可專利性之演進歷程，藉此瞭解各國實務見解背後的法理精神，並 分別探討可能產生的問題。最後再據此進一步對我國電腦軟體相關發明審查基準 之修訂提供建議。. 第二節 研究方法 本論文採用如下述之案例分析法、文獻分析法及比較分析法進行研究：. 一、案例分析法 關於電腦軟體與商業方法可專利性之審查，美國及歐洲皆是藉由重要案例見 1.
(9) 解的累積來形成實務見解，且相關案例見解亦會成為其專利審查基準的一部分。 因此，藉由案例分析法，可以瞭解美國及歐洲實務對於電腦軟體與商業方法可專 利性之演進歷程。 此外，我國法院判決雖較少著墨於電腦軟體與商業方法之可專利性，然藉由 相關案例的分析，亦可從中整理出目前智慧財產法院之審理原則，從而通盤瞭解 我國之實務見解。. 二、文獻分析法 藉由搜集、整理並分析國內外關於電腦軟體與商業方法可專利性之文獻，包. 治 政 括書籍、期刊論文、審查基準、專利公報刊物及網路資料，歸納出美國、歐洲及 大 立 我國學界及實務之見解。更進一步探討美國、歐洲及我國專利制度可能產生的問 ‧ 國. 學. 題，並提出可行的解決方案。. ‧ sit. y. Nat. 三、比較分析法. io. er. 比較美國、歐洲及我國關於電腦軟體與商業方法可專利性見解之差異，並分 析造成差異的比較法上的原因。此外，亦比較我國 2014 年版電腦軟體審查基準. al. n. iv n C 與美國及歐洲近期實務見解之間的對應關係，並據此對其往後修訂之方向提供建 hengchi U 議。. 第三節 研究架構 本論文第一章為緒論，說明本論文之研究動機及目的、研究方法及整體研究 架構。 第二章為電腦軟體發明之概述。首先對電腦軟體加以定義。接著討論電腦軟 體可採用之保護模式，包括著作權、營業秘密及專利權，並分析三者之間的差異 及優缺點。再討論取得專利權必須具備之可專利性要件，包括專利標的適格性、 產業利用性、新穎性及進步性。最後探討電腦軟體與商業方法之專利實務發展， 2.
(10) 包括電腦軟體與商業方法專利之意涵、類型及爭議，並分析兩者間之互動與關聯 性。 第三章探討美國法上電腦軟體專利適格性之發展。首先論述發明專利標的適 格性之相關規定。接著探討美國實務見解之演進，從早期之案例直到近期如 Bilski 案、Mayo 案及 Alice 案等重要案例之分析。之後再討論 Alice 案所造成之影響， 以及美國專利商標局因應 Alice 案判決而公布的最新審查基準，包括「Alice 案暫 行審查基準(Preliminary Examination Instructions in view of the Supreme Court Decision in Alice Corporation Pty. Ltd. v. CLS Bank International, et. al.)」 、 「2014 年 專 利 標 的 適 格 性 暫 行 基 準 (2014 Interim Guidance on Patent Subject Matter. 治 政 Eligibility)」及「2015 年 7 月更新版標的適格性（July 大2015 Update: Subject Matter 立 Eligibility）」 。最後建議如何修正 Alice 專利之方法請求項之內容，使其能夠具備 ‧ 國. 學. 標的適格性。. ‧. 第四章探討歐洲法上電腦軟體專利適格性之發展。首先論述發明專利標的適. sit. y. Nat. 格性之相關規定，尤其是歐洲專利法規針對專利標的適格性所要求的「技術性」. io. er. 要件。接著探討歐洲專利局上訴委員會重要案例見解之演進，以及歐洲專利局擴 大上訴委員會之見解。最後再簡述歐洲專利局官方公報（Official Journal）所公. al. n. iv n C 布之電腦實施商業方法審查指南，以及歐盟委員會提出之電腦實施發明可專利性 hengchi U 指令草案。. 第五章探討我國法上電腦軟體專利適格性之發展。首先論述發明專利標的適 格性之相關規定。接著分析我國 2014 年版電腦軟體相關發明審查基準之修訂內 容。最後整理並分析相關的我國法院判決，並探討判決見解與美國及歐洲相關案 例見解的關聯性，以及我國 2014 年版電腦軟體相關發明審查基準對日後法院判 決可能產生的影響。同時建議如何修正判決中所涉請求項之內容，使其能夠具備 標的適格性。 第六章根據前開章節內容作出綜合性評論。首先比較美國、歐洲及我國關於 電腦軟體與商業方法可專利性見解之差異，並從其專利制度面討論造成差異的原 3.
(11) 因。接著整體檢視我國 2014 年版電腦軟體審查基準，比較其與美國及歐洲近期 實務見解之間的對應關係，並提供相關的修訂建議。本論文最後再回歸到專利標 的適格性要件本身，探討其存在的必要性、與進步性要件之區別及在審查順序上 的優先性，最終提出歸納性之總結。. 立. 政 治 大. ‧. ‧ 國. 學. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. 4. i Un. v.
(12) 第二章 電腦軟體發明之概述. 第一節 電腦軟體之定義 在討論電腦軟體發明之前，首先必須對「電腦軟體」加以定義。我國專利審 查基準將「軟體」定義為：「對應於電腦及其輸出入周邊裝置等電子和物理實體 為主的硬體，為活用電腦經由人的腦力發展的程式群為主體的應用技術」 。而「程 式」係指：「一組指令，當儲存於電腦可讀取媒體時，可以引起電腦有資料處理 的能力，以指出、完成或實現一特定之功能、工作或結果」1。世界智慧財產權 組織（World Intellectual Property Organization，WIPO）於 1978 年公布之「電腦. 治 政 軟體保護標準條款」（Model Provisions on the Protection 大 of Computer Software） 立 則將「電腦軟體」定義為包含「電腦程式（computer program）、程式描述（program ‧ 國. 學. description）及輔助資料（supporting material）」。其中「電腦程式」之定義與. ‧. 上述我國專利審查基準對「程式」之定義相同2， 「程式描述」係指「以文字、圖. y. sit. ，而輔助資料係指「輔助瞭解或應用電腦程式之問題描述、使用者指令或相類. io. er. 3. Nat. 表或其他形式表示之電腦程式之流程，足夠詳細以決定構成電腦程式之指令集」. 之資料」4。美國著作權法第 101 條則是規定：「電腦程式係一套敘述或指令可. n. al. i Ch 直接或間接被使用於電腦以完成一定之結果」 。U n engchi. v. 5. 歸納上述電腦軟體的定義，電腦軟體為「令電腦產生動作之相關程式（原. 始碼、目的碼、微碼）或程序（資料結構、流程圖）或步驟（演算法）」6。其. 1. 經濟部智慧財產局，專利審查基準第 2 篇第 12 章，頁 2-12-33，2014 年。 “computer program” means a set of instructions capable, when incorporated in a machine-readable medium, of causing a machine having information-processing capabilities to indicate, perform or achieve a particular function, task or result. 3 “program description” means a complete procedural presentation in verbal, schematic or other form, in sufficient detail to determine a set of instructions constituting a corresponding computer program. 4 “supporting material” means any material, other than a computer program or a program description, created for aiding the understanding or application of a computer program, for example problem descriptions and user instructions 5 Copyright Law of the United States §101：「A “computer program” is a set of statements or instructions to be used directly or indirectly in a computer in order to bring about a certain result」 。 6 劉尚志、陳佳麟，電子商務與電腦軟體之專利保護：發展、分析、創新與策略，頁 13，2001 年 9 月 2 版。 2. 5.
(13) 中「演算法」係指一組用以解決問題而可以逐步執行的步驟或程序，而「資料結 構」則是指資料間之組成關係或運作方式，包括如何描述資料、存取資料、儲存 資料及資料運作的演算法等問題。在使資料的儲存空間最少且存取的效率達到最 大7。簡言之，演算法係電腦程式執行的步驟，是整個電腦軟體的核心，也是決 定執行電腦程式所需時間複雜度（time complexity）的主要原因。而資料結構則 是電腦程式存取及儲存資料的方式，其與演算法相輔相成，決定了電腦軟體的效 能。 綜上所述，電腦軟體係程式設計師藉由撰寫電腦程式來體現演算法的實施方 式，是心智推理步驟的表達方式，可以解決特定的問題，並達成特定的. 治 政 工作或結果、功能。而在本文中對於「電腦軟體」係採用廣義的解釋，亦即電腦 大 立 程式、演算法及資料結構等皆屬於電腦軟體的一部分。 ‧ 國. 學 ‧. 第二節 電腦軟體之保護模式. sit. y. Nat. 電腦軟體是程式設計師的心血結晶，也是企業重要的資產，因此必須透過適. io. al. n. 別簡要說明之。. er. 當的方式加以保護。一般主要可透過專利權、著作權及營業秘密的方式。以下分. 第一項 著作權. Ch. engchi. i Un. v. 我國著作權法所保護的「著作」係指屬於文學、科學、藝術或其他學術範圍 之創作（著作權法第3條第1項第1款參照）。而「電腦程式」則是在著作權法第5 條第1項第10款被列舉為「著作」類型之一而享有著作權。 然而，如同著作權法第10條之1規定： 「依本法取得之著作權，其保護僅及於 該著作之表達，而不及於其所表達之思想、程序、製程、系統、操作方法、概念、 原理、發現」，著作權法只保護概念之表達，而不保護概念本身。因此，著作權 法只保護電腦程式的表達形式，例如人類可讀取理解的程式原始碼的內容，而不 7. 經濟部智慧財產局，前揭註 1。 6.
(14) 保護原始碼所表達之概念，而這概念即是程式設計師為解決特定問題所構想出的 實施步驟，也就是前文中所稱的演算法。因此，假設A程式設計師撰寫完成可以 縮短資料壓縮時間的程式原始碼並取得著作權，B程式設計師在取得A程式設計 師撰寫的程式原始碼並瞭解其中的演算法後，便可輕易地另外撰寫程式原始碼來 實作同樣的演算法，而這另外撰寫的程式原始碼並不會侵害A程式設計師的著作 權。 由上述說明可知，著作權並無法保護電腦程式所表達之概念。換言之，他人 仍可合法使用電腦程式著作中的演算法。電腦程式雖可利用著作權法來保護，然 而電腦程式最重要的實質程式內涵之技術性概念等並無法受到保護。例如程式的. 治 政 檔案結構、螢幕輸出和模組等，若採嚴格解釋，都不屬於著作權所保護的著作之 大 立 表達，如此電腦程式著作權之作用必定大打折扣，因為抄襲者只要花較少人力費 ‧ 國. 學. 用去解析原創程式著作權人的産品，即可設計出同等功能的程式，這對首創該程. ‧. 式者並不公平8。. sit. y. Nat. 因此，若要保護上述的概念或演算法，必須透過專利權加以保護。我國專利. io. er. 審查基準中亦提及「電腦軟體相關發明與保護電腦程式原始碼或目的碼之電腦程 式著作不同，電腦程式著作為著作權法保護之標的。著作權僅保護理念之外在表. al. n. iv n C 現形式，而不及於理念之具體實施步驟。專利法及著作權法所保護之客體不同， hengchi U 彼此間並無衝突，亦即『電腦程式著作』 （著作權）與『電腦軟體相關發明』 （專 利權）各有其保護目的可以共存。」因此，電腦軟體的著作權與專利權彼此之間 原則上是各司其職而不互相衝突。不過，電腦軟體的專利權人可以獨占其專利所 請發明中的概念，故專利權之消極獨占權大於著作權9。. 第二項 營業秘密 我國營業秘密法第2條規定：「本法所稱營業秘密，係指方法、技術、製程、. 8 9. 范銘祥，電腦程式之智慧財產權保護，智慧財產權月刊，87 期，頁 37，2006 年 3 月。 謝銘洋等，著作權法解讀，頁 142，2005 年 2 版。 7.
(15) 配方、程式、設計或其他可用於生產、銷售或經營之資訊，而符合左列要件者： 一、非一般涉及該類資訊之人所知者。二、因其秘密性而具有實際或潛在之經濟 價值者。三、所有人已採取合理之保密措施者。」亦即，資訊必須具有未普遍知 悉性、經濟價值性及秘密性，才能成為營業秘密法所保護的對象。所謂的秘密性 是相對而非絕對的，只要所有人已採取合理之保密措施即可，並不要求絕對的機 密或是僅限於極少數的人知悉，只要承諾負保密義務的關係人，如經銷商或其他 協力廠商有契約上的保密義務，該資訊雖然有多數人知悉也不影響其秘密性要件 之成立10。 根據上述定義，電腦軟體資訊可成為營業秘密法保護之客體應無疑義，但要. 治 政 能成為營業秘密並獲得法律的保護，則該電腦軟體資訊尚需具備上述三要件。亦 大 立 即該電腦軟體資訊必須是所有人意欲保密並已採取適當的保密措施（秘密性）， ‧ 國. 學. 而不是一般涉及該類資訊之人所能知悉（未普遍知悉性） ，而因其有秘密性而具. ‧. 有實際或潛在之經濟價值（經濟價值性） ，此時才能成為法律所保護的營業秘密。. sit. y. Nat. 因此，電腦軟體的程式原始碼、程式描述及輔助資料等資訊，若非一般涉及該類. io. 的保護。. er. 資訊之人所能知悉且具有經濟價值，再加以適當的保密，依法即得享有營業秘密. al. n. iv n C 更進一步細究，電腦軟體的原始碼是具有經濟價值的資訊，業者通常並不公 hengchi U. 開原始碼給公眾而具有秘密性。而一般電腦軟體的產生程序是先將程式原始碼經 由編譯器（compiler）編譯成人類難以理解的目的碼（object code），然後再經由 連結器（linker）將各個目的碼連結成可執行檔（executable file）後發佈。雖然 理論上其他人仍可透過還原工程（reverse engineering）11或是反組譯12等方法來 取得接近該電腦軟體之原始碼之資訊，但是過程並不容易而且無法完整還原出原 10. 鄭中人，智慧財產權法導讀，頁 171，2002 年 8 月 2 版。 我國營業秘密法第 10 條之立法理由中提及： 「至於還原工程(Reverse Engineering)，係指第三 人以合法手段取得營業秘密所附著之物後，進而分析其成分、設計，取得同樣之營業秘密而言， 為第三人自行研究開發取得之成果，並非不公平競爭之手段，美國統一營業秘密法第一條之註釋 中特別明列正當手段包括還原工程，前引日本學者橫田俊之亦認為還原工程非屬不公平方法，故 本項所列『其他類似方法』一詞，並不包括還原工程在內，為免滋生疑義，特予說明。」 12 反組譯係指把程式的原始機器碼翻譯成較便於閱讀理解的組譯代碼。 11. 8.
(16) 始碼，因此業者可以被認為已採取適當之保密措施。若該電腦軟體的原始碼亦具 有非普遍知悉性，就符合營業秘密法之保護要件而可受到保護。 採用營業秘密保護電腦軟體的好處在於營業秘密沒有保障期間之限制，只要 電腦軟體具有秘密性就可一直享有保護。此外，營業秘密也不像專利權必須公開 其軟體之技術內容。為了保有營業秘密，企業通常會和員工、代理商或其他關係 人簽訂保密協定，例如業界常見的NDA（Non-Disclosure Agreement）。只要其 他競爭對手尚未以其他方式得知該電腦軟體之秘密，就可以一直持續受有營業秘 密法之保護13。 然而，依我國營業秘密法第10條：「有左列情形之一者，為侵害營業秘密。. 治 政 一、以不正當方法取得營業秘密者。」須以不正當方法取得營業秘密才算侵害態 大 立 樣，因此若電腦程式擁有人未採取合理之保密措施或他人以正當方法破解程式的 ‧ 國. 學. 營業秘密，都不受營業秘密的保護，這些也造成營業秘密保護電腦程式的盲點 14. ‧. 。一旦有人違反保密協定洩露資訊，或是競爭對手利用還原工程推知電腦軟體. sit. y. Nat. 之資訊，則該電腦軟體將因秘密性消失而不再受營業秘密保護。相較之下，專利. io. er. 權人不但可以積極使用發明專利，亦可消極排除或禁止他人侵害專利，而不必考 慮秘密性消失的問題。因此，相較於營業秘密，採用專利權來保護電腦軟體能提. n. al. 供更完整的法律保障。. Ch. engchi. i Un. v. 第三項 專利權 發明必須具備可專利性（patentability）始可受專利權保護。一般而言，可專 利性包括專利標的適格性（patent subject matter eligibility），以及我國及歐洲法 所稱之新穎性（new） 、進步性（inventive step）與產業利用性（industrial application） 或美國法所稱之新穎性（novelty）、非顯而易知性（non-obviousness）與實用性 （utility）。而在審查的順序上，一般是先審查專利標的適格性，符合此要件者 13. 李治安，商業方法相關智慧財產權問題之研究，科技法學透析，13 卷 12 期，頁 52，2001 年 12 月。 14 范銘祥，前揭註 8，頁 44。 9.
(17) 再繼續審查其他要件。專利權相較於著作權對權利人提供更周全與積極的法律保 護，可阻卻他人以不同表達形式呈現同一概念，而營業秘密的保護效力係消極面 向，與專利權相較亦有所不足15。因此，採用專利權來保護電腦軟體通常能提供 較完整的法律保障。 以下分別討論電腦軟體之上述要件。其中關於美國專利法規部分，因美國已 於 2011 年 9 月 16 日頒布「Leahy-Smith 美國發明法」 （Leahy-Smith America Invents Act，簡稱 AIA；編號 Public Law No: 112-29），並於 2013 年 3 月 16 日全面生 效，故以下關於美國專利實務的討論，皆將引用最新的美國專利法規。. 第一款 專利標的適格性. 立. 政 治 大. 我國專利法第21條規定：「發明，指利用自然法則之技術思想之創作。」根. ‧ 國. 學. 據我國專利審查基準，申請專利之發明必須是利用自然界中固有之規律所產生之. ‧. 技術思想的創作。發明必須具有技術性（technical character），即發明解決問題. sit. y. Nat. 的手段必須是涉及技術領域的技術手段。申請專利之發明是否具有技術性，係其. io. er. 是否符合發明之定義的判斷標準；申請專利之發明不具有技術性者，例如單純之 發現、科學原理、單純之資訊揭示、單純之美術創作等，均不符合發明之定義16。. al. n. iv n C 準此，電腦軟體發明必須是利用自然法則且具有技術性，始具有專利標的適 hengchi U. 格性。在利用自然法則部分，我國專利審查基準規定申請專利之發明為程式語言 者，因屬人為的計畫安排（artificial arrangement），非利用自然法則，不符合發 明之定義17。此外，商業方法為社會法則、經驗法則或經濟法則等人為之規則， 商業方法本身之發明，非利用自然法則，不符合發明之定義。對於利用電腦軟體 相關技術實現商業的方法，不得僅因該方法應用於商業，即認定其不符合發明之. 15. 陳龍昇，淺論電腦軟體之商業方法發明於我國法之保護，萬國法律，145 期，頁 70-73，2005 年 2 月。 16 經濟部智慧財產局，專利審查基準第 2 篇第 2 章，頁 2-2-1，2013 年。 17 經濟部智慧財產局，專利審查基準第 2 篇第 12 章，頁 2-12-2，2014 年。 10.
(18) 定義18。在技術性部分，我國專利審查基準規定當電腦程式在執行時，若產生超 出程式和電腦間正常物理現象的技術功效，則解決問題之手段的整體具有技術 性。所謂技術功效，係指超越程式執行時電腦內部電流電壓改變等物理效果，而 使申請專利之發明產生技術領域相關功效19。 美國專利法第101條規定「任何人發明或發現新且有用之方法（process） 、機 器（machine）、製品（manufacture）或組合物（composition of matter），或其新 且有用之改良者，均得依本法之規定取得專利20」。由此可知，美國專利法對於 專利標的適格性係採開放式規定，並未預先排除特定領域之發明。 歐洲專利公約第52條第2項第C款則明文規定心智活動、遊戲或商業方法之. 治 政 計畫、規則及方法，及電腦程式不符合發明之定義。惟同條第3項中提到第2項之 大 立 ，亦即並非所有與電腦程式相關者皆不予專利， 規定僅排除該標的本身（as such） ‧ 國. 學. 僅有電腦程式本身被排除在可專利標的之外。此外，歐洲專利審查基準提到若電. ‧. 腦程式具有技術性，便不會被排除在第52條第2項及第3項的原則之外21。由此可. sit. y. Nat. 知，歐洲專利法規原則上僅排除電腦程式本身，當電腦程式具有技術性時則具有. io. n. al. er. 專利標的適格性。. 第二款 產業利用性. Ch. engchi. i Un. v. 我國專利法第 22 條第 1 項前段之「可供產業上利用之發明」即為產業利用 性之規定。產業利用性係發明本質之規定，不須檢索即可判斷，故通常在審查是 否具新穎性及進步性之前即應先行判斷。專利法雖然規定申請專利之發明必須可 供產業上利用，但並未明文規定產業之定義，一般共識咸認專利法所稱產業應屬. 18. 前揭註。 經濟部智慧財產局，專利審查基準第 2 篇第 12 章，頁 2-12-1，2014 年。 20 35 U.S.C. 101: “Whoever invents or discovers any new and useful process, machine, manufacture, or composition of matter, or any new and useful improvement thereof, may obtain a patent therefor, subject to the conditions and requirements of this title.” 21 “While "programs for computers" are included among the items listed in Art. 52(2), if the claimed subject-matter has a technical character it is not excluded from patentability by the provisions of Art. 52 (2) and (3)”, http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/e/g_ii_3_6.htm (last visited: 2014/12/27). 19. 11.
(19) 廣義，包含任何領域中利用自然法則之技術思想而有技術性的活動，例如工業、 農業、林業、漁業、牧業、礦業、水產業等，甚至包含運輸業、通訊業、商業等 22. 。 歐洲專利公約第 57 條規定發明之標的如得被製造或使用於各種產業，包含. 農業之發明，即被視為可為產業上之利用23。 產業利用性要件在美國專利法中稱為「實用性（utility）」。美國專利法第 101 條規定有用的發明可申請專利，此即為實用性之規定。 針對電腦軟體之產業利用性，由於電腦軟體應用之技術領域相當廣泛，許多 行業為解決某一課題，可能利用電腦軟體相關技術以達成，因此，在審查此類專. 治 政 利申請案是否符合產業利用性時，應考量說明書記載的該發明所屬之技術領域而 大 立 加以判斷。若申請專利之發明在產業上能被製造或使用，則認定該發明可供產業 ‧ 國. 學. 上利用，而具產業利用性24。. ‧ sit. y. Nat. 第三款 新穎性. io. er. 新穎性係指發明必須是新的且尚未公開的技術。若之前已經被以完全相同的 方式加以實施、知悉或公開，發明即欠缺新穎性。我國專利法第22條第1項規定：. al. n. iv n C 「可供產業上利用之發明，無下列情事之一，得依本法申請取得發明專利：一、 hengchi U. 申請前已見於刊物者。二、申請前已公開實施者。三、申請前已為公眾所知悉者。」 若發明符合上開規定，原則上即具有新穎性。此外，我國專利審查基準指出發明 專利係保護利用自然法則之技術思想之創作，其專利要件之審查原則上應就請求 項中所載之全部技術特徵為之。因此，審查發明請求項之新穎性時，單一先前技 術仍需揭露請求項所載之全部技術特徵，始能認定不具新穎性25。 歐洲專利公約第54條第1項規定發明如非屬先前技術（state of the art）即具 22. 經濟部智慧財產局，專利審查基準第 2 篇第 3 章，頁 2-3-1，2013 年。 Article 57: An invention shall be considered as susceptible of industrial application if it can be made or used in any kind of industry, including agriculture. 24 經濟部智慧財產局，專利審查基準第 2 篇第 12 章，頁 2-12-10，2014 年。 25 經濟部智慧財產局，專利審查基準第 2 篇第 12 章，頁 2-12-12，2014 年。 23. 12.
(20) 新穎性26。同條第2項規定先前技術包含專利申請日前，以書面或口頭之描述， 使用或以所有其他方式使公眾得以取得之任何事物27。 美國專利法方面，依現行第102條第a項第1款規定，所申請發明之有效申請 日前若已獲准專利、記載於印刷刊物、公開使用、為販售之用，或以其他方式可 為公眾取得，則所申請發明不得授予專利28。 綜上所述，電腦軟體發明只要在申請專利前其發明內容尚未被公開或知悉， 原則上即具新穎性。. 第四款 進步性. 治 政 我國專利法第 22 條第 2 項規定：「發明雖無前項各款所列情事，但為其所 大 立 屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成時，仍不得取得 ‧ 國. 學. 發明專利」。亦即並非具有新穎性的發明均可取得專利權，必須要發明與先前技. ‧. 術相比達一定之進步程度29，也就是具有進步性。. sit. y. Nat. 進步性要件在美國專利法中稱為「非顯而易知性（non-obviousness）」，依. io. er. 現行第103條項規定，所申請之發明雖未有如第102條規定與先前技術相同之情 事，但若該發明與先前技術間之差異，以該發明整體觀之，在該發明之有效申請. al. n. iv n C 日前對於該發明所屬技術領域中具有通常知識者而言，認為顯而易知時則不得予 hengchi U 30. 以專利 。從該條中可知美國非顯而易知性要件係在檢驗申請專利之發明與先前 技術之間所存在的「差異」程度，而非「進步」程度，一發明縱未較先前技術更. 26. Article 54 (1): An invention shall be considered to be new if it does not form part of the state of the art. 27 The state of the art shall be held to comprise everything made available to the public by means of a written or oral description, by use, or in any other way, before the date of filing of the European patent application. 28 The claimed invention was patented, described in a printed publication, or in public use, on sale, or otherwise available to the public before the effective filing date of the claimed invention. 29 謝銘洋，智慧財產權法，頁 124-125，2011 年 2 版。 30 A patent for a claimed invention may not be obtained, notwithstanding that the claimed invention is not identically disclosed as set forth in section 102, if the differences between the claimed invention and the prior art are such that the claimed invention as a whole would have been obvious before the effective filing date of the claimed invention to a person having ordinary skill in the art to which the claimed invention pertains. Patentability shall not be negated by the manner in which the invention was made. 13.
(21) 為完善或有功效之增進，但若其確有極為明顯之差異者，仍可滿足非顯而易知性 要件31。 歐洲專利公約第56條則規定若相較於先前技術，所申請之發明對於該發明所 屬技術領域中具有通常知識者並非顯而易知時，則該發明應被認為具有進步性 32. 。 由上述說明可知，我國、美國及歐洲對於進步性要件皆是判斷所申請之發明. 對於所屬技術領域中具有通常知識者而言是否顯而易知或能輕易完成。我國專利 審查基準指出該發明所屬技術領域中具有通常知識者依據一份或多份引證文件 所揭露之先前技術，並參酌申請時之通常知識，而能將該先前技術以組合、修飾、. 治 政 置換或轉用等結合方式完成申請專利之發明者，該發明之整體即屬顯而易知，應 大 立 認定其能輕易完成。顯而易知，指該發明所屬技術領域中具有通常知識者以先前 ‧ 國. 學. 技術為基礎，經邏輯分析、推理或試驗即能預期申請專利之發明者。顯而易知與. ‧. 輕易完成為同一概念33。. sit. y. Nat. 而所謂所屬技術領域中具有通常知識者，係推定為在相關日期，該技術領域. io. er. 知曉普通一般知識之通常從業者，這個人同時必須有管道接近習知技術的所有參 考資訊，特別是檢索報告所引述之文件與相關技術領域的文件34。換言之，其認. al. n. iv n C 定資格應為一般、普通或平均，亦即他非無知亦非特別卓越，然精此技術者屬虛 hengchi U 35 構之概念，故此人之確定乃判斷進步性所面臨之最大困難 。. 至於判斷進步性之步驟，我國專利審查基準規定通常得依下列步驟進行判 斷： 步驟1：確定申請專利之發明的範圍； 31. 尹守信，淺析美國專利法上之非顯而易知性要件，智慧財產權月刊，83 期，頁 69，2005 年 11 月。 32 An invention shall be considered as involving an inventive step if, having regard to the state of the art, it is not obvious to a person skilled in the art. If the state of the art also includes documents within the meaning of Article 54, paragraph 3, these documents shall not be considered in deciding whether there has been an inventive step. 33 經濟部智慧財產局，專利審查基準第 2 篇第 3 章，頁 2-3-15，2013 年。 34 劉孔中，歐洲專利手冊，頁 79，2003 年 4 月。 35 曾陳明汝，兩岸暨歐美專利法，頁 243，2002 年 12 月。 14.
(22) 步驟2：確定相關先前技術所揭露的內容； 步驟3：確定申請專利之發明所屬技術領域中具有通常知識者之技術水準； 步驟4：確認申請專利之發明與相關先前技術間的差異； 步驟5：該發明所屬技術領域中具有通常知識者參酌相關先前技術所揭露之 內容及申請時之通常知識，判斷是否能輕易完成申請專利之發明的整體36。 申請專利之發明是否具進步性，主要係依前述進步性之判斷步驟進行審查； 若申請人提供輔助性證明資料支持其進步性時，應一併審酌37。 上述規定係參考美國聯邦最高法院於1966年之Graham v. John Deere Co.案 中所提出的測試法，即決定發明是否具非顯而易知性要件，必須在以下背景進行. 治 政 判斷：(一)決定先前技術之範圍及內容；(二)確認先前技術與申請專利範圍之差 大 立 異；(三)確定申請專利之發明所屬技術領域中具有通常知識者之技術水準；(四) ‧ 國. 學. 參酌輔助性判斷因素(secondary consideration)，包括解決長久未能解決之技術難. ‧. 題或具有商業上成功的事實等38。. sit. y. Nat. 綜上所述，電腦軟體發明若能符合上述規定，通常即可視為具有進步性。針. io. er. 對電腦軟體發明，我國專利審查基準列舉出若干不具進步性之情形，例如利用通 常之系統分析及系統設計手法即能將先前技術中人類所進行之交易活動或商業. al. n. iv n C 方法予以系統化之發明，係該發明所屬技術領域中具有通常知識者所能輕易完 hengchi U 成；單純利用軟體實現既有硬體電路之功能，並未解決任何軟體化過程之問題的 發明，係該發明所屬技術領域中具有通常知識者所能輕易完成39。. 第三節 電腦軟體與商業方法之專利實務發展 電腦軟體專利與商業方法專利在實務上通常會被同時提及。商業方法早在電 腦軟體問世之前就已存在，因此商業方法當然不限於以電腦軟體實施之。同樣. 36 37 38 39. 經濟部智慧財產局，專利審查基準第 2 篇第 3 章，頁 2-3-16，2013 年。 同前註，頁 2-3-18。 Graham v. John Deere Co.of Kansas City, 383 U.S. 1 (1966). 經濟部智慧財產局，專利審查基準第 2 篇第 12 章，頁 2-12-11，2014 年。 15.
(23) 的，並非所有電腦軟體均係為達到商業功能而設計，故電腦軟體亦不限於僅應用 於商業方法。商業方法專利雖非等同於電腦軟體專利，然而多數的商業方法專利 係以電腦軟體的形式呈現或予以執行，因此，電腦軟體與商業方法間具有一定之 關聯性40。本節將進一步討論兩者間之關聯。. 第一項 電腦軟體之專利實務現況與困境 第一款 電腦軟體專利之意涵 我國專利審查基準將電腦軟體專利歸類為「電腦軟體相關發明」，凡申請專 利之發明中電腦軟體為必要者，為電腦軟體相關發明。電腦軟體相關發明之請求. 治 政 項可區分為方法請求項及物之請求項，其中物之請求項包括以裝置、系統、電腦 大 立 可讀取記錄媒體、電腦程式產品或其他類似標的名稱為申請標的之請求項 。 41. ‧ 國. 學. 歐洲專利實務將電腦軟體專利稱為電腦實施之發明（computer-implemented. er. io. sit. y. Nat. 多個特徵係全部或部分地由電腦程式實現之發明42。. ‧. invention），其定義為：使用電腦、電腦網路或其他可程式化裝置，且其中一或. 第二款 電腦軟體專利之類型. al. n. iv n C 電腦軟體專利的類型主要有「方法(process)專利」、「裝置(apparatus)專利」 hengchi U 43. 及「產品(manufacture)專利」三種 。. 1.. 方法(process)專利 方法專利係包含軟體執行所需之所有步驟，這些步驟可能是由硬體或人. 40. 胡心蘭、蔡岳勳，促進抑或是阻礙創新？從法律經濟學角度審視美國商業方法專利之適格性 爭議—以 In re BILSKI 案為例，政大智慧財產評論，7 卷 2 期，頁 129-130，2009 年 10 月。 41 經濟部智慧財產局，專利審查基準第 2 篇第 12 章，頁 2-12-1，2014 年。 42 “A computer-implemented invention is one which involves the use of a computer, computer network or other programmable apparatus, where one or more features are realised wholly or partly by means of a computer program”, http://www.epo.org/news-issues/issues/software.html (last visited: 2014/12/30). 43 Burt Magen, Article of Manufacture Claims for Computer Related Inventions, 8 (2010), http://patentlawcenter.pli.edu/wp-content/uploads/2010/08/burt-magen_computer-advanced-claim-draft ing.pdf (last visited: 2015/01/01). 16.
(24) 類執行44。電腦軟體相關發明的方法請求項，應按照方法的流程記載電腦軟 體所執行的步驟或程序45。. 2.. 裝置(apparatus)專利 裝置專利通常係將軟體視為結構性元件(structural elements)或是藉由. 「手段功能用語(means-plus-function)」將欲保護的軟體功能加諸於特定裝置 上。亦即在裝置專利之申請專利範圍中加諸軟體結構性限制，或軟體功能性 限制。 將軟體視為結構性元件的裝置專利，係將整個裝置或系統切割成多個元. 些構件所完成，據以界定解決問題之技術手段46。. 學. ‧ 國. 治 政 件，其中一個或多個元件係由軟體執行。電腦軟體相關發明之裝置或系統請 大 立 求項中應敘明硬體各構件之間的連結關係，及軟體的各項功能是由硬體的那 ‧. 若是藉由手段功能用語描述軟體的裝置專利，則請求項中之記載必須符. sit. y. Nat. 合下列三項條件者：(1)使用「手段（或裝置）用以（means for）……」或. io. er. 「步驟用以（step for）……」之用語記載技術特徵。(2)「手段（或裝置） 用以……」或「步驟用以……」之用語中必須記載特定功能。(3)「手段（或. al. n. iv n C 裝置）用以……」或「步驟用以……」之用語中不得記載足以達成該特定功 hengchi U. 能之完整結構、材料或動作。解釋以手段功能用語表示之請求項時，應包含 說明書中所敘述對應於該功能之結構、材料或動作及其均等範圍，而該均等 範圍應以申請時該發明所屬技術領域中具有通常知識者不會產生疑義之範 圍為限4748。準此，若採用手段功能用語撰寫請求項，則不需描述該裝置之. 44. Id. 經濟部智慧財產局，專利審查基準第 2 篇第 12 章，頁 2-12-6，2014 年。 46 同註 39。 47 經濟部智慧財產局，專利審查基準第 2 篇第 1 章，頁 2-1-35，2013 年。 48 35 U.S.C. §112 (f): An element in a claim for a combination may be expressed as a means or step for performing a specified function without the recital of structure, material, or acts in support thereof, and such claim shall be construed to cover the corresponding structure, material, or acts described in the specification and equivalents thereof. 45. 17.
(25) 構成要件或執行步驟。. 3.. 產品(manufacture)專利 產品專利為「藉由人力或機械將原物料製造成具有新的形態、品質、特. 性的可用物體(the production of articles for use from raw or prepared materials by giving to these materials new forms, qualities, properties, or combinations, whether by hand labor or by machinery)49」。方法專利及裝置專利僅能在使用 者直接侵害該專利所保護的步驟或裝置時，專利權人始能主張專利侵權；但 電腦軟體本身可以從方法或裝置中抽離並獨自進行散佈，譬如透過光碟片或. 治 政 網際網路。因此，會直接侵害方法專利或裝置專利的人通常是實際將軟體安 大 立 裝在電腦中並加以使用的消費者，而非製造商。透過產品專利，只要侵權者， ‧ 國. 學. 例如製造商，直接進行該軟體產品的製造或散佈行為，權利人都可向侵權者. ‧. 主張專利侵權。故產品專利可以提供更完整的專利權保護。. sit. y. Nat. 最常見的產品專利為「電腦可讀取記錄媒體專利」及「電腦程式產品專. io. er. 利」。電腦可讀取記錄媒體之發明，係將電腦軟體或資料結構儲存於硬碟、 軟碟、CD-ROM等電腦可讀取記錄媒體。電腦可讀取記錄媒體本身不能直接. al. n. iv n C 解決問題，其實質在於所記錄之資訊，或是依據資訊之處理，而非資訊之記 hengchi U 錄方式或記錄媒體本身構造之技術性。電腦可讀取記錄媒體之發明為內儲演 算法之記錄媒體，通常以步驟順序界定，例如一種內儲程式之電腦可讀取記 錄媒體，在電腦執行該程式時進行步驟A、步驟B、步驟C……。惟因應電腦 軟體模組化、函式化及平行處理的概念，亦可以模組、函式、手段、資料結 構等形式界定。例如一種內儲程式之電腦可讀取記錄媒體，該程式包含模組 A、模組B、模組C……；一種內儲程式之電腦可讀取記錄媒體，由電腦執行 該程式後實現一演算法，該演算法包含函式A、函式B、函式C……；一種電 腦可讀取記錄媒體，記錄一資料，該資料包含資料結構A、資料結構B、資 49. Diamond v. Chakrabarty, 447 U.S. 303, 308 (1980). 18.
(26) 料結構C……；一種電腦可讀取記錄媒體，包含一電腦程式，令電腦在執行 該電腦程式後可具有手段A、手段B、手段C……50。美國法方面，則是在In re Beauregard一案中肯認此種類型專利之可專利性51。 至於電腦程式產品專利，係載有電腦可讀取之程式且不限外在形式之 物。電腦軟體除可儲存於記錄媒體外，亦可在網路上直接傳輸提供，而無須 藉由儲存於記錄媒體上提供，故電腦軟體相關發明可包括以電腦程式產品為 標的之物之請求項52。例如一種電腦程式產品，經由電腦載入該電腦程式產 品以執行：程式指令A、程式指令B、程式指令C……。. 治 政 第三款 電腦軟體專利於專利法之爭議 大 立 1. 賦予電腦軟體專利獨占權之必要性 ‧ 國. 學. 軟體產業是一項低研究成本、高開發成本及低製造成本的行業，因此撰. ‧. 寫開發總是跟不上研究創新的速度，且須投注大量人力進行軟體撰寫開發，. sit. y. Nat. 但商品化以後，電腦軟體則具有快速複製快速擴散的低製造成本特色53。電. io. er. 腦軟體從研發到商品化過程的創新活動，大多具有順序性（或稱累積性）與 互補性創新的特性。因此它們的創新幅度是屬於漸進式的，或甚僅是將既有. al. n. iv 54 n C 的演算法作新的實際應用 。在這樣漸進式的技術創新與軟體專利的大量佈 hengchi U. 局的情況下，也將可能產生創新速度與軟體專利成長呈現脫節的現象，也就. 是說技術創新的幅度跟不上專利申請的成長，就會形成「trivial and obvious patents」的專利充斥的情況55。 再者，軟體產業是非常動態的產業，它的發展速度遠遠超過任何其他行 業，相較於其他產業每隔十至二十年才生產新一代的產品，軟體產品每隔幾. 50 51 52 53 54 55. 經濟部智慧財產局，專利審查基準第 2 篇第 12 章，頁 2-12-7，2014 年。 In re Beauregard, 53 F.3d 1583 (Fed. Cir. 1995). 經濟部智慧財產局，專利審查基準第 2 篇第 12 章，頁 2-12-8，2014 年。 袁建中，美國軟體專利發展十年回顧，智慧財產季刊，69 期，頁 48，2009 年 4 月。 前揭註，頁 50。 前揭註，頁 51。 19.
(27) 個月就推陳出新56。通常產業投入研發的費用越高，透過專利制度保障投資 的需求就越強。由於一般專利保護期間為二十年，故給予產品週期相當短暫 的電腦軟體二十年之壟斷時間即有保護過於冗長之疑慮。此外，軟體產業的 研發成本相比於製藥等產業明顯偏低，且進入該市場的門檻也相對較低，故 賦予其專利獨占權之必要性顯然也較低57。. 2.. 專利叢林（Patent Thicket） 專利叢林是指密集重疊的專利網路，使得一般公司必須消除所有障礙才. 能商業化一種新技術58。在這個叢林中的各個專利互相關聯。這整個體系可. 治 政 以有效的防止其他競爭對手進入到叢林中的主要技術領域。在相同或關聯的 大 立 產品或服務上，軟體專利佈署密度明顯高於其他產業，造成了電腦軟體「專 ‧ 國. 學. 利叢林」之現象，許多軟體公司擅於藉由專利佈局在其產品或服務上佈署眾. ‧. 多專利，迫使競爭者退出市場或不敢進入市場。. sit. y. Nat. 隨著電腦科技快速進步，電腦軟體專利數量迅速增加，單一專利通常僅. io. er. 能涵蓋某電子產品技術中之一小部分。以手機為例，一個3G手機所牽涉技 術，其對應之必要專利即近八千件59。此專利叢林現象，造成資訊技術業者. al. n. iv n C 常僅因產品中所使用到小部分技術，致有侵害某件專利之可能，即需面臨專 hengchi U. 利權人排除侵害之請求而被迫停止販售或製造整個產品，甚至沒收或銷毀生 產設備。近年常見的手機大廠間的專利訴訟即為此例。 而專利叢林的形成也與電腦軟體的特性有關。電腦軟體的開發是漸進式 的，新的程式通常大量倚賴舊有的軟體或概念，而其具創新的部分可能只佔. 56. 前揭註，頁 49。 John LaBarre, Can the Software Patent Genie Be Put Back in Its Bottle?, 14(2) NYSBA Bright Ideas 15, 18 (2005). 58 Carl Shapiro, Navigating the Patent Thicket: Cross Licenses, Patent Pools, and Standard-Setting, in Innovation Policy and the Economy, Vol. 1, 120 (Adam B. Jaffe et al., 2001). 59 David J. Goodman & Robert A. Myers, 3G Cellular Standards and Patents, 1 (2005), http://eeweb.poly.edu/dgoodman/wirelesscom2005.pdf (last visited: 2015/01/03). 57. 20.
(28) 整個程式碼的一部分60 。當構成大型應用程式的基礎軟體片段被授予專利 時，可能每個複雜的程式就會侵害到他人的專利。如此一來，程式開發者為 了策略或防禦考量，便可能過度申請專利以便取得交互授權時的談判籌碼。 而策略性的申請專利便造成專利叢林的現象，也為日後的創新帶來阻礙61。. 3.. 專利箝制（Patent Holdup） 軟體產業，尤其是網路及通信產業通常必須根據各種標準協定來進行開. 發與測試，如此才能確保產品之間的相容性。而正因為相關產品皆會採用標 準協定，一但該等標準協定屬於他人之專利內容，則所有採用該標準協定的. 治 政 產品皆會不慎侵害他人之專利權而產生專利箝制的現象，也就是產品不慎侵 大 立 害在該產品設計後始公告之專利 。在標準制定過程中之所以會發生專利箝 62. ‧ 國. 學. 制，通常係專利權人未告知其技術已申請專利，使得標準制定組織誤將其專. sit. y. Nat. 市場的獨占地位，產生不公平競爭的結果。. ‧. 利技術採為標準協定。如此一來，專利權人便可藉由標準協定之普及而取得. io. er. 更有甚者，因為上述產品往往採用許多標準協定，例如前述的3G手機 便牽涉數千件專利，使得銷售一個產品必需付出相當可觀的權利金加總，形. al. n. iv 63 n C 成所謂的權利金堆疊(royaltyhstacking) 。這些現象都阻礙了科技的進步，違 engchi U 背了專利制度促進創新及競爭之本旨。. 4.. 專利流氓（Patent Troll） 專利流氓係指專利權人沒有意圖去使用其專利，但卻想藉由專利以獲得. 經濟利益64。通常專利流氓專門以收購專利再追索權利金為業，其利用某項 60. David S. Evans & Anne Layne-Farrar, Software Patents and Open Source: The Battle Over Intellectual Property Rights, 9(10) VA. J.L. & TECH. 1, 22 (2004). 61 Id. at 22-23. 62 Shapiro, supra note 58, at 119. 63 Mark A. Lemley & Carl Shapiro, Patent Holdup and Royalty Stacking, 85 TEXAS L. REV. 1991, 1993 (2007). 64 洪志勳，美國軟體專利之問題分析，科技法律透析，20 卷 2 期，頁 25-27，2008 年 2 月。 21.
(29) 專利權來獲取大量金錢，卻從未實施，亦無意實施該項專利。 專利流氓的現象在電腦軟體專利領域特別明顯。以往美國對於電腦軟體 專利的審查較為寬鬆，造成電腦軟體專利權利範圍模糊，須從整份說明書甚 至外部證據才能界定65。在放寬電腦軟體專利的情況下，導致電腦軟體專利 大量湧現，形成前述的專利叢林。而專利流氓便利用專利叢林之掩護，使得 廠商在不查的情況下侵犯專利流氓之專利66。如此一來，未從事研發的專利 流氓卻可向投入大量研發心力的廠商主張侵權賠償或授權金。專利流氓往往 僅藉由所持有之專利到處興訟，卻未將其資源投入專利的運用或新技術的開 發，這完全背離專利制度的主要目的，並對軟體產業造成傷害67。. 立. 政 治 大. 由上開說明可知，由於電腦軟體本身的特性加上專利制度的本質，使得電腦. ‧ 國. 學. 軟體專利至今仍存在不少爭議，且產生不少問題。為了解決爭議並界定出電腦軟. ‧. 體的可專利範圍，便有必要進一步探討電腦軟體發明之專利適格性。. er. io. sit. y. Nat. 第二項 商業方法之專利實務現況與困境 第一款 商業方法專利之意涵. al. n. iv n C 所謂商業方法，在商業的經營管理概念上有很多不同層次的意義，在這裡所 hengchi U. 指之「商業」係指有關於貿易、商務交易之概念。至於「方法」則係指以一種特 別之步驟用以去完成或處理某些事物，並且為有條理之想法與行為。因此商業方 法就是透過特別的步驟去完成某些事務，這些事務雖然可以是任何事情，但必須 侷限於與貿易、商務有關68。 美 國 實 務 將 商 業 方 法 歸 類 於 美 國 專 利 分 類 （ United States Patent Classification，USPC）705 類，其定義為「用於執行資料處理之裝置及對應方法， 65. 袁建中，軟體專利趨勢探討，智慧財產權月刊，100 期，頁 10，2007 年 4 月。 洪志勳，前揭註 64，頁 26。 67 前揭註，頁 27。 68 顏上詠、陳帝利，歐洲與美國商業方法專利學理之研究，東海大學法學研究，21 期，頁 247， 2004 年 12 月。 66. 22.
(30) 其能產生顯著的改變或能完成運算操作，其中該裝置及其相關方法特別設計或應 用於業務、行政、企業管理或財務資料處理。此類之裝置及對應方法亦用於計算 商品或服務之費用的資料處理或運算操作。此類另包括前述之裝置及對應方法與 加密裝置或方法之結合69」。 我國專利審查基準則規定商業方法為社會法則、經驗法則或經濟法則等人為 之規則，商業方法本身之發明，非利用自然法則，不符合發明之定義，例如商業 競爭策略、商業經營方法、金融保險商品交易方法。商業方法涉及之領域相當廣 泛，包括行政、財務、教學、醫療、服務等，並非僅止於單純之商業模式70。. 第二款 商業方法專利之類型. 立. 政 治 大. 商業方法專利本質上屬於方法專利，因此其類型應僅有方法專利一種。因. ‧ 國. 學. 此，商業方法專利之類型較電腦軟體專利之類型為少。一般之商業方法專利，其. ‧. 申請專利範圍除包含商業方法所構成之方法項外，常伴隨有系統項或裝置項，供. sit. y. Nat. 該商業方法於其中實施或配合該商業方法之執行。雖然該系統或裝置與商業方法. io. 分仍非商業方法專利。. er. 專利息息相關，但由於商業方法專利本質上屬方法專利，故該系統項或裝置項部. al. n. iv n C 當商業方法係利用電腦軟體相關技術實現時，根據上述關於電腦軟體專利的 hengchi U. 方法請求項之規定，其請求項亦應按照方法的流程記載電腦軟體所執行的步驟或 程序。不同之處只在於商業方法專利係以直接形成商業交易為目的，故其請求項 應於其步驟中顯示交易之形成過程。. 69. “This is the generic class for apparatus and corresponding methods for performing data processing operations, in which there is a significant change in the data or for performing calculation operations wherein the apparatus or method is uniquely designed for or utilized in the practice, administration, or management of an enterprise, or in the processing of financial data. This class also provides for apparatus and corresponding methods for performing data processing or calculating operations in which a charge for goods or services is determined. This class additionally provides for subject matter described in the two paragraphs above in combination with cryptographic apparatus or method”, http://www.uspto.gov/web/patents/classification/uspc705/defs705.htm (last visited: 2014/12/17). 70 經濟部智慧財產局，專利審查基準第 2 篇第 12 章，頁 2-12-2，2014 年。 23.
(31) 第三款 商業方法專利於專利法之爭議 1.. 商業方法是否值得專利權保護. 商業方法所代表內涵在於做生意的方法，其主要在促進生意興隆，而不是美 國專利法所要保護之目的，亦即只有真正促進科技進步的方法才能獲得專利保 護，任何未與科技或科學相結合的發明均非美國憲法所保障的科學及實用技術， 不應予以專利保護。然而商業方法多半為習知商務營運行為下之產物，不像其他 科學或技術發明須經由反覆實驗或檢測，故商業方法不應與其他技術一樣獲得專 利保護71。 亦有論者認為，商業方法本身係描述商業活動之概念，或從事特定經濟事務. 治 政 的思想觀念，此種抽象概念非屬可受專利保護之客體。加上抽象概念並無法直接 大 立 產生實際效果，必須藉由人類推理過程與具體實施步驟介入才能體現最終效果， ‧ 國. 學. 故無法賦予單純商業方法專利權72。因此，無論從商業方法的本質或技術層次觀. io. er. 賦予商業方法專利不利於市場競爭. sit. y. Nat. 2.. ‧. 之，商業方法是否值得利用專利權保護即有待商榷。. 過往核准的商業方法專利與其他專利類型不同在於，其他專利雖容許專利權. al. n. iv n C 人對發明享有獨占權，但卻不致壟斷整個市場，其他競爭者仍可透過迴避設計或 hengchi U 其他新產品之開發，避免可能會有的專利限制。但過往商業方法專利多半為習知. 之商業模式，且專利態樣亦過於基本，基本到連競爭者都無法避開，造成專利權 人可壟斷市場，有礙市場的公平競爭73。 此外，網路商業方法專利絕大部分之創新程度不是很高，有些甚至只是將實 體世界已存在許久的商業行為用網際網路的方法運作。這些商業行為本應劃歸公 共所有，這些公共財是促進發明之基本要素，如果沒有這些要素，發明與創新也 71. 胡心蘭、蔡岳勳，前揭註 40，頁 162。 陳龍昇，淺論電腦軟體之商業方法發明於我國法之保護，萬國法律，145 期，頁 68，2005 年 2 月。 73 李治安，網路時代中商業方法可專利性之政策分析，經社法制論叢，29 期，頁 235，2001 年 12 月。 72. 24.
(32) 無從產生74。因此，若這些公共財被壟斷，將使市場競爭的機制失靈。 再者，以往審查機關對於商業方法專利採取寬鬆的審查標準，使得市場中有 些投機分子抱著先占先贏之態度，不僅未將公司資源花費在產品研發、行銷之正 常商業活動，反而將資源花費在取得一些創新程度不是很高的商業方法專利，形 成無效率的專利競賽，最後造成社會整體資源的浪費75。 亦有論者認為從專利制度之經濟面分析，雖不予商業方法軟體專利，也不必 然阻卻新的商業方法於商業領域內產生，然卻可維持自由市場之競爭秩序76。. 由上開說明可知，是否應賦予商業方法專利權容有爭議。我國專利審查基準. 治 政 規定商業方法本身之發明，非利用自然法則，不符合發明之定義。然商業方法並 大 立 未明列在專利法第 24 條不予發明專利之項目之列，我國專利審查基準有關法定 ‧ 國. 學. 不予發明專利之項目中亦未提及商業方法。亦即我國專利法規僅規定單純的商業. ‧. 方法本身不受專利權保護，但並未明確界定出可受專利權保護的商業方法之範圍. er. io. sit. y. Nat. 及態樣。因此，有必要進一步探討商業方法如何可成為可專利之客體。. 第三項 電腦軟體與商業方法於專利實務之互動與關聯. al. n. iv n C 我國專利審查基準規定對於利用電腦軟體相關技術實現商業的方法，不得僅 hengchi U. 因該方法應用於商業，即認定其不符合發明之定義。例如僅敘述拍賣物品之步驟. 的「拍賣物品的方法」請求項與利用軟體的執行以進行拍賣物品之步驟的「經由 通訊網路拍賣物品的方法」請求項，兩者並不相同，前者僅屬商業方法本身，並 非利用自然法則；後者則係將網路技術實現於商業方法。又如僅敘述外匯交易之 步驟的「外匯交易的方法」請求項與利用軟體的執行以進行外匯交易之步驟的「使 用金融資訊系統處理外匯交易的方法」請求項，兩者亦不相同，前者僅屬商業方 74. 前揭註，頁 233。 Robert P. Merges, As Many as Six Impossible Patents Before Breakfast: Property Rights for Business Concepts and Patent System Reform, 14 BERKELEY TECH. L. J. 577, 593 (1999). 76 吉玉成，商業方法軟體專利之標的適格性研究—以比較法之研究為中心，科技法學評論，1 卷 1 期，頁 138，2004 年 4 月。 75. 25.
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