第五章 我國電腦實施商業方法之專利適格性
第三節 「專利標的適格性」要件之再檢視
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出「技術性」之範圍。例如可將 2014 年版電腦軟體審查基準第 2-12-1 頁第 20 至 23 行之內容修正為「當電腦程式在執行時，若產生超出程式和電腦間正常物 理現象的技術功效，則解決問題之手段的整體具有技術性。所謂技術功效，係指 超越程式執行時電腦內部電流電壓改變等物理效果，而使申請專利之發明產生技 術領域相關功效。所謂技術性，至少須為達成特定目的或解決特定問題所使用之 可產生技術功效之具體手段」。
在定義何謂「技術性」後，再進一步表列出符合與不符合技術性之態樣，只 要電腦軟體相關發明符合「技術性」之定義且該當任一正面表列態樣或不該當所 有負面表列態樣時，即認定其具備專利標的適格性。正面表列態樣例如上開之「態 樣一」及「態樣二」，亦可參酌前述 USPTO 審查基準中所列舉符合「更有意義」
要件之態樣，例如「增加非該發明所屬技術領域充分理解、常規且習知的特定限 制」。負面表列態樣除了 2014 年版電腦軟體審查基準中已例示的「非利用自然法 則者」及「非技術思想者」之外，亦可參酌前述 USPTO「2015 年 7 月更新版標 的適格性」中所列舉屬於可被充分理解、常規且習知的態樣，例如「執行重複計 算」。
如此一來，應可較明確界定出「技術性」之範圍，從而有助於減少當事人、
智慧財產局及法院因專利標的適格性見解歧異而產生的紛爭。
第三節 「專利標的適格性」要件之再檢視 第一項 「專利標的適格性」要件之必要性
由前述美國相關案例可知，美國專利法第 101 條之用意在於利用「專利標的 適格性」要件作為把關者，以避免自然法則、自然現象或抽象概念被特定專利所 獨占（preempt），因為若這些基本原理被獨占，將會壟斷相關技術領域而阻礙 後續的發明，如此便違背專利制度的精神。而聯邦最高法院及 CAFC 所創設的各 種測試法，目的也在於避免獨占情形的產生。基於此法理，前述之學者 Lemley 便提出五項判定專利標的適格性之要素，用以根據發明之貢獻度及相關技術領域
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之變動性等要素權衡判斷請求項整體是否過度主張（overclaimming）而產生獨 佔。有鑑於電腦科技產業的快速變動，此種彈性判斷專利標的適格性的方式相較 於機械式的測試法，似乎更能使「專利標的適格性」要件發揮功效。
若從避免獨占的角度觀之，「專利標的適格性」要件之存在確實有其必要性，
因為新穎性及進步性要件並無法完全避免獨占的發生。舉例而言，若有人發明了 全新的資料壓縮演算法，可以把資料無失真地壓縮成比現有任何演算法還要少的 位元數，則很明顯的此演算法將具有新穎性、進步性及產業利用性。此時若無「專 利標的適格性」要件作為把關者而使此演算法取得專利權，就會產生獨占的現象 而阻礙相關科技產業的進步。
第二項 「專利標的適格性」要件與「進步性」要件之區別
在肯認專利標的適格性要件之必要性後，本文接下來討論專利標的適格性要 件與進步性要件之間的區別。如前所述，美國聯邦最高法院於 Alice 案判決所創 設的「更有意義(significantly more)」要件，似乎將進步性要件之審查套用於專利 標的適格性之判斷而混淆了兩者間的界限。美國聯邦最高法院上開見解似乎回到 了歐洲實務在 PBS 案之前所採用的以專利標的適格性與進步性混合審查電腦軟 體發明的模式，且所謂的「更有意義」要件似乎也類似於歐洲實務所稱之「技術 貢獻」要件。
本文認為美國聯邦最高法院上開見解並不恰當。首先，如同歐洲專利局上訴 委員會在 PBS 案之見解，在判斷專利標的適格性時審酌技術貢獻實係混淆對「發 明」的要求與對「新穎性」及「進步性」的要求。其次，美國實務在判斷進步性 時並不要求發明必須提供技術貢獻，卻何以在判斷專利標的適格性時要求其必須 符合「更有意義」要件？如此一來，只要發明經判斷具備專利標的適格性，則其 必定因具備「更有意義」要件而通過進步性之測試，如此將使進步性的相關規定 形同具文。
此外，專利標的適格性要件與進步性要件不能混為一談的重要原因在於兩者
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的判斷目的及要求均截然不同。前者無須作先前技術檢索，而是從發明的本質上 作判斷；後者則是從檢索先前技術出發，組合比對後得出與該發明的差異程度。
前者在審查時不受申請日或優先權日之限制；後者之判斷時點則限於申請日或優 先權日之前。再者，前者乃在認定是否符合可納入專利所保護的範疇；後者則是 依檢索而得的引證文件來決定申請專利範圍的擴張或限縮。也就是說，前者所判 斷的是符合與否；後者則是決定權利範圍的大小268。
綜上所述，在判斷專利標的適格性時，實不宜加入類似進步性要件之審查。
因此，美國聯邦最高法院於 Alice 案判決所創設的「更有意義」要件，以及我國 2014 年版電腦軟體審查基準新增的「簡單利用電腦」一節，其妥適性便有待商 榷。
第三項 「專利標的適格性」要件之優先性
最後，關於專利標的適格性要件的重要爭點在於審查專利時是否須優先審查 專利標的適格性。目前各國實務一般皆採肯定見解，例如上述我國智慧財產法院 101 年度民專上更(二)字第 5 號民事判決即認為專利申請可否獲准，就審查層次 而言，應先認定是否符合發明之定義後，始探討有無產業利用性、新穎性及進步 性等專利要件。
然而，亦有論者採不同見解，例如前述之學者 Lemley 認為美國專利法 101 條的判斷應該在其他要件皆檢視過後才進行。亦即當請求項符合新穎性及非顯而 易知性等要件後再檢視其專利標的適格性。如此可以避免不當地把特定發明領域 排除於專利系統之外。學者 Crouch 及 Merges 則認為任一專利要件皆可作為優先 審查的對象。
本文認為，我國專利法係先於第 21 條規定「發明」之定義為「利用自然法 則之技術思想之創作」，再於第 22 條規定「發明」之新穎性及進步性判斷要件。
因此，不論由體系解釋或文義解釋，均可得出專利標的適格性要件應優先於新穎
268 袁建中，前揭註 208，頁 73。
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性及進步性而被審查。再者，因專利標的適格性之審查無須進行先前技術檢索，
故對於明顯不具專利適格之請求項，專利標的適格性要件便可立即發揮初步篩選 的功能而將該請求項排除。此外，可藉由訂定較寬鬆的專利標的適格性之判斷標 準，使具有爭議性之標的亦可通過專利標的適格性之審查，再將重心置於新穎性 及進步性的審查。如此一來，既不會有不當排除特定發明的問題，審查委員及法 院亦不需花費太多時間處理不確定的專利標的適格性。