事前的防範措施

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第六章、

第一節、 事前的防範措施

一、 司法機關之法律面

本文認為Patent Trolls 議題的解決之道，從司法機關之法律面與公司企 業之管理面，應包括「事前的防範措施」、「法院裁判的衡平作法」，以及「事後 的救濟措施」，以下便分別加以說明討論。Patent Trolls 議題的解決之道，首重

「事前的防範措施」，依本文見解，就司法機關之法律面，所謂「事前的防範措 施」乃希望「防患於未然」，故採取的手段包括Patent Trolls 取得可利用的目標 專利前之防範措施；與Patent Trolls 取得目標專利後，以提出專利侵權訴訟來脅 迫目標公司，在進入實質專利侵權損害賠償訴訟程序前之防範措施。前者指的是 防止「問題專利」的核准與獲證，概所謂Patent Trolls 和合法主張專利權的一般 專利權人僅為一線之隔，Patent Trolls 為人垢病之處除了濫興訴訟之外，更在於 其利用問題專利來主張權利，是故，溯其本源不論在國內或國外，如何提昇專利 品質防止「問題專利」的產生，乃首要的重點工作之一；後者指的是擴大「確認 訴訟」的提出，按Patent Trolls 利用問題專利濫興訴訟，倘能於其提出專利侵權 損害賠償訴訟進入實質的訴訟程序前，目標公司(target company)非僅能以被告 身份、而得以原告身份提出專利無效或專利不侵權的確認之訴，則有助於將 Patent Trolls 對企業的威脅性降低。

(一)、 Patent Trolls取得目標專利前之防範措施

就取得可利用的目標專利前之防範措施，申言之，Patent Trolls發生的 原因有數個，其中最常被指為Patent Trolls的主要發生原因，即為專利品質不佳 的問題³⁰⁵。所謂「專利品質不佳」的「問題專利(questionnable patents)」，包括 查有影響專利新穎性先前技術(prior art)的問題專利，過於顯而易知(obviousness) 的問題專利，以及申請專利範圍不明確、或申請專利範圍過於廣泛、而超出專利 說明書所描述可支撐或據以實施範圍的問題專利等等³⁰⁶。概近年來過多品質不 佳、或專利申請範圍不明確的問題專利，被核准的過於浮濫，造成Patent Trolls

305 Jennifer Kahaulelio Gregory, The Troll Next Door, 6 John Marshall Review of Intellectual Property Law 292, 2007.

306 Susan S. DeSanti, Hearing on Patent Law Reform, Antitrust Mdoernization Commission,November 8, 2005.

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公司有機會透過破產程序或協商管道，購得這些品質不佳而核准的問題專利，並 借此對許多實際從事生產、製造、行銷，或提供服務的廠商或大企業，以提出專 利侵權訴訟的方式主張專利權，再以持有法院核發的永久禁制令為由，脅迫被控 侵權者同意接受不合理專利權利金的要求並達成專利授權交易。又，前揭品質不 佳的專利所造成的違害以專利新穎性和進步性有疑慮之問題專利為例，一方面可 能造成實施並投資於相關先前技術的企業營運上的困擾，另一方面可能造成企業 投資與研發後續相關專利技術的意願低落；倘若申請專利範圍不明確、或申請專 利範圍過於廣泛而超出專利說明書所描述可以支撐或據以實施範圍的問題專利 普遍存在，更可能使企業為了避免專利涉訟而放棄研究或投資相關專利技術領 域，因為一旦因這些問題專利而涉訟，大部份的小型企業和部份大型企業皆選擇 透過協商並且支付權利金的方式處理，若是選擇透過法律訴訟過程，再挑戰這些 問題專利的可專利性則付出的成本與代價將更高，根據美國智慧財法協會AIPLA (American Intellectual Property Law Association)的研究顯示，每件專利訟訴案 的平均花費成本包括調查程序(discovery)的費用約為 50 萬至 400 萬美金³⁰⁷。

舉例來說³⁰⁸，例如在1895 年George Selden獲得一美國專利，其申請專 利範圍非常廣泛(broad)以致於文義上(literally)解釋幾乎可以涵蓋大部份的汽車 產品，然其申請專利範圍描述「在底盤放置一汽油引擎以製造一輛汽車」是如此 的顯而易知，以致於所有汽車製造者在汽油引擎發明後皆可經獨立思考想到如此 製造汽車，負責Selden專利授權的機構因此獲得巨額的權利金，一直到 1911 年 Henry Ford與及它汽車同業挑戰該專利之有效性，透過司法程序法院才將該專利 之申請專利範圍合理的限縮。有時候，他人的專利可能會阻礙專利權人實施其專 利發明，即所謂阻礙專利(blocking patents)，換言之，倘若競爭者投入資源研發 的技術領域充斥著問題專利而未獲得專利授權，則其營運可能涉入與專利權人冗 長而又昂貴的訴訟程序；倘若競爭者選擇透過協商以取得授權，則後續的創新研 發及商品化過程的費用將因支付不合理的權利金而大為增加。因此，解決Paten Trolls議題最根本之事前防範措施即為解決專利品質不佳的問題，更精確的說法 為處理可專利要件、和申請專利範圍有疑慮之問題專利，乃致於利用專利延續案 變更申請專利範圍之淺水艇專利。概所謂Patent Trolls和合法主張專利權的一般 專利權人(legitimate enforcer)的差異，不在於其是否有實際從事與系爭專利有關 之產品製造或服務，而在於其是否投機性地利用部份上述可專利要件、和申請專 利範圍有疑慮之問題專利，透過向法院聲請禁制令或定暫時狀態假處分為手段，

脅迫企業以收取不合理的權利金。

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在可專利要件有疑慮之問題專利的解決方法，不論是確認新穎性或是進 步性是否滿足，皆需要透過資料庫的專利檢索來搜尋相關之先前技術(prior art)，而專利說明書的用語特別是申請專利範圍(claim)所使用的語言，經常是較

307 Supra note 304.

308 FTC report, To Promote Innovation: The Proper Balance of Competition and Patent Law and Policy, Oct 2003.

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上位的概念用語，如何改善專利資料庫的資料結構與檢索介面，並強化檢索功能 裨益於審查委員掌握正確而完整的相關先前技術，以對專利申請案之可專利性或 可核准的申請專利範圍作出正確的審查意見，亦是十分重要的議題，惟本文的探 討，以和法律的規範與修訂為主，對此議題不再進一步論述。就可專利性的法律 規定，解決Patent Trolls議題之事前防範措施，主要和審查專利申請案之新穎性 與專利進步性判斷準則有關。在專利新穎性的判斷基準，於確認系爭專利之申請 專利範圍後，重點即在於審查委員是否能有效與正確的掌握相關先前技術，其內 容範圍本應包括任何地方、任何語言，與任何形式之資訊³⁰⁹。雖然目前國際上主 要專利申請國之間，已有所謂專利審查高速公路(Patent Prosecution Highway, 簡稱PPH)的合作審查機制³¹⁰，得參酌外國專利局之核准審查結果，以縮短發明專 利申請案等待審查時間；惟就電腦軟體相關專利而言，網路上公開的軟體資訊本 不易透過檢索得知，故審查委員較難以掌握，因之，本文認為類似美國專利申請 實務填寫資訊揭露申請表IDS(Information Disclosure Statement)的規定，以誠 實揭露義務作為日後之補救措施，讓有可專利要件疑慮之問題專利不可執行 (unenforceable)，可以增加一控管與退場機制，特別是針對隱瞞與可專利有關的 已知先前技術。

另在專利進步性的判斷步驟³¹¹，首先在於確認系爭專利之申請專利範圍 (claim)；其次同新穎性的判斷在於掌握相關的先前技術所揭露的內容；再來則是 確認申請專利發明所屬技術領域中具有通常知識者之技術水準；之後再確認系爭 專利發明與相關先前技術之間的差異；最後則是以該所屬技術領域中具有通常知 識者的角度判斷，是否能輕易完成系爭專利發明。如前揭討論所述，於訴訟審理 中當兩造雙方當事人對所謂該發明所屬技術領域中，具有通常知識者之技術水準 為何看法不一致時，法院於聽完雙方當事人之陳述後，按我國智慧財產案件審理 法之規定，法院於必要時，得以裁定命智慧財產專責機關參加訴訟，然依據智慧 財產法院所公佈之智慧財產民事訴訟事件審理模式³¹²，此部份的爭執於案件審理 過程之第2 次言詞辯論過程中進行，必要時得進行第三次言詞辯論以進行侵權與 否之審理，對於Patent Trolls議題之事前防範，特別是對於本段所述所謂「專利 品質不佳」所造成之Patent Trolls問題之事前防範，並無助益。

綜上，就Patent Trolls取得可利用的目標專利前之防範措施，依我國法律 規定，主要還是以專利審查委員所依據之現行專利審查基準彙編的規定為主。按 前揭審查基準，審查進步性之先前技術應屬於該發明所屬或相關之技術領域，但 若不相關之技術領域中的先前技術與申請專利之發明有共通的技術特徵時，該先 前技術亦適用³¹³；準此，我國前揭審查基準將審查專利進步性之先前技術範圍，

309 同前揭註 266。

310 陳麒文，專利審查高速公路，智慧財產月刊 123 期，98 年 3 月。

311 同前揭註 266，頁 2-3-21。

312 智慧財產法院全球資訊網，http://210.69.124.203/ipr_internet/index.php，last visited Nov. 19,2008。

313 同前揭註 266，頁 2-3-19。

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包括不相關之技術領域而與專利發明有共通的技術特徵者，本文表示認同。惟審 查專利進步性時，將相關先前技術組合對於該發明所屬技術領域中具有通常知識 者是否明顯之審查原則，包括下列幾種情況³¹⁴：(一)就發明所欲解決之問題而 言，引證文件之技術內容，是否促使該發明所屬技術領域中具有通常知識者將其 所揭露的技術內容組合在一起；(二)就技術領域而言，引證文件的技術內容是否 屬於相關的技術領域；(三)就組合之動機而言，該發明所屬技術領域中具有通常 知識者是否有合理的動機組合一份文件中之多項技術內容。

上述第(一)項規定「就發明所欲解決之問題而言，引證文件之技術內容，

是否促使該發明所屬技術領域中具有通常知識者將其所揭露的技術內容組合在

是否促使該發明所屬技術領域中具有通常知識者將其所揭露的技術內容組合在