第五章、 台灣法律相關規定與Patent Trolls
第一節、 專利法規定與最新修正草案內容
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第五章、 台灣法律相關規定與Patent Trolls
第一節、 專利法規定與最新修正草案內容
由前揭Patent Trolls相關判例與美國專利改革之探討內容觀之，Patent Trolls的議題和專利實體法之關聯，除可專利標的(subject matter)外，主要在於 可專利性的判斷，包括專利新穎性(novelty)與進步性或非顯而易知(non-
obviousness)的判斷，以及境外或非直接專利侵權之判斷，專利侵害損害賠償金 的計算等；而與專利程序法之關聯在於專利權人申請專利時對專利局誠實揭露之 忠誠義務，更重要的是申請專利範圍(claim)的解釋與專利侵害的鑑定。台灣的專 利法揭櫫為鼓勵、保護利用發明與創作，並促進產業發展而制定249，可知其立法 目的亦期望能借由專利制度鼓勵發明人創作及利用專利，並以良性競爭的方式達 到促進產業發展的目的，倘若Patent Trolls的行為有造成限制競爭與破壞專利制 度立法目的之虞，便值得吾等深思與探討。
究可專利標的台灣與美國的規定不同，於現行專利法第二十四條僅規定 不予專利之發明，主要包括動植物及其生產之主要生物方法、治療或外科手術方 法等等250；惟為落實「行政院生物技術產業指導小組」於九十四年八月二十三日 委員會決議開放動、植物專利保護，以作為發展生技產業的重點配套措施之一，
最新專利法修正草案已將動植物及其生產之主要生物方法的限制刪除251，而列入 可專利標的；又我國「電腦軟體相關發明專利審查基準」亦早於民國八十七年十 月公佈實行252，現行發明專利實體審查基準之第九章乃規範電腦軟體相關之審查 基準253，是故，電腦軟體於我國亦為可專利標的。至於發明專利之實質要件，現 行專利法在第二十二條規定，凡提出可供產業上利用之發明，而無該條所列舉之 不符合新穎性與進步性的情形者，發明人可依專利法申請並取得發明專利；其中 是否符合新穎性要件的判斷，我國採用絕對新穎性標準，即除符合優惠期間 (grace period)規定之例外情況外，需滿足於申請專利前未見於刊物或未公開使
249 專利法，第一條(立法目的)：「為鼓勵、保護、利用發明與創作，以促進產業發展，特制定本 法」，中華民國九十二年二月六日修正公佈，九十三年七月一日實行。
250 專利法，第二十四條(不予專利之發明)：「下列各款，不予發明專利：一 動、植物及生產動、
植物之主要生理學方法。但微生物學之生產方法，不在此限。二 人體或動物疾病之診斷、
治療或外科手術方法。三 妨害公共秩序、善良風俗或衛生者。」，中華民國九十二年二月六
日修正公佈，九十三年七月一日實行。
251 專利法修正草案，第二十四條(不予專利之發明)：「下列各款，不予發明專利：一 人類或動 物疾病之診斷、治療或外科手術方法。二 妨害公共秩序、善良風俗或衛生者。」
252 袁建中，「電腦軟體相關發明專利審查基準」介紹(一)-談新基準之審查觀念，
http://pcm.tipo.gov.tw/Pcm/pro_show.asp?sn=72，last visited Oct. 28,2008。
253 經濟部智慧局，現行專利審查基準彙編，第二篇第九章電腦軟體相關發明，
http://www.tipo.gov.tw/ch/NodeTree.aspx?path=446，last visited Oct. 28,2008。
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http://www.tipo.gov.tw/ch/，最近閱覽日期 2009 年 11 月 9 日。
257 專利法第八十四條：「發明專利權受侵害時，專利權人得請求賠償損害，並得請求排除其侵害，
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償顯有過當之嫌；爰刪除該款後段，於請求損害賠償時，依實際個案情況衡量計 算之。
就上述專利法修正草案新增第八十五條第三款合理權利金之說明，乃因 專利權的無體性，侵害人未得專利權人同意而實施專利之同時，專利權人仍得向 其他第三人授權，並取得授權金而持續使用該專利。因此，依傳統民法上損害賠 償之概念，專利權人於訴訟中須舉證證明，倘無侵權行為人之行為，專利權人得 在市場上取得更高額之授權金，或舉證證明專利權人確因侵權行為而致專利權人 無法於市場上將其專利授權予第三人，如此專利權人該部分之損失始得依民法損 害賠償之法理被當作專利權人所失利益之一部。因此，專利權人依第一款規定請 求損害賠償額時，常遭遇舉證上之困難。爰參照美國專利法第二百八十四條、日 本特許法第一百零二條及大陸地區專利法第六十五條之規定，明定以合理權利金 作為損害賠償方法之規定，就專利權人之損害，設立一個法律上合理的補償方 式，以適度免除權利人舉證責任之負擔。
至於專利法第八十五條第三項關於懲罰性損害賠償之規定始於1994 年 修訂專利法，當時專利法第八十九條第三項規定不得超過損害的二倍，而後在 2001 年專利修法時，將二倍懲罰性損害賠償提高為三倍，修法理由係認為配合 發明專利除罪化，並提高專利侵權之民事損害賠償。按我國專利法三倍懲罰性損 害賠償之制度，係源於美國專利法之規定，惟美國三倍懲罰性損害賠償之數額，
係由陪審團決定，而我國專利法第八十五條第三倍懲罰性損害賠償之數額，係由 法官決定，故法官應將考量懲罰性損害賠償數額之因素，向兩造公開，由兩造就 相關事項加以辯論，以建立較明確的標準263。前揭專利法修正草案，除刪除業務 信譽減損損害之規定外，亦同時刪除上述三倍懲罰性損害賠償之規定，其理由係 認為懲罰性損害賠償乃英美法的損害賠償制度，其特點在於賠償之數額超過實際 損害之程度，與我國民事的損害賠償在於填補損害不同。實則依我國民法第二百 一十六條第一項規定，除法律另有規定或契約另有訂定外，應以填補債權人所受 之損害及所失利益為限，亦容許法律特別規定債務人賠償債權人超出其所受之損 害264；本文認為，保留三倍懲罰性損害賠償可以懲罰侵權行為人，按目前發明專 利已除罪化，倘刪除三倍懲罰性損害賠償，降低侵權行為人侵權行為的風險，將 可能無法抑止專利侵權的狀況，雖然予以保留可能讓Patent Trolls以此脅迫目標 企業，但是予以刪除亦可能影響到合法主張專利權的一般專利權人(legitimate enforcer)。
為鼓勵產業創新研發，並推動生物技術等新興產業，及提昇專利品質之 需要，並與國際規範調和，最新專利法修正草案之修訂要點尚包括：明確創作為 發明、新型及設計之上位概念；變更新式樣專利名稱為設計專利；增訂發明、新 型及設計專利之實施定義為使用的上位概念；開放動植物專利申請；導入複權規 範；放寬申請分割點之限制；完備審查中之修正制度；修正有關醫藥品或農藥品
263 同前揭註 260，頁 29-30。
264 同前揭註 260，頁 34。
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之專利權期間延長相關規定；修正並增訂專利權效力不及之事項並明確採行國際 耗盡原則；明確界定專屬授權相關規定；修正舉發相關規定；修正專利特許實施 之規定；增訂有關公共衛生議題之規定；修正專利侵權相關規定；新型專利制度 整體配套規劃修正；設計專利制度整體配套規劃修正；增訂過渡條款；明定本法 施行日期由行政院定之等等265；以下就部份相關修訂內容，簡單加以說明。
關於醫藥品之研究試驗免責，最新專利法修正草案明訂專利權的效力，
不及於以取得藥事法所定藥物查驗登記許可或國外藥物上市許可為目的，而從事 之研究、試驗及其必要行為；此將有利於學名藥提早研發及發展臨床試驗產業。
就真品平行輸入議題，上述專利法修正草案刪除現行專利法由法院依事實認定之 規定，而明確採行國際耗盡原則，充許真品平行輸入。關於專利強制授權，現行 專利法七十六條第一項、第二項規定266，為因應國家緊急情況或增進公益之非營 利使用或申請人曾以合理之商業條件在相當期間內仍不能協議授權時，專利專責 機關得依申請，特許該申請人實施專利權；於上述專利法修正草案將本條之適用 情形予以限縮，以申請人曾以合理之商業條件在相當期間內仍不能協議授權為前 提，並特定得申請之情況為國家緊急危難、增進公益、實施再發明、實施品種權、
及有不公平競爭等情況267。關於專利標示，專利法修正草案明定於專利之物上標 示為原則，不能於物上標示時，得於標籤、包裝或其他足以引起他人認識之顯著 方式標示之。
265 專利法修正草案總說明，專利修法專區，經濟部智慧財產局，http://www.tipo.gov.tw/ch/，最 近閱覽日期 2009 年 11 月 9 日。
266 現行專利法，第七十六條第一項、第二項「為因應國家緊急情況或增進公益之非營利使用或
申請人曾以合理之商業條件在相當期間內仍不能協議授權時，專利專責機關得依申請，特許該 申請人實施專利權；其實施應以供應國內市場需要為主。」
267 最新專利法修正草案，第八十九條「為因應國家緊急危難或其他重大緊急情況，專利專責機
關應依緊急命令或中央目的事業主管機關之通知，強制授權所需專利權並儘速通知專利權人。
有下列情事之一，而有強制授權之必要者，專利專責機關得依申請強制授權：一、增進公益之 非營利實施。二、發明或新型專利權之實施將不可避免侵害在前之發明或新型專利權，且較該 在前之發明或新型專利權具相當經濟意義之重要技術改良。三、品種權人利用品種權必須實施 他人之生物技術專利，且較該專利具相當經濟意義之重要技術改良。四、專利權人有限制競爭
有下列情事之一，而有強制授權之必要者，專利專責機關得依申請強制授權：一、增進公益之 非營利實施。二、發明或新型專利權之實施將不可避免侵害在前之發明或新型專利權，且較該 在前之發明或新型專利權具相當經濟意義之重要技術改良。三、品種權人利用品種權必須實施 他人之生物技術專利，且較該專利具相當經濟意義之重要技術改良。四、專利權人有限制競爭