The Patent Reform Act of 2005

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第三節、 美國專利改革法案(Patent Reform Act)之內容

目前已提出自2005 年至 2009 年之各項美國專利改革法案(Patent Reform Act)，皆未能通過美國國會下圖所示之立法程序，故本節僅將美國各項 專利改革法案略加描述，合先敘明。

一、

The Patent Reform Act of 2005

2005 年在美國國家科學院國家研究委員會NAS(the National R Council of the National Academies of Science)與美國聯邦貿易委員會

FTC(Federal Trade Commission)提出報告，美國智慧財產協會AIPLA(American Intellectual Property Law Association) 作出回應後，面對日益高漲的改革呼聲，

國會開始進行專利制度改革的提案，2005 年 4 月 20 日及 27 日眾議院舉行專利 改革法案的聽證會(House Herarings)，4 月 25 日舉行參議院的聽證會(Senate Hearings)

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221，於6 月 8 日美國眾議院眾議員Lamar Smith提出 2005 年美國專利 改革法案(The Patent Reform Act of 2005)，Smith表示「本法案是從美國 1952 年通過美國專利法以來，最全面性的改變」；6 月 9 日在美國國會正式開始討論 2005 年美國專利改革法案，之後，2005 年 6 月 14 日及 7 月 26 日，參議院舉 行專利改革法案的法律聽證會，9 月 15 日眾議院再舉行一場專利改革法案的法 律聽證會²²²，法庭上的成員有小組委員會、網際網路業者，各種有利害關係之業

221 House Hearings on April 20 &2 7, June 9, and September 15,2005; Senate Hearing on April 25, June 14, and July 26, 2005.

222 Legislative Hearing on “The Amendment in the Nature of a substitute to H.R. 2795, the Patent Act of 2005”, Sep. 15 2005.

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界代表，包括軟體產業，醫業生技產業代表，及獨立發明人。整體而言，2005 年美國專利改革法案直接指向現行專利法存在的三個問題：專利品質，國際調 和，及專利訴訟的濫用；其中，法案內容所涉及的議題包括：由先發明原則改為 先申請原則；重新定義先前技術及優惠期；受讓人之申請權；廢除最佳模式的揭 露；發明申請案18 個月後的早期公開；公正誠實的義務；惡意侵害；組成合後 侵權行為的損害償賠分擔；專利權人申請禁制令的限制；專利延續申請的限制；

在美國專利商標局USPTO(United States Patent and Trademark Office)內建立專 利核准後的舉發程序；擴大多方再審查程序；廢除美國專利法第271 條f項對軟 體專利的限制；擴大先使用權的抗辯；擴展第三人提交先前技術的期限；以及審 判地點²²³；以下就上述改革法案所涉及之議題簡單加以說明。

就先發明原則改為先申請原則，為保護發明人美國乃目前惟一採用先 發明原則的國家，亦前兩個或兩個人以上發明人就同一內容提出專利申請時，後 申請者必需證明其於美國比先申請者較早完成發明，然如此規定不易讓發明人儘 早公開其發明內容，且亦使得發明人的專利權不穩定，而容易產生糾紛；但改為 先申請原則可能不利於獨立發明人保護其發明成果，故多持反對立場。就重新定 義先前技術及優惠期，主要把美國對新穎性可專利要件過去採用的相對新穎性原 則改為絕對新穎性原則，並將喪失取得專利權文字規定中「已為他人所知悉或使 用(know or used by others)」改為「公眾知悉(public known)」，將「發明前(before the invention)」改為「有效申請日前(before the effective filling)」。就受讓人的 申請，主要允許雇主或受讓人可以自已的名義提出專利申請，屬於具有爭議性的 條款。就發明申請案18 個月後的早期公開，為維護美國發明人的利益修訂後的 法案規定了公開的條件和不公開的條件，原2000 年 11 月 29 日或以後在美國申 請的專利申請案，除了專利法第122 條b項第 2 款規定的例外情形，均將於最早 優先權日的18 個月後公開，這些例外情況包括：早期公開前申請人放棄申請；

申請人特別要求保密不公開；確認其不會在其它國家提出申請；修訂後的法案建 議將這些例外情形刪除，所有的發明申請案都適用18 個後早期公開的規定，只 有撤回申請，受命秘密命令之申請案(subject to a secrecy order)，暫時申請案，

及設計專利申請案可以例外地不公開²²⁴。

就廢除最佳模式的揭露，在美國的判例法當中，有部份的案例是對發 明人未揭露最佳模式(best mode)而舉發挑戰其可專利性，修訂後的法案建議將 此種規定刪除，可於專利訴訟中消除一些主觀的因素。就公正誠實的義務，若於 訴訟過程中被控侵權者發現專利權人於獲得專利過程中有不正行為(inequitable conduct)，即違反誠實揭露義務而造成專利權不可行使時(unenforceable)，專利 權人還必需賠償被告的律師費用，修訂後的法案限縮規定，除非是未揭露的資料 會導致該專利無法實施，否則專利仍為有效。就惡意侵害，在專利訟訴案件，現 行專利法規定倘被告行為屬於惡意侵害(willful infringement)，則法院可以判決

223 葉雪美，淺談美國 2005 的專利改革法案及後續發展，智慧財產月刊 93 期，95 年 9 月。

224 同前揭註 221，頁 77。

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三倍的損害賠償(trebles damages)，惟如此亦影響企業在投資發展技術時，儘可 能迴避與專利發明有關的技術，修訂後的法案建議，專利權人必需提供清楚且使 人信服的證據證明被告行為屬於惡意侵害，例如被告已經收到專利權人的通知書 或警告信，告知其產品已侵害專利的特定範圍；通常，依據有職照的專利律師的 法律意見，而真正相信專利是無效的或不可實施，或許可以作為惡意侵害的辯 護。就組合後侵權行為的損害償賠分擔，修訂後的法案建議應依據獲准專利的發 明貢獻度去評估損害，而不是從整個產品去評估損害賠償，因此，在法院決定合 理的權利金(reasonable royalty)過程中，法院將考量所主張發明之發明貢獻度 (the inventive contributions)²²⁵。

就專利權人申請禁制令的限制，現行專利法第283 條授予權法院，為 防止專利權受到損害，得依衡平原則及法院認為合理的情況下，核發禁制令；在 修訂後的法案建議刪除此項規定，並導入最高法院在eBay案判例所表示的見 解，即禁制令的核發，應考量專利權人是否受有不可回覆的損害，賠償金是否不 足以補償專利權人所受的損害，平衡專利權人與被控侵權者所遭遇的因難，及是 否損害公眾利益。就專利延續申請的限制，為避免過去Lemeson以淺水艇方式申 請取得專利(submarine patenting)的情況發生，改革法案建議USPTO訂定規則限 制專利延續申請案，以避免延續案的濫用(continuing abuses)，並降低專利局的 工作量。就擴大多方再審程序(inter parties reexamination)，現行專利法規定多 方再審程序僅適用於1999 年 11 月 29 日或以後提出申請而獲證的專利，修訂後 的法案則主張適用於所有既存的專利，以減少專利訴訟的數量。就擴大先使用權 的抗辯，修訂後法案建議將現行專利法第273 條a項當中已進行與實施商業活動 (doing and conducting business)的限制刪除，並建議刪除b項當中「專利有效申 請日一年以前」的要件與有產品的要件，而將先使用權擴大到「實質上已作好商 業用途的準備(substantial preparation for commercial use)」²²⁶。

就在USPTO 內建立專利核准後的舉發程序，修訂後法案已明確訂定可 提出專利舉發程序的適當時間，包括：USPTO 授與專利或重新發證後的九個月 內(first window)，或是收到專利侵害訴訟通知後六個月內(second window)，可 以提出請求重新審查專利的舉發程序，並規定USPTO 必需在一年內作出最後決 定；目前除了再審查及衝突程序外，如果沒有求助於專利訴訟，第三人挑戰已獲 准專利的能力是有限的。就擴展第三人提交先前技術的期限，現行美國專利法第 122 條 c 項規定，禁止專利核准前的任何舉發程序，在早期公開後 USPTO 允許 第三人呈送先前技術，因此修訂37C.F.R§1.99 讓第三人得於核准前公告 2 個月 內，可以主動提交先前技術供審查人員參考，該資料會被收入申請檔案，不一定 會被審查人員引用或參考，但會被送交申請人；改革法案則建議將遞交先前技術 的期限由早期公開的二個月延長至六個月。就審判地點(venue)，28U.S.C§1400 規定，專利之民事訴訟可在被告之居住地、被告侵權行為發生地、及營業所之聯

225 同前揭註 221，頁 82。

226 同前揭註 221，頁 88。

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邦管轄地方法院提起；改革法案則建議，指引法院同意移轉管轄權的聲請，將審 判地點移轉到一個適當的地點，讓被告有更多的理由指定審判地點。

2005 年美國專利改革法案內容對Patent Trolls的影響，概美國賦予專 利權人較多的權利以保護其發明，讓專利權人得以向法院主張龐大的侵權損害賠 償金，或向法院聲請禁制令以打擊侵權者，造成社會成本的提高及司法資料的浪 費²²⁷，而以法院核發的禁制令作為談判的籌碼，進一步威脅達成高額專利授權契 約，即是Patent Trolls慣用的手法²²⁸，是故，改革法案就專利訴訟期間，法院核 發禁制令衡平原則(principles of equity)的建議，以及按發明貢獻度計算損害賠償 金，對Patent Trolls的行為將有一定的影響；此外，該法案提出於專利核准後舉 發(post-grant opposition)以挑戰系爭專利有效性之相關措施，這部份各方看法 不一頗有爭議，然就patent troll議題而言，提供多種挑戰系爭專利有效性的管 道，而非僅於專利訴訟當中，對於被控侵權者亦是一種有效的救濟措施。支持上 述之美國專利改革法案主要精神與內容的團體，包括：美國智慧財產協會AI 智慧財產權人協會IPO、生技產業組織BIO、商業軟體聯盟BSA…等等。惟 2005 年美國專利改革法案於6 月 8 日提出，經遞交到各委員會後，並未進行委員會報 告，或有任何後續表決行動。

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