第二章、 美國專利制度與Patent Trolls的出現
第五節、 Patent Trolls問題對不同產業的影響與爭議
國
立 政 治 大 學
‧
N a tio na
l C h engchi U ni ve rs it y
第五節、 Patent Trolls問題對不同產業的影響與爭議
以美國為例，其專利核准的數量在1987 年約為 7 萬件，到 2003 年已 經超過16 萬件，成長 2 倍多；其中電腦軟體專利(software patents)在 1980 年 代早期的年度核准數量約為1 千件，到 1990 年代已增加至 5 千件，至今每年已 有超過2 萬件的電腦軟體專利被核准68。這些電腦軟體與商業方法專利之原始發 明人，往往將其專利權專屬授權(exclusively licensed)或賣給類似專利管理機構 或Patent Trolls，而其商業模式即透過搜集而得之專利組合，再以授權或訴訟的 手段獲取高額的利潤。另一方面，專利訴訟案件的提出數量在1987 年約為 1 千 2 百件，到 2003 年已經超過 2 千 5 百件，亦成長 2 倍多69；其中，被法院科以 較高金額專利侵權損害賠償金的案件亦持續地增加，在1990 年以前，僅有 1 件 專利訴訟案之損害賠償金超1 億美金，而光在 2000 年至 2005 年間，就有 21 件 這類專利訴訟案件，更包括1 件超過 13 億美金的專利訴訟案70。此外高科技半 導體產業、電腦軟體產業，及網路服務等產業之專利叢林( patent thickets)現象，
亦即單一商業化產品經常涵蓋數以百計的專利，而企業為克服這些專利的授權問 題，往往造成產品商業化的延遲與阻礙，這亦使得Patent Trolls有了可稱之機。
根據史丹佛大學智慧財產權訴訟相關資料庫(Stanford IP Litigation Clearinghouse)的數據資料顯示，於 2000 年至 2007 年間，最常涉入專利訴訟的 專利類型，乃電腦軟體(software)與電信(telecommunications)類型的專利，而非 機械(mechanical)或其它類型的專利。其中電腦軟體專利壓倒性地成為最常提起 專利訴訟的專利類型，佔總訴訟案件的四分之三，而在所有電腦軟體涉訟的案件 當中，又以商業方法專利佔百分之十五為最多；機械類的發明專利僅佔最常涉訟 專利總量的百分之八，但佔涉訟一次專利總量的百分之五十三；電子類發明專利 僅佔最常涉訟專利總量的百分之一，但佔涉訟一次專利總量的百分之二十五；而 在其它的產業領域，例如生物科技產業(biotechnology)與化學產業(chemistry)，
其最常涉訟專利的數量和涉訟一次專利的數量則相當，差異不大。以特性來說，
前揭最常涉訟的專利多為異常使用專利連續案(patent continuations)，平均一個 專利發明有4.3 個連續案；申請專利範圍請求項的項數亦比涉訟一次專利的項數 平均多百分之五十；同時，亦有較多的專利與非專利文獻之引用71。
另根據美國甲骨文Oracle資深副總經理Jerry Baker所述，在電腦軟體產 業，像Oracle一般選擇性的申請一部份防禦性專利，借由”互不犯”(mutual non-
68 Wendy H. Schacht, Patent Reform: Issues in the Biomedical and Software Industries, CRS Repoet for Congress, 7 April 2006.
69 Rosemarie Ziedonis, Patent Litigation In The United States: Empirical Evidence & Implications For Reform, NAS/AIPLA/FTC Conference On Patent Reform, 2005.
70 Mark Lemley, Time for Congress to innovate, reform abused patent system, San Jose Mercury, June 15 2006.
71 John R. Allison, Mark A. Lemley and Joshua Walker, Extreme Value or Trolls on Top? The Characteristics of the Most-Litigated Patents, 158 University of Pennsylvania Law Review, 2009.
‧
見的72，然此一策略對於實際上不生產製造商品、或提供服務的Patent Trolls公司 而言，因其不怕被告提起的反訴(counterclaim)，故以持有防禦性專利來達到談 判的目的卻是無效的，也因此Patent Trolls公司有恃無恐的提出各種專利訴訟，並且借此達到求償目的之技倆成為有效率的(effective)73。另一方面，美國專利 訴訟過程所需耗費的巨額費用，對於Patent Trolls公司而言，可借由專門替人打 官司的訴訟代理人，變相提供免費的法律服務74，再以獲得勝訴判決或合解後，
專利權人可以主張的高額損害賠償金支付相關費用，亦提供Patent Trolls所以形 成新興產業的金錢誘因。根據美國智慧財產法協會AIPLA(American Intellectual Property Law Association)在 2003 年的研究報告顯示，在美國專利訴訟的費用可 從美金50 萬元到高達 400 萬元不等75，實務判例中，專利權人索取高額的損害 賠償金亦時有所聞76，此種條件下，非僅使被控侵權者心生畏懼，更讓Patent Trolls 公司覺得有利可圖，而逐漸形成一種新興的產業。
目前Patent Trolls行為仍是一個具有爭議性的議題，贊成方認為Patent Trolls可以促進智慧財產交易市場(IP transaction market)的活絡，其商業行為本 身通常是合法而有建設性的並且符合美國專利制度建立的宗旨，僅管有少數壞份 子不適當的主張部份問題專利的專利權，但亦有部份企業的商業行為是故意侵 害、或是竊佔他人的專利權(patent squatter)77，因此有問題的應該是美國的專 利制度與規範無法跟上科技的高速發展78；同時對於部份的專利發明人而言，欲 實施其專利權無論透過自行專利商品化或專利授權都是有困難的，既耗費時間又 耗費金錢，此時，類似不實施專利權的智慧財產相關事業(Intellectual property business)可以增加專利市場的流動性與資訊透明度，作為專利發明人與被授權 人的媒介，避免受到大型企業的恣意竊佔專利(patent spuatting)79。反對方認為 Patent Trolls行為的惟一目的，乃借由使用落入其申請專利範圍的專利技術開發
72 James Bessen, Patent Thickets: Strategic Patenting of Complex Technologies, http://www.
researchoninnovation.org/thicket.pdf, last visited 2007/12/6.
73 Supra note 51.
74 Supra note 51.
75 Stephen A. et al., A Paetent System for the 21st Century (Prepublication Copy), The National Academies Press 2004, at 106.
76 NTP Inc. v. Research In Motion Ltd., 418 F.3d. 1282, 1287, 2005.
77 Supra note 49.
78 Judy Newman, Innovators Fear The Patent Trolls ; A Medison Company Is In An Intellectual Property Fight Emblematic of Today’s Knowledge Economy, Wisconsin State Journal, May 7 2006.
79 Marc Morgan, Stop Looking Under the Bridge for Imaginary Creatures: A Comment Examining Who Really Deserves The Title Patent Troll, 17 The Federal Circuit Bar Journal 165, 2008.
‧ 國
立 政 治 大 學
‧
N a tio na
l C h engchi U ni ve rs it y
性(novelty)，與非顯而易知性(non-obiousness)之專利性要求相同的標準，然而 不同產業對專利的運用與對專利政策的觀點卻大不相同80，以美國的產業現況而 論，現今三大倚賴美國專利保護的產業分別為生技產業(bio-technology)、醫藥 產(pharmaceutical)，以及資訊科技產業(information technology)，但是這三種 產業所產出的產品炯異，因此使用與依賴專利的方式與觀看專利制度的角度便大 不相同。其中，生技產業認為擁有專利對於剌激該產業的創新及研發最有幫助
81，同樣地對醫藥產業而言專利是其回收開發新藥投資的最有效方法，而相反 地，對IT(Information Technology)產業而言專利卻被視為沒有效率、阻礙創新82。
據學者研究十八個製造產業當中，製藥廠普遍認為產品專利是企業獲取 創新利益之最有效的途徑與手段，而專利對醫藥產業之所以重要，在於競爭對手 複製成品的容易性，不同產業的複製成本(imitation cost)不同，而產業重視專利 的程度即正相關於該複製成本與專利迴避設計之時間成本；對於增加非專利權人 專利迴避設計所增加之時間成本，舉例來說：醫藥產業增加40%，新穎化學品 產業增加30%，其它化學品產業增加 25%，電子產業則增加 7-15%。例如一個 新結構之新藥產品的商品化成本約為8 億美元，以美國聯邦貿易委員會FTC (Federal Trade Commission)所作的分析約為 8.3 億至 8.6 億美元，並以 7.4%的 年增率增加。開發新結構新藥產品的主要成本在於臨床試驗的費用以獲得美國 FDA(US Food and Drug Administration)的認證許可，而最後能夠獲證的比率並 不高，研究顯示僅有10%的新結構新藥可以進入人體試驗階段，當中能商品化 進入市場的只有少數，另有研究顯示僅有1%的新結構新藥可以進入人體試驗階 段，其中22%可以獲得美國FDA認證。而就可以成功進入市場的新結構新藥開 發案，僅有34%可以達到獲利與支出損益兩平，如比較新藥與學名藥的開發成 本，新藥的開發成本約為8 億美金而學名藥則僅需 1 至 2 億美元83。
又以電腦軟體產業觀之，自美國聯邦巡迴上訴法院CAFC( United States Court of Appeals for the Federal Circuit)於西元 1998 年在判例中確認了電腦軟 體專利之可專利性，軟體專利之准駁一直是具有爭議性的，在90 年代中期至末 期的網路公司興盛時期，當時即有新興的商業模式是鎖定運用這類專利範圍廣泛 的電腦軟體或電子商務專利，來對付所謂的線上企業，而自網路時代泡沫化以 後，許多線上企業紛紛倒閉或者宣佈破產，所遺留下來的智慧財產、特別是專利，
便成為Patent Trolls公司收購的對象。另一方面，在高科技產業特別是資訊科技 產業(information technology sector)，本質上因為產品與技術之複雜性，往往一 項產品與技術包括了數以百計乃致於千計之專利於其中，即產生所謂專利阻礙
80 Supra note 31.
81 Robert B.Chess, Statement of Robert B. Chess, Executive Chairman, Nektar Therapeutics, Testimony before the House Judiciary Subcommittee on Courts, the Internet, and Intellectual Property, 15 September 2005.
82 Emily M. Van Vliet, Patent Reform: Addressing Patnet Trolling in the IT industry while Balancing Innovation and Intellectual Property Rights, Journal of Engineering and Public Policy, 2006.
83 Supra note 67.
30
‧ 國
立 政 治 大 學
‧
N a tio na
l C h engchi U ni ve rs it y
(patent holdup)與權利金堆疊(royalty stacking)的現象84，當發生一件專利包涵 一項複雜產品的元件或堂特徵技術時，便可能被Patent Trolls以專利侵權為由，
申請法院核發永久禁制令，用來作脅迫產品製造商接受不合理權利金之授權談判
85。
綜上所述，生技與軟體產業在研究與發展的高度投資使美國居於市場領 導與強力出口的地位，對於國家經濟成長有所貢獻，然而其對專利的使用與觀察 的角度卻不相同86。Patent Trolls的商業行為按現今專利法之規定雖為完美合法的 活動，然對某些產業來說Patent Trolls的行為無疑是導致一種創新稅(Inn
Tax)的產生，因為發明人經常性的需要支付一些法律費用與被威脅的合解金，這 些費用將耗用資源而減少企業可投資於研發的能力
ovation
電腦軟體
87，對IT產業而言，Patent Trolls活動的盛行可能產生之不良影響包括：阻礙技術創新，造成執行合理專利 狀況釐清(patent clearances)的困難性，專利權人提起專利訴訟案時選擇法院的 現象，不合比例的專利授權金與所失利益賠償金88。整體觀之，目前Patent Trolls 行為在產業界，主要發生在資訊科技產業(Information Technology)、
與電子服務產業，但已漸漸擴及生物醫藥產業；如以國家或地域性區別而言，則 目前主要集中在美國地區，而逐漸擴散到歐洲、大陸、日本、與韓國等國家。
84 Supra note 20.
85 Supra note 20.
86 Supra note 67.
87 Supra note 67.
88 Supra note 67.
‧ 國
立 政 治 大 學
‧
N a tio na
l C h engchi U ni ve rs it y
第三章、
Patent Trolls之相關判例第一節、 美國有關Patent Trolls的判例
一、 最高法院的判例(Supreme Court)
(一)、 Ebay Inc. v. Mercexchange LLC.
Patent Trolls在美國的實務判例中，最負盛名也最俱影響力者，乃美國
Patent Trolls在美國的實務判例中，最負盛名也最俱影響力者，乃美國