第二章、 美國專利制度與Patent Trolls的出現
第一節、 美國專利政策的改變
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第二章、 美國專利制度與Patent Trolls的出現
第一節、 美國專利政策的改變
一、 美國專利政策的改變
美國專利制度的建立乃為鼓勵創新發明，美國憲法第一章第8 段第 8 款規定指出，專利制度乃為促進進步與創新，並以有限期間的排他權作為專利權 人揭露其發明內容的補償21，因此對美國而言，專利制度是美國科技競爭力的基 石；據經濟學家估計，全美國智慧財產的價值約為5 至 5.5 兆美元相當於美國 GDP(Gross Domestic Product)之 45%，高於世界上任何國家22。究美國專利法的 歷史沿革23，早於1790 年，美國國會便通過首部專利法，該法案篇幅很短只有 七段文字，內容闡明專利法設置的目的在於促進有用技藝之進步(to promote the progress of useful Arts)，對於專利之申請採審查制 24。於1793 年，美國專利新 法產生並廢除了1790 年的專利法案，該法僅授予專利權給美國的公民，並定義 可專利標的(patentable subject matter)為「任何新穎且實用之技藝、機器、製 品或組成，以及任何新穎且實用的改善」，對於專利之申請採註冊制25，其另一 個特色在於承認一項專利對於其它專利具有支配作用，對於已核准專利改良後之 專利，不表示其有實施前專利之權利，反之亦然26。又於1800 年美國專利修法，
允許已在美國居住兩年以上的外國人獲得專利權，並規定專利侵權行為之三倍損 害賠償金。1836 年肇因於民眾抱怨部份已核准的專利缺乏新穎性，國會通過立 法並成立美國專利局(the Patent Office)27，同時取消獲得美國專利關於國籍或居 留期之限制28，並建立類似於現今衝突程序(interference)的機制以解決專利優先 權的問題。1839 年美國專利修法，提供專利申請人在申請專利前公開或使用發
21 The Consititution of the United States of America, ”The Congress shall have Power To promote the Progress of Science and useful Arts, by securing for limited Times to Authors and Inventors the exclusive Right to their respective Writings and Discoveries ;”
22 Miranda Jones, Casenote: Permaanent Injunction A Remedy By Any Other Name Is Patently Not The Same: How Ebay v. Mercexange Affects The Patent Right Of Non-Practicing Entities, 14 George Mason Law Review 1035, Summer 2007.
23 Carol M. Nielsen, Michael R. Samardzija, Compulaory Patent Licensing : Is It a Viable Solution in The United States, 13 Michigan Telecommunications and Technology Law Review, Vol.13, 509, 2007.http://en.wikipedia.org/wiki/Patent_Acthttp://www.kanhe.cn/html/falvfagui/zhuanli/20070126/
25.html, last visit 2008/7/5.
24 Patent Act of 1790, ch.7, 1 Stat.109-112 (1790).
25 Patent Act of 1793, ch.11, Stat.318-323(1793).
26 Id. §2.
27 Patent Act of 1836, ch.357, Stat.117(1836).
28 Id. §12.
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明二年的寬限期29。於1842 年美國開始授予製品上新穎原創設計之專利。1850 年因判例法的影響30，美國專利法增加非顯而易知性(non-obvious)要件的概念。
於1887 年美國加入保護工業財產的巴黎工約(Paris Convention)。1890 年通過 Sherman Act形成反壟斷法的基礎，與其後續通過之Clayton Act、
Robinson-Patman Act等法案皆由聯邦貿易委員會(Federal Trade Commission)及 美國司法部反托拉斯部門(Antitrust Division of the Department of Justice)來執 行。現今美國的專利制度源於1952 年的專利法(Patent Act of 1952)，並成文化 在第35 美國法典(Title 35 of the United States Code)，當中針對可專利標的 (subject matter)闡明任何人：「發明或發現任何新穎與有用之程序、機械、製造 方法，或任何組成物，或任何新穎與有用之改善，可以獲准專利」，一旦獲專利，
法律即付予專利權人可以排除他人製造、使用、販售、銷售之要約，或進口專利 產品到美國之排他權，而非積極的專利實施權，乃為鼓勵發明人申請專利並揭露 發明之技術內容以促進創新，法律付予專利權人一定期間之排他權，目前以發明 專利為例，即自專利申請日起二十年。
二、
CAFC成立與判例法的改變
美國專利法不斷演進與改善的原因乃在於因應科技創新的日新月異與 快速發展，並符合現代知識密集產業全球化競爭的趨勢，且同時配合科技改變所 衍生之擴張可專利性標(subject matter)的需求31。在促進創新方面，美國主要透 過專利制度的設置以及公平的競爭，其中專利制度要求申請者公開揭露其技術內 容，另一方面則透過給予一定期間的排他權使得企業可以回收在研發期間的投資 並增加營收利潤32，而公平競爭則透過自由市場的建立。為處理不同地方法院對 於專利侵權案件與專利有效性見解不同之爭議，於1982 年美國國會通過成立美 國聯邦巡迴上訴法院CAFC(Court of Appeals for the Federal Circuit)，目的在於 提供處理專利上訴案件之專屬管轄法院。在CAFC成立後之 1982 年至 1986 年期 間，專利侵權案件CAFC判決對專利權人有利的比率高達 68%，因此塑造了一種 對一般專利權人或Patent Trolls而言有很高的機率在專利侵權案件中獲得勝訴並 且得到專利侵權損害賠償金的環境33。就可專利標的(subject matter)亦透過CAFC 的判例予以開放，從傳統的技術領域擴及新的生物科技領域，而過去專利法不予 專利的標的像是電腦軟體(software)與商業方法(business method)專利亦予以 開放，更進一步擴及上游之科技研究工具(scientific research tool)、物質
29 Patent Act of 1839, ch.88, 5 Stat.353-355(1839).
30 Hotchkiss v. Greenwood, 52 U.S. 248 (1851).
31 Bronwyn H. Hall, Issues in and Possible Reforms of the U.S. Patent System, Presentation to the Cooperative Symposium on “21st Century Innovation Systems for Japan and the United States:
Lessons from a Decade of Change”, 10 January 2006.
32 FTC report, To Promote Innovation: The Proper Balance of Competition and Patent Law and Policy, Oct 2003.
33 Jennifer Kahaulelio Gregory, The Troll Next Door, 6 John Marchall Review of Intellectual Property Law 292(2007).
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(material)，與發現(discovery)34。另一方面，地方法院判決被CAFC推翻的比例，
相較於1953 年至 1978 年及CAFC設立後之 1982 年至 1990 年，地院判決專利有 效而且侵權成立的案件到上訴法院仍維持原判的比例，由62%增加至 90%；判 決專利無效且侵權不成立的案件到上訴法院被推翻的比例，則由12%增加至 18%；概美國乃屬於判例法的國家，因而法律見解的改變常顯現在法院對於具體 個案的判決，其中以美國聯邦巡迴上訴法院CAFC的判例為主、美國最高法院 ( Supreme Court)的判例次之，由於這些判決乃針對具體個案的事實而非基於國 家整體政策與公共利益的考量，故容易造成裁判的不一致性與司法安定性受影響 等問題產生35。在不同上訴法院的判決方面，因不同上訴法院對於專利侵權判定 的見解有異，有的採用對專利權人有利的見解、有的則採用對專利侵權被告有利 的看法，此種差異造成專利權人在提出專利侵權訴訟時有選擇法院(forum shopping)的現象。再加上法院核發禁制令的比例激增，使得專利權人多擁有一 項強而有力的利器，在專利侵權訴訟期間能對侵權被告形成莫大的壓力，有利於 達成訴訟上和解或專利授權協議。
三、 美國司法部對專利態度的轉變
早期美國司法部對於專利採取比較保守的態度，甚至認為專利有影響自 由市場公平競爭之疑慮；然而美國司法部DOJ(Department of Justice)反托拉斯 部門(Antitrust Division)與美國聯邦貿易委員會FTC(Federal Trade Commission) 在1980 年代開始對於企業與專利有關的商業行為處理的態度有所轉變，於 1981 年廢除早期所頒行的與專利授權有關之「九大違反條款準則」(nine no-no’s)，
於1988 年司法部所頒行之「國際運作有關之反托拉斯執行準則」(Antitrust Enforcement Guidelines for International Operations)關於專利的授權不採用過 去的當然違法準則(illegal per se rule)而改採合理原則(rule of reason)，至 1995 年美國司法部DOJ與聯邦貿易委員會FTC共同發佈「智慧財產權授權反托拉斯法 準則」(Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property)再次重申 採用合理原則，且企業持有專利並不當然推定具有市場力量(market power)，而 智權財產授權一般而言是對競爭有利的(generally pro-competitive)36。此種對於 處理企業與專利相關商業行為之態度轉變亦顯示在相關的判例法上，例如：企業 以其持有的專利進行搭售行為(tying)，按美國最高法院過去的先前判例
(precedent)，即推定賣方俱有市場力量(market power)而視為當然違法(per se illegal)之限制競爭(anti-competition)行為，然於 2005 年美國最高法院針對 Independent Ink公司控告Illinois Tool Works公司專利搭售案，卻推翻其過去所 做的判決37。
34 Madey v. Duke, 307 F.3d 1351, 2002.
35 Supra note 33.
36 Supra note 33.
37 Illinois Tool Works Inc. et al., v. Independent Ink Inc., 126 S.Ct.1281 (2006)
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本案之案例事實概述如下-墨水製造商 Independent Ink 公司於 1998 年 8 月 14 日向加州中區地方法院(United States District Court for the Central District of California)，對 Illinois Tool Works 公司及其所百分之百持有之 Trident 公司提訴，原先是要對Trident 提出確認不侵害專利權之訴(declaratory judgment of non-infringement)與專利無效之訴(patent invalidity)，其後修正提訴之內容，
改為控告Trident 公司以標準化授權契約(standard form licensing agreement)要 求其OEMs 代工廠，即被授權人，於購買印表機噴墨頭及墨水供應裝置外，更需 一併購買其未受專利權保護的墨水產品，而且僅能向Trident 購買(exclusively from Trident)，方同意授權 OEMs 代工廠使用其專利技術，故以上述之行為屬於 非法搭售(illegal tying)與獨佔墨水市場(monopolization of ink market)為由，向 前揭法院提起專利搭售的反托拉斯訴訟(patent tying antitrust action)，控告 Illinois Tool Works 公司及 Trident 公司違反休曼法第 1 條及第 2 條(section 1 and 2 of Sherman Act )。
訴訟繫屬後，雙方當事人對於違反休曼法第1 條的控訴皆提出即決判決 之聲請(motion for summary judgment)，又 Trident 公司對違反休曼法第 2 條的 控訴提出即決判決之聲請；接受審理的加州中區地方法院對兩項違法的指控，皆 准許(granted)對被告 Trident 等公司有利之即決判決(summary judgment)，原告 不服提起上訴。上訴法院美國聯邦巡迴上訴法院CAFC(Court of Appeals for the Federal Circuit)審理後，判定地方法院關於休曼法第 2 條的判決予以確定(affirm)
、關於休曼法第1 條的判決予以推翻(reversed)、並將該案發回地方法院重新審 理(affirm in part，reverse in part，and remanded)。後因專利權人 Illinois Tool Works 公司及 Trident 公司向美國最高法院(Supreme Court of the United States) 聲請(petition)的訴訟移審請求(writ of certiorari)被准許(granted)，本案經最高法 院審理後，廢棄(vacated)過去最高法院先前的判例及上訴法院 CAFC 就專利搭售 即推定俱有市場力量的見解，並發回地方法院重新審理(remanded)。
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