第三章、 Patent Trolls之相關判決
第三節、 影響企業擬定對付Patent Trolls訴訟策略的判決
一、 KSR International Co., v. Teleflex Inc. et al
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第三節、 影響企業擬定對付Patent Trolls訴訟策略的判決
一、
KSR International Co., v. Teleflex Inc. et al.
有部份Patent Trolls的專利是屬於可專利性有疑慮的問題專利，換言 之，即專利品質不佳的問題專利，特別是顯而易知的問題專利；在美國的專利改 革，判例法中與可專利性有關之重要判例，為美國最高法院判決之Teleflex公司 控告KSR公司專利侵權案180。本案系爭專利為美國專利US 6,237,565(以下簡稱 565 專利)，主要關於位置可調整式車用踏板元件(position-adjustable vehicle pedal assembly)，可使駕駛人自由調整踏板的位置以達到更高的駕駛舒適性。
原告Teleflex Incorporated(以下簡稱Teleflex)乃一家位於德拉瓦(Delaware)的公 司，專門製造及銷售汽車產業之可調整式車用踏板元件(adjustable pedal systems)，此外另一原告Technology Holding Corporation(以下簡稱THC)為 Teleflex位於德拉瓦之子公司，目前為系爭 565 專利之受讓人(Assignee)。被告 KSR International Company(以下簡稱KSR)是一家加拿大公司，專門製造及銷售 汽車產業之汽車元件，包括前揭可調整式車用踏板元件，與原告Teleflex乃直接 之競爭者(direct competitors)。在與被告協調達成專利授權金協議(royalty agreement)失敗後，原告Teleflex便於 2002 年 11 月 18 日提出專利侵權訴訟，
並主張被告KSR製造並銷售給通用汽車公司(General Motors)GMT-800 及
GMT-360 兩種車款使用之可調整式車用踏板元件，文義侵害(literally infringe)系 爭556 專利之申請專利範圍請求項 4(claim 4)。被告KSR則主張其可調整式車用 踏板元件產品並未侵害系爭565 專利，因 565 專利對於設計可調整式車用踏板 元件技術領域中具有通常技術水平之人(one with ordinary skill in the art)乃屬於 顯而易知的(obvious)，因此系爭 565 專利應為無效的(invalid)專利181。
本案經美國密西根州東區地方法院南分院(United States District Court, E.D. Michigan, Southern Division)審理後，ZATKOFF法官闡述地方法院見解，就 被告KSR所提出之系爭專利無效抗辯，地方法院認為專利經核准後即推定是有效 的(valid)，因此，挑戰系爭專利有效性之一方即應負擔專利無效之舉證責任並提 出明確而有說明力的證據(clear and convincing evidence)。如引用美國專利法第 103 條之規定182，欲證明系爭專利不俱備非顯而易知性(non-obviousness)乃法律 問題，按最高法院過去的判例183，需釐清幾個事實問題，(1)先前技術(prior art) 之內容與範圍，(2)該技術領域具有通常技術水平(ordinary skill)之人的程度，(3)
180 Teleflex Incorporated, and Technology Holding Company v. KSR International Co., 298 F.Supp.2d.
581, Dec. 12,2003.
181 Supra note 178.
182 35U.S.C §103.
183 Graham v. John Deere Co., 383 U.S. 1, 17-18.
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先前技術和系爭專利申請專利範圍(claim)之差異，(4)其它因素證明非顯而易知 性之程度。關於先前技術之內容與範圍，所謂相關之先前技術(relevant prior art) 乃由美國專利法第102 條第a項及第b項184，即包括系爭專利申請日或優先權日 以前所有已公開之專利、期刊文獻，或已知及已使用者，而已銷售產品之優惠期 間(grace period)則為專利申請日前 1 年內。就本案相關之先前技術，雙方有爭 議者乃美國專利U.S.5,010,782(以下簡稱Asano專利)，Asano專利揭露一可調整 式車用踏板元件，惟其踏板元件乃固定於汽車之某支持固定元件，借由一踏板手 臂(pedal arm)可前後移動調整踏板之前後位置，原告認為Asano專利所揭露者乃 較複雜之車用踏板元件，一個如同本案系爭專利發明人想解決如何設計一較簡單 而便宜的車用踏板元件問題之人，應該會規避Asano專利而不用；被告則認為所 有原告宣稱可構成本案565 專利發明特色，即製造一較簡單而便宜之車用踏板，
並無規範於565 專利之申請專利範圍 4 之文字內容，因此，原告所提之較簡單 而便宜之特色，與系爭專利無效之問題無涉。地方法院則認為，Asano專利包涵 於本案565 專利欲改良之技術領域內，565 專利亦為揭露一汽升產業之可調整式 車用踏板元件，故地方法院認為Asano專利構成與本案 565 專利相似之先前技術
185。
就該技術領域具有通常技術水平之人的程度，需考量之因素包括發明人之 受教育程度，相關產業之人之受教育程度，以及本案相關技術之複雜程度。原告 之專家證人Clark教授認為，於本案解釋所謂該技術領域具有通常技術水平之人 (a person of ordinary skill in the art)，應指具有機械工程研究所學歷之人，或具 有相當工業經驗之人，而熟稔汽車之踏板控制系統。另一方面，被告之專家證人 Larry則認為，於本案解釋所謂該技術領域具有通常技術水平之人，應指至少有 2 年以上大學程度之機械工程訓練、及至少2 至 3 年的相關工作經驗而了解完整的 踏極設計流程186。地方法院則認為，所謂該技術領域具有通常技術水平之人為一 虛擬之人，於本案應解釋為於機械工程有研究所以下學歷者、或俱備相當之工業 經驗者而熟稔汽車踏板控制系統者。就先前技術和本案系爭專利申請專利範圍之 差異，地方法院認為相關先前技術所教導(teaching)者，與本案系爭專利發明之 技術內容僅有些微差異(little difference)，概前揭Asano專利已教導系爭專利申請 專利範圍請求項4 記載限制條件之結構(structure)與功能(function)，除了與踏板 位置電子感應器(electronic pedal position sensor)相關的部份，據此，Asano專 利已某種程度的建議(fairly suggest)與本案系爭專利申請專利範圍請求項 4 記載 相同之機械組裝設計187。本案原告雖然爭執Asano專利和系爭專利之技術內容不 同，但地方方法院同意被告之見解，認為該內容與判斷系爭專利申請專利範圍請 求項4 之顯而易知性(obviousness)判斷無涉，因此，地方法院認為Asano專利不 僅教導系爭專利申請專利範圍請求項4 之每個限制條件(limitation) 除了與踏板
184 35U.S.C. §102(a) , (b).
185 Supra note 178.
186 Supra note 178.
187 Supra note 178.
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就先前技術是否建議組合(suggestion to combine)，地方法院首先表示，僅管 項4 之技術內容，但並不表示因此即符合組合顯而易知性(combination
obvious)，除非存有某種動機(motivation)或建議(suggestion)要將相關先前 之教導內容組合起來，不論是在先前技術中明白提示，或者，藉由欲解決問題之 本質(nature of the problem)，或該技術領域具有通常技術水平之人的知識，合 理的影響所造成(reasonable inference)。按可調整式車用踏板元件於 1970 年代 即存在是不爭之事實，因此可清楚地了解隨著時代的進步，將無可避免的於可調 置電子感應器系列產品(例如CTS 503 系列)者，應該有動機(motivation)去組合 (combine)相關先前技術以解決簡單化與便宜化踏板元件之問題；此外Asano專 利技術與踏板位置電子感應器模組皆與汽車產業用踏板系統有關之事實，即為另 一項建議(suggestion)將其組合之可能因素189。
最後就其它因素證明非顯而易知性之程度，即是否存在所謂第二考量因素 dary considerations)以證明系爭專利具有非顯而易知性(non-
obviousness)。所謂第二考量因素，包括：商業上的成功(commercial
長期的需要(long-left need)、其它人無法解決(failure of others)、令人不可預期 的結果(skepticism and unexpected results)等等。原告爭執因本發明設計產品在 商業上的成功(commercial success)足可佐證本發明具有非顯而易知性。然而，
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(obviousness)而無效(invalid)190。原告Teleflex因而提出上訴。
上訴審美國聯邦巡迴上訴法院CAFC法官SCHALL表示，一專利之申請專利 範圍乃顯而易知並因此為無效的，僅於系爭專利發明時，對於該技術領域中具有 通常技術水平之人，將系爭專利發明與相關先前技術整體觀之認為兩者間之差異 乃顯而易知的。判決該顯而易知性為一法律問題，如同地方法院所述，必需釐清 幾個事實問題，(1)先前技術(prior art)之內容與範圍，(2)該技術領域具有通常技 術水平(ordinary skill)之人的程度，(3)先前技術和系爭專利申請專利範圍(cla 之差異，(4)其它因素證明非顯而易知性之程度。另一方面，將相關先前技術(prior art)建議(suggestion)或有動機(motivation)組合起的理由，可明示或暗示於(1) 先前技術本身；或(2)依該技術領域具有通常知識水平之人所擁有的知識，部份 文獻、或文獻中的揭露對於該技術領域具有特別的利益或重要性(special interest or importance)；(3)從待解決問題之本質(nature of the problem)導致發明人會 閱覽與該問題可能解決方案有關之相關文獻
im)
191。上訴法院進一步解釋，按CAFC 過去之判例該技術領域具有通常技術水平之人非僅必需有某種動機去組合相關 先前技術的教導(prior art teachings)，並且必需有某種動機將先前技術中的教導 以所聲明的特定方式加以組合；換言之，審查人員必需提供證據證明該技術領域 之技藝人仕(skilled artisan)遭遇到和系爭專利發明人相同的問題，並且不知悉系 爭專利發明技術內容的情況下，會選擇所引用的相關先前技術(cited prior art)之 元素，並以所聲稱之方式加以組合192。
原告Teleflex 首先認為，地方法院在法律面錯誤適用 TSM 教導-建議-動機 測試方法(Teaching-Suggestion-Motivation test)而將相關先前技術加以組合；其 次認為，就本案重要事實仍存有真實的爭議(genuine issues of material fact)關 於該技術領域具有通常技術水平之人，是否認為將相關先前技術文獻以系爭專利 申請專利範圍請求項4 之方式加以組合乃顯而易知的(obvious)；最後 Teleflex 指出，地方法院錯誤解釋系爭專利產品商業上的成功與可專利性之間的關係。被 告KSR 認為，地方法院正確地適用 TSM 教導-建議-動機測試方法，並正確的否 決原告Teleflex 所提商業上成功之第二考量因素，因該商業化成功產品與系爭專 利發明之間並無對應關係。對此，聯邦巡迴上訴法院CAFC 法官則同意原告 Teleflex 之見解，認為地方法院就本案之法律分析，在判決對被告 KSR 有利之即 決判決(summary judgment)時適用了不完整的 TSM 教導-建議-動機測試方法，
按地方法院主要以顯而易知(obviousness)為由判定本案系爭 565 專利之申請專 利範圍請求項4(claim 4)為無效(invalid)，而未發現並釋明以該技術領域之技藝 人仕(a skilled artisan)之知識會有動機(motivation)使一個不了解系爭專利技術 內容者，將本案之相關先前技術以所聲稱之方式加以組合(to make the
combination in the manner claimed)。
190 Supra note 178.
191 Teleflex, Incorporated and Technology Holding Company v. KSR International Co., 119 Fed. Appx.
282, Jan. 6, 2005.
192 Supra note 189.
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l C h engchi U ni ve rs it y
依CAFC過去之判例要旨，不論是依據待解決問題之本質，或相關先前技 術之明白教導(the express teachings)，或該技術領域具有通常技術水平之人擁 有的知識，地方法院都必需(required)就本案發現相關事實並釋明，是否存有某 種建議(suggestion)或動機(motivation)將前揭Asano專利技術之教導(teaching) 與汽車踏板之電子控制元件以本案系爭565 專利申請專利範圍請求項 4 之方式 加以組合(combine)應用193。美國聯邦巡迴上訴法院CAFC法官進一步解釋，就本
依CAFC過去之判例要旨，不論是依據待解決問題之本質，或相關先前技 術之明白教導(the express teachings)，或該技術領域具有通常技術水平之人擁 有的知識，地方法院都必需(required)就本案發現相關事實並釋明，是否存有某 種建議(suggestion)或動機(motivation)將前揭Asano專利技術之教導(teaching) 與汽車踏板之電子控制元件以本案系爭565 專利申請專利範圍請求項 4 之方式 加以組合(combine)應用193。美國聯邦巡迴上訴法院CAFC法官進一步解釋，就本