第三章、 Patent Trolls之相關判決
第三節、 影響企業擬定對付Patent Trolls訴訟策略的判決
三、 In-re Seagate
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年簽署有關生產嵌合性抗體（chiremic antibodies的專利授權契約，授權標的包 括一已核准專利及一申請中專利；而在衝突程序結束後，申請中的專利在獲證專 利前仍須在美國專利商標局中進行審查程序。
本案在訴訟進入美國最高法院前，訴訟主要爭議為專利是否有效、可實 施及涵蓋被授權人生產之產品，即使被授權人根據授權契約持續支付權利金，在 未違反授權契約亦未終止授權契約之情況下，被授權人是否得向聯邦法院就專利 有效性、可實施性或是否侵權提起確認訴訟。惟本案美國最高法院推翻前揭上訴 法院CAFC 的見解，認為「按美國憲法第 3 條之精神，被授權人在向聯邦法院提 起專利無效、不可實施，或專利不侵權之確認之訴前，無須先存有違反或終止雙 方授權契約之事實」。按美國最高法院並未在先前Lear v. Adkins 一案，對於未 拒付權利金的被授權人是否能質疑契約的有效性明確表示其見解，故本案的判決 美國最高法院提供專利被授權人更多質疑專利有效性、可實施性的機會，因此本 案判決對產業的專利策略具有高度的重要性。
換言之，倘若目標公司(target company)因產品專利狀況的釐清(patent clearance)不容易進行，無法於事前掌握並分析系爭專利的有效性，或與產品的 關係，基於系爭產品對企業營收的影響、或顧客關係的考量，而必需被迫和Patent Trolls 簽訂專利授權契約，在過去，於目標公司按合約內容繳納權利金予專利權 人、或未有任何違反合約規定行為的情況下，即使在美國，都會因目標公司難以 舉證有實質的爭議（actual controversy）存在，無法滿足法律的要件而不能主動 提起確認之訴(declaratory judgment)；本案美國最高法院(Supreme Court)的見 解，讓目標公司於被迫簽訂專利授權契約的情況下，無須先存有違反或終止雙方 授權契約之行為事實，仍能向法院系爭專利無效、不可實施，或專利不侵權之確 認之訴，故本案的判決對於企業擬定對付Patent Trolls 的訴訟策略有所影響。
三、
In-re Seagate
按Patent Trolls在對目標公司(target company)提出專利侵權訴訟前，
通常會寄發警告信給目標公司甚至其客戶，因此在系爭專利仍屬有效，目標公司 又不願意接受脅迫式專利授權的情況下，可能會被法院認定是故意侵權，被處罰 三倍的損害賠償金，過去美國判例法上關於侵權被告是否具有「故意」之認定，
係依Underwater Devices對Morrison-Knudsen案之見解203，惟此見解已被美國聯 邦巡迴上訴法院CAFC於In re Seagate Technology案判決更改204；此外，該判決 對於律師與當事人間之通訊保密特權（attorney-client privilege）暨訴訟工作內 容免於揭露（work product protection）與侵權被告為防禦故意侵權責任而主動 揭露律師意見書(legal opinion)之關係亦有新的見解，本案係由CAFC全院法官聯 席審理及判決，對於美國專利侵權實務與企業擬定對付Patent Trolls訴訟策略有
203 Underwater Devices Inc. v. Morrison-Knudsen Co., 717 F.2d. 1380, 2007.
204 In re Seagate Tech., L.L.C., 497 F.3d. 1360, 1365, 2007.
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其重要性。
本案原告Convolve 公司以及 Massachusetts of Technology 公司(以下 統一簡稱Convolve)，於 2000 年 7 月 13 日共同對 Segate Technology 公司（以 下簡稱Segate）向紐約聯邦南區地方法院提起訴訟，主張其故意侵害專利權。
Segate 於訴訟前曾委請專利律師 Gerald Sekimura，出具關於是否侵害 Convolve 專利的法律意見書，內容論及是否侵權、專利是否無效及專利是否可實施，並於 地方法院一審訴訟進行中，主動揭露及引用該法律意見書以駁斥Convolve 對其 故意侵權之主張。Convolve 遂於訴訟進行中主張 Segate 於揭露前揭專利律師之 法律意見書時，亦同時放棄其與訴訟律師間之通訊保密特權（attorney- client privilege），暨訴訟工作內容免於揭露之保護（work product protection），並轉 而要求Segate 揭露與其訴訟律師間之所有通訊事項，及與訴訟有關之全部工作 內容。
於2004 年 5 月 28 日，地方法院採納 Convolve 之主張，認定 Segate 於揭露前揭專利律師之法律意見書時，就是否構成專利侵權（infringement），與 專利有效性（invalidity），可實施性（enforceability）等事項，亦放棄其與所有 律師之通訊保密特權權，暨訴訟律師為準備訴訟有關之工作內容免於揭露保護。
地方法院並裁定Segate 應揭露之資訊範圍包括：第一次取得與本案訴訟相關之 專利資訊起至本件專利侵權訴訟停止為止，所有與律師間之通訊資料，暨其他與 本件專利侵權訴訟有關之全部資料。被告Segate 不服地方法院前揭裁定，遂向 上訴法院CAFC 提起中間上訴(interlocutory appeal)，請求 CAFC 以執行令撤銷 地方法院之前揭裁定。CAFC 以全院法官聯席審理(en banc)，針對該院先前於 Underwater Devices 對 Morrison-Knudsen 案之判決，關於法定注意義務（due care）所設立之標準是否應從新考量；於專利侵權訴訟若一方當事人為防禦對造 對其故意侵害專利之主張而提出專家意見時，是否亦連同放棄與其訴訟律師間之 通訊保密特權；前述情形下，是否亦表示被告放棄了所有訴訟律師工作內容免於 揭露之保護等爭點作出判決。
就故意侵害專利權之認定標準，按美國專利法第284 條規定，侵權者 可能加重損害賠償責任，最高達三倍損害賠償額，然而並未規定明確之標準，而 得由法院依職權裁量。過去傳統上均參考CAFC先前於Underwater Devices對 Morrison-Knudsen案判決之見解，認為被指控專利侵權者有義務證明其已盡合理 之注意義務（due care），致相信自己之行為未侵害他人專利權，此種義務特別 包括進行任何可能侵害他人專利權之行為前，先尋求外部律師的法律意見205。故 傳統上，被指控專利侵權者都會尋求外部專家意見之支持，包括對於系爭專利有 效性、可實施性，以及是否可能構成專利侵權等提供法律意見，藉以向法院證明
205 “Where ... a potential infringer has actual notice of another's patent rights, he has an affirmativeduty to exercise due care to determine whether or not he is infringing. Such an affirmative duty includes, inter alia, the duty to seek and obtain competent legal advice from counsel before the initiation of any possible infringing activity.”, supra note 202 p2-3.
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已表現善意（good faith）及盡合理之注意義務206；因之，若被指控專利侵權者 無法提出於實施被控之侵權行為前曾獲得專家意見之證明者，往往被認定為故意 侵害有效之專利權。
惟本案上訴法院CAFC認為，過去傳統上之作法對於被指控專利侵權者 增加不合理之負擔，概關於「故意」侵害專利權之定義並未明文規定於美國專利 法第284 條中，所以，CAFC法官認為其可等同於一般民事案件中對於輕率行為
（reckless behavior）之定義，至於Underwater Devices對Morrison-Knudsen一 案中關於故意侵權行為者所加諸之注意義務，CAFC法官則認為其降低了故意之 門檻，使其接近過失行為(negligence)而與一般民事案件對於「故意」之認定標 準不同207。CAFC法官認為，依照一般民事侵權案件之舉證法則，應將舉證證明 故意侵權之責任由專利權人負擔，因此，專利權人必須能夠提出明白且可信服之 證據(clear and convincing evidence)，證明被指控專利侵權者，於客觀上有高度 侵害有效專利之危險而仍為此侵權行為，至於被指控專利侵權者，實際上之內心
就律師與當事人間之通訊保密特權（Attorney-Client Privilege），傳統上 關於故意侵害專利之舉證責任，亦連帶影響律師與當事人間通訊事項之保密特
就訴訟律師工作內容之保護（Work Product Protection），美國實務上 有所謂「訴訟律師工作內容保護理論」（Work product doctrine），係指訴訟律師
206 “In light of the duty of due care, accused willful infringers commonly assert an advice of counsel defense. Under this defense, an accused willful infringer aims to establish that due to reasonable reliance on advice from counsel, its continued accused activities were done in good faith. Typically, counsel's opinion concludes that the patent is invalid, unenforceable, and/or not infringed.”, supra note 202 p3.
207 “In contrast, the duty of care announced in Underwater Devices sets a lower threshold for willful infringement that is more akin to negligence. This standard fails to comport with the general understanding of willfulness in the civil context”, supra note p4.
208 Supra note 202.
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為進行訴訟，所蒐集或準備之工作內容享有不被揭露之保護。過去傳統上，除非 尋求揭露該工作內容之當事人得證明該工作內容為支持或駁斥對造主張所不可 代替之資料，法院始可能例外命令揭露工作內容。此理論雖與前揭律師與當事人 間通訊保密特權類似，惟其範圍更廣，不僅限於訴訟律師與其客戶之間之通訊資 料，更包括所有可能牽涉與準備訴訟程序進行有關之資料，例如：訴訟律師為進 行訴訟所準備之詰問資料、備忘錄等；惟此種工作內容之保護雖然範圍較廣，卻 不像律師與其客戶間之通訊保密特權為一種「特權」，得在必要時經對造釋明而 被揭露。本案CAFC 法官認為，訟訴中被告因揭露專家意見而放棄（waive）之 保密範圍不應無限制擴張至與被指控專利侵權無關之任何溝通事宜；至於，何種 情形下應使訴訟律師放棄其工作內容之保護，本案CAFC 法官將其留給地方法院 依具體個案決定。
在實務上，企業為使顧客安心使用產品，經常會由企業內部出具不侵權 意見書(non-infringement opnion)，或委託外部事務所撰寫律師意見書(legal opinion)，惟過去美國的法院見解認為，揭露前揭專利律師之法律意見書時，亦 同時放棄其與訴訟律師間之通訊保密特權（attorney-client privilege），暨訴訟工 作內容免於揭露之保護（work product protection），對於專利侵權訴訟的被告極 為不利；故可能因不揭露上述意見書而法院認定為故意侵害專利權，遭法院判處 加重損害賠償，或三倍的損害賠償金。本案美國聯邦巡迴上訴法院CAFC(Court of Appeals for the Federal Circuit)見解的改變，除了讓企業得以積極地向法院提出 前揭意見書證明無侵害專利權之故意，不需要擔心會因此放棄其與訴訟律師間之 通訊保密特權暨工作內容免於揭露之保護外，更可以此向法院主張其已盡合理之 注意義務（due care），而應免於加重損害賠償，或三倍的損害賠償金；在目前
在實務上，企業為使顧客安心使用產品，經常會由企業內部出具不侵權 意見書(non-infringement opnion)，或委託外部事務所撰寫律師意見書(legal opinion)，惟過去美國的法院見解認為，揭露前揭專利律師之法律意見書時，亦 同時放棄其與訴訟律師間之通訊保密特權（attorney-client privilege），暨訴訟工 作內容免於揭露之保護（work product protection），對於專利侵權訴訟的被告極 為不利；故可能因不揭露上述意見書而法院認定為故意侵害專利權，遭法院判處 加重損害賠償，或三倍的損害賠償金。本案美國聯邦巡迴上訴法院CAFC(Court of Appeals for the Federal Circuit)見解的改變，除了讓企業得以積極地向法院提出 前揭意見書證明無侵害專利權之故意，不需要擔心會因此放棄其與訴訟律師間之 通訊保密特權暨工作內容免於揭露之保護外，更可以此向法院主張其已盡合理之 注意義務（due care），而應免於加重損害賠償，或三倍的損害賠償金；在目前