國
立 政 治 大 學
‧
N a tio na
l C h engchi U ni ve rs it y
即使細查說明書，上訴法院依然未發現技術細節，卻多是功能性的術語 704。上 訴法院認為「請求項僅僅指向有組織地分類與存儲數位圖像的抽象概念」，雖然 該抽象概念被限於行動電話系統這一特定環境 705。在第二步中，上訴法院側重 於分析電話元件和伺服器，認為此二者執行的功能是例行而平常的 706。至於圖 像分析元件和控制元件，說明書中僅提供了功能性的描述，而無技術性的解釋，
從而被認為「不足以將抽象概念轉化為專利適格的發明」707。綜上，系爭專利未 通過 Mayo 測試，指向了不適格的專利標的708。
三、 分析與建議
顯然，如何理解 Mayo 測試，特別是其第一步，已經對聯邦巡迴上訴法院造 成了嚴重的困擾。上訴法院在第一步的分析中極其依賴與先例中發明的類比。只 有當上訴法院認定系爭專利與被最高法院判決為抽象概念的專利相似時，才能安 心的確定該專利指向抽象概念。當上訴法院在先例中無法找到對應的發明或想判 決系爭專利適格時，則顯得缺乏信心。以 DDR 和 Amdocs 案為例，Mayo 測試的 第一步幾乎被跳過，沒有得出任何明確的結論 709。雖然為抽象概念提供一個定 義會讓第一步的判斷清晰得多，上訴法院卻似乎對原始的類比方法有著特殊的執 著。
儘管如此，如何理解該測試是一個不可迴避的問題，能與公認的抽象概念直 接類比的發明畢竟是少數。下一個出現在上訴法院面前的專利標的很可能既不是 數學方法也不是實現於電腦上的已知的實踐或活動。逐案地分析雖然不是不可行，
但難以預測下一個案件將被如何判決將導致判決結果的確定性大大降低。故應當 直面如何理解 Mayo 測試的問題，以便讓不同法院或同一法院在不同案件中能就
703 Id., at 613.
704 Id., at 612.
705 Id., at 613. ([T]he claims ... [were] simply directed to the abstract idea of classifying and storing digital images in an organized manner.”)
706 Id., at 614-15.
707 Id. (“Such vague, functional descriptions of server components are insufficient to transform the abstract idea into a patent-eligible invention.”)
708 Id., at 615.
709 DDR, 773 F.3d at 1256-57. Amdocs, 841 F.3d at 1300, 1303-05.
105
‧ 國
立 政 治 大 學
‧
N a tio na
l C h engchi U ni ve rs it y
專利適格性給出更一致的意見。
(一) 解釋 Mayo 測試
在前述適格性判決中，一些因素常常被法院所考量和依賴、對適格性的判斷 頗具影響力。這些因素包括：
a) 是否是特定的解決方案，還是其反面「先佔」（a specific/particular solution or preemption）;
b) 是 否 是 例 行 的 、 傳 統 的 、 為 人 所 熟 知 的 概 念 / 實 踐 / 活 動 （ routine, conventional, and well-known idea/practice/activity）；
c) 是 否 改 進 了 先 前 技 術 、 是 否 是 超 越 了 先 前 技 術 的 進 步
（improvement/advantages over prior art）；
d) 非 傳 統 的 實 現 方 式 或 組 合 （ unconventional implementation or combination）；以及
e) 技術性的問題/解決方案（a technological solution/problem）710。
其中，因素 a)和 b)通常在 Mayo 測試的第一步中被分析，因素 d)和 e)則大多 出現於第二步中，而因素 c)在第一第二步中均有可能出現。由於就「是否改進先 前技術」這一因素是否、在什麼情況下應被置於第一步中分析沒有統一的意見，
Mayo 測試的第一步和第二步之間的界限令人捉摸不定 711。聯邦巡迴上訴法院在
710 關於因素 e)，一些法庭之友意見書建議美國聯邦巡迴上訴法院就適格性的判斷採用「技術方案測試
（technological arts test）」，但未被上訴法院採納。See In re Bilski, 545 F.3d 943, 960 (Fed. Cir. 2008). 但根據 前文介紹的司法實踐，上訴法院依然十分看重此因素。此外，中國知識產權局在審查電腦程式相關專利是
否為可專利客體時似乎更加強調「技術性」。參見《專利審查指南》，頁 260：「例如在對上述遊戲裝置等限
定的內容中既包括遊戲規則，又包括技術特徵，則該權利要求就整體而言並不是一種智力活動的規則和方 法，不應當依據專利法第二十五條排除其獲得專利權的可能性。根據專利法第二條第二款的規定，專利法 所稱的發明是指對產品、方法或者其改進所提出的新的技術方案。涉及電腦程式的發明專利申請只有構成
技術方案才是專利保護的客體。」（由筆者加粗）；頁 263-264：「為了解決技術問題而利用技術手段，並獲
得技術效果的涉及計算機程序的發明專利申請屬於專利法第二條第二款規定的技術方案，因而屬於專利保
護的客體。」（由筆者加粗）。
另，作為最新判決的更新：聯邦巡迴上訴法院於 2017 年 3 月 8 日作出了 Thales Visionix Inc. v. United States 一案的判決，肯定了系爭專利的適格性。該案系爭發明是一個用於追蹤物體運動的慣性追蹤系統，與 軟體關聯較小，與數學公式關聯更緊密。上訴法院主要依賴因素 a)和 d)得出了系爭專利沒有指向抽象概念 的結論。與許多先例不同的是，該案中法院並未認定系爭專利「改進」了先前技術，而僅僅認為其「非傳 統（unconventional）」。See Thales Visionix Inc. v. United States, 850 F.3d 1343, 1349 (Fed. Cir. 2017).
711 在這一點上，聯邦巡迴上訴法院前後矛盾。在 Ultramercial 案中明確表示實現思想中的新穎性只在第二
步中考慮，卻又在 Enfish 案中在第一步中分析因素 c)。See Ultramercial, 772 F.3d at 715. See Enfish, 822 F.3d
106
‧ 國
立 政 治 大 學
‧
N a tio na
l C h engchi U ni ve rs it y
Amdocs 一案中顯然就如何區分 Mayo 測試的兩個步驟頗為困擾，判決中提及「最 近的案件……表明第一步和第二步之間有相當的重合，在一些情況下[適格性的]
分析可以在第一步內完成」，卻沒有繼續說明所謂的「一些情況」具體包含哪些 情形 712。在其後應用 Mayo 測試的部分，上訴法院也沒有嚴格地區分第一步和 第二步713。相反的，以’065 專利為例，上訴法院著重於將其請求項 1 與 Digitech、
Content Extraction 和 In re TLI 案中的不適格的系爭專利相區分，同時將其與 BASCOM 和 DDR 案中的適格標的相類比，並以此得出適格性的結論714。
此種困惑始於 Enfish 一案，該案的推論頗有值得商榷之處。其一，關於是否 改進了先前技術的分析在傳統上被置於 Mayo 測試的第二步而非第一步中。鑒於 對先前技術的改進作為一種結果可以用於證明發明性或進步性，「改進」顯然與
「發明概念」的關係更為緊密，而與「抽象概念」較為疏遠。此外，為論證系爭 發明未指向抽象概念，Enfish 判決依賴了 Alice 判決中的一段話：「它們沒有，比 如，意圖改進電腦本身的工作性抑或改進其他技術或技術領域」，而連上訴法院 自己都在該案判決中承認這句話出現於最高法院第二步關於發明概念的分析 中715。在此案之前的 Ultramercial 案中，上訴法院更曾明確表示思想的實現中的 任何新穎性只在 Mayo 測試的第二步中被考慮 716。沒有提供任何令人信服的理 由，上訴法院在 Enfish 案中將對「改進」的分析置於第一步中，不僅與常識相 左，亦背離最高法院 Alice 案的判例，並與自己在 Ultramercial 案中的判決前後 矛盾。
其二，Enfish 案可能曲解了適格性案件中的「抽象」一詞的含義，上訴法院 在 Mayo 測試的第一步中分析抽象性時從側面提及了 Benson 等最高法院先例：
我們所面對的情況並非電腦組件事後被添加於基礎經濟實踐或數學公
at 1335.
712 Amdocs, 841 F.3d at 1294. (“Recent cases ... suggest that there is considerable overlap between step one and step two, and in some situations this analysis [of eligibility] could be accomplished without going beyond step one.”)
713 Id., at 1300-02.
714 Id.
715 Alice, 134 S. Ct. at 2349-50 (“They do not, for example, purport to improve the functioning of the computer itself or effect an improvement in any other technology or technical field.”). See Enfish, 822 F.3d at 1335.
716 Ultramercial, 772 F.3d at 715 (“In any event, any novelty in implementation of the idea is a factor to be considered only in the second step of the Alice analysis.”).
107
‧ 國
立 政 治 大 學
‧
N a tio na
l C h engchi U ni ve rs it y
式。相反的，系爭請求項指向了一個軟體領域問題的解決方案的特定實 現 717。
通過提及「數學公式」，上訴法院顯然試圖將此案系爭專利與 Benson 案系爭專利 相區分。Benson 案系爭專利的確相當於一個加諸通用電腦的演算法，然而上訴 法院所忽略的是，該演算法同樣也是「一個軟體領域問題的解決方案的特定實現」。 必須注意的是，這個「特定的」轉換數字形式的解決方案卻在 Benson 案中被明 確認定為「抽象的」718。這意味著在專利適格性的語境中，「抽象(abstractness) 與特定（specificity）涇渭分明地相互對立」這一論點至少是十分可疑的 719。而 此論點卻在 Enfish 案中不經論證地被直接用於否定地方法院的「系爭專利指向 抽象概念」的結論720。
概言之，通過強調系爭專利對電腦工作的改進和其解決方案的特定性，Enfish 案首次得出了軟體專利未指向抽象概念的結論。而基於上述二點理由，Enfish 案 在 Mayo 測試的第一步中分析因素 c)的做法不被本文所讚同，本文將只在 Mayo 測試的第二步中考慮因素 c)。經過初步整理，五個因素的歸屬如下表 5 所示：
所屬步驟 因素
1、是否指向抽象概念 a) 是否是特定的解決方案，還是其反 面「先佔」
1、是否指向抽象概念 b) 是否是例行的、傳統的、為人所熟 知的概念/實踐/活動
2、是否包含發明概念 c) 是否改進了先前技術、是否是超越 了先前技術的進步
717 Enfish, 822 F.3d at 1339. (“[W]e are not faced with a situation where general-purpose computer components are added post-hoc to a fundamental economic practice or mathematical equation. Rather, the claims are directed to a specific implementation of a solution to a problem in the software arts”)
718 Benson, 409 U.S. at 68.
719 本文認為一個相對更合理的論點是，「先佔(preemption)」（而非抽象）與「特定」是涇渭分明地相互對
立的。
720 Enfish, 822 F.3d at 1337.
108
‧ 國
立 政 治 大 學
‧
N a tio na
l C h engchi U ni ve rs it y
2、是否包含發明概念 d) 非傳統的實現方式或組合 2、是否包含發明概念 e) 技術性的問題/解決方案
表 5：Mayo 測試各步驟中上訴法院所考量的因素
第一步
雖然自然法則、自然現象和抽象概念是公認的不適格標的，確定一個具體的 軟體專利是否指向一個不適格的概念依然會頗費周折，畢竟幾乎所有發明或多或 少地涉及這些不適格的概念 721。有時將一個不適格的概念區別於一個包含該不 適格概念的適格發明並非易事。為確保一致性，應當依照權威先例理解 Mayo 測 試。由於 Benson 案在歷經四十餘年後非但未被推翻，反而在此類案件中被頻頻 提及，故本文首先將 Mayo 測試應用於 Benson 案系爭專利，並試圖得出與最高 法院相一致的結論，即不適格。該案系爭專利本質上為演算法，具體而言它是一 個由通用電腦執行的將數字從 BCD 形式轉換為二進制形式的方法 722。在 Mayo
雖然自然法則、自然現象和抽象概念是公認的不適格標的，確定一個具體的 軟體專利是否指向一個不適格的概念依然會頗費周折，畢竟幾乎所有發明或多或 少地涉及這些不適格的概念 721。有時將一個不適格的概念區別於一個包含該不 適格概念的適格發明並非易事。為確保一致性，應當依照權威先例理解 Mayo 測 試。由於 Benson 案在歷經四十餘年後非但未被推翻，反而在此類案件中被頻頻 提及，故本文首先將 Mayo 測試應用於 Benson 案系爭專利，並試圖得出與最高 法院相一致的結論，即不適格。該案系爭專利本質上為演算法，具體而言它是一 個由通用電腦執行的將數字從 BCD 形式轉換為二進制形式的方法 722。在 Mayo