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伍、 專利適格性測試
有意或是無意的，美國聯邦最高法院已經向弱化軟體專利邁進了一大步。或 許是因為軟體領域的非文件形式的先前技術干擾著新穎性和非顯而易見性的判 斷，或許是因為適格性要件與特定領域的發明聯繫更緊密，不容易牽一發而動全 一身、影響其他領域的專利，最高法院選擇從軟體專利適格性方面入手。最高法 院作出了 Bilski v. Kappos (2010)563與 Alice v. CLS Bank (2014)等里程碑式的判決，
在其適格性方面顯著地削弱了軟體專利。
在本章中，數個最高法院和聯邦巡迴上訴法院的有關專利適格性的判決將被 介紹。最高法院提出的適格性測試（即 Mayo 測試）將被深入討論。同時，本文 注意到該手段與第二章中提及的三個基本問題均有緊密聯繫。本章將分析如何正 確理解 Mayo 測試，並提出幾項建議以利其應用。
一、 最高法院案件
在 Gottschalk v. Benson (1972)一案中，系爭專利申請是一個由通用電腦執行 的將二進制編碼的十進制數（binary-coded decimals，下文簡稱為「BCD」）轉換 為二進制數的方法 564。最高法院指出該方法指向一個演算法，即解決一個數學 問題的步驟565。
為理解系爭演算法的基本概念，本文將簡單介紹 BCD 與純二進制形式如下。
最常見的展現數值的形式是十進制。以十進制數 1972 為例，1972 可記為 1972 或(1972)10，它的含義是 1×103+9×102+7×101+2×100 = 1×1000+9×100+7×10+2×1 = 1972。二進制與十進制唯一的區別是基數（base）由 10 變成了 2，因此二進制中 合 法 的 數 字 僅 有 1 和 0 。 故 二 進 制 數 「 1011 」， 即 (1011)2， 的 意 思 是 1×23+0×22+1×21+1×20，數值上等於十進制的 11。BCD 是兩種形式的結合。每組 的四位數字代表了一個二進制數，而組與組之間則以十進制形式結合。例如，
563 Bilski v. Kappos, 561 U.S. 593 (2010).
564 Benson, 409 U.S. at 65.
565 Id.
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BCD 數「0101 0011」可以被分割成兩組，即(0101)2與(0011)2，分別等於十進制 的 5 和 3。之後，5 和 3 則以十進制形式組合，即 53。這樣一個 BCD 數就被轉 換為十進制數了。BCD 數也可以直接轉換為純二進制數，還是以「0101 0011」
為例：(0101)2×[(10)10]1+(0011)2×[(10)10]0 = (101)2×(1010)2 + (11)2 = (101)2×(1000)2 + (101)2×(10)2 + (11)2 = (101000)2 + (1010)2 + (11)2 = (110101)2 566。一種轉換 BCD 數 為二進制數的方法即是 Benson 案中的系爭方法。
總結先例，美國聯邦最高法院認為科學事實（a scientific truth）抑或其數學 表達、觀念本身（an idea of itself）、抽象的原則、自然現象、心理過程以及抽象 的智力概念（abstract intellectual concepts）是專利不適格的567。最高法院認為系 爭方法是「抽象而廣泛的（abstract and sweeping）」，因為該方法可以以太多方法 用於太多地方568。當方法中不涉及機器時，該方法是否將一個物品（article）轉 化為另一種狀態或物質可以表明（suggest）該專利標的的適格性 569。同時，最 高法院認為未達此要求的發明未必不適格 570。在該個案中，最高法院認為系爭 專 利 相 當 於 沒 有 實 際 應 用 的 數 學 公 式 ， 一 旦 專 利 被 授 予 該 公 式 將 被 先 佔
（preempted）571。在判決的最後，最高法院似乎不夠自信，轉而敦促國會採取 行動、明確此類標的是否應被專利法所接納572。
Benson 案之後，最高法院又判決了 Parker v. Flook (1978)與 Diamond v. Diehr (1981)兩案。在 Flook 案中最高法院判決，如果專利僅有的新穎特徵是使用電腦 程式，則其相當於一個不可專利的數學公式573。「發明概念（inventive concept）」 一詞在該判決中首次出現。根據判決中的陳述，自然現象與數學公式本身是專利 不適格的，「除非在其應用中有其他的發明概念」574。在 Diehr 案中，最高法院
566 無論在二進制還是十進制系統中，當一個數乘以「10」，即 i 進制系統中的(10)i (i = 2, 10)，相當於在該 數右側添加 1 個 0；如果乘以「1000」，則添加 3 個 0。例如，5×10 = 50，(101)2×(1000)2 = (101000)2。
567 Benson, 409 U.S. at 67.
568 Id., at 68.
569 Id., at 70.
570 Id., at 70.
571 Id., at 71-72.
572 Id., at 72-73.
573 Flook, 437 U.S. at 594-95.
574 Id., at 594 (“unless there [was] some other inventive concept in its application”).
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認為包含專利不適格的程式不會讓本來適格的發明的適格性受到影響575。 數十年的平靜之後，最高法院最近再次通過一系列判決掀起了有關專利標的 適格性的浪潮。在 Bilski v. Kappos (2010)案中，系爭專利的關鍵請求項為請求項 1 和 4576。請求項 1 描述了能源市場中的商品交易者對沖價格變動風險的一種方 法577。而請求項 4 以數學公式的形式描述了同一方法578。最高法院重述了先例 中提及的專利法第 101 條適格專利標的的幾個重要例外，即自然規則、物理現象 和抽象概念，並分析了機器或轉換測試法 579。該測試法要求專利適格的方法或 者與一特定機器或儀器相綁定（be tied to）,或者將一特定物品轉化為另一種狀態 或物質。最高法院指出該測試並非確定第 101 條中方法專利適格性的唯一標準，
但它可能是一個實用且重要的線索或調查工具 580。同時，最高法院的多數意見 反對將商業方法絕對地排除在適格專利標的的範圍之外，認為商業方法不過是諸 多方法中的一種而已，在某些情況下可能是適格的 581。通過引用和分析其在 Benson、Flook 和 Diehr 案的判決，最高法院認為對沖風險的概念類似於 Benson 和 Flook 案中的演算法，也是一個專利不適格的抽象概念，允許此類標的被授予 專利將會先佔該方法在所有領域的使用 582。據此，根據專利法第 101 條兩個系 爭請求項中的所謂的發明均不可專利。
在 Mayo Collaborative Services v. Prometheus Laboratories, Inc. (2012)一案中，
系爭專利主要包含了一個已知的科學發現，該發現有關患者血液中代謝物水平與 藥物對該患者的合適用量之間的聯繫 583。最高法院認為，為將一個以專利不適 格的自然法則為中心的方法轉化為專利適格的發明，必須存在一個發明概念，從 而讓專利作為一個整體遠非（significantly more than）自然法則本身584。但傳統
575 Diehr, 450 U.S. at 187.
576 Bilski, 561 U.S. at 599.
577 Id.
578 Id.
579 Id, at 601-02.
580 Id, at 603.
581 Id, at 606-07. 但與此同時，一份由多達四位大法官加入的協同意見明確認為商業方法不可專利。See Id., at 614.
582 Id, at 611-12.
583 Mayo, 566 U.S. at 73-74.
584 Id., at 72-73.
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或顯而易見的解決方案以外的活動（extra-solution activity）通常是不夠的585。最 高法院分析了一個具有代表性的請求項的三個步驟，即「管理（administering）」
步驟、「其中（wherein）」語句和「確定（determining）」步驟，進而認為這些步 驟僅涉及自然法則和傳統活動，將它們視作整體與它們的總和亦無顯著區別586。 據此，該科學發現未被轉化為專利適格的標的587。
Association for Molecular Pathology v. Myriad Genetics, Inc. (2013)一案有關基 因的專利適格性。被告 Myriad Genetics 取得了一個醫學上的重大突破，它發現 了與乳腺癌和卵巢癌風險緊密相關的 BRCA1 和 BRCA2 基因的精確位置及其序 列588。最高法院注意到系爭專利會授予 Myriad Genetics 分離 BRCA1 和 BRCA2 基因的專屬權利589。而基因分離對於基因檢測而言是必要的590。最高法院首先 再次重述了自然法則、自然現象和抽象概念是專利適格性的例外，指出此三者皆 為科學和技術工作的基礎工具，故而不屬於專利適格的發明 591。最高法院由此 認定自然存在的（naturally occurring）現象是專利不適格的592。根據最高法院，
此案中 Myriad Genetic 的貢獻大體上即有關自然存在基因的發現，因此該發現專 利不適格593。儘管如此，互補 DNA（complementary DNA，下文稱為「cDNA」） 有所不同。由於 cDNA 是合成的而非自然的產物，故被認為是專利適格的594。 Myriad 案與其先例之間存在顯眼的差異。最高法院先前的判決中，如 Flook 和 Mayo 案，均要求「發明概念」或「遠非」以將專利不適格的自然現象轉化為 專利適格的發明595。而本案中最高法院卻未對 cDNA 提出相同的要求596。雖然
585 Id., at 79. 原文中，Flook 一案中的「post-solution」一詞被特意改為「pre-solution」。See Flook, 437 U.S. at 585, 590. 但聯邦巡迴上訴法院有時依然使用「post-solution」一詞。See e.g. Ariosa Diagnostics, Inc. v.
Sequenom, Inc., 788 F.3d 1371, 1379, 1381 (Fed. Cir. 2015). 為避免區分此二詞，本文中一律使用
「extra-solution」一詞，該詞也同樣被上訴法院使用。See e.g. Ultramercial, Inc. v. Hulu, LLC, 772 F.3d 709, 714 (Fed. Cir. 2014); Amdocs (Israel) Ltd. v. Openet Telecom, Inc., 841 F.3d 1288, 1310-12 (Fed. Cir. 2016).
586 Mayo, 566 U.S. at 78-80.
587 Id., at 80.
588 Association for Molecular Pathology v. Myriad Genetics, Inc., 133 S. Ct. 2107, 2112 (2013).
589 Id., at 2113.
590 Id., at 2114.
591 Id., at 2116.
592 Id.
593 Id., at 2117-19.
594 Id., at 2119.
595 Flook, 437 U.S. at 594. Mayo, 566 U.S. at 72-73.
596 See Robert Mazzola, The 101 Conundrum: Creating A Framework to Solve Problems Surrounding Interpretation of 35 U.S.C. S 101, 14 Chi.-Kent J. Intell. Prop. 400, 414 (2015) [Mazzola, Conundrum].
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cDNA 本身非自然存在，但它與自然存在的 DNA 之間的區別卻微乎其微597。然 而最高法院甚至無意判斷是否存在發明概念，直接認定 cDNA 是專利適格的，
其論證有所不足 598。鑒於這種不一致，此案在後續適用適格性測試的討論中將 不被作為重點。
在 Alice Corp. Pty. v. CLS Bank Int'l (2014)一案中，Mayo 案所提出的測試發 展成為一個系統的架構。其第一個步驟詢問系爭請求項是否指向那些專利不適格 的概念之一 599。第二步尋找發明概念，即能確保請求項遠非不適格概念的一個 要素或多個要素的組合600。本案中代表性的請求項是一個降低結算風險（mitigate settlement risk）的方法，該方法使用電腦系統作為第三方媒介以幫助雙方交換金 融債務 601。首先，最高法院再次提及專利適格發明的例外，即自然法則、自然 現象與抽象概念，同時指出它們的實用的應用依然是適格的 602。最高法院適用 了 Mayo 測試，在該測試第一步中認定利用第三方媒介以幫助雙方交換金融債務 從而降低結算風險是一種基本的經濟實踐，長期以來在我們的商業體系中普遍存 在 603。因此，正如 Bilski 案中的風險對沖的概念，中介結算（intermediated settlement）被認定為一個抽象概念 604。在第二步中，最高法院認為該請求項既 沒有改善電腦的工作（functioning）也沒有改進其他技術或技術領域 605。該請求 項僅僅指示相關技藝者在通用電腦上實現該抽象概念，故其未能提供必要的發明 概念606。至於系統請求項和媒體請求項，它們在本質上與方法請求項並無差別607。 由於專利標的適格性不應取決於說明書撰寫者（draftsman）的技藝，故系統請求 項和媒體請求項一併被認定為不適格 608。在協同意見書中，三位大法官認為商 業方法不具有作為專利法第 101 條中的方法（process）的資格，意即商業方法均
597 Id.
598 參見李治安，2014 年 12 月，由 AMP v. Myriad Genetics, Inc.案談基因專利之適格性，智慧財產評論，第 12 卷第 2 期，頁 27。
599 Alice, 134 S. Ct. at 2355.
600 Id.
601 Id., at 2351-53.
602 Id., at 2354.
603 Id., at 2356.
604 Id.
605 Id., at 2359.
606 Id., at 2357-59.
607 Id., at 2360.
608 Id.
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是專利不適格的609。