第三章 著名商標之認定要件與保護
第一節 國際條約
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第三章 著名商標之認定要件與保護
第一節 國際條約
著名商標有較高的知名度，甚至達世所共知之程度，其所代表的意義與 功能不只是表彰其商品或服務，對某些消費者而言，著名商標更代表流行、
時尚、尊貴甚至於是身份的象徵，因此著名商標相關的侵權事件層出不窮。
為 了 維 護 著 名 商 標 權人 的 權 利 、 消 費 者 的 權益 以 及 交 易 秩序 ，世界各國均 加強著名商標的保護，而著名商標的認定是保護著名商標首要的環結。
國際條約中對於著名商標之相關規範主要見於巴黎公約 (Paris Convention)、
與貿易有關之智慧財產權協定 (Agreementon Trade-related Aspects of Intellectual Property Rights, TRIPs)，以及世界智慧財產權組織關於著名商標保護規定共同決 議事項 (Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks)。茲分述如下。
第一項 巴黎公約
國際條約中，對於著名商標之保護最早規範於巴黎公約。巴黎公約之全名為
「保護工業財產權巴黎公約」(Paris Convention for the Protection of Industrial Property)，1883 年於巴黎簽訂，目前有 175 個會員國。
巴黎公約制定之初未就著名商標之保護加以訂立規範，與商標及著名商標相 關之規定直到 1925 年海牙會議才增訂於第 6 條之 2，並經 1934 年倫敦會議與 1958 年里斯本會議修改內容67。
巴黎公約第 6 條之 268內容為:
67G. H. C. Bodenhausen 著、陳文吟譯，巴黎公約解讀，台北：經濟部智慧財產局，2000 年，頁 67。
68原文為 Article 6bis
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1、各同盟國主管機關就所認定之著名標章，得於法律許可之前提下，對於與著 名標章使用於同一或類似商品之商標，其重製、仿冒、翻譯等造成混淆誤認時，
依職權或利害關係人之申請否准或撤銷商標之註冊，或禁止其使用。倘商標之 主要部分構成前揭情事時，本規定亦適用之。
2、有關前揭商標撤銷之申請期限，至少應自註冊之日起五年。各同盟國得規定 申請禁止使用之期限。
3、惡意註冊或使用之商標，其撤銷或禁止使用之申請無前揭期間之限制69。」
巴黎公約雖確立了著名商標應受特殊保護原則，並規範了著名商標之保護範 圍，惟未清楚定義何謂著名商標，而是由各國根據自己的法律來認定著名商標。
此外，由第 6 條之 2 第(1)款開頭「…使用於同一或類似之商品」可知，其適用 範圍尚不包括服務標章，惟各會員國可自行決定是否以相同方式保護著名服務標 章。值得注意的是，巴黎公約規範下的著名商標不以註冊為要件，且著名商標之 保護範圍限於同一或類似商品。
我國商法對於商標是否已在我國申請或取得註冊亦非認定是否著名之前提要 件，此部分和巴黎公約第 6 條之 2 規定一致。我國既為世界貿易組織會員，依與 貿易有關之智慧財產權協定 (TRIPs) 第 2 條規定，即有遵守巴黎公約該條規定之 義務。
(1) The countries of the Union undertake, ex officio if their legislation so permits, or at the request of an interested party, to refuse or to cancel the registration, and to prohibit the use, of a trademark which constitutes a reproduction, an imitation, or a translation, liable to create confusion, of a mark considered by the competent authority of the country of registration or use to be well known in that country as being already the mark of a person entitled to the benefits of this Convention and used for identical or similar goods. These provisions shall also apply when the essential part of the mark constitutes a reproduction of any such well-known mark or an imitation liable to create confusion therewith.
(2) A period of at least five years from the date of registration shall be allowed for requesting the cancellation of such a mark. The countries of the Union may provide for a period within which the prohibition of use must be requested.
(3) No time limit shall be fixed for requesting the cancellation or the prohibition of the use of marks registered or used in bad faith.
69 G.H.C.Bodenhausen 著、陳文吟譯，巴黎公約解讀，台北：經濟部智慧財產局，2000 年頁 67
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第二項 與貿易有關之智慧財產權協定
世界貿易組織 (World Trade Organization, WTO) 之前身為「關稅暨貿易總協 定」(General Agree of Tariffs and Trade，GATT)，於 1994 年烏拉圭回合簽訂「與貿 易有關之智慧財產權協定」(Agreement on Trade-related Aspects of Intellectual Property Rights, TRIPs)，並於 1996 年 1 月 1 日開始生效，有 158 個會員國，其所 保護之智慧財產權包括著作權及其鄰接權、商標、專利、地理標示、工業設計、積體 電路電路佈局、營業秘密之保護等等。與著名商標相關之規範明列於第 16 條第 2 項與第 3 項，TRIPS 第 16 條70內容如下：
1、註冊商標權人應享有排他專屬權，以阻止他人未獲其同意，於交易過程中使用 相同或近似之標識於同一或類似之商品或服務，而有致混淆之虞。凡使用相同標 識於相同商品或服務者，推定有混淆之虞。上述權利不得侵害任何既存之權利，
亦不得影響會員基於使用而賦予權利之可能性。
2、巴黎公約（1967）第 6 條之 2 之規定準用於服務。決定某一商標是否為著名商 標，會員應考慮該商標在相關公眾之知名度，包括因商標之宣傳而在該會員所取 得之知名度。
70原文為:
(1)The owner of a registered trademark shall have the exclusive right to prevent all third parties not having the owner’s consent from using in the course of trade identical or similar signs for goods or services which are identical or similar to those in respect of which the trademark is registered where such use would result in a likelihood of confusion. In case of the use of an identical sign for identical goods or services, a likelihood of confusion shall be presumed. The rights described above shall not prejudice any existing prior rights, nor shall they affect the possibility of Members making rights available on the basis of use.
(2)Article 6bis of the Paris Convention (1967) shall apply, mutatis mutandis, to services. In determining whether a trademark is well-known, Members shall take account of the knowledge of the trademark in the relevant sector of the public, including knowledge in the Member concerned which has been obtained as a result of the promotion of the trademark.
(3)Article 6bis of the Paris Convention (1967) shall apply, mutatis mutandis, to goods or services which are not similar to those in respect of which a trademark is registered, provided that use of that trademark in relation to those goods or services would indicate a connection between those goods or services and the owner of the registered trademark and provided that the interests of the owner of the registered trademark are likely to be damaged by such use.
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3、有關不類似於他人註冊商標所指定使用之商品或服務，巴黎公約（1967）第 6 條之 2 之規定於不類似於他人註冊商標所指定使用之商品或服務準用之。但以該 商標於該等商品或服務之使用，有致相關公眾將該等商品或服務與註冊商標權人 產生聯想，且註冊商標權人之利益有因該使用而受損害之虞者為限71。
前揭TRIPS 第 16 條共有 3 項規定，第 1 項是針對註冊商標的保護，第 2 項 及第 3 項則是針對著名商標的保護，其重點如下：
1、第 2 項將著名商標的保護，由巴黎公約的商品，擴及至服務。
2、第 2 項規定著名商標的認定標示，除應考量相關公眾對該商標之認知外，也包 括因為商標的宣傳而在該會員國內產生的知名度，依此規定，可知TRIPS 所稱 的著名商標，不以在國內有實際使用為前提72。
3、第 3 項將著名商標的保護，由巴黎公約相同或類似的商品，擴及至不類似的商 品或服務，但擴大保護的部分只針對「已註冊」的著名商標。
4、第 3 項對於不類似的商品或服務的擴大保護，並非以混淆之虞為認定標準，而 係在防止使人誤以為該使用於不類似商品或服務之商標，會與已註冊之著名商 標之商標權人間有所關聯（connection），且可能損害商標權人之利益者為限。
綜合巴黎公約及 TRIPs 規定可知，著名標章只要在欲保護之國家達到著名 之 程度即可，不以在該國家已註冊或使用為要件。與巴黎公約相比，TRIPs 對 於著名商標保護的強度更強，不但明文將服務標章納入保護範圍，且若符合一 定情況，對於已註冊著名商標之保護及於不類似的商品或服務。
71譯文引自經濟部智慧財產局-TRIPS(商標部分條文中文翻譯)，
http://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=209995&CtNode=7494&mp=1，最後瀏覽日：2018/11/13。
72許忠信，WTO 與貿易有關智慧財產權協定之研究，元照，2005 年，頁 146。
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l C h engchi U ni ve rs it y 第三項 世界智慧財產權組織
由於巴黎公約未對著名商標提供統一定義，導致各國在適用與解釋上不盡相 同，世界智慧財產權組織 (World Intellectual Property Organization, WIPO) 自 1995 年起起草著名商標保護條款，並在 1999 年第 34 次會議提出「著名商標保護規定 共同決議事項」(Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks)，其中第 2 條提出六項參考因素以認定商標著名與否:
1、相關公眾73知悉或認識該商標的程度。
2、該商標使用的期間及使用地域範圍。
3、該商標公開的期間及地域範圍，包括廣告、在展覽會場或展示會就該商標用 於商品/服務之公開陳列。
4、該商標註冊或申請註冊的期間或地域範圍等足以反映其使用或被認知的程度。
5、該商標成功實施其權利的紀錄，特別指曾經主管機關認定為著名商標。
6、該商標相關的價值。
上述六項因素僅為例示，亦僅作為主管機關判斷商標是否著名之參考。認定 某商標是否為著名商標仍需就具體個案加以斟酌。除此之外，第 2 條第 3 項亦明 定下列因素不得視為認定著名商標之必要條件：
1、該商標已在會員國使用、註冊或已提出申請；
2、該商標在會員國以外的管轄區域已普遍認知、註冊或已提出申請；
73共同決議事項中進一步闡述，第 1 項參考因素中之相關公眾(RelevantSectorofthePublic)應包括下 列三種情形，但不以此三種為限:
1.其商品/服務的實際或潛在消費者。
2.涉及其商品/服務經銷管道的人。
3.與其商品/服務營業交易有關的業者。
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3、該商標在會員國已為一般公眾所熟悉。
至於著名商標之保護範圍定於第 3 條至第 6 條。第 3 條說明著名商標受保護 之時點，至少應從該商標於會員國中成為著名商標時起受保護。並且，在適用第 3 條至第 6 條規定時，惡意 (bad faith) 應作為考量之因素。而第 4 條至第 6 條分別 規定著名商標權利人可如何對抗與著名商標衝突混淆之標章、營業標識 (business identifier) 及網域名稱。
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l C h engchi U ni ve rs it y 第二節 美國
美國對於商標保護係採「先使用主義」，有使用的事實才能取得商標權。美 國成為巴黎公約會員國後，其藍能法 (The LanhamAct，即美國聯邦商標法) 第 43 條(a)項、第 44 條(b)項以及第 44 條(h)項將巴黎公約第 6 條之 2 之精神融入，若 一商標具備足夠知名度，則無論其是否於美國使用，均可受到保護74。傳統商標 法上沒有獨立的「著名商標」理論，未針對著名商標給予特別保護75，因為著名 商標在判斷有無受到混淆誤認之虞時，有較大之保護空間76。1920 年代商標淡化 理論引入美國，直到 1995 年修訂藍能法第 43 條(即所謂聯邦商標淡化法)後，商 標淡化相關法令之效力提升至聯邦法的層次，使著名商標之保護更為周全。
第一項 著名商標之認定要件
自西元 1995 年藍能法修訂第 43 條後，著名商標一詞首次在美國聯邦商標法
自西元 1995 年藍能法修訂第 43 條後，著名商標一詞首次在美國聯邦商標法