著名商標混淆誤認及減損之研究-以台灣案例為中心 - 政大學術集成

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(1)國立政治大學法學院碩士在職專班碩士論文. 著名商標混淆誤認及減損之研究-以台灣案例為中心 A Study on the Confusion and Dilution of Well-Known 政治 Trademarks – Focusing on the大 Cases of Taiwan. 立. ‧. ‧ 國. 學 y. sit. io. 研究生：唐政猷 al v i n Ch engchi U. n. er. Nat. 指導教授：王文杰博士. 中華民國 108 年 1 月. I. DOI:10.6814/THE.NCCU.LLME.001.2019.F10.

(2) 謝辭回首在政大法研所進修的歷程–入學報到時的興奮與期待、課堂上老師的解惑與同儕間的討論、期中及期末考的奮戰、戰戰競競地上台報告、聚餐時的談笑風生、腸枯思竭但仍奮力地撰寫論文…等，這一切的過程，於今歷歷在目。. 研究所的學程，在恩師王文杰副校長、熊誦梅法官、沈宗倫教授以及馮震宇教授的啟迪下，先以「商標法」作為發軔，繼以「著作權法」及「專利法」為進. 治政大其豐富的學養，從觀念的釐清至章節編排及文字的斧正，殷殷教誨，學生永銘於立心。同時，非常感謝熊法官和沈宗倫教授在百忙之中撥冗審閱本論文，並在口試階，使我對智慧財產權的相關議題有更深入的理解。論文撰寫期間，王副校長以. ‧ 國. 學. 過程中，點出論文中的關鍵問題，提供了寶貴的修正建議，使本篇論文得以更加. ‧. 精進。. y. Nat. sit. 另外，更要感謝所有在法研所授課的老師們，無論是基礎法學課程或是進階. er. io. 課程，均讓我學到豐富的法學知識，沒有老師們的諄諄教導，本論文不可能完. n. al 成。亦要感謝 103 級的同儕在求學過程中給予的支持、鼓勵與協助，同窗間的情 iv. n U engchi 誼，永生難忘。最後，謝謝在這段期間鼓勵、支持我的家人，尤其是內人芷妘，. Ch. 一路走來，是我永遠的精神支柱。. 政猷謹誌 108 年 1 月. II. DOI:10.6814/THE.NCCU.LLME.001.2019.F10.

(3) 摘要我國商標法對於商標的保護一直都是以混淆理論為中心，一直到民國 92 年修正時正式將商標減損納入規範，對著名商標又多加了一層保護。現行商標法第 30 條第 1 項第 11 款前段的規範是基於傳統混淆誤認理論，後段的規範則基於減損理論，而商標減損又可進一步區分為「減損著名商標的識別性」及「減損著名商標的信譽」。然而，商標法第 30 條第 1 項第 11 款規定的共同要件，均為商標「相同或近似」，使得實務上對於前段與後段的適用區分不夠明顯，而判斷商標減損的認定因素為何，也不容易具體掌握。. 立. 政治大. 本文先從介紹著名商標開始，說明著名商標的定義以及判斷方式、官方審核. ‧ 國. 學. 和管理程序，再參酌巴黎公約、TRIPS 等國際條約、歐盟及美國於商標混淆誤認與減損理論的法制與實務運作及我國商標法因應國際條約的修法延革，整理分析商. ‧. 標第 30 條第 1 項第 11 款規定中有關「混淆誤認」與「減損」之適用關係，從混淆. Nat. sit. y. 誤認，其侵害消費者權益，延伸至減損，其侵害著名商標的知名顯著性和信譽，. er. io. 保護的對象從消費者轉變成著名商標的所有權人，進而探討其中保護型態的轉變. n. a 過程。最後，透過台灣的案例來暸解商標混淆以及淡化理論的保護範圍、實務上 iv l C hengchi Un 所遇到的問題以及提出本文針對商標混淆、減損的法制及審查實務的建議。. III. DOI:10.6814/THE.NCCU.LLME.001.2019.F10.

(4) Abstract The protection of trademarks under Taiwan trademarks law had been based on” likelihood of confusion theory” until “dilution theory” was applied in 2003, and wellknown trademarks started to get further protection. The former section of Article 301-11 of the Trademark Act is based on” likelihood of confusion theory” and the latter one is based on “dilution theory”. Moreover, the latter one can be divided into " dilution of the distinctiveness of well-known trademarks " and " dilution of the reputation of well-known trademarks “. However, the common element of Article 301-11 of the Trademark Act is the “identical or similar” trademarks, thereby it difficult. 政治大 also difficult to determine the judging factors of trademark dilution. 立. for practice to distinguish the former one from the later one precisely. In addition, it is. ‧ 國. 學. This thesis in the beginning interprets the definition of well-known trademarks,. ‧. the ways of judgment under the definition, governmental administration of trademark , then integrates and analyzes the relationship between “likelihood of. Nat. sit. y. confusion” and “dilution” under the Article 30-1-11 of the Trademark Act by referring. er. io. to the regulations of the Paris Convention , TRIPS and WIPO, the legislation and. n. practice of EU and the United a States, the development ofvdomestic trademark law in. i l C n response to international treaties,hand then explains e n g c h i Uthe transformation process from the confusion which causes damage of the interests of consumers extending to the dilution which causes damage of the distinctiveness and reputation of well-known trademark, the former mainly protects consumers, and the latter protects owners of trademarks. Lastly through the studies of suit cases in Taiwan, explores the relative issues in practice based on the two kinds of theory, and give constructive suggestions for the direction of legislation and practice as well.. IV. DOI:10.6814/THE.NCCU.LLME.001.2019.F10.

(5) 目錄第一章. 緒論 ........................................................ 1. 第一節研究動機及目的 ............................................... 1 第二節研究方法與範圍 ............................................... 3 第三節論文架構 ..................................................... 7 第二章. 商標之概說 ................................................... 8. 第一節商標的意義與功能 ............................................. 8 第一項識別及表彰來源功能 ....................................... 11. 政治大. 第二項品質保證功能 ............................................. 11. 立. 第三項廣告的功能 ............................................... 12. ‧ 國. 學. 第二節商標的識別性與分類 .......................................... 13. ‧. 第一項獨創性標識 ............................................... 14 第二項任意性標識 ............................................... 14. y. Nat. sit. 第三項暗示性標識 ............................................... 15. a. er. io. 第四項描述性標識 ............................................... 15. n. v l ........................................... 第五項通用標章或名稱 16 ni 第六項. Ch. U i e h n c g 其他不具先天識別性的標識 ................................. 16. 第三節商標的使用 .................................................. 17 第一項商標的使用可分為「維權使用」及「侵權使用」 ............... 17 第二項商標使用三要件 ........................................... 18 第四節商標權的取得 ................................................ 21 第一項使用主義 ................................................. 21 第二項註冊主義 ................................................. 22 第五節商標註冊之行政審查 .......................................... 24 第一項絕對審查制度 ............................................. 25 V. DOI:10.6814/THE.NCCU.LLME.001.2019.F10.

(6) 第二項相對審查制度 ............................................. 26 第六節商標爭議之行政審查 .......................................... 26 第一項商標異議及評定制度 ...................................... 27 第二項商標廢止制度 ............................................ 31 第七節商標行政爭訟之審查 .......................................... 34 第三章著名商標之認定要件與保護 ..................................... 37 第一節國際條約 .................................................... 37 第一項巴黎公約 ................................................. 37 第二項與貿易有關之智慧財產權協定 ............................... 39. 政治大第二節美國 ........................................................ 43 立第三項世界智慧財產權組織 ....................................... 41. ‧ 國. 學. 第一項著名商標之認定要件 ....................................... 43 第二項防止混淆誤認之虞 ......................................... 45. ‧. 第三項美國聯邦商標淡化法 ....................................... 52. y. Nat. 第四項商標淡化法修正之關鍵：Moseley vs. Secret Catalogue, Inc. 54. er. io. sit. 第五項商標淡化修正法案 ......................................... 59 第三節歐盟 ........................................................ 64. al. n. v i n C h ....................................... 著名商標之認定要件 65 engchi U. 第一項. 第二項防止混淆誤認之虞 ......................................... 66 第三項防止減損(淡化)識別性或信譽之虞 ........................... 69 第四節台灣 ....................................................... 73 第一項著名商標之認定要件 ....................................... 76 第二項防止混淆誤認之虞 ......................................... 82 第二項防止減損(淡化)識別性或信譽 ............................... 86 第三項視為侵害商標權 ........................................... 89 第四項公平交易法對於著名商標保護之規定 ......................... 92 第四章我國關於著名商標案例之研析 .................................. 97 VI. DOI:10.6814/THE.NCCU.LLME.001.2019.F10.

(7) 第一節大愛無線 vs.慈濟大愛、大愛 .................................. 97 壹、案件背景 .................................................. 97 貳、事實概要 ................................................... 100 參、本案爭點 ................................................... 101 肆、最高行政法院判決理由 ....................................... 102 伍、最高行政法院判決結果 ....................................... 106 陸、判決評析 ................................................... 106 第二節大長今 vs.大長今 ........................................... 125 壹、案件背景 ................................................... 125. 政治大參、本案爭點 ................................................... 129 立貳、事實概要 ................................................... 128. ‧ 國. 學. 肆、智慧財產法院判決理由 ....................................... 129 伍、最高行政法院判決結果 ....................................... 134. ‧. 陸、判決評析 ................................................... 134. y. Nat. 第三節 Organic R Us vs. TOYS "R" US (玩具反斗城) .................. 144. er. io. sit. 壹、案件背景 ................................................... 144 貳、事實概要 ................................................... 147. al. n. v i n Ch 參、本案爭點 ................................................... 147 engchi U 肆、智慧財產法院判決理由 ....................................... 147 伍、智慧財產法院判決結果 ....................................... 152 陸、判決評析 ................................................... 152 第四節「阿一鮑翅」vs.「阿一鮑魚」 ................................ 160 壹、案件背景 ................................................... 160 貳、事實概要 ................................................... 163 參、本案爭點 ................................................... 163 肆、智慧財產法院判決理由 ....................................... 163 伍、智慧財產法院判決結果 ....................................... 167 VII. DOI:10.6814/THE.NCCU.LLME.001.2019.F10.

(8) 陸、判決評析 ................................................... 167 第五節吃七碗 vs. 呷七碗 .......................................... 179 壹、案件背景: .................................................. 179 貳、事實概要 ................................................... 182 參、本案爭點 ................................................... 182 肆、智慧財產法院判決理由 ....................................... 183 伍、智慧財產法院判決結果 ....................................... 184 陸、判決評析 ................................................... 185 第六節 UCC-環球水泥 vs. UCC-日商 .................................. 191. 政治大貳、事實概要 ................................................... 194 立壹、案件背景 ................................................... 191. ‧ 國. 學. 參、本案爭點 ................................................... 194 肆、最高行政法院判決理由 ....................................... 194. ‧. 伍、最高行政法院判決結果 ....................................... 199. y. Nat. 陸、判決評析 ................................................... 200. er. io. sit. 第七節 All 付寶(ALLPAY) vs. 支付宝(Alipay.com)、ALIPAY ............. 211 壹、案件背景 ................................................... 211. al. n. v i n Ch 貳、事實概要 ................................................... 215 engchi U 參、本案爭點 ................................................... 215 肆、智慧財產法院判決理由 ....................................... 216 伍、智慧財產法院判決結果 ....................................... 221 陸、判決評析 ................................................... 221 第八節艾富萬 F1 vs.F1 Formula 1 .................................. 227 壹、案件背景 ................................................... 227 貳、事實概要 ................................................... 230 參、本案爭點 ................................................... 230 肆、最高行政法院判決理由 ....................................... 230 VIII. DOI:10.6814/THE.NCCU.LLME.001.2019.F10.

(9) 伍、最高行政法院判決結果 ....................................... 234 陸、判決評析 ................................................... 234 第九節中華防偽雲(SENSE DIGITAL) vs.中華雲市集(hicloud Mall) ....... 242 壹、案件背景 ................................................... 242 貳、事實概要 ................................................... 246 參、本案爭點 ................................................... 247 肆、智慧財產法院第三庭判決理由 ................................. 247 伍、智慧財產法院判決結果 ....................................... 255 陸、判決評析 ................................................... 255. 政治大壹、案件背景 ................................................... 258 立. 第十節 ADIDAS GAZELLE vs.GAZELLE .................................. 258. ‧ 國. 學. 貳、事實概要 ................................................... 260 參、本案爭點 ................................................... 260. ‧. 肆、智慧財產法院判決理由 ....................................... 260. y. Nat. 伍、智慧財產法院判決結果 ....................................... 263. er. io. sit. 陸、判決評析 ................................................... 264 第五章結論 ...................................................... 269. al. n. v i n Ch .......................................................... 276 engchi U. 參考文獻. IX. DOI:10.6814/THE.NCCU.LLME.001.2019.F10.

(10) 表目錄表 1 : 商標法第 30 條第 1 項保護著名商標相關規定立法沿革 .............. 5 表 2 : 全球前 20 名最有價值品牌 ..................................... 10 表 3 : 商標異議制度與評定制度之比較 ................................ 30 表 4 : 商標廢止制度與商標異議／評定制度之比較 ...................... 32 表 5 : 案件紀事 (大愛無線案) ....................................... 98 表 6 : 商標、商品或服務近似程度及其影響檢核表 (大愛無線案) ......... 99 表 7 : 裁決機關之觀點 (大愛無線案) ................................ 100 表 8 : 商標註冊有效案件 (大愛無線案) .............................. 111 表 9 : 商標無效案件 (大愛無線案) .................................. 122 表 10 : 商標註冊核駁案件 (大愛無線案) ............................. 123 表 11 : 案件紀事 (大長今案) ....................................... 126 表 12：商標、商品或服務近似程度及其影響檢核表 (大長今案) ......... 127 表 13 : 裁決機關之觀點 (大長今案).................................. 127 表 14 : 大長今相關商標註冊 (核准案及申請案) ....................... 136 表 15 : 大長今相關商標註冊 (核駁案) ............................... 137 表 16 : 唐寶蓮為原告之大長今商標相關訴訟案件紀事，案例一 (本案) ... 141 表 17 : 唐寶蓮為原告之大長今商標相關訴訟案件紀事，案例二 .......... 142 表 18 : 唐寶蓮為原告之大長今商標相關訴訟案件紀事，案例三 .......... 142 表 19 : 唐寶蓮為原告之大長今商標相關訴訟案件紀事，案例四 .......... 143 表 20 ：案件紀事（Organic R Us 案） ............................... 145 表 21 ：商標、商品或服務近似程度及其影響檢核表（Organic R Us 案） . 146 表 22 ：裁決機關之觀點（Organic R Us 案） ......................... 146 表 23 ："R US"相關的 30 件商標案 ................................... 156 表 24 ："反斗城"相關的 3 件商標案 .................................. 159 表 25 : 案件紀事（阿一鮑翅案） .................................... 161 表 26 : 商標近似程度檢核表（阿一鮑翅案） ......................... 162 表 27 ：裁決機關的觀點（阿一鮑翅案） .............................. 162 表 28 ：“阿一”相關商標有效註冊案共 17 件 ......................... 169 表 29 ：“阿一”相關商標無效註冊案共 4 件 .......................... 172 表 30 ：“阿一”相關商標待審核註冊案(6 件) ........................ 173 表 31 ：“阿一”相關商標核駁案 (13 件) ............................ 175 表 32 : 案件紀事（吃七碗案） ..................................... 180 表 33 : 商標、商品或服務近似程度及其影響檢核表（吃七碗案） ........ 181 表 34 : 裁決機關之觀點（吃七碗案） ................................ 182 表 35 : 吃七碗案相關商標註冊案件 .................................. 187 表 36 : 案件紀事 (UCC-環球水泥案) ................................. 192 表 37 : 商標、商品或服務近似程度及其影響檢核表 (UCC-環球水泥案) ... 193 表 38 : 裁決機關之觀點 (UCC-環球水泥案) ........................... 193 表 39 : UCC-彬富 vs.UCC-日商案件紀事 .............................. 204 表 40 : 裁決機關之觀點 (UCC-彬富案) ............................... 204 表 41 : UCC 相關商標註冊、核駁和撤銷案 ............................ 206. 立. 政治大. ‧. ‧ 國. 學. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. i n U. v. X. DOI:10.6814/THE.NCCU.LLME.001.2019.F10.

(11) ：案件紀事（All 付寶案） ..................................... ：商標、商品或服務近似程度及其影響檢核表（All 付寶案） ...... ：裁決機關之觀點 (All 付寶案） .............................. ：阿里巴巴集團控股有限公司在台灣註冊支付平台相關商標 ........ ：在台灣以付寶為名之商標申請案 (支付寶除外) ................. ：案件紀事（艾富萬 F1 案） ................................... ：商標、商品或服務近似程度及其影響檢核表（艾富萬 F1 案） ..... ：裁決機關之觀點（艾富萬 F1 案） ............................. ：含“F1”的商標註冊案 ...................................... ：其他以“F”開頭或相關的商標註冊案(均核准) ................. ：案件紀事（中華防偽雲案） .................................. ：商標、商品或服務近似程度及其影響檢核表（中華防偽雲案） .... ：裁決機關之觀點（中華防偽雲案） ............................ ：兩造已註冊及審核中之商標案統計數（中華防偽雲案） .......... ：兩造已註冊及待審之商標案明細（中華防偽雲案） .............. : 案件紀事 (GAZELLE 案） ..................................... : 商標、商品或服務近似程度及其影響檢核表 (GAZELLE 案） ...... : 裁決機關之觀點 (GAZELLE 案） .............................. : 含 GAZELLE 英文字商標註冊案 ................................ : 二造商標訴訟攻防紀事 (GAZELLE 案) .......................... 立. 政治大. 213 214 215 222 225 228 229 229 237 240 244 245 246 256 256 259 259 260 266 268. ‧. ‧ 國. io. sit. y. Nat. n. al. er. 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61. 學. 表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表. Ch. engchi. i n U. v. XI. DOI:10.6814/THE.NCCU.LLME.001.2019.F10.

(12) 圖目錄 1 : 商標識別性比較 .................................................... 17 2 : 我國商標行政審查及救濟流程圖 ...................................... 35 3 : 兩造商標 (大愛無線案) ............................................. 98 4 : 商標相識性比較 (大愛商標相關五案件) ............................. 110 5 : 兩造商標 (大長今案) .............................................. 125 6：兩造商標（Organic R Us 案） ..................................... 145 7 : 兩造商標（阿一鮑翅案） ........................................... 161 8 ：阿一鮑翅禮盒 ..................................................... 178 9 : 兩造商標（吃七碗案） ............................................. 180 10 : 兩造商標 (UCC-環球水泥案) ....................................... 191 11 : 兩造商標（All 付寶案）資料來源：智慧局商標檢索系統 (本文整理） 213 12 ：兩造商標（艾富萬 F1 案） ......................................... 228 13 ：目前一級方程式公司使用的商標 .................................... 235 14 ：兩造商標（中華防偽雲案） ........................................ 243 15 : 兩造商標 (GAZELLE 案）資料來源：智慧局商標檢索系統 (本文整理） .258 16 : adidas 秋冬 Gazelle OG 鞋款 ..................................... 265. 立. 政治大. ‧. ‧ 國. 學. io. sit. y. Nat. n. al. er. 圖圖圖圖圖圖圖圖圖圖圖圖圖圖圖圖. Ch. engchi. i n U. v. XII. DOI:10.6814/THE.NCCU.LLME.001.2019.F10.

(13) 第一章緒論第一節研究動機及目的 1. 我國商標法於民國 92 年修正時正式納入商標減損之規範，規定於當時商標法第 23 條第 1 項第 11 款，其後於民國 100 年 6 月 29 日修正為現行商標法第 30 條第 1 項第 11 款。依現行商標法第 30 條第 1 項第 11 款規定，商標「相同或近似於他人著名商標或標章，有致相關公眾混淆誤認之虞，或有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者」不得註冊。其中前段「有致相關公眾混淆誤認之. 政治大譽之虞者」，則由商標減損理論發展而來。然而就條文規定而言，前段及後段的立虞」是以傳統混淆誤認理論為基礎，後段「有減損著名商標或標章之識別性或信 2. ‧ 國. 學. 適用前提僅有商標「相同或近似」以及「著名商標」兩個要件，除了要件少導致適用範圍可能過廣之外，也使得前段與後段的適用要件不易區別。. ‧. 實務上同一條文中此兩種態樣 (混淆誤認和減損) 所共用之名詞「著名商標」即不應作不同之解釋，而立法者對於本款之著名商標既採「相關公眾」之低. y. Nat. io. sit. 著名標準，則商標法第 30 條 1 項第 11 款前段與後段有關著名商標之認定理應. a. er. 一致依據低著名標準，始符合立法本意及條文規範。但商標減損理論的內涵及認. n. v l 定標準相當不易掌握，我國商標法主管機關參酌國外法制，訂定著名商標的保護 ni Ch. U. engchi 審查基準，除介紹著名商標減損內涵及緣由外，並針對減損的判斷，將著名商標著名程度的要求提高。依現行「商標法第 30 條第 1 項第 11 款著名商標保護審查基準」（民國 101 年 4 月 20 日修正發布，民國 101 年 7 月 1 日生效），商標減損的概念是界定在解決傳統混淆誤之虞理論的保護範圍仍無法有效保護著名商標本身之識別性或信譽遭受損害的情況，也就是當二造商標的商品/服務之市場區隔有別，且營業利益衝突並不明顯，不致造成消費者混淆誤認之虞的情形下。此外，有關商標淡化保護之規定，其對商標著名程度之要求應較同款前段規定為. 1. 「dilution」一詞，一般有為「減損」、「淡化」、「稀釋」、「沖淡」等不同翻譯，本論文將依照商標法條文中「減損」稱之。至於引用他人著作部分，將保留著作所使用之語句。 2. 王美花、張瓊惠，「論商標之淡化」，智慧財產權月刊，第 84 期，2005 年 12 月，頁 70。 1. DOI:10.6814/THE.NCCU.LLME.001.2019.F10.

(14) 高。而有關著名商標認定之參酌因素及可檢送之相關證據與前保護審查基準 2.1.2.1 及 2.1.2.2 相同，但其證據之證明程度要求較高，例如無論是商標使用於其商品或服務的期間與範圍、商標廣告及宣傳的期間與範圍、以該商標銷售商品或服務的數量、金額或地理範圍等，其要求的期間、數量、金額與範圍等均較長、較多及較廣泛。因此，商標著名程度若高至一般公眾所普遍認知的程度，就較有可能適用第 30 條第 1 項第 11 款後段規定。依上所述，有致商標減損之虞的要件有四： (一). 二造商標相同或近似. (二). 據爭商標是高度著名商標. (三). 二造商標指定使用之商品/服務，相互間之類似程度低或完全無關聯. (四). 尚未達有致混淆誤認之虞的程度. 立. 政治大. ‧ 國. 3. 學. 經濟部於民國 103 年 10 月 24 日發佈的經訴字第 10306300300 號訴願決定書提到:「在二商標之商品或服務間具有類似關係，或有相當之關聯性時，應. ‧. er. io. sit. Nat. 款後段規定相繩。」，其意和要件(四)相同。. y. 優先審查是否有商標法第 30 條第 1 項第 11 款前段規定之適用，不得逕以該. n. 最高行政法院於民國 a 105 年 11 月份第 1 次庭長法官聯席會議中以著名的 v. i l C n 程度將著名商標分為「相關消費者普遍知悉之著名商標」及「一般消費者普遍知 hengchi U 悉之著名商標兩種」。節錄部份決議如下 :「商標法第 30 條第 1 項第 11 款規. 定後段所述之著名商標，其著名程度應解釋為超越相關消費者而臻一般消費者普遍知悉之程度，始有本規定後段規定之適用，與本規定前段規定僅限於相關消費者不同。」筆者針對混淆誤認理論及著名商標特有的減損理論加以研究探討，並佐. 3. 例如經濟部經訴字第 10306300300 號訴願決定書（民國 103 年 10 月 24 日），即表示在二商標之商品或服務間具有類似關係，或有相當之關聯性時，應優先審查是否有商標法第 30 條第 1 項第 11 款前段規定之適用，不得逕以該款後段規定相繩。而經濟部智慧財產局中台異字第 980930 號商標異議審定書（民國 99 年 8 月 16 日），即以據爭商標尚未達到國內絕大多數之一般民眾所熟知之高度著名程度，逕認無商標法第 30 條第 1 項第 11 款後段規定之適用。 2. DOI:10.6814/THE.NCCU.LLME.001.2019.F10.

(15) 以評析法院實務判決的方式進行本研究，過程中發現諸多審定或判決造成爭議或違反前述四個要件，例如阿一鮑翅商標案違反要件 (二) ，環球水泥-UCC 商標案違反要件 (二) 和要件 (四) ，文中會做一詳述。期望本文之研究及提供的建議有助於法院於個案判斷時之參考，對未來修法方向有所助益，對著名商標之保護更臻完善。. 第二節研究方法與範圍本論文因應不同章節內容的需要，採用以下研究方法：一、發展研究法. 政治大. 我國將混淆理論導入商標法始於民國 87 年 11 月 1 日施行的商標法版本，相. 立. 關法條如下 :. ‧ 國. 學. 「第 37 條第 1 項第 7 款、相同或近似於他人著名之商標或標章，有致公眾混淆誤認之虞者。但申請人係由商標或標章之所有人或授權人之同意申請註冊. ‧. 者，不在此限。」. y. Nat. 為因應世界智慧財產權的發展趨勢，符合國際條約的規範，於民國 92 年 11. io. sit. 月 28 日施行新修訂版，將舊版第 37 條第 1 項第 7 款移至第 23 條第 1 項第 12 款，. er. 並於後段增加「有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞」之規定，正式納. n. a. l C 入商標減損之規範。相關法條如下 :. hen. hi. i n U. v. gc 「第 23 條第 1 項第 12 款 : 相同或近似於他人著名商標或標章，有致相關公眾. 混淆誤認之虞，或有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者。但得該商標或標章之所有人同意申請註冊者，不在此限。」. 上述法條在民國 101 年 7 月 1 日施行的新修訂版被移至第 30 條第 1 項第 11 款，但是內容維持不變至今。為瞭解我國著名商標保護的發展脈絡，本論文以發展研究法，針對巴黎公約、TRIPS、美國、歐盟及我國商標法的沿革加以整理。. 5. DOI:10.6814/THE.NCCU.LLME.001.2019.F10.

(16) 二、比較研究法商標混淆和減損理論源自於歐美，其商標法制的運作，向來是我國法制發展的參考，尤其是美國。此外，巴黎公約、TRIPS 等國際條約也提供商標混淆和減損的相關規範。為了和國際接軌，我國的商標法制必須符合重要國際條約的規範。因此，本論文將國際條約、歐盟、美國等法制，與我國的規範做分析比較。三、個案研究法我國有關著名商標混淆減損的認定與保謢，除了商標法本身、法條釋義、. 政治大. 施行細則及相關審查基準規範外，尚有經由實際案例所發展出新的判斷思維，. 立. 以及現行規範在適用上的諸多疑義。本論文將針對我國審查的實務個案加以研. ‧ 國. 學. 究，深入瞭解我國法制在實務案例中運作的情形及所遇到的爭議和挑戰，並提出建議。. ‧ sit. y. Nat. 本文的研究主題為探討我國實務上對於著名商標之保護，針對混淆誤認. er. io. 及減損侵權行為之成立要件與其侵害態樣加以研究。研究範圍從國際間對於. n. 著名商標相關公約之保護，以及我國商標法有關著名商標之規範出發，以 a v. i l C n hengchi U 法學研究方法中之案例分析法為基礎佐以文獻分析及比較法研究，蒐集我. 國相關行政審查及訴訟的實務案例，包括智慧財產局之處分書、經濟部之訴願決定書、智慧財產法院及最高行政法院之判決見解，佐以美國法院判決見解，並參考相關教科書、專論、期刊、碩博士論文，以探討我國法院如何應用及解釋商標法中著名商標之規定，並對其判決及見解加以分析。. 本論文聚焦於現行商標法第 30 條第 1 項共計十五款”不得註冊”規定中的三款 (第 10,11 和 12 款)，而自民國 19 年國民政府制定商標法至今歷經 14 次的修法，其中的 7 次對此三款的內容有做修正，筆者將修法的沿革整理於表 1 中做為對照參考之用，並於第三章第四節深入說明。 4. DOI:10.6814/THE.NCCU.LLME.001.2019.F10.

(17) 表 1 : 商標法第 30 條第 1 項保護著名商標相關規定立法沿革民國 19 年5 月6 民國 47 年 10月民國 61 年7 月4 民國 72 年 1 月民國82年12月民國87年11月民國92年11月民國101年7月日制定 ,20 年1 24日公布施行日公布施行 26日公布施行 22日公佈施行 1日施行 28日施行 1日施行他人商標月1日施行條件第2條第1項. 第2條第1項. 第37條第1項. 第37條第1項. 第37條第1項. 第37條第1項. 六、相同或近似於世界共知他人之標章，使用於同一商品者。. 八、相同或近似於世所共知他人之標章者。. 七、相同或近似於世所共知他人之標章，使用於同一或同類商品者。. 七、相同或近似於他人著名標章，使用於同一或同類商品者。. 七、襲用他人之商標或標章有致公眾誤信之虞者。. 七、相同或近似於他人著名之商標或標章，有致公眾混淆誤認之虞者。但申請人係由商標或標章之所有人或授權人之同意申請註冊者，不在此限。. 一二、相同或十一、同左近似於他人著名商標或標章，有致相關公眾混淆誤認之虞，或有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者。但得該商標或標章之所有人同意申請註冊者，不在此限。. 九、相同或近似於他人註冊商標失效後未滿一年者，但其註冊失效前已有一年以上不使用時，不在此限。. 十二、相同或近似於他人同一商品、同類商品或雖非同類而性質相同或近似之商品之註冊商標，及其註冊商標失效後，未滿一年者，但其註冊失效前已有一年以上不使用時，不在此限。. 十二、相同或近似於他人同一商品或同類商品之註冊商標，及其註冊商標失效後未滿一年者。但其註冊失效前已有一年以上不使用者，不在此限。. 十二、相同或近似於他人同一商品或同類商品之註冊商標，及其註冊商標期滿失效後未滿二年者。但其註冊失效前已有二年以上不使用時，不在此限。. 十二、相同或近似於他人同一商品或類似商品之註冊商標，及其註冊商標期滿失效後未滿二年者。但其註冊失效前已有三年以上不使用時，不在此限。. 十二、相同或近似於他人同一商品或類似商品之註冊商標者。. 一三、相同或近似於他人同一或類似商品或服務之註冊商標或申請在先之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者。但經該註冊商標或申請在先之商標所有人同意申請者，除二者之商標及指定使用之商品或服務均相同外，不在此限。. 十、相同或近似於他人同一或類似商品或服務之註冊商標或申請在先之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者。但經該註冊商標或申請在先之商標所有人同意申請，且非顯屬不當者，不在此限。. 十三、以他人註冊商標作為自己商標之一部分，而使用於同一商品或同類商品者。. 同左. 十三、以他人註冊商標作為自己商標之一部分，而使用於同一商品或類似商品者。. 刪除. 刪除. 一四、相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服務之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在者。但得該他人同意申請註冊者，不在此限。. 十二、相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服務之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在，意圖仿襲而申請註冊者。但經其同意申請註冊者，不在此限。. 著名. y. n. Ch. engchi. 先使用. sit. io. al. 同左. 第30條第1項. er. ‧ 國. ‧. Nat. 已註冊. 學. 已註冊或申請在先. 立. 政治大. 第23條第1項. i n U. v. 一四、相同或近似於他人先使用於同一或類似商品之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在者。但得該他人同意者，不在此限。. 5. DOI:10.6814/THE.NCCU.LLME.001.2019.F10.

(18) 民國 19 年5 月6 民國 47 年 10月民國 61 年7 月4 民國 72 年 1 月民國82年12月民國87年11月民國92年11月民國101年7月日制定 ,20 年1 24日公布施行日公布施行 26日公布施行 22日公佈施行 1日施行 28日施行 1日施行月1日施行第2條第1項. 第2條第1項. 第37條第1項. 第37條第1項. 第37條第1項. 第37條第1項. 第23條第1項. 第30條第1項. 八、將"世界共知"改為"世所共知"。刪除"使用於同一商品"。十二、同一商品、同類商品或雖非同類而性質相同或近似之商品。. 七、增"使用於同一或同類商品者"。十二、刪除" 雖非同類而性質相同或近似之商品"。十二、將"、" 改為"或"。十三、增訂此款。. 七、將"世所共知"改為"著名"。十二、將"一年"改為"二年"。十三、增訂此款。. 七、將"使用" 改為"襲用"，將"著名標章" 改為"商標或標章"，增加 "有致公眾誤信之虞者"。十二、將"同類商品"改為" 類似商品"，將"二年以上不使用"改為" 三年以上不使用"。. 七、改回 "相同或近似於他人著名之商標或標章 "，將" 誤信 " 改為 "混淆誤認"，增加 " 但申請人係由商標或標章之所有人或授權人之同意申請註冊者，不在此限"。十四、增訂此款。. 一二、增訂" 或有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者"，將" 所有人或授權人"改為"所有人"。一三、增訂" 服務"，增訂" 申請在先之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者。但經該註冊商標或申請在先之商標所有人同意申請者，除二者之商標及指定使用之商品或服務均相同外，不在此限。"。一四、增訂" 服務"，增訂" 申請註冊"。. 十、增訂 "且非顯屬不當者"。一三、增訂" 意圖仿襲而申請註冊者"。. 本文備註. 立. 政治大. ‧. ‧ 國. 學. Nat. n. al. er. io. sit. y. 資料來源：經濟部智慧財產局-歷年商標法 (本文整理）. Ch. engchi. i n U. v. 6. DOI:10.6814/THE.NCCU.LLME.001.2019.F10.

(19) 第三節論文架構本論文共分為五章，依次說明各章節的研究範圍及重點如下：一、第一章為緒論，分別論述本論文的研究動機、研究目的、研究方法及研究範圍，確立以商標法上著名商標混淆誤認及減損之認定為主題，並以商標行政審查及訴訟為範圍。二、第二章為商標之概說，分為七小節，分述商標之意義與功能、識別性與分類、使用、取得、註冊之行政審查、爭議之行政審查以及行政爭訟。我國商標法主要係採取商標註冊主義，對於著名商標的保護原則上卻不以註冊. 政治大三、第三章為著名商標之認定要件與保護，本文將說明國際條約、美國、立. 為必要，而輔以使用主義，針對此議題於本章中加以說明討論。. ‧ 國. 學. 歐盟及我國對著名商標的認定標準、對淆誤認與減損的發展沿革與認定標準以及相關的保護規定，並就實務上所考慮的因素加以討論。國際上有關著名. ‧. sit. Nat. （WTO）的「與貿易有關之智慧財產權協定」（TRIPs）。. y. 商標的認定及保護規定主要有巴黎公約（Paris Convention）與世界貿易組織. er. io. 四、第四章為我國著名商標混淆誤認及減損之實務案例分析，分別以混淆誤. n. 認與減損間之關係、減損著名商標識別性及減損著名商標信譽為主題，藉由個案 a v. i l C n hengchi U 來探討我國行政審查及司法實務上對前述主題的見解。. 五、第五章為結論與建議，以混淆誤認與商標減損之關係、評斷標準及實務運作所衍生出的問題為重點，綜合整理前述的法制規定及案例的實務見解，做一總結並提出建議，以供各界作為參考。. 5. DOI:10.6814/THE.NCCU.LLME.001.2019.F10.

(20) 第二章商標之概說企業使用商標做為其產銷之商品或服務的標識，使消費者可以藉由商標的識別很容易地找到所要購買的商品或服務，避免購入非其所要的商品或服務。商標法是針對商標的製訂、申請、使用予以合理的規範以維持市場上交易的公平性。著名商標，係指具有高度識別性之商標或標章，在客觀證據上足以認定其廣泛使用而廣為相關事業或相關消費者甚至達一般公眾所普遍認知的著名程度。著名商標的形成需要投入大量的時間、金錢與精力，基於保護著名商標權人的法益，避免他人任意攀附著名商標的識. 政治大. 別性與信譽，對於著名商標應給予較一般商標更多的保護。在國際自由貿. 立. 易的潮流下，著名商標之保護逐漸打破屬地主義保護的思維，國際公約及. ‧ 國. 學. 各國法律均對著名商標提供較強的保護規定，我國商標法的制訂亦不例外。. ‧. 第一節商標的意義與功能 y. Nat. er. io. sit. 商標，是表彰商品或服務，使其相關消費者得藉以與他人之商品或服務相區別之標識。商標之於商品或服務，就如人的姓名之於人一樣，目. n. a. iv. l C 的在使人易於辨識。商品或服務在交易過程中如能以標識加以區別，將會 n. hengchi U. 使消費者更容易辨識，提高許多效率，消費者不需要為特定之商品或服務作許多的描述，透過標識即得以辨識。同時透過商標，消費者對其所使用之商品或服務即有一定程度之瞭解，包括其來源或品質等，故商標上可以具有多重意義。商標既是表彰商品或服務來源的標識，而標識為商標的上位概念4，且定義極廣，舉凡姓名、公司與商號名稱、商標、網域名稱等均屬之，若是用以表彰營業主體的，稱為營業標識，例如公司或商標名稱；若是用以表彰商品或服務來源者，則稱商標。故商標為標識中，用以表彰商品或服務來源的一種商業符號，且須與商品或服務結合後，才能發揮作用。 4. 陳昭華，商標法之理論與實務，元照，2013 年，頁 1。 8. DOI:10.6814/THE.NCCU.LLME.001.2019.F10.

(21) 隨著資訊科技的急速進步，商標在工商社會中扮演愈來愈重要之角色。在過去，商標往往僅被當作是商品或服務之標記而已，但在資訊社會，商標同時扮演著承載資訊的角色。因為商標除具有作為區別不同企業經營者的商品或服務之識別標識、表彰其產製來源功能外，尚有保障品質及宣傳銷售廣告之功能，使消費者能透過商標即能對於其所指定使用之商品或服務有相當程度之認識。例如可以瞭解其源自什麼樣的企業（企業形象、製造者屬於何種團體或組織..等）、具有什麼品質、產自何地，即使消費者未曾使用過該商品或服務，亦可能透過媒體或網路，對該商品或服務有某程度之瞭解，此乃因廣告而展現之吸引力。基於資訊在現代生活中扮演著愈來愈重. 政治大標，除代表著高價值的商標外，更可以看出產業發展之趨勢。立. 要的角色，商標之於商品或服務也具有愈來愈顯著的地位。尤其是著名商. ‧ 國. 學. 不論一般商標或是著名商標，其功能可由三個不同角度來看，首先，. ‧. 對商標所有權人來說，商標除了有廣告行銷之功能外，更是為了表彰該商品或服務為其自己所生產、製造，以區分其競爭對手之相同或類似之產品. y. Nat. sit. 或服務，進而借由商標之使用在市場上建立起優良之信譽，而商標也成為. er. io. 企業資產的一部分，具有財產的功能並且得以貨幣數額評估計算其價值 5，. n. a l 網站所公布之 2018 年「BrandZ 如表 2 所示 Millward Brown 百大全球最有價 iv n U engchi 值品牌」。其次，以消費者的立場來看，商標除了可以藉由商標來識別商品. Ch. 或服務來源之外，更可以此得知所用之物之消費水準高低。最後，以對經濟發展立場來看，商標是企業發開發市場的先鋒，更是促進產業進步的媒介。. 5. 例如 Millward Brown 網站所公布之 2018 年「BrandZ 百大全球最有價值品牌」前 10 名仍以科技通訊業為主，10 名中即囊括 6 席，反映出科技通訊在現代生活中已不可或缺。十大最有價值品牌 (價值: ) 分別是：Google; Apple; Amazon; Microsoft; Tencent; Facebook; VISA; MacDonald ' s; Alibaba; AT%T。參見：https://www.youtube.com/watch?v=HMPqeXqem8&feature=youtu.be http://www.millwardbrown.com/BrandZ/ 。最後瀏覽日： 2018 年 11 月 10 日。 9. DOI:10.6814/THE.NCCU.LLME.001.2019.F10.

(22) 表 2 : 全球前 20 名最有價值品牌. 立. 政治大. ‧. ‧ 國. 學. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. i n U. v. 資料來源 : Millward Brown 網站所公布之 2018 年「BrandZ 百大全球最有價值品牌」. 以行銷的觀點來說，商標最原始之功能是識別功能，亦即表彰來源功能，之後漸漸拓展到品質保證功能，進而至廣告的功能等。其中識別功能與表彰來源功能均在證明來源之同一性；品質保障功能則重在強調商標之穩定品質，另一方面亦與來源之同一性有關聯。 10. DOI:10.6814/THE.NCCU.LLME.001.2019.F10.

(23) 第一項識別及表彰來源功能商標最主要的功能為識別及表彰來源功能，蓋商標之最主要目的在使商品或服務之相關消費者得藉以與他人之商品或服務相區別，若無法使消費者藉以辨識，即無法作為商標，因此識別功能必然不可或缺。而識別功能來自商標表彰商品或服務之來源，證明商品或服務來源的同一性。現代社會，經濟繁榮，商品琳琅滿目，市場上充斥著眾多相同或近似的商品或服務，這些商品或服務來自不同的廠商和經營者，各廠家的生產條件、製作工藝、產品或服務質量及管理水平參差不齊，價格也會有所不. 政治大. 同。企業要想在激烈的市場競爭中吸引消費者的目光，進而選擇其商品，. 立. 就必須使用醒目的商標，讓消費者更容易識別。從消費者的角度來看，能. ‧ 國. 學. 夠憑藉所認知的商標購買想要的商品也是保障其權益的關鍵所在。所謂的表彰商品來源，需要足以辨別特定的來源，以確實知悉該商標所有人的名. ‧. 稱為必要6。而此一商標識別功能的發揮，使消費者避免受到仿冒商標的. y. sit er. io. 的意義。. Nat. 矇騙，是維持自由競爭市場正常運作不可或缺的機制7，亦具有維護公益. n. al v i n C h 品質保證功能第二項 engchi U. 品質保證功能，即保障商標所表彰之商品或服務具有與過去所認知同樣的品質及特性，使消費者得以信賴該商標，因此品質保障功能又稱為信賴功能。實際上，商標並不必然擔保質量優異，它真正擔保的是「一致性」，即消費者今天購買的商品與昨天購買的商品在品質等方面是相同. 6. 李復甸、鄭中人，智慧財產權導論，五南，1999 年，頁 100。. 7. 經濟部智慧財產局「混淆誤認之虞審查基準」，前言，參見： https://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=285300&ctNode=7048&mp=1（最後瀏覽日期：2018 年 11 月 11 日）。 11. DOI:10.6814/THE.NCCU.LLME.001.2019.F10.

(24) 的。因此，與其說商標具有對商品的品質擔保功能，不如說商標具有對商品「一致性」的保障功能來得貼切。所以商標對商品的品質保證功能，可能是體現該商品一流的品質，也可能體現該商品價廉物美，甚至可能體現該商品粗製濫造、質量低劣，並不必然代表高品質。品質保障功能在著名之商標特別明顯，一商標之所以著名，通常是具有一定程度之品質或有其特性，因此只要依據商標去尋找所需的商品或服務，應會符合消費者之預期。商標權人在商業經營中，自當盡力使標示有商標之商品自第一次銷售後，在所有的銷售管道中均能維持一定程度的品質，使商標所標示之來源與品質間的關聯有其一致性。藉此，商標即可博取消費者的信賴、在消費者. 政治大. 心目中建立信譽，進而提高再銷售的可能性，持續擴展其業務。. 立. ‧ 國. 學. 第三項廣告的功能. ‧. 隨著製造工藝的進步以及製造銷售的全球化，消費者所面臨的不再是商品或服務稀有、選擇性不足的市場，反而是充裕的商品與無窮的選擇。競爭商品. y. Nat. sit. 要脫穎而出、取得消費者青睞，需要藉助各種行銷手段，其中最主要的就是廣. a. er. io. 告。廣告無所不在，除了提供消費者關於商品服務資訊外，也傳遞各種啟發與. n. iv 娛樂，更是言論與創意的表達，是受到憲法保護的商業性言論。廣告的訴求無 l. n U engchi 非是在消費者心中建立品牌形象，商標就是一種品牌形象，也是最好的廣告。. Ch. 8. 商標的廣告功能在產品行銷方面，效果非常顯著，在交易時對購買人可以形成特有之「吸引力」。消費者購買某商品或服務經常未必是因其特性或實際使用 9. 的經驗，而可能僅是透過廣告而對該商標留下的特定印象，尤其是著名商標。消費者雖未使用過某個商標之商品，但透過廣告認識該商標，而對之留下特定之印象，此即商標之形象。例如看到「蠻牛」飲料之商標，就想到廣告中所顯示的精力充沛的樣子，使消費者將「蠻牛」與精力充沛結合在一. 8. 李茂堂，商標新論，2006 年，頁 10。. 9. 陳昭華，商標法之理論與實務，2012 年，頁 3。 12. DOI:10.6814/THE.NCCU.LLME.001.2019.F10.

(25) 起，此即廣告之作用。由於商標具有廣告功能，因此商標權人會為其附有商標之商品或服務投入大量的廣告，以使其商標扮演經濟上更重要的地位。由此可知，廣告功能乃在顯示商標之吸引力。更清楚地說，在此並非以商品事實上之品質或性能，而是以廣告的介紹，來說服消費者，使消費者清楚而簡單地認識該商品。. 第二節商標的識別性與分類. 治政大 2 項並規定，所謂識別性，係指「足以使商品或服務之相關消費者認識為指示立商品或服務來源，並得與他人之商品或服務相區別者」。蓋商標主要功能在於. 依商標法第 18 條第 1 項規定，商標係「任何具有識別性之標識」。同條第. ‧ 國. 學. 表彰商品或服務的來源，故必須使消費者得以認識其係表彰商品或服務來源的. ‧. 標示，並能作為藉此區別他我商品的不同，故識別性為商標的構成要件，也稱 10. 為商標的積極要件。除了前揭理由外，商標須具有識別性的另一個重要的理. y. Nat. io. sit. 由，就是為了防止普遍常見的詞彙或商品/服務常使用的描述性用語，被申請作 11. er. 為商標，使該等詞彙或描述性用語能為一般市場競爭者所使用。. al. n. v i n 商標識別性的判斷，應以我國相關消費者的認知為準，「相關消費者」的 Ch engchi U 範圍，包括曾經購買或使用，及未來可能購買或使用的潛在消費者，若屬一般日常用品類，如衣服、食品，則以一般大眾為相關消費者，若為較專業性的商 12. 品，如藥品、高科技產品，則以專業人員為相關消費者。又商標識別性的判斷，不應單純就商標圖樣外觀而判斷，仍應就該商標與指定使用商品或服務的 13. 關係，實際交易情形，使用方式等因素綜合考量。. 10. 陳昭華，商標法之理論與實務，元照，2013 年，頁 19。王敏銓，美國商標法上識別性之研究，智慧財產權，第 67 期，2004 年 7 月，頁 87-88。 12 「商標識別性審查基準」3「識別性判斷因素」。 13 汪渡村，商標法論，二版，五南，2011 年，頁 24。 11. 13. DOI:10.6814/THE.NCCU.LLME.001.2019.F10.

(26) 識別性可分為先天識別性及後天識別性，前者是指商標本身即具有識別性，也稱為固有的識別性；後者則是指該標識原不具有識別性，但經由實際的使用，已使得相關消費者認識其為表彰商品來源的標識，而產生後天識別性。先天識別性，依其識別性的強弱，可分為「獨創性標識」、「任意性標識」及「暗示性標識」，而不具先天識別性則有「描述性標識」、「通用標章或名稱」， 14. 以及「其他無法指示及區別來源的標識」，分述如下：. 第一項獨創性標識. 治政大指該商標是運用智慧獨創所得，並非沿用既有的詞彙或事物，其本身立不具特定既有的含義，該標識創作的目的即在於以之區別商品或服務的來源。 ‧ 國. 學. 簡單來說就是自創，自己隨意組合。. ‧. 例如「Google」使用於搜尋引擎服務，「ACER」使用於電腦商品，「震旦」使用於電信加值網路之傳輸服務、「Toyota」使用於汽車、客車商. y. Nat. sit. 品。獨創性標識因為不具有特定的意義，消費者不會對該商標產生任何聯想，. n. al 使用，識別性自然較強。. er. io. 其指示商品來源的功能較佳，且該商標為使用人所自創，市場上並無其他人. Ch. engchi. i n U. v. 第二項任意性標識指由現有的詞彙或事物所構成，但與指定使用商品或服務本身或其品質、功用或其他特性全然無關者。簡單來說就是設計好的名稱與目前公司產品的產業並沒有相關聯，也就是同業間並不會以這名稱形容公司產品。例如「蘋果 APPLE 」使用於電腦、「長頸鹿」使用於美語教學服務、「黑莓. 14. 「商標識別性審查基準」2.1「具先天識別性的標識」。 14. DOI:10.6814/THE.NCCU.LLME.001.2019.F10.

(27) BlackBerry」使用於電腦、資料處理器商品、「風信子」使用於杯、碗、盤商品、「向日葵」使用於太陽能收集器商品。任意性標識是原已存在的詞彙或事物，消費者已經認識，但因與所指定或使用的商品或服務間沒有任何描述性或暗示性的關係，消費者不會將二者產生聯想，仍具有相當的識別性，僅次於獨創性標識。. 第三項暗示性標識. 政治大服務的品質、功能或性質等。例如：「快譯通」使用於電子辭典商品、「一匙立. 指該標識本身仍具有一定的意義，且該意義係在暗示其指定或使用商品或. 靈」使用於洗衣粉商品、「克潮靈」使用於除濕劑商品、「易洗樂」用於「洗. ‧ 國. 學. 碗精」商品、「造髮靈」用於「生髮劑」商品。暗示性標識因為並非直接描述. ‧. 商品的特性，消費者仍須運用一定程度的想像、推理，才會將商標與使用的商品或服務產生聯結，故仍具有識別性。. er. io. sit. y. Nat. n. al v i 第四項描述性標識 n Ch engchi U. 指該標識本身的意義，即在於直接描述商品或服務的品質、功能或性質等。例如：「植物素材」使用於乳液、精油商品、「推理式」使用於參考書、試題測驗集商品、「機能補給」使用於飲料商品「玩數學」用於玩具商品15，、「AIR JACKET」用於手機保護套、保護殼商品 16。描述性標識因為本身即係由描述所指定商品或服務之. 15. 經濟部智慧財產局商標核駁第 351775 號審定書（2013 年 12 月 4 日）：「本件商標圖樣係僅由『玩數學』所構成，指定使用於『兒童益智玩具…』商品，依一般社會通念，予相關消費者之印象，乃表示其為與『數學』有關之益智玩具，係指定商品之用途說明…。」 16. 經濟部智慧財產局商標核駁第 354300 號審定書（2014 年 4 月 25 日）：「本件『AIRJACKET』商標有『空氣套』、『充氣護套』或『輕薄護套』之意，指定使用於『手機、筆記型電腦、… 之保護套、保護殼…』商品，為所指定商品之品質、用途或相關特性之說明，消費者容易將之視為商品的說明，而非識別來源的標識。」經濟部經訴字第 10306107460 號訴願決定書 15. DOI:10.6814/THE.NCCU.LLME.001.2019.F10.

(28) 品質、用途、原料所構成者，消費者通常不會將之視為表彰商品來源的標識，且競爭同業也可能使用相同的詞彙，故原則上依商標法第 29 條第 1 項第 1 款規定，不得作為商標申註冊。惟若該商標經過長期使用而取得後天識別性時，則可例外依同法第 29 條第 2 項規定獲准註冊。. 第五項通用標章或名稱指業界所共同使用用以表示特定商品或服務之標章或名稱，例如「珍珠奶. 政治大用名稱、「雪花石」係一種石材，為指定人造石、天然石材商品的通用名稱、立. 茶」用於茶飲料商品、「樓蘭磚」係一種仿古磚，為指定磁磚、地磚商品的通. ‧ 國. 學. 「TAPAS」係一種西班牙傳統小酒館或酒前小菜，為所指定餐廳、啤酒屋、酒吧服務本身或服務內容的通用名稱。通用標章或名稱因為本身已為業界所共同使. ‧. 用，消費者自然不會將其視為商標，不具有識別性，依商標法第 29 條第 1 項第. sit. y. Nat. 2 款規定，不得作為商標申請註冊。而與描述性商標不同之處，在於通用標章或名稱即使經過長期使用，消費者仍然會將其視為業者共同使用的標章或名稱，. er. io. 也不可能因此產生後天識別性，故不適用同法第 29 條第 2 項規定。 a. n. iv l C n hengchi U 第六項其他不具先天識別性的標識. 包括有單一字母；型號；單純數字；簡單線條或基本幾何圖形；裝飾圖案；姓氏；稱謂與姓氏結合；公司名稱；網域名稱；習見的宗教神祇、用語與標誌；標語；習見祝賀語、吉祥語、流行用語與成語等，當缺乏指示來源的功能時，亦屬不具識別性的標識，不得註冊。（民國 103 年 8 月 6 日）：「…『JACKET』則有『外罩、保護罩、套』之意，故本件商標之外文『AIR JACKET』有『空氣套』之意，用於機器上防止傳熱或碰撞，為一機械工程之既有名詞…。」 16. DOI:10.6814/THE.NCCU.LLME.001.2019.F10.

(29) 17. 下圖為不同類的標識，其識別性強弱的比較。. 圖 1 : 商標識別性比較. 第三節商標的使用. 政治大. 商標必須透過使用，始能彰顯其表彰商品或服務來源的功能。凡是為行. 立. 銷的目的，將商標使用於商品、服務或有關的物件、文書或廣告上，而足以使. ‧. ‧ 國. 學. 消費者認識其為表彰商品或服務來源之標識者，即屬商標的使用。. 18. er. io. sit. y. Nat. 第一項商標的使用可分為「維權使用」及「侵權使用」. n. al 一、維持商標權效力之使用（維權使用） iv. n U engchi 係指商標權人為維護其商標權所為使用商標的行為，若商標註冊後 3 年未. Ch. 使用，主管機關應依職權或據申請，依商標法第 63 條第 1 項第 2 款規定，廢止其商標註冊，除非被授權人有使用。故維護使用應屬商標權人之義務，具有延續商標權的效果。. 17. 王敏銓，美國商標法上識別性之研究，智慧財產權，第 67 期，2004 年 7 月，頁 90。陳昭華「由販賣他人仿冒商標之商品是否構成民事侵害商標權檢討商標使用之要件」，植根雜誌 23 卷 7 期，頁 38，民國 96 年 7 月。林發立、呂靜怡，「漫談我國商標使用實務相關問題」，新世紀智庫論壇 42 期，頁 73 至 75，民國 97 年 6 月 18. 17. DOI:10.6814/THE.NCCU.LLME.001.2019.F10.

(30) 二、構成商標侵害之使用（侵權使用） 19. 係指第三人侵害他人商標權所為的使用行為。商標的「維權使用」係為了維護其商標得以繼續使用，其使用必須符合商標使用的基本態樣；「侵權使用」則係為了避免商標權被他人侵害，以免混淆誤認的產生，故其範圍較維護 20. 使用更廣。. 第二項商標使用三要件商標法第一章「總則」第 5 條有關「商標之使用」之定義，應一體適. 政治大. 用於民事、刑事及行政訴訟之「維權使用」與「侵權使用」概念，重在判. 立. 斷該表彰商品或服務之標識的使用是否足使消費者認識其為商標，而得與 21. ‧. ‧ 國. 學. 他人之商品或服務相區別。因此，「商標之使用」要件有三：. 一、為行銷之目的：. sit. y. Nat. io. er. 所謂「為行銷之目的」，係指於市場銷售、為商業交易。基於表彰商品或服務之目的將商標使用於商品或服務，始為商標法上所謂之商標使用；若非因. al. n. v i n 表彰商品或服務之目的，形式上縱有商標用於商品或服務之事實，審酌其目的 Ch engchi U 與方法，僅係用以表示商品或服務之相關說明者，而不具有商標使用之意圖者 22. （intent to use），乃屬通常之使用，非商標法所稱之商標使用。」. 19. 陳昭華，將商標使用在廣告或贈品上是否構成維權使用之探討，智慧財產權月刊，第 116 期，民國 101 年 10 月，頁 111-112。 20 智慧財產法院 100 年民商上字第 7 號民事判決（民國 101 年 1 月 5 日）：「…『維權使用』與『侵權使用』之區別實益在於各自之概念範圍有別，亦即『維權使用』旨在維護商標、避免遭廢止其註冊，故其涵攝以符合商業交易習慣為中心。而『侵權使用』本於商標法避免混淆誤認保障公益之意旨，其概念範圍除商標使用之典型態樣（即足以使消費者認識其為商標者）外，並涵蓋非典型之商標使用、但足使消費者混淆誤認之態樣（即商標法第 29 條第 1 項第 2、3 款、第 62 條所定情形），其範圍較『維權使用』為寬，且僅要求最低度之使用。」 21 蔡惠如，100.7 智慧財產權月刊 151 期 22 參照最高行政法院 98 年度判字第 1487 號判決。 18. DOI:10.6814/THE.NCCU.LLME.001.2019.F10.

(31) 二、將商標用於商品、服務或其有關之物件，或利用平面圖像、數位影音、電子媒體或其他媒介物商標法第 5 條明文規定 -「商標之使用，指為行銷之目的，將商標用於商品或其包裝容器、與提供服務有關之物品、與商品或服務有關之商業文書或廣告，並足以使相關消費者認識其為商標。以數位影音、電子媒體、網路或其他媒介物方式為之者，亦同。」是以本要件應指標示商標之積極行為，如無積極標示商標之行為，難以使相關消費者認識其為商標，而與他人之商品或服務相區別。至於標示行為之態樣，則依具體案情而定，應綜合審酌其利用之方式及. 政治大示於商品、服務、有關物件或媒介物，即當然構成商標之使用。立. 態樣，例如字體、字型、顏色、版面位置等，非謂將商標圖樣之全部或一部標. ‧ 國. 學. 三、所標示者足使相關消費者認識其為商標：. ‧. 商標之使用須具備識別性（參照前述），其所用之文字、圖形、記號、顏. y. Nat. sit. 色組合或其聯合式，應足以使一般商品購買人認識其為表彰商品之標識，並得. a. er. io. 藉以與他人之商品相區別，始能足使相關消費者認識其為商標。. n. v l 在立法例上，美國、日本對於商標使用的態樣並未加以區分，德國、歐 ni Ch. U. e n g c h i 。我國商標法並未區分維權盟則將「維護使用」及「侵權使用」分別作規定 23. 使用與侵權使用之定義，且在民國 100 年我國商標法修正前，舊版商標法第 6 條係採概括規定的方式作定義，然其內涵不夠明確，而現行商標法第 5 條乃參考日本商標法規定，以不同條款明列商標使用的態樣。此外，經濟部亦針對商標的使用發布「註冊商標使用之注意事項」。商標法第 5 條所規定的商標使用，主觀上必須符合「為行銷之目的」24，客觀上. 23. 邵瓊慧，商標侵權使用之判斷－兼論智慧財產法院最新見解，智慧財產權，第 135 期，民國 99 年 3 月，頁 8。 24 除了行銷的目的外，實務上亦有認為商標的使用，須使用人主觀上有以之作為商標使用之意思。詳見經濟部經訴字第 10406312600 號訴願決定書（民國 104 年 9 月 18 日）：「…『商標之使用』，至少必須符合以下兩個要件：1.使用人主觀上有以之作為商標使用之意思，2.其使用 19. DOI:10.6814/THE.NCCU.LLME.001.2019.F10.

(32) 則必須「足以使相關消費者認識其為商標」，而該條第 1 款所明定的商標使用態樣包括：１、將商標用於商品或包裝容器. 本款係最典型的商標使用態樣。所謂將商標使用於商品，包括將商標直接印製在商品本身，或將附有商標之領標、吊牌等縫製或附加於商品上之行為；至於使用於包裝容器，則常見於無法附加商標的商品，例如液體、氣體等，故交易上僅能將商標標示於裝置液體或氣體的包裝容器上。. 政治大. ２、持有、陳列、販賣、輸出或輸入前款之商品. 立. 本款係指在交易過程中，持有、陳列、販賣、輸出或輸入前款商品的. ‧ 國. 學. 行為，為民國 100 年修正前商標法未規範的使用態樣，其目的主要係用於解. io. sit. Nat. ３、將商標用於與提供服務有關之物品. y. ‧. 釋侵權使用的範圍。. er. 本款是針對商標使用於服務的情形。蓋服務係提供無形的勞務，並非. n. a. iv. l C 有形的商品，惟提供服務的同時亦會使用相關的物品，故將商標使用於服務 n. hengchi U. 時，多數會將之用於提供服務有關之物品。例如餐廳業者將商標使用於其所提供之餐具、菜單上，百貨業者將商標使用於購物袋上等均屬之。４、將商標使用於與商品或服務有關之商業文書或廣告. 本款是常見將商標用於廣告中的態樣，例如將商標使用於商品型錄、訂購單、宣傳單、發票、報紙、雜誌等均屬之。. 在客觀上足以使相關消費者認識其為商標。」 20. DOI:10.6814/THE.NCCU.LLME.001.2019.F10.

(33) 前揭各款的規定，有鑑現代科技的發展，商標的使用已不再局限於傳統的報紙、雜誌，而常以數位、電子、網路等方式呈現，故商標法第 5 條第 2 項明定，若係以數位影音、電子媒體、網路或其他媒介物方式使用商標者，亦屬商標的使用。. 第四節商標權的取得商標權的取得與民法的財產權相同，可分為原始取得與繼受取得，而商標權原始取得的方式，在國際間可分為「使用主義」與「註冊主義」，商標權源於註冊還是使用，理論界一直存在不同認識，在立法上也形成了註冊取得與使. 政治大同國家的商標法，同一國家不同時期的商標法，註冊或使用的法律意義也會有立用取得兩種模式。但兩種模式並非完全對立，即便是在同一種立法模式中，不. ‧ 國. 學. 所不同。在當今世界，兩種立法模式的區別仍然存在，但都在向某種折衷的方式演變。針對此兩種不同的原始取得方式，分述如下：. er. io. sit. y. ‧. Nat. 第一項使用主義. 所謂使用主義，係指商標權的產生，係基於商標實際使用的事實，而非. al. n. v i n 單純設計商標或提出申請而已C ，亦即要有先使用之事實，才能請准商標註冊。 hengchi U 25. 商標權與商標使用息息相關，在使用主義之下，商標的使用，不僅係維持商標權的條件，也是取得商標權的要件，二者關係更加緊密。使用主義的優點在於商標權利的狀態與商標使用的事實合而為一，且審查人員所審查的標的即為目前實際使用的商標態樣，可有效降低申請註冊的商標圖樣，與實際使用的態樣不一，導致日後商標使用認定困難之問題。惟其缺點即在於，商標取得的時點較不易認定，缺乏公示效力，且在日後主張他人侵權. 25. 曾陳明汝，商標法原理，2001 年，頁 395。 21. DOI:10.6814/THE.NCCU.LLME.001.2019.F10.

(34) 26. 時，須舉證其有先使用之事實，而有舉證較為困難之問題。現在世界各國，多採註冊主義，而採使用主義者，以美國為代表，現今 27. 亦已大幅降低「使用」之事實要求，故整個世界趨勢是潮註冊主義為主。 28. 採使用主義的國家，其申請商標方式大致可分為兩種： 1、基於商業的使用（Based on Use in Commerce）：係指申請人已在商業上使用者。申請人必須提供其開始使用商標的日期及樣本（specimen），以證明其在商業上實際使用該商標於商品或服務之態樣。 2、基於使用的意圖（Based on Intent to Use）：係指申請人有意於商業使用而尚未使用者，則申請人於申請時僅須表明有使用的意圖，惟於註冊前仍須 29. 於商業上使用。. 第二項註冊主義. 學. ‧ 國. 立. 政治大. ‧. 所謂註冊主義，指商標經主管機關核准註冊後，始享有商標權，而受法 30. sit. y. Nat. 律保護。註冊主義主要係彌補使用主義下商標公示效力之不足，蓋在使用主. er. io. 義下，商標經申請核准後亦可對外公示，但其公示僅係對外宣稱其擁有商標而. n. al 已，實際上商標權的取得，仍以先使用者為準，此將增加後使用者在使用後仍 iv n U engchi 須重新修改其商標之風險與成本，故註冊主義將商標申請註冊的公示效力，演. Ch. 31. 變為取得商標權之要件，此制度亦為現行多數國家所採行。我國在民國 92 年商標法修法前(即 91 年修正版)，第 2 條法文要求要「確. 26. 陳文吟，商標法論，二版，三民，2001 年，頁 32。智慧財產局編印，商標法逐條釋義，2013 年 12 月，頁 5。 28 USPTO 網站， http://www.uspto.gov/trademark/trademark-timelines/trademark-application-and-postregistration-process-timelines，最後瀏覽日：2018 年 11 月 12 日。 29 美國有關意圖使用的規定並非毫無限制，至少仍須符合(1)須為善意的意圖使用（bona fide intent to use）；(2)須為使用之聲明（statement of use）及(3)禁止意圖使用之申請移轉之要件。詳見曾陳明汝，商標法原理，2001 年，頁 487。 27. 30 31. 智慧財產局編印，商標法逐條釋義，2013 年 12 月，頁 5。陳文吟，商標法論，二版，三民，2001 年，頁 32。 22. DOI:10.6814/THE.NCCU.LLME.001.2019.F10.

(35) 具使用之意思」，然此語的意義為何？還有是強制規定或只是一個宣示？在實務上常生疑義。後修法將「確具使用之意思」刪除，故我國現行商標法是採「先申請、先註冊」主義。註冊主義者，只要商標之設計具有「識別性」，即得獲准商標註冊，不以已使用該商標之事實為必要。「使用主義」則是指要有先使用之事實，才能請准商標註冊。商標法第 33 條第 1 項規定：「商標自註冊公告當日起，由權利人取得商標權，商標權期間為 10 年。」同法第 23 條並規定：「商標圖樣及其指定使用之商品或服務，申請後即不得變更。但指定使用商品或服務之減縮，或非就商標圖樣為實質變更者，不在此限。」同法第 30 條第 1 項第 10 款復規定，商標「相同或近似於他人同一或類似商品或服務之註冊商標，或. 治政『申請在先』之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者」大，不得註冊。由此可知，立我國商標法所規定商標權的取得要件係以「申請日」提出的先後而定，且提出 ‧ 國. 學. 申請後，商標圖樣與指定使用商品或服務之變更，均有嚴格的規定。至於商標. ‧. 權的效力，則是經核准註冊後，自「註冊公告」之日起產生效力。惟在註冊主義下，難免使得商標權的取得與商標的使用分離，而有悖於. y. Nat. io. sit. 商標係基於使用而存在之原則，可能造成先註冊商標與先使用商標間之衝突。. er. 因此，我國商標法在註冊主義為主的制度設計上，亦兼採保護先使用商標的規. n. a. v. 定，例如商標法第 30 條第 1l 項第條第 1 項第 12 ni C 11 款有關著名商標的保護，30. hengchi U. 款有關意圖仿襲他人先使用商標而搶先註冊之規定，及第 36 條有關善意先使用 32. 之保護規定，均屬適例。單純的使用主義和註冊主義均有相當缺陷，既有效率又不失公平的做法就是兼顧使用和註冊在商標權利中的作用。具體說來，又可分為兩種情形：其一，就使用主義而言，仍然堅持使用是取得商標權的依據，但賦於註冊以強化商標權的效力；其二，對註冊主義來說，依然以註冊作為取得商標權的依據，但給予未註冊商標以某種保護，並強化商標所有人使用商標的義務. 32. 智慧財產局編印，商標法逐條釋義，2013 年 12 月，頁 6。 23. DOI:10.6814/THE.NCCU.LLME.001.2019.F10.