地方法院對 Markman 聽證程序之地區規則（local rule）

進行程序專門規定的法院。該法院的地區規則要求在決定侵權問題之 前先對申請專利範圍進行解釋，並對申請專利範圍的解釋安排了嚴格 緊湊的時間表。這些規則要求，根據美國聯邦民事訴訟規則第 26(f)條 的規定，當事人的案件管理聲明中應當寫明：

(1)當事人是否希望法庭進行口頭聽審；

(2)為了進行Markman聽證程序，是否應當對證據開示程序有所特 別要求；

(3)「申請專利範圍解釋審前會議」的時間安排。

在召開第一次案件管理會議後10 天內，專利權人應當向法庭提交 一份申請專利範圍聲明，即一般所說的「申請專利範圍技術特徵比對 表（claim chart）」，該表格包括所有系爭之申請專利範圍技術特徵解 析、與被控侵權對象之技術內容之解析，以及兩者之比對結果。該表 格用於進行比對，決定每一項申請專利範圍中的技術特徵構成要件是 否在被控侵權對象之技術內容中被讀取（read on）。這一過程可以決 定對申請專利範圍進行解釋的範圍，這樣被控侵權人可以清楚哪些申 請專利範圍中的用語、詞彙引起爭議。哪些申請專利範圍構成要件需 要進行解釋。

該法院之地區規則要求訴訟當事人應當先期交換意見，決定他們 認為法院需要進行界定的申請專利範圍中的用語以及美國專利法第 112 條第 6 款下的功能限定用語可能引起爭議的要件。雙方當事人必須 盡可能地縮小爭議點，並決定最終提交給法院仍然存在爭議的申請專 利範圍中的用語。在向法庭提交雙方同意提交的申請專利範圍中存在 爭議的用語後20 天內，雙方當事人必須向法庭提交各自認為對這些用 語應當作出的解釋。

經過一定時期後，雙方當事人必須發佈一份「關於申請專利範圍 解釋與聽證」的聯合聲明，其中應當包括雙方一致同意的的申請專利 範圍中的用語、當事人建議對申請專利範圍所應進行的解釋、希望聽

證會所需的期間以及召開的日期等。同時雙方當事人也應當提交有關 的專家證言以及他們自己對專家證言的看法。這些文件資料可以供法 院進行參考，從而決定Markman 聽證程序應當採取什麼樣的形式以及 需要展示哪些證據。

儘管加州北區聯邦地方法院這一區域之Markman 聽證程序規則因 為安排的申請專利範圍解釋程序太過於提前，同時規定的時間安排過 於緊湊，從而招致廣泛的指責，不過這一規定也具有相當的可取之處。

因此，美國其他一些地方的地方法院也紛紛開始效仿這一做法，根據 自己的需要規定適合本法院使用的申請專利範圍解釋程序。

第二節 Vitronics 案

：聯邦巡迴上訴法院進一步闡述內 部證據與外部證據之分類與意義

第一項 案件事實

1. 專利權人 Vitronics 公司之焊接技術專利

Vitronics 公司與 Conceptronic 公司都是製造用於生產印刷電路板

（printed circuit board, PCB）的錫爐(oven)的公司，錫爐的功用主要是 用來將電子裝置，例如電阻（resistors）、電容（capacitors）及積體電 路（integrated circuits, IC），焊接到印刷電路板上。雖然，相關業界早 已發展出各種將電子裝置焊接到印刷電路板上的方法，然而，由於焊 接的可靠度（例如是否有假焊現象）對整體產品的良率影響很大，為 增加其產品的競爭力，Vitronics 公司乃又自行開發出其獨特的焊接方 法，且獲得美國專利。

Vitronics 公司的專利（以下簡稱系爭專利）主要強調可以對錫爐 作精確的溫度控制，並準確控制焊劑（solder paste）在焊接過程中的溫 度衰減，以達到更佳焊接品質的方法。其主要是先將焊劑置放於印刷 電路板的特定位置上，而所欲焊接的電子裝置則置於印刷電路板上點 放焊劑處，當置於輸送帶（conveyer）上的印刷電路板經過錫爐及數個 不同的加熱區（heating zone）時，焊劑會融化並因而使電子裝置與印 刷電路板可以互相焊接起來。而此專利之其中一個特點是，其印刷電 路板在最後一個加熱區會停留一段時間，使得焊劑達到一個「回焊溫 度（solder reflow temperature）」，以使焊劑融化並可將電子裝置之表 面回焊到印刷電路板上。

102 參見Vitronics Corp. v. Conceptronic, Inc., 90 F.3d 1576 (Fed. Cir. 1996).

2. 被告 Conceptronic 公司之被控侵權裝置技術

Vitronics 公司發現 Conceptronic 公司所製造的錫爐，其焊接電子裝 置到印刷電路板的方法與其專利所述的條件完全一致，應該已經侵犯 其相關的專利權，Vitronics 公司乃在新罕布希爾州（New Hampshire）

的聯邦地方法院對Conceptronic 公司提起專利侵害訴訟。

第二項 訴訟歷程

在地方法院專利侵害訴訟中，有爭議的申請專利範圍用語是「回焊溫 度」究何所指？一般而言，印刷電路板是由聚合物（polyamide glass）等環 氧樹脂玻璃（epoxy-glass）所組成，而其可耐受溫度一般約在 225℃，而焊 劑的液態溫度，不論是錫鉛比例為60/40，63/37，或是錫鉛銀比例為 62/36/2 而 言 ， 都 大 約 是 在 190℃ ， 而 此 等 焊 劑 的 回 焊 溫 度 峰 值 則 大 約 是 在 210℃-218℃，因此，為了不會傷害到印刷電路板，焊劑必須一方面達到 210℃的回焊溫度，但同時卻不能超過 225℃。

1. 原告 Vitronics 公司之主張

Vitronics 公司主張，依據系爭專利的專利說明書，回焊溫度是指 回焊溫度的峰值（peak reflow temperature），亦即大約高於焊劑的液態 溫度（liquidus temperature） 約 20℃的溫度（即大約 210℃），在該溫 度，焊劑是完全融化且可自由流動。

2. 被告 Conceptronic 公司之主張

而Conceptronic 公司則以 R 博士的專家證詞（expert testimony）:

「回焊溫度與液態溫度乃是同義字（synonymous）；而系爭專利中所 用的錫鉛比例為63/37 之焊劑，其液態溫度為 186℃」，而主張系爭專 利申請專利範圍中所稱的回焊溫度應該均等論於錫鉛比例為 63/37 之 特殊型態焊劑的液態溫度¹⁰³，亦即，186℃。

3. 聯邦地方法院採納被告的申請專利範圍之解釋，認定不構成專利侵

害

聯邦地方法院同意Conceptronic 公司關於「回焊溫度」的主張，乃 判決Conceptronic 公司不構成專利侵害。Vitronics 公司對聯邦地方法院 的申請專利範圍解釋不服，乃上訴到聯邦巡迴上訴法院。

第三項 法律爭點

爭議的申請專利範圍用語是「回焊溫度」究何所指？應該是以Vitronics 公司所提出的依據系爭專利的專利說明書解釋較為可採，還是Conceptronic 公司以專家證詞之解釋較為可採？

第四項 聯邦巡迴上訴法院之判決

聯邦巡迴上訴法院認為，申請專利範圍的解釋應該是以 Vitronics 公司 所提出的解釋較為可採，而依據此等的申請專利範圍解釋，則Conceptronic 公司的產品即可能構成專利侵權，因此，乃撤銷（reverse）原判決，並將案 件發回（remand）至聯邦地方法院。

第五項 聯邦巡迴上訴法院之判決理由

聯邦巡迴上訴法院在審理時發現，系爭專利的專利說明書實施例中明 白指出，在其進行回焊的步驟中，印刷電路板的溫度約略達到210℃，電子 裝置之溫度則大約是在195℃，而焊劑也大約被加熱到 210℃以達到可以流 動的程度，因為焊劑的溫度略低於印刷電路板的溫度，所以，焊劑乃流向 電子裝置。由於系爭專利的申請專利範圍要求：「電子裝置的溫度應該被 控制、維持在低於回焊溫度」¹⁰⁴，如果將回焊溫度解釋成液態溫度（即大 約190℃），則系爭專利的申請專利範圍將無法涵蓋到其專利說明書所揭露 的較佳實施例。

除此之外，聯邦巡迴上訴法院也指出，解釋申請專利範圍時應該先參

104 the temperature of the devices be maintained below said solder reflow temperature

考內部證據，亦即，應先參考申請專利範圍的文字記載、專利說明書的描 述以及申請過程檔案資料的紀錄，然後如果仍有不明確的地方，才可參考 專家證詞、發明人證詞、或是字典等外部證據。

基於以上論點，聯邦巡迴上訴法院認為，申請專利範圍的解釋應該是 以 Vitronics 公司所提出的解釋較為可採，而依據此等的申請專利範圍解 釋，則Conceptronic 公司的產品即可能構成專利侵權，因此，乃撤銷原判決，

並將案件發回至聯邦地方法院。

第六項 判決理由之分析—各種證據之內涵、參酌價值與運用時 機

聯邦巡迴上訴法院於1995 年之 Markman I 案¹⁰⁵中即揭示，在法院解讀 申請專利範圍時，對於得參酌之證據，依其重要性或參酌先後順序，可二 分為內部證據（intrinsic evidence）與外部證據（extrinsic evidence）。其中，

內部證據包含申請專利範圍（claims）、專利說明書（specification）與專利 之申請歷史檔案（prosecution history）等三種資料來源¹⁰⁶；而外部證據則泛 指 前 述 內 部 證 據 以 外 之 其 他 所 有 證 據 ， 主 要 包 括 專 家 證 言 （expert testimony）、發明人證言（inventor testimony）、字典（dictionary）與學術 論文（learned treatises）等¹⁰⁷。

隨後，在1996 年之 Vitronics Corp. v. Conceptronic, Inc 案¹⁰⁸中，聯邦巡 迴上訴法院對於在解讀申請專利範圍時，針對內部證據與外部證據之運用 原則，做了更詳盡之闡明。各種證據之內涵、參酌價值與運用時機，詳如 下述。

105 參見Markman v. Westview Instruments, 52 F.3d 967 (Fed. Cir. 1995).

106 Id. at 979.

107 Id. at 980.

1. 內部證據：申請專利範圍、專利說明書、申請歷史檔案

(1) Markman I案中提到，解讀申請專利範圍時，必須參酌專利說明書 在 Markman I 案中，聯邦巡迴上訴法院表示，法院解讀申請專 利範圍時，必須參酌專利說明書，因為申請專利範圍實屬專利說明 書之一部份。專利說明書包含了發明之書面描述，以使通常熟習該 項技藝之人士，得藉以製造與使用該發明。基於解讀申請專利範圍 之目的，專利說明書中之描述得扮演字典之功能，以解釋該發明，

並得定義申請專利範圍中所使用之特定用語（terms）¹⁰⁹。

(2) Markman I案中提到，發明人得為申請專利範圍用語之字典編纂者 發明人得自由定義某用語之意義，惟對某用語所賦予特殊定 義，必須於專利說明書中清楚加以定義。在限制專利權人之排他權 範圍時，僅有申請專利範圍中之請求項有此作用，而至於專利說明 書中之敘述本身，並無此種限制功能。

(3) Markman I案中提到，專利之申請歷史檔案歸類為內部證據

當卷證中包含專利之申請歷史檔案時，法院亦應參酌該歷史檔 案，因為該種專利商標局之公開記錄，對於瞭解申請專利範圍具有

當卷證中包含專利之申請歷史檔案時，法院亦應參酌該歷史檔 案，因為該種專利商標局之公開記錄，對於瞭解申請專利範圍具有