外部證據 51

然而，Markman I 案指出，法院使用專利文件以外之外部證據在解 釋申請專利範圍的過程中，是可允許的，而且可能在某些環境下是必 須考量的證據⁹³。依據聯邦巡迴上訴法院之理由，地方法院對包含分歧

90 參見 Markman II, 517 U.S. at 390。(a “zone of uncertainty which enterprise and experimentation may enter only at the risk of infringement claims would discourage invention only a little less than unequivocal foreclosure of the field.＂)

91 參見 Markman I, 52 F.3d at 978-79。

92 參見 Vitronics Corp. v. Conceptronic, Inc., 90 F.3d 1576, 1583 (Fed. Cir. 1996)。(“[a]llowing the public record to be altered or changed by extrinsic evidence introduced at trial, such as expert testimony, would make [the right to public notice] meaningless.＂)

的專家證詞之外部證據的考量，並不會創造事實的爭議：

除其他事件外，透過使用某些法院認為有用的外部證據或是駁斥 其他證據無用去解釋申請專利範圍之程序，且在途中去解決爭執而宣 稱申請專利範圍語言的意義是根據專利文件本身的法律事件，法院並 不能認為某些證據可以超過其他證據或是進行事實證據的裁決。當 然，須要完成的任務有需要時，法院該會求諸外部證據去協助其為書 面文件的解釋。該地方法院的申請專利範圍解釋可以藉著這種可能有 幫助的外部證據來啟發，但也仍然要基於專利及申請歷史檔案。因此 仍為解釋，且是得為重新檢視的法律事件⁹⁴。

3. 聯邦最高法院並未明確排除申請專利範圍之解釋中，隱含有事實部 分

雖然在Markman II 案判決中，聯邦最高法院並未反對聯邦巡迴上 訴法院認定申請專利範圍之解釋是法律問題，但也不排除申請專利範 圍之解釋中，隱含有事實部分。其認為申請專利範圍之解釋是植基於

「證據的礎石」⁹⁵，聯邦最高法院所描繪的申請專利範圍解釋係為「混 合了法律與事實的實務運作」⁹⁶且是「落在全然的法律標準和簡單的歷 史事實之間的某處中」⁹⁷。

evaluate evidence extrinsic to the public patent documents in construing the claims.)

94 參見 Markman I, 52 F.3d at 981。(Through this process of construing claims by, among other things, using certain extrinsic evidence that the court finds helpful and rejecting other evidence as unhelpful, and resolving disputes en route to pronouncing the meaning of claim language as a matter of law based on the patent documents themselves, the court is not crediting certain evidence over other evidence or making factual evidentiary findings. Rather, the court is looking to the extrinsic evidence to assist in its construction of the written document, a task it is required to perform. The district court's claim construction, enlightened by such extrinsic evidence as may be helpful, is still based upon the patent and prosecution history. It is therefore still construction, and is a matter of law subject to de novo review.)

95 參見 Markman II, 517 U.S. at 390。(Claim construction is rooted in “evidentiary underpinnings＂.)

96 參見 Markman II, 517 U.S. at 378。(Claim construction is a “mongrel practice＂ consisting of factual and legal components.)

97 參見 Markman II, 517 U.S. at 388。(Claim construction “falls somewhere between a pristine legal standard and a simple historical fact＂.)

第七項 Markman 聽證程序

1. 概述

根據Markman 案的判決，於申請專利範圍的解釋，包括技術用語 的解釋與非技術用語的解釋，都是屬於法官的職責範圍，而不屬於陪 審團。但是，Markman 案判決並沒有明確規定法庭必須進行 Markman 聽證程序。所謂Markman 聽證程序，就是地方法院在正式開庭前依當 事人的申請先行召開一個沒有陪審員參與的聽證會，由法官聆聽審理 雙方當事人的證據，判定原告申請專利範圍的字句涵義許可權範圍和 那些證據可以在正式審判過程中被使用的聽證程序。

Markman 聽證程序在專利侵權訴訟中並非是必經程序，而且在很 多情況下，Markman 聽證程序並不一定非要經過口頭審理，書面審理 也是可行的。一些評論者、執業者和法官習慣將進行申請專利範圍解 釋之訴訟程序，稱為實施「Markman 聽證會（Markman Hearing）」，

而「聽證會（Hearing）」一詞的使用即意味著必然會進行證人證詞的 採認。然而在進行申請專利範圍解釋之訴訟程序中，對於採認證人證 詞或是言詞辯論之進行並非是必須的。因此，採用「Markman 程序

（Markman Proceeding）」一詞，可以包含廣義之如何進行申請專利範 圍解釋之訴訟程序。其中可僅針對專利文件之書面審理過程，不牽涉 證人證詞或是言詞辯論之聽證進行。

法官舉行Markman 聽證程序的主要目的是為了幫助他們在審理專 利訴訟案件中能夠全面地對專利技術進行瞭解，進以了解熟悉該項技 藝人士如何解讀申請專利範圍之用語，從而準確地解釋申請專利範圍 中使用的相關用語。目前的情況時，多數Markman 聽證程序時採用口 頭審理的形式，這一形式可以幫助法官更深刻全面地瞭解與技術相關 的問題，但是顯然更加費時耗力。隨著法官對Markman 聽證程序熟悉 程度提高以及越來越多的法官更具有審理專利案件的經驗，Markman 聽證程序將可越來越多地採用書面審理的形式。

2. Markman 聽證程序的時點—多數安排在證據開示程序之後，與言詞 辯論庭之前

Markman 案明確了申請專利範圍的解釋是屬於法律問題，應當由 法官來進行解釋。但是該案並沒有明確規定申請專利範圍解釋的時 間、解釋的方式等問題。因此，美國不同的聯邦地方法院解釋申請專 利範圍的方式、時間、對於證據的要求也各不相同，儘管Markman 案 並沒有要求地方法院應當在言詞辯論庭開始之前就要對申請專利範圍 進行解釋，但是現在有不少法院已經開始採取在言詞辯論庭之前就對 申請專利範圍進行解釋。在目前實務上，若法院決定進行Markman 聽 證程序，該聽證之舉行時點有於發現程序進行之前舉行者，有於發現 程序結束後、言詞辯論庭進行前舉行者；甚至亦有法院在言詞辯論庭 中才進行⁹⁸。

根據美國律師協會(ABA)統計資料顯示，美國法院審理專利案件 中，大約 58％的法院在證據開示程序之後，言詞辯論庭之前進行 Markman 聽證程序；有大約 22％的法院在證據開示程序時進行；有大 約 12％的法院在言詞辯論庭時進行；僅僅 8％的法院在證據開示程序 之前即進行Markman 聽證程序⁹⁹。

在言詞辯論庭之前對申請專利範圍進行解釋具有顯著的長處，可 以使得當事人在言詞辯論庭時只需要提交專利是否有效以及是否存在 侵權活動的證據。對於陪審團來說，也可以不再處理有關申請專利範 圍解釋的複雜證據。這些都大大節省了陪審團對侵權事實認定的時間 和準確度，也節約了當事人和法庭的工作量，使得言詞辯論庭過程更 為迅捷順暢。而且對於專利侵權案來說，很多案件的結果都取決於申 請專利範圍所覆蓋的範圍的大小，一旦申請專利範圍所覆蓋的範圍確 定了，被告之行為是否構成侵權的問題甚至不再需要進行言詞辯論庭 也就已經相當清楚明瞭。因此。如果能夠在言詞辯論庭之前就對申請

98 參見 KIMBERLY A. MOORE ET AL., PATENT LITIGATION AND STRATEGY 237 (2003); Constance S.

Huttner et al., Markman Practice, Procedures, and Tactics, in PATENT LITIGATION STRATEGIES HANDBOOK 372-73 (Barry L. Grossman & Gary M. Hoffman ed., 2000).

99 參見 American Bar Association Section of Intellectual Property Law - 1999 Markman Survey, 18 No.3 Intell.

Prop. L. Newsl. 12, 14 (Spring 2000).

專利範圍進行解釋，許多案件甚至在言詞辯論庭開始或中間就達成和 解。

不過，很多法院與學者認為，Markman 聽證程序開始的時間最早 不能早於證據開示（discovery）程序。因為在證據開示程序之前就展開 Markman 聽證程序的話，也許會對申請專利範圍中一些並不會產生爭 議的用語進行解釋，這將會造成司法資源的浪費。而且，在證據開示 程序之前就對申請專利範圍進行解釋，法官以及當事人對於發明技術 的背景知識知之甚少，在這種情況下進行解釋，也可能會導致不少的 失誤。同時，在證據開示程序中，雙方當事人在瞭解到相關證據以後，

對於申請專利範圍中的用語的解釋很有可能會達成一致意見，這樣對 於案件的審理是大有幫助的。正因為如此，有些法院往往在證據開示 程序之後再進行Markman 聽證程序。

當然，如果 Markman 聽證程序開展的時間太遲也有不利之處。例 如，Markman 聽證程序可以促使雙方當事人達成庭前和解，但是如果 開始的太晚，這一好處就喪失殆盡。同樣，如果法院對申請專利範圍 的解釋與當事人的意見不一致，那麼在審理晚期才對申請專利範圍進 行解釋可能會導致當事人會提交新的證據，這往往會導致陪審團和法 院先前所做的裁決成為無用。因此，不少法院常常將 Markman 聽證程 序的時間安排在證據開示程序之後，與言詞辯論庭之前，這樣的話，

就使得雙方當事人能夠能夠更好地進行法庭辯論。

另一個問題是Markman 聽證程序應當在專家證人提供證詞之前還 是之後？如果Markman 聽證程序在專家證人提供證詞之後，那麼可能 使得一些專家證詞與雙方當事人所爭論的申請專利範圍解釋問題毫無 關係從而變得無的放矢。但是，如果在雙方當事人提供專家證詞之前 展開Markman 聽證程序的話，又可能使得法官無法獲知該專業領域內 專家提供的專業知識的幫助，從而缺乏足夠的專業技能來解釋申請專 利範圍。更為重要的是，專家提供的專業報告以及證據開示過程都可 以縮小爭議問題的範圍，這樣，在專家證詞程序之後開展Markman 聽 證程序可以減少申請專利範圍中需要解釋的技術特徵的數量。

在某些情況下。如不需要專家證人之類出席作證的情況下，法庭 只需要就雙方當事人提交的材料進行書面審查，而不需要召開聽證 會。根據前述美國律師協會的統計，在全部按照書面資料進行判斷申 請專利範圍的案件中，僅有 18.5％的案件提起了上訴¹⁰⁰。依據書面資 料對申請專利範圍進行解釋與 Markman 案判決是相一致的，即解釋申 請專利範圍的主要依據應當使用作為內部證據的專利申請文件。不 過，僅僅使用書面資料進行審查的方式也有一定的弊端，這樣法院可 能無法完整詳細地瞭解與專利技術有關之情況，從而無法準確地對申 請專利範圍進行解釋。

一般來說，為了能夠對眾多證據材料進行更好的審查，法院大多

一般來說，為了能夠對眾多證據材料進行更好的審查，法院大多