簡介

申請專利範圍解釋的方法論存在著許多相關議題，例如適格證據之分 類、取捨與適用優先順序問題，美國聯邦巡迴上訴法院對下級聯邦地方法 院解釋決定的確定性，解釋原則的選擇等等，往往對解釋申請專利範圍的 結果具有重大影響。

申請專利範圍的解釋牽涉到對各項申請專利範圍請求項中的用語、詞 彙、片語以及句子的定義與理解，以確定其所表達之真確意涵，進而確定 該項申請專利範圍請求項之意義。申請專利範圍的解釋對專利侵權理論而 言向來是一個核心問題，申請專利範圍必須經由解釋且確立其權利範圍，

那麼它才算在所被賦予的文字內容中有了生命。

一旦申請專利範圍的定義與解釋被確定後，則專利權的範圍之邊界線 即可確定，無論是專利權人或是被控侵權者都會精確計量與竭盡心思地盤 算著如何進行對專利範圍的解釋。於是，訴訟當事人通常會運用龐大資源 以在訴訟中爭執每一個系爭專利請求項用詞的意義。除了積極地爭取法院 可以採用對其有利的詮釋方式外，至少也希望法院不要採取對其不利的解 釋。因此申請專利範圍的解釋通常是判斷侵權與否或專利權是否有效的起 始點，有時，它也是終點。

第一項 進行申請專利範圍的解釋時之基本步驟

解釋申請專利範圍之程序與方式通常端視法院審理案件中的技術事實 和爭議點，以及法官個人偏好而異。由美國聯邦巡迴上訴法院的許多判決 中，在對申請專利範圍解釋的方法論上，可從眾多判決中整理其組成要素 以及解釋原則，提供一些指南，並以實際案例來支持這些論點，即在特定

案件情況中如何地展現有關於可允許和不可允許的申請專利範圍解釋之程 序。

然而，有兩個基本步驟是進行申請專利範圍解釋時所不能避免的，第 一個是需提供適格的解釋證據的來源，此證據需為定義申請專利範圍及解 釋其意義的基礎。第二則是如何使用這些證據所依據的解釋原則，這些原 則決定哪些證據如何被用來決定申請專利範圍的意義。

1. 解讀申請專利範圍時得參酌之證據：內部證據與外部證據

法院解讀申請專利範圍時，對於得參酌之證據，依其重要性或參 酌先後順序，可二分為內部證據（intrinsic evidence）與外部證據

（extrinsic evidence）。

其 中 ， 內 部 證 據 包 含 申 請 專 利 範 圍 （claims ） 、 專 利 說 明 書

（specification）與專利之申請歷史檔案（prosecution history）等三種資 料來源；而外部證據則泛指前述內部證據以外之其他所有證據，主要 包括專家證言（expert testimony）、發明人證言（inventor testimony）、

字典（dictionary）與學術論文（learned treatises）等。以下第二節將詳 述各證據間之參酌價值與優位性探討。

2. 解釋申請專利範圍的原則

(1) 申請專利範圍需涵蓋實施例原則

(2) 申請專利範圍區別原則（The doctrine of claim differentiation ) (3) 維持專利有效性原則

(4) 當存在範圍寬窄的解釋可能性時：選擇較窄範圍原則 (5) 相同的用語應作一致性的解釋原則

(6) 有意義的前言具限制性之原則 (7) 專利權人可以作為字典編撰者原則 (8) 法院不可以改寫申請專利範圍原則

(9) 技術特徵之全要件原則：法院不能經由申請專利範圍解釋的 方式任意忽略其中個別技術特徵

第二項 聯邦巡迴上訴法院的法官間，在方法論上見解雖大體趨 向一致，但仍存在差異處

申請專利範圍的解釋方法在本質上有難以統一的不確定性與不一致 性，除了在實定法上並沒有特別的條文規定應當如何進行申請專利範圍之 解釋外，在以判例法為主體的美國，其解釋方法仍為一種動態的發展樣貌，

以聯邦巡迴上訴法院來說，就曾對解釋申請專利範圍的方法論出現過相互 矛盾或不一致的判決。

例如前述之解釋申請專利範圍的指標案例中，若仔細比較聯邦巡迴上訴 法院在前述Markman I案與Vitronics 案中之見解，在外部證據之參酌價值與 優先順序上，前後二個法院判決之間，似乎出現了微妙之見解差異。

在Markman I案中，聯邦巡迴上訴法院表示，在地方法院藉由利用有裨 益之外部證據、排除其他無益之證據以及解決相關爭執，以依專利文件確 認申請專利範圍中用語意義的過程中，法院不得認為某些外部證據優於其 他外部證據¹²⁹。

然而在Vitronics 案中，聯邦巡迴上訴法院則認為，就專家證言與先前 技藝之間而言，專家證言僅表明某特定專家對某用語所認定之意義，而先 前技藝則可能更代表當時所有熟習該項技藝人士，對該用語之通常認知

130。且因先前技藝之文件與字典乃訴訟前公眾即得以接觸者，而專家證言 則是直到訴訟進行時才出現的，更是為了訴訟的原因才做出，動機並不單 純，故先前技藝之文件與字典較專家證言更為客觀而值得信賴，因而在參 酌順序上，前者將較後者更為優先¹³¹。另外，因技術論文與字典本身具有 特殊重要性，故法官為了更加瞭解基本技術，得在任何時刻自由查閱此二 證據來源¹³²。

亦即，Markman I 案中法院認為，對於各種外部證據之間，地方法院應

129 參見Markamn I, 52 F.3d at 981.

130 參見Vitronics, 90 F.3d at 1584.

131 Id. at 1585.

132 Id. at 1584 n.6.

一視同仁，因為其皆不過用以協助法院瞭解申請專利範圍之真正意義而 已；而Vitronics 案中法院則傾向認為，基於客觀性與可信賴性之考量，在 各外部證據間之參酌價值與適用順序上，專家證言應列於先前技術、字典 或技術論文之後。可見，聯邦巡迴上訴法院之法官間，在解讀申請專利範 圍時，雖然對於外部證據之種類，主要包括：專家證言、發明人證言、字 典與學術論文等，並無疑義；但對各種外部證據之運用原則與價值評斷，

態度似乎並不一致，頗值玩味。