專家證詞 119

由於在Markman 案後，專利範圍解釋的問題被定調為法律問題，

而這個判決也改變了對專家證詞在作專利範圍解釋時的權重。在 Markman 案以前，發明人與專家提供對於專利範圍解釋的意義的證詞 給法院，如果發明人證詞與專家證詞間出現矛盾，或是他們的證詞與 書面證據或專利說明書中的定義不一致，則會附隨的產生一個事實上 的議題來解決這樣的事實爭議，然後才進行專利範圍的解釋。在 Markman 後，發明人與專家證詞的地位則往後退了好幾步，該案中的 法官Archer 曾經這樣說道：

法院可依其裁量權接受外部證據，以幫助法院把所用語言的真實意 義適用於專利上而做出正確的結論。外部證據是被法院用來瞭解專 利，而不是去改變或反駁請求項中的用語。當考慮外部證據後，法院 最後對專利與申請檔案歷史的語言有了瞭解，法院必須做出對語言的 意義的法律問題的決定。在Markman 案之後，巡迴上訴法院以及地方 法院適用了這樣的觀念，即是減輕發明人證詞與專家證詞的角色在專 利範圍解釋時的重要性。

在Bausch & Lomb. Inc. v. Barnes-Hind/Hydrocurve. Inc.一案²²⁵中，

法院面臨著如何解釋「柔滑 (Smooth) 」一詞的問題。法院最後是根據 對外部證據中專家證詞的考察來確定「柔滑」這一用語的涵義。

判決中提到，對於爭論的「柔滑」一詞，首先應當結合諸如專利說 明書、其他申請專利範圍以及專利審查檔案等證據來進行解釋。專利 說明書明確說明「柔滑 」一詞意指隱形眼鏡的邊框不應當讓佩戴者的 眼瞼發炎或者感到任何的不舒服。根據Bausch & Lomb 的隱形眼鏡專 家 Mandell 博士的證詞，對於本領域的普通技術人員來說，「柔滑」

一詞應當指的佩戴者不應當有「粗糙」或者「不適」的感覺。……本 院認為，「柔滑」一詞應當指的是足夠的柔滑從而能夠實現發明者的 目的，即不會刺激佩戴者的眼瞼或者是當佩戴者佩戴時有明顯不適的 感覺。該案就是一個利用外部證據中專家證詞進行解釋的範例。

美國聯邦巡迴上訴法院（CAFC）審理的 Bell & Howell Document Management Products Company v. Altek Systems 一案²²⁶，對內在證據和 外在證據的關係有經典的闡述。聯邦巡迴上訴法院發現：初審法院錯 誤依賴了專家證詞來解釋權利要求中的用語。聯邦巡迴上訴法院認 為：在解釋權利要求時，法院應該首先看內在證據—亦即權利要求、

專利說明書和專利申請歷史。如果內在證據並非模糊不清，那麼，法 院依賴外在證據，例如專家證詞，來對權利要求進行解釋就是不適當 的。聯邦巡迴上訴法院也承認，專家證詞在解釋權利要求時可以是有 用的，然而只有在考慮了內在證據之後，權利要求語言還不太清楚時，

使用外在證據才是適當的。也就是說，當內在證據不足以使法院對所 訟爭的權利要求進行解釋時，才可以借助於外在證據。聯邦巡迴上訴 法院進一步清楚地闡明自己的觀點：如果內在證據已經使權利要求中 的解釋變得很清楚，那麼，外在證據，比如說專家證詞，就不能用於 改變已經是很清楚的意義了。因此，任何與毫不含糊的內在證據相悖 的專家證詞都不應予以采信。聯邦巡迴上訴法院最後得出結論：由於

225 參見 Bausch & Lomb. Inc. v. Barnes-Hind/Hydrocurve. Inc., 796 F.2d 443, 450 (Fed. Cir. 1986).

226 參見 Bell & Howell Document Management Products Company v. Altek Systems, 132 F.3d 701 (Fed. Cir.

1997).

內在證據毫不含糊地給引起訟爭的權利要求中的用語下了定義，所 以，初審法院依靠專家證詞來反駁內在證據，在法律上犯了錯誤。在 本案中依靠專家證詞是根本沒有必要的，只有造成根本就不存在的混 淆。因此，聯邦巡迴上訴法院撤銷了初審法院的判決，將案件發回重 審。

第三節 申請專利範圍解釋的原則

申請專利範圍解釋的標準均從判決中累積而得，典型的標準通常指明利 用解釋性的來源來對請求項中的措辭作定義。譬如申請專利範圍區別化 ( claim differentiation）的原則指示法院在一件專利的不同請求項中不應有相 同的範圍，亦即一個請求項的範圍不應與另一請求項之範圍相同，因此一 個請求項的存在不會使另一個請求項的存在變成多餘。

另外前述內部證據優先於外部證據的使用，也是一種選擇解釋來源優先 性的標準。因此只要有足夠的內部證據可以支援對申請專利範圍的解釋，

即使有再多的外部證據也不應優先被考慮。只有在申請專利範圍、專利說 明書以及申請檔案歷史均已被考慮，但對申請專利範圍的解釋仍顯模稜兩 可或有歧異時，才引入外部證據以協助內部證據對申請專利範圍作解釋。

因此申請專利範圍解釋的標準，就是對於對解釋方法的取捨權衡之所得。

雖然長久以來的案例累積了許多對申請專利範圍的解釋方法，不過目前還 未有一個或一組解釋原則是絕對顛撲不破的。

第一項 申請專利範圍涵蓋需實施例原則

此原則認為解釋後的申請申請專利範圍，應該包含專利說明書的較佳實 施例，如果不包含也應該要有具說服力的證據支持²²⁷。在Vitronics 一案，

聯邦巡迴上訴法院表示若對一申請專利範圍的解釋結果是其範圍不包括到 專利說明書中的實施例，那這樣的解釋很少是正確的²²⁸。並且聯邦巡迴上 訴法院亦引用Hoechst v. BP Chemicals Ltd.一案中的法院意見，來支持在 Vitronics 案中的見解，其提到：我們共同使用地方法院的意見，即一位發 明人會用以排除較佳實施例的方式來定義他的發明是不太可能的，或是熟

227 參見 Modine Mfg. Co. v. United States Int＇l Trade Comm＇n, 75 F.3d 1545, at 1550 (Fed. Cir. 1996) (“[A]

claim interpretation that would exclude the inventor's device is rarely the correct interpretation; such an interpretation requires highly persuasive evidentiary support . . . .＂)

228 參見 Vitronics v. Conceptronics 90 F.3d 1576, 39 USPQ2d 1573 (Fed. Cir. 1996) (Indeed, if “solder reflow temperature＂ were defined to mean liquidus temperature, a preferred (and indeed only) embodiment in the specification would not fall within the scope of the patent claim. Such an interpretation is rarely, if ever, correct and would require highly persuasive evidentiary support, which is wholly absent in this case.)

於此項技藝之人士以排除較佳實施例的方式來閱讀專利說明書²²⁹。專利說 differentiation )

此原則亦可稱為申請專利範圍差異化原則。此原則認為同一件專利中的 例Modine Mfg. Co. v. U.S. Iternationa1 Trade Commission 中，聯邦巡迴上訴 法院提及「當一個限制被包括在數個請求項中但被解釋成有顯然不同的範 圍時，此即存有一種推定，該推定即不同的範圍是原本被設計且實在的。

這樣的推定可以被推翻，但須有明確與具說服力的證據」²³¹。

229 參見 Hoechst Celanese Corp. v. BP Chems. Ltd., 78 F.3d 1575, at 1581 (Fed. Cir. 1996) (“We share the district court's view that it is unlikely that an inventor would define the invention in a way that excluded the preferred embodiment, or that persons of skill in this field would read the specification in such a way.＂)

230 參見 D.M.I., Inc. v. Deere & Co., 755 F.2d 1570, 1574 (Fed. Cir. 1985). (“Claim differentiation . . . is clearly applicable when there is a dispute over whether a limitation found in a dependent claim should be read into an independent claim, and that limitation is the only meaningful difference between the two claims.＂)

231 參見 Modine Mfg. Co. v. U. S. Int'l Trade Comm'n, 75 F.3d 1545, 1550-51 (Fed. Cir. 1996).When a

limitation is included in several claims but is stated in terms of apparently different scope, there is a presumption that a difference in scope is intended and is real. Tandon Corp. v. United States Int'l Trade Comm'n, 831 F.2d 1017, 1023, 4 USPQ2d 1283, 1288 (Fed. Cir. 1987). Such a presumption can be overcome, but the evidence must be clear and persuasive. Conversely, it is incorrect to construe a claim as encompassing the scope that was

對申請專利範圍中用語進行解釋時，也可以參考其他申請專利範圍中採 用的措辭和用語的涵義。基本原則是：

第一，不同申請專利範圍中採用的相同技術用語應當解釋為具有相質的 涵義，無論在什麼情況下做出的解釋部不應當使之自相矛盾或者對發明或 實用新型來說變得沒有技術意義。

第二，應當認為不同的申請專利範圍中對相同或者類似技術概念採用不 同的措辭或者用語會導致其要求的保護範圍有所不同。

在專利侵權訴訟中，專利權人或者被控侵權人為了其自己的目的，有時 試圖將不同申請專利範圍中的不同措辭或者用語解釋為具有相同的涵義，

這是不能採信的。作為規則，如果它們具有相同的涵義，則專利權人當初 在撰寫專利申請文件時就應當採取相同的措辭或者用語;既然採用了不同的 措辭和用語，就應當推定其具有不同的涵義。

但是，參考其他申請專利範圍中使用的措辭和用語進行解釋的時候，應 當將兩者看作是獨立的，互不影響的。不能將一個申請專利範圍中的限定 條件讀到另一個申請專利範圍中去，這就是申請專利範圍的差異化解釋。

根據聯邦巡迴上訴法院在 SRI International v. Matsushita Elec. Corp. 一案

232；「地方法院結合專利說明書對申請專利範圍進行解釋。申請專利範圍 2 裏面有一個45 度的限定條件，申請專利範圍 3 有一個「垂直」的限定條件，

法院將這兩個限定條件讀入到申請專利範圍1 中間去。根據專利法中的通 行原則，一般說來，如果某一申請專利範圍包含有某個限定條件，而另一 申請專利範圍不包含該限定條件，那麼不能為了決定某一申請專利範圍是 否有效或者是決定侵權與否，將該限定條件讀入到沒有該限定條件的申請 專利範圍中去。……而地方法院將從其他申請專利範圍中讀入限定條件，

這種做法是錯誤的。

不過在操作申請專利範圍區別原則時，在依據專利說明書、申請檔案歷 史等來源所得的正確範圍下並不允許擴大其專利範圍²³³。有時專利權人為 了形式上服從這個原則，而將兩個或多個範圍可能在解釋後相近的請求項

232 參見 SRI International v. Matsushita Elec. Corp., 775 F.2d 1107, 1122 (Fed. Cir. 1985) (en banc).

233 參見 Multiform Desiccants Inc. v. Medzam Ltd., 133 F.3d 1473, 1480 (Fed. Cir. 1998). (However, the doctrine of claim differentiation does not serve to broaden claims beyond their meaning in light of the specification, and does not override clear statements of scope in the specification and the prosecution history.)

予以較明顯不同範圍的解釋，以避免產生有範圍相同的請求項之情形，但 是卻不當的擴大了某請求項範圍。另外，使用這個原則也意味使用不同文

予以較明顯不同範圍的解釋，以避免產生有範圍相同的請求項之情形，但 是卻不當的擴大了某請求項範圍。另外，使用這個原則也意味使用不同文