第四章 美國申請專利範圍解釋指標案例的發展
第三節 Cybor 案的爭論：確立 CAFC 將重新審理（de novo
3. 關於禁反言之適用
Cybor 認為’837 專利中所宣稱的第二幫浦，必須受到其禁反言原 則的限制。但是，檢視 FAS 幫浦獲得專利時所宣稱其專利技術與 Storkebaum 幫浦之技術範圍不同；及 Cybor 宣稱 5226 幫浦與 FAS 幫 浦之不同時，兩者所比較的技術內容範圍亦不同。因此，FAS 在本案 中並未落入禁反言之限制範圍中，聯邦巡迴上訴法院認為地方法院之 裁決並無錯誤。
第六項 判決理由之分析
在 Cybor 案中，聯邦巡迴上訴法院以全體法官投票表決的方式，決定
「申請專利範圍的解釋應當是法官專屬的職責」，並否定先前判例中任何 與此決定有衝突的主張、建議等。
由於Markman I 及 Markman II 兩個案件的判決中對此一議題之見解有 所出入，聯邦巡迴上訴法院以多數決決定了申請專利範圍的解釋之性質屬 於法律問題，並無隱含事實議題存在，應當由法官專屬解釋權，不需陪審 團之參與。而聯邦最高法院則未排除其中含有事實議題存在，使得兩個案 件的見解有歧異。使得聯邦巡迴上訴法院認為有必要進行全體法官聯席會 議，以釐清申請專利範圍解釋權責的歸屬。
因為在Markman II 判決之前，聯邦最高法院曾在將解釋的權責歸屬於
「法律問題，由法官解釋」還是「受限於第七修正案（Seventh Amendment）
之保障，由陪審團決定專家解釋有爭議部份之意義」上未有明確的決定。
申請專利範圍之解釋是一個非常複雜的問題，其牽涉到事實上(科學上 或技術上)與法律上的問題。為了確認專利權的保護範圍，以便進行侵權判 定，都需要探究申請專利範圍的真實涵義。為了解決這一爭論，聯邦巡迴 上訴法院討論了以下兩個問題：
第一， 外部證據(extrinsic evidence)在解釋申請專利範圍中的角色與地 位；
第二， 申請專利範圍之解釋權力應當歸屬誰。
在解釋申請專利範圍的過程中，使用特定的外部證據(如專家證人的證 詞)，可以幫助法官理解申請專利範圍文字的涵義，這是法院必須執行的職 責，但是法官不能完全依靠這些外部證據來對申請專利範圍進行解釋，其 所解釋的基礎還是專利文件本身，即申請專利範圍書、專利說明書與專利 審查檔案等。且這種解釋的結果，依法可以在上訴審級中，獲得重新之審 理（de novo review）。很清楚地，外部證據是來幫助申請專利範圍之解釋，
而非申請專利範圍的本身。
聯邦最高法院瞭解申請專利範圍的解釋其性質是混合了法律與事實的 問題，聯邦最高法院認為由陪審團來判斷專家證詞具有一定的可信度，在 審判的過程中也是非常重要，但是聯邦最高法院支持由聯邦巡迴上訴法院 擔任統一解釋申請專利範圍的角色。如果對申請專利範圍的解釋性質認定 是事實問題的話，那麼聯邦巡迴上訴法院對上訴案件中的事實問題之認定 是不能重新進行審查的，這樣聯邦巡迴上訴法院將無法扮演好統一解釋申 請專利範圍的角色。
因此，聯邦最高法院在解釋申請專利範圍議題的性質上僅提到係為「混 合了法律與事實的實務運作」且是「落在全然的法律標準和簡單的歷史事 實之間的某處中」，就將解釋權責歸屬於法官。聯邦巡迴上訴法院在Cybor 案中明確指出，申請專利範圍的解釋應當算是一個純粹的法律問題，因此 確立聯邦巡迴上訴法院將重新審理（de novo review）地方法院對申請專利 範圍解釋之決定後，應當說基本上終結了申請專利範圍解釋之性質問題的
Cybor 案中，聯邦巡迴上訴法院明確指出，申請專利範圍的解釋應當算 是一個純粹的法律問題，因此上訴法院在進行審查的時候可以對申請專利 範圍的解釋全部進行重新審理。Cybor 案的判決為解決對申請專利範圍解釋 進行上訴審的時候所面臨的混亂劃了一條明確的界線。但是，這一結論反 而又從另一方面導致了聯邦巡迴上訴法院在對申請專利範圍解釋進行審理 時的衝突和矛盾。
實際上，申請專利範圍解釋中的某些問題，例如熟悉該項技藝人士對 相關詞彙之理解情形從本質上來說仍然屬於是事實問題，而不是法律問 題。Markman II 判決之所以認為應當由法官來對申請專利範圍進行解 釋，主要是出於政策選擇的考慮，而不是基於事實/法律問題二分法基礎上 的，對於這一關鍵點，Cybor 案中聯邦巡迴上訴法院多數派的法官似乎並沒 有予以足夠的關注。
Cybor 案與 Markman II 案的一個重要區別就在於聯邦最高法院在 Markman II 案中的意見應當被看作是出於政策原因而特許的對美國民事 訴訟規則第52(a)條(1)的例外，而聯邦巡迴上訴法院的做法則是將申請專利 範圍的解釋看作是法律問題而適用第52(a)條重新審理原則。在 Markman II 案中，聯邦最高法院明確反對其判決理由是基於事實/法律問題二分法之上 的，承認其將對申請專利範圍解釋的任務交給法官而不是陪審團的主要原 因是出於政策考慮，這在一定程度上與 Markman I 案相衝突的，因此其 在談及申請專利範圍的性質時，使用了措辭含糊、迴避的態度。而聯邦巡 迴上訴法院在 Cybor 案卻基本上接受了 Markman I 案對申請專利範圍解釋 性質的定位。在 Cybor 案中改變了最高法院在 Markman II 案中的做法，
明確判定上訴法院可以對申請專利範圍的解釋全部進行重新審查。從這個 角度看，Markman II 案與 Markman I 案和 Cybor 案的判決其對申請專 利範圍解釋性質的定位並不完全一致。
對申請專利範圍的解釋真的就是一個法律問題嗎？這一觀點至今還是 有許多爭論。就申請專利範圍的解釋活動來看，其中有許多問題都是一個 事實探求的過程，如決定發明技術的非顯而易見性、可預見性、可實施性 等。如果完全接受 Cybor 案所認定的申請專利範圍解釋就純粹是法律問題
的觀點的話，實際上與長期以來專利界所公認的申請專利範圍解釋中也存 在許多事實問題探究的觀點並不符合。這樣的話，實際上有可能損害專利 法的內部統一協調性。於是一些學者認為，Cybor 案最大的問題並不在於聯 邦巡迴上訴法院出於政策考慮的原因將申請專利範圍解釋看作是法律問題 來對待，其最大的問題在於開始強迫申請專利範圍的解釋活動本身將自己 定位於法律問題來進行。這就使得聯邦巡迴上訴法院在將某些案件因事實 認定不清而發回重審時，不得不杜撰一個其他名目，這往往會使地方法院 對這一問題困惑不解。
美國法院訴訟中的一個慣例做法就是法庭言詞辯論程序中衡量專家證 詞的可信度，通過證據去發掘事實，這些事實認定除非有明確錯誤，否則 上訴法院不得予以重新審查。但是，在 Markman I 案和 Cybor 案中，聯邦 巡迴上訴法院多數派法官卻堅持認為在審理時，法官對申請專利範圍進行 解釋時使用專家證詞並非事實認定。其理由是在申請專利範圍解釋中，專 家證詞的作用並非是用於發現事實，其主要目的是幫助法官去瞭解專利技 術而已。如果認為申請專利範圍的解釋真的就是一個法律問題，那麼聯邦 巡迴上訴法院就應當不時地在審理上訴案件的時候對申請專利範圍重新進 行解釋。但是實際上，很多時候聯邦巡迴上訴法院是根據對地方法院採認 和評定外部證據適用問題上進行指引的理由下，將案件發回原審法院要求 重新審理。這些以「法律問題」認定錯誤為由而發回重審，主張專家證詞 僅僅只是起著輔助法官瞭解技術內容的做法常常體現了僵化應用 Cybor 案 認定法律問題性質的困難性。這樣，聯邦巡迴上訴法院以進一步查清書面 記錄等理由而不是「事實認定」的原因發回重審，常常使得地方法院困惑 不解，左右為難。從表面上看，Cybor 案的判決終結了關於申請專利範圍解 釋是法律問題還是事實問題的爭議，但在實際上，Cybor 案之後，關於申請 專利範圍解釋性質的爭論仍然還在繼續。