第三章 美國申請專利範圍解釋理論的歷史發展脈絡
第一節 美國的立法沿革
第一項 1790 年與 1793 年專利法
美國最早的 1790 年專利法，都還沒有類似如申請專利範圍一般的規 定。美國1790 年專利法第 2 條規定，發明者應當向國務卿遞交「一份… … 包含有描述… … 由其… … 做出的發明的· … 書面說明，該專利說明書應 當非常詳細而具體，不僅能夠將其發明與其他先前技術區別開來，而且能 夠讓該領域的通常技藝人士… … 製造、生產、使用該專利技術」。
美國1793 年專利法第 3 條也做出了類似的規定，僅規定要繳交一份類 似今日專利文件中之專利說明書的資料即可，沒有類似於申請專利範圍的 規定。而且，自 1793 年起廢止了 1790 年專利法所定之審查制度，轉而改 採無審查主義，則更無要求專利文件格式之必要。因此從 1793 年起至 1836 年再次修定專利法為止，發明人在申請專利時，並無法律規定要求提出類 似今日申請專利範圍之條文60。
第二項 1836 年與 1870 年專利法
美國首次出現相當於申請專利範圍(claims)的規定係始於 1836 年法 案，在當時的專利法第 6 條規定：「申請人應該將自己所發明或發現的零件、
改良或組合予以特別地指定以及指出61」，從那時開始，專利文件中使用的 詞語就開始發揮界定專利權人之權利範圍的功能了。
此條文中有「特別地指定以及指出 (particularly specify and point out)」
之用語，所引導出的申請專利範圍意旨，可理解為必須具體摘述發明之特 徵所在，學說認為這是中心界定主義的宣示，即在申請專利範圍僅記載發
60 參見黃文儀，申請專利範圍的解釋與專利侵害判斷，民國 83 年 2 月初版，著者發行，頁 15。
61 The applicants shall particularly specify and point out the part, improvement, or combination, which he claims as his own invention or discovery.
明之典型實施例，而且通常將圖式中的對照符號也一併記入62，於解釋申請 專利範圍時，則是根據該申請專利範圍做適度的擴張。至於權利保護範圍 究應擴張到何種程度，時有爭議。
隨著申請專利範圍的實務運作發展至越來越多的專利申請文件中都會 撰寫申請專利範圍之後，美國於西元1870 年修正專利法時，確定除了專利 說明書與圖式之外，申請專利範圍的記載亦為可專利性審查要件之一。並 於專利法中加入「明確地(distinctly)」一詞，即規定「申請人應該將自己所 發明或發現的改良或組合予以特別地指出且明確地請求 63」。將申請專利範 圍的解釋理論由中心界定主義改為周邊界定主義，因而使得專利權的範圍 嚴格侷限於申請人以文字所請求的申請專利範圍內。
美國法院在審理專利侵權的案件時，常常指出專利權的範圍為發明的 疆界(the ”metes and founds＂of the invention)，意即藉由申請專利範圍來建 立樁界以劃定範圍的界線。因此導致申請人為了使所取得的權利範圍可以 更廣，就不能像以前一樣僅在申請專利範圍中記載具體的實施例，而是以
「上位化」的表現方式撰寫。所謂「上位化」是指申請人在撰寫申請專利 範圍的獨立請求項時儘量用最少的元件來表達所要保護的技術特徵，而且 仔細推敲所使用的每個字詞能具有較廣的涵義。
第三項 現行法規—自 1952 年起之專利法第 112 條與專利行政 規則
現行美國專利法對申請專利範圍之主要條文則是規定於第 112 條第 2 項64，說明書應以單項或多項請求項特別地指出且明確地指出申請人所認為 屬於其發明之標的。
62 參見黃文儀，申請專利範圍的解釋與專利侵害判斷，民國 83 年 2 月初版，著者發行，頁 112。
63 The inventor shall particularly point out and distinctly claim the part , improvement, or combination, which he claims as his own invention or discovery.
64
另於聯邦專利行政規則37 C.F.R 1.75 中更進一步規定65：
(a)The specification must conclude with a claim particularly pointing out and distinctly claiming the subject matter which the applicant regards as his invention or discovery.
(b)More than one claim may be presented provided they differ substantially from each other and are not unduly multiplied.
(c)One or more claims may be presented in dependent form, referring back to and further limiting another claim or claims in the same application. Any dependent claim which refers to more than one other claim (“multiple dependent claim＂) shall refer to such other claims in the alternative only. A multiple dependent claim shall not serve as a basis for any other multiple dependent claim. For fee calculation purposes under 1.16, a multiple dependent claim will be considered to be that number of claims to which direct reference is made therein. For fee calculation purposes, also, any claim depending from a multiple dependent claim will be considered to be that number of claims to which direct reference is made in that multiple dependent claim. In addition to the other filing fees, any original application which is filed with, or is amended to include, multiple dependent claims must have paid therein the fee set forth in 1.16(d). Claims in dependent form shall be construed to include all the limitations of the claim incorporated by reference into the dependent claim. A multiple dependent claim shall be construed to incorporate by reference all the limitations of each of the particular claims in relation to which it is being considered.
(d)(1)The claim or claims must conform to the invention as set forth in the remainder of the specification and the terms and phrases used in the claims must find clear support or antecedent basis in the description so that the meaning of the terms in the claims may be ascertainable by reference to the description. (See 1.58(a)).
(2)See §§1.141 to 1.146 as to claiming different inventions in one application.
(e)Where the nature of the case admits, as in the case of an improvement, any independent claim should contain in the following order:
(1)A preamble comprising a general description of all the elements or steps of the claimed combination which are conventional or known,
(2)A phrase such as “wherein the improvement comprises,＂and
(3)Those elements, steps, and/or relationships which constitute that portion of the claimed combination which the applicant considers as the new or improved portion.
(f) If there are several claims, they shall be numbered consecutively in Arabic numerals.
(g) The least restrictive claim should be presented as claim number 1, and all dependent claims should be grouped together with the claim or claims to which they refer to the extent practicable.
(h) The claim or claims must commence on a separate sheet.
(i)Where a claim sets forth a plurality of elements or steps, each element or step of the claim should be separated by a line indentation.
入每一特定申請專利範圍請求項之所有限制。
(d)(1)申請專利範圍必須與說明書其他部分所敘述者一致，且在申請專 利範圍中所使用的措詞與用句，必須能於詳細說明中找到清楚的支持或前 述的根據，使得在申請專利範圍中的用語的意義可以參考說明書之詳細敘 述而得以確定。
(2)關於在同一申請案中請求不同發明者，參見§ § 1.414 至 1.416 各條 之規定。
(e)當案件性質容許時，例如：改良的案件上，任何獨立項應包含下列 次序：(1)一個前言，其包含對所請求組合中所有習用或已知元件或步驟的 一般性描述；(2)一個用詞如＂其中之改良包含＂；以及(3)申請人認為是新 穎或改良之處，而構成所請求組合的該等元件、步驟或關係的部分。
(f)有複數申請專利範圍請求項時，應以連續阿拉伯數字予以標示。
(g)所有附屬項應儘可能與它們所引用的申請專利範圍請求項結為一組 群。
(h)申請專利範圍必須在一分隔頁上。
(i)具有複數要件或步驟的請求項，請求項中的每一個要件或步驟應該 藉由縮排而區隔。
第二節 中心限定制理論主導時期:「基本上如上所述」之 申請專利範圍撰寫格式的影響
第一項 1836 年專利法首次提出撰寫申請專利範圍之規定，但無 強制要求
在美國專利制度發展歷史的早期，申請專利範圍在界定專利權保護範 圍方面的作用與今天是完全不同的。美國專利制度最初並不要求專利申請 文件中具備申請專利範圍，直到1836 年專利法修正案的通過，才第一次明
確要求發明人在其專利申請文件中附加申請專利範圍將其與發明敘述區別 開來。但是，這一法案對於發明人界定其發明的清晰程度並沒有明確規定，
致使發明人常在申請專利範圍中使用「基本上如上所述 (substantially as herein described) 」等用語。這種申請專利範圍的撰寫方式使得申請專利範 圍在確定專利權保護範圍中的作用僅僅達到一種宣示作用。可以說美國法
（cylindrical and conical）運煤車構造技術專利（專利號 No. 5,175），能 夠大幅提高煤炭運送的效率。被告 Denmead 則是使用了一種八角錐形
（octagonal and pyramidal）的運煤車，基本上也能夠實現 Winans 運煤 車專利技術所能實現的功能。
翻了下級法院的判決。
3. 判決理由
聯邦最高法院認為將Winans 專利權的範圍僅僅局限於「圓錐形」
煤車的做法是不合理的。Winans 案是在當時申請專利範圍撰寫方式尚 處於模糊不清的情況下解釋申請專利範圍的一個範例。聯邦最高法院 在 Winans 案中適用的均等論原則與今天美國法院適用的均等論原則 是完全不同的。因為在Winans 案判決做出的那個時期，申請專利範圍 中的語言在確定專利權保護範圍方面並未具有決定性的作用。當時流 行的做法是申請專利範圍僅僅只是描述專利權人發明的一個具體實施 例，而專利權的範圍卻可以擴及到其他所有具有相同運作原理、產生 類似產品的形式之上。在 Winans 案中，最高法院認為適用均等論原則 進行保護是專利權保護的正常範圍，而不是像後來那樣將均等論原則 適用在對專利權的擴展保護方式。實際上，Winans 案中所適用的均等 論原則只是當時美國法院所遵循的中心限定制理論的產物而已。
就Winans 案中的申請專利範圍解釋而言，申請專利範圍僅僅作為 法官理解發明技術中的技術構思或者說技術原理的一種指引。技術構 思能夠擴展到多大的範圍需要審視被控侵權產品是否利用了發明構思 的發明原理，而不僅是做出了一些形式上的改變。這就意味著專利權 的範圍可以覆蓋那些僅僅做出了一些形式上的改變而不足以構成發明 的技術變化。這一做法明顯摻雜著德國法院過去所採用的中心限定論 色彩。也體現了德國最高法院在新專利法時代所採取的用所屬領域中 的普通技藝人士之非顯而易見性標準來衡量是否構成侵權的做法。簡 言之，在Winans 時代，均等論原則是用以解釋申請專利範圍，界定專 利權保護範圍的最主要手段。
第三節 周邊限定制理論的興起：申請專利範圍撰寫格式 的轉變
第一項 1870 年專利法規定必須撰寫申請專利範圍
1836 年專利法修正案通過後的一段時間，為了能夠對專利權保護範圍 進行準確界定，美國專利制度開始逐漸強調申請專利範圍中所使用語言文 字的重要性。從 1836 年專利法到 1870 年專利法中關於申請專利範圍的語 言文字的細微變化可以看出美國專利制度己經開始從中心限定制理論向周 邊限定制理論轉變。1870 年專利法案己經不再允許專利權人使用所謂的「基 本上如上所述」這類模糊不清的申請專利範圍撰寫方式來擴展專利權的保 護範圍。聯邦最高法院與專利局都不再接受使用「基本上如上所述」這類
1836 年專利法修正案通過後的一段時間，為了能夠對專利權保護範圍 進行準確界定，美國專利制度開始逐漸強調申請專利範圍中所使用語言文 字的重要性。從 1836 年專利法到 1870 年專利法中關於申請專利範圍的語 言文字的細微變化可以看出美國專利制度己經開始從中心限定制理論向周 邊限定制理論轉變。1870 年專利法案己經不再允許專利權人使用所謂的「基 本上如上所述」這類模糊不清的申請專利範圍撰寫方式來擴展專利權的保 護範圍。聯邦最高法院與專利局都不再接受使用「基本上如上所述」這類