第四章 美國申請專利範圍解釋指標案例的發展
第二節 Vitronics 案：聯邦巡迴上訴法院進一步闡述內部證據與
3. 證據間之參酌價值與優位性探討
(1)、 各內部證據間之參酌價值與優位性
在法院解讀系爭申請專利範圍中用語之意義時，法院應先參酌 內部證據，且在多數情況下，僅針對內部證據所為之分析，便足以 釐清申請專利範圍中之意義。在參酌內部證據時，法院除詳讀申請 專利範圍中之各請求項本身之文字以外，通常亦需一併參酌專利說 明書與專利之申請歷史檔案，因為該二者與申請專利範圍中請求項 用語之意義，往往具有高度關連性。
上述見解在聯邦巡迴上訴法院之 Markman I 案與 Vitronics 案 中，已清楚闡明。然而，在專利說明書與申請歷史檔案之間，該二 內部證據之參酌價值與優位性是否不同，則值得特別留意。
在 Markman I 案中，對於「專利說明書」，法院表示解讀申請 專利範圍時，必須參酌專利說明書，因為申請專利範圍可視為屬專 利說明書之一部份，專利說明書中之描述得扮演字典之功能以解釋 該發明，並得定義申請專利範圍中所使用之特定用語119；對於「申 請歷史檔案」，法院則表示為解讀申請專利範圍，當卷證中包含專
117 Id. at 1585.
118 Id. at 1584 n.6.
119 參見 Markamn I, 52 F.3d at 979.
利之申請歷史檔案時，法院亦應參酌該歷史檔案，且法院對於以法 律事項看待申請歷史檔案，具有廣泛的權力120。
而在Vitronics 案中，對於「專利說明書」，法院表示專利本身 係包含了申請專利範圍與專利說明書，當專利說明書對申請專利範 圍中所使用之用語，有明確或隱含之定義時，該專利說明書便具有 如同字典之功能，故其具有決定性，且對有爭執用語之意義為唯一 之最佳指引；對於「申請歷史檔案」，法院則表示，當卷證中有專 利之申請歷史檔案時，法院亦得加以參酌，該專利商標局之紀錄通 常亦具有相當重要性121。
由該二判決中之用語，我們可察覺出法院在解讀申請專利範圍 時，對於專利說明書與申請歷史檔案之態度，有程度上之差別，而 前者之參酌價值與優位性乃高於後者。因為對於「專利說明書」，
聯邦巡迴上訴法院於上述二判決中，皆揭示申請專利範圍可視為屬 專利說明書之一部份，或者說專利本身係包含了申請專利範圍與專 利說明書。故對於申請專利範圍而言，專利說明書不僅與其具有高 度關連性，更已到了密不可分的程度；而Vitronics 案中，法院則更 強調專利說明書對有爭執用語之意義，具有決定性且為唯一之最佳 指引。故解讀申請專利範圍時，法院應一併參酌專利說明書，根本 就是水到渠成而再自然不過的作法。
至於法院對於「申請歷史檔案」之態度，則有相對明顯之差異，
雖其亦具有相當的重要性與參考價值，惟二判決中法院均表示，為 解讀申請專利範圍，僅於「卷證中已包含專利之申請歷史檔案時」，
法院方應參酌該歷史檔案；依法院推論之反面解釋，在當事人未將 專利之申請歷史檔案，以證據形式呈現於法院面前時，法院於解讀 申請專利範圍之過程中，則無須另行加以參酌，此亦為美國聯邦民 事訴訟採當事人進行主義下之當然結果。亦即實務見解認為，在法
120 Id. at 980.
院解讀申請專利範圍時，對於專利說明書之重視程度，應明顯高於 專利之申請歷史檔案。
(2)、 各外部證據間之參酌價值與優位性
若仔細比較聯邦巡迴上訴法院在前述 Markman I 案與 Vitronics 案中之見解，在外部證據之參酌價值與優位性上，二法院判決間似 出現了微妙之見解差異。在 Markman I 案中，聯邦巡迴上訴法院表 示，在地方法院藉由利用有裨益之外部證據、排除其他無益之證據 以及解決相關爭執，以依專利文件確認申請專利範圍中用語意義的 過程中，法院不得認為某些外部證據優於其他外部證據122。而在 Vitronics 案中，聯邦巡迴上訴法院則認為，就專家證言與先前技藝 之間而言，專家證言僅表明某特定專家對某用語所認定之意義，而 先前技藝則可能更能同時代表所有熟習該項技藝人士，對該用語之 通常認知123；且因先前技藝之文件與字典乃訴訟前公眾即得以接觸 者，而專家證言在訴訟程序中方出現，故先前技藝之文件與字典較 專家證言更為客觀而值得信賴，因而在參酌順序上，前者將較後者 更為優先124；另外，因技術論文與字典本身具有特殊重要性，故法 官為了更加瞭解基本技術，得在任何時刻自由查閱此二資源125。
亦即，Markman I 案法院認為，對於各種外部證據之間，地方法 院應一視同仁，因為其皆不過用以協助法院瞭解申請專利範圍之真 正意義而已；而 Vitronics 案法院則傾向認為，基於客觀性與可信賴 性之考量，在各外部證據間之價值與參酌順序上，證言係列後於先 前技術、字典或技術論文。可見，聯邦巡迴上訴法院之法官間，對 於在解讀申請專利範圍時，雖對外部證據之種類，主要包括專家證 言、發明人證言、字典與學術論文等，並無疑義，但對各種外部證 據之運用原則與價值評斷，態度似乎並不一致，頗值玩味。
122 參見Markamn I, 52 F.3d at 981.
123 參見Vitronics, 90 F.3d at 1584.
124 Id. at 1585.
125 Id. at 1584 n.6.