專利運用與維護階段

台灣公司能不能參與先進國的技術大整合，端視台灣科技公司能不 能引進技術移轉，自行開發技術，創造更多更有價值的發明專利。【17】

發明人或創作人除了可以自行實施其專利外，通常因受財力的限 制、或考慮專利商品化時的高風險，他們多半無法或不願意實施其專利 權，而是將全部或一部分之專利權讓與或授權他人實施，以收取報酬，

這對發明人或創作人的確是比較輕鬆且能確保利益的作法。

(一)讓與

舉凡買賣、互易、贈與等均屬於專利權之讓與方式之ㄧ，專利 權之讓與，只須讓與人和受讓人之間有讓與合意即可。若專利權係 屬於數人共有之情形，原則上各共有人均得單獨實施專利權，但若 欲讓與專利權予他人，除非共有契約中特別規定外，共有人之ㄧ或 數人不得未經其他共有人之同意而讓與專利權，此乃專利法第六十 一條之規定。

讓與契約雖僅需雙方當事人就讓與專利權之意思表示一致即可 成立，但契約內容仍須兼顧公平正義之ㄧ般原則性規範，否則就算 雙方就專利權之讓與合意也無法使讓與契約發生讓與效力。依專利 法第六十條之規定，專利權讓與人不得出讓未受專利權保障之物品 或原料予受讓人，若出讓之，將使受讓人無法獲得專利權之保護，

有違公平正義原則，故其讓與無效；非讓與人所提供之方法，讓與 人自無權讓與他人，其讓與無效；讓與契約中亦不得禁止或限制受 讓人使用某項讓與物品，同樣的違反讓與的公平正義性，所以其讓 與無效。

(二)授權

除了專利權之讓與外，專利權人也可將其專利權授權予他人實 施，而依專利權授權之內容範圍可區分為：專屬授權與非專屬授權。

專屬授權係指，在一定時間與地域之內，專利權人僅將其專利 實施權授予特定之被授權人，除了被授權人得實施專利權之外，其 他人包括專利權人自己在內均不得實施專利權，專利權人亦不得再

將專利權授權給他人。被授權人所擁有的係一種專屬的授權效力。

所謂非專屬授權，從專屬授權反面解釋可得知，非專屬授權係 一種通常授權，僅有通常實施權不具有專屬性，因之，專利權人在 同一時間或地域之內，對同一專利權除了可授權予被授權人之外亦 可自行實施，甚至再將同一專利權授予其他第三人實施。

授權與讓與相同，原則上僅須當事人間對授權合意即可，但為 他人權利及公平原則之考量，專利法對於授權同樣的設有相當規範。

依專利法第六十一條之規定，專利權為共有時，欲將專利權授 權他人實施時，除共有契約另有規定外，須得其他共有人之同意始 可將專利權授予他人。

再依專利法第六十條規定，授權契約中之約定若將導致不公平 之競爭者，則關於該情事為無效。和讓與相同，授權人不得禁止或 限制被授權人使用某項物品或非為授權人所提供之方法；授權人亦 不得要求被授權人購取未受專利權保障之物品或原料，此等情事皆 為違背公平原則且均造成被授權人遭受不公平之競爭，故授權契約 中若有此類情形，關於此等相關之約定無效不能發生授權實施專利 權的效力。

另外依專利法第五十九條、第一百零八條規定，不論是將專利 讓與或授權他人實施，都直接對專利權之行使發生影響。因此都必 須向專利專責機關登記，係採登記對抗主義，專利權讓與或授權非 經登記不得對抗第三人。【7】

二、專利侵權

(一)專利侵權概述

1. 公司對專利權維護的認知

對專利權的維護，高科技公司須有以下的基本認識：

(1) 公司必須確實執行專利相關法令之維護措施。

(2) 公司應妥善保存營業及專利權實施等之相關證明資料，以 備日後爭訟時使用。

(3) 公司應防衛他人對自己專利權之異議及撤銷等不利行為。

(4) 公司應密切注意競爭對手潛在的侵權行為，並對侵權者採 取必要措施。【20】

2. 專利侵權對策與侵權模式

一個產品不會侵害另一個產品，它只會侵害一個專利的要 求權( patent claim )；所以，鑑定侵權事宜，必須先斷定要求 權的權利範圍( scope of the claims )。

應對策略也可考慮純法律上的若干措施：

(1) 設法撤銷該專利：撤銷的法律動作可以基於：

a. 相關比該專利申請日早的公開性技術資料（此資料可 用於攻擊專利的新穎性）。

b. 相關比專利申請日早的產品公佈(product announcement )資料。

(2) 查看專利說明書本身是否有法律瑕疵如：

a. 說明不夠完整或清楚。

b. 說明書缺少該發明的「最佳實施例」( best mode ) 的合適描述。當然，如此專利法專業性的措施需要專 利律師的協助。

專利侵害有兩種：「逐字侵權 」( Literal Infringement )和均 等原理侵權( Doctrine of Equivalents)。逐字侵害係指被告產品含有 專利要求權的每一項。如果被告產品少了一項，就無侵害，若被告 產品多了幾項，仍有侵害嫌疑。為了分析方便，可以使用所謂「專 利分析表」( claim chart )：在左邊一行，列出專利的要求權項目 ( claim elements )，在右邊一行，列出被告產品的構成要素，如果 有「一對一」的「完全相同要素」( identical elements )的相對，就 有逐字侵權。因為技術組件的性質屬多元化，大部分的侵權案並非 逐字侵害。【17】

(二)遭受他人專利侵權之做法

按專利法之規定，應檢附侵害鑑定報告與侵害人經專利權人請

求排除侵害之書面通知。在專利訴訟實務上，為使下游之販賣者亦 構成專利法規定之「明知」主觀不法要件，專利權人或其委託之律 師，在寄發存證信函時，二者皆予通知，以收防免侵害繼續擴大之 效。

1. 專利權人在採取法律行動前之攻擊戰術 (1) 蒐集犯罪證據：實品、收據或發票。

(2) 準備權利證明文件：專利證書或專利公報。

(3) 準備專利侵害鑑定報告：確定侵權物品是否未脫離申請專 利範圍。

(4) 準備請求排除侵害之書面通知：預擬存證信函或律師函通 知侵害專利權之人，請求排除侵害。

(5) 刊登敬告啟事：促相關產業界廠商尊重專利權人之專利權。

(6) 預擬專利授權說帖及專利授權契約。

(7) 透過公協會通告會員有關專利追索事宜：藉以避免各別追 索之累。

(8) 拜訪相關企業說明專利技術及授權方案：宜先從大廠或代 表性廠商著手，以收帶頭及示範之效。

(9) 經由公會召集會員舉辦專利技術及授權方案說明會：提供 先簽約者享受權利金優惠方案，以化解阻力，避免訴訟。

(10) 宣稱將於取得專利權之其他國家採取擋關或訴訟行動。

(11) 蒐集涉嫌侵害專利者之基本資料與財務資料：參加或參觀 展覽會蒐集廠商產品資訊及相關資料。

2. 專利權人在採取法律或商業行動時之攻擊戰術

(1) 繕具民事起訴狀、直接向被告所在地或犯罪地之地方法院 民事庭控訴侵害專利權之製造者、販賣者或使用者，禁止 侵害專利權者不得再製造、販賣、使用與專利物品相類似 之物品，並依法請求侵害專利權者登報道歉及刊登判決書 內容。

(2) 或者逕向經濟部查禁商品仿冒小組提出侵害專利權之檢舉 函。

(3) 聲請民事假扣押或假處分，進行保全程序，避免損害之擴 大。

(4) 主張依據貿易法第三十條第一款、第二十一條第一項規定，

出進口人輸出入貨品仿冒或侵害本國之智慧財產權，經查 證屬實者，經濟部國貿局得暫停其輸出入貨品，並得委託 海關暫停該批貨物之輸出入。

(5) 主張依據貿易法第二十八條第一項第四款、第五款規定，

出進口人違反保護智慧財產權情事，處新台幣三萬元以上 三十萬元以下罰鍰，經濟部國貿局並得停止其一個月以 上，一年以下輸出入貨品，或撤銷其出進口廠商登記。

(6) 利用商務仲裁程序或公會調處程序解決專利糾紛。

(7) 公開未授權廠商名單及敬告其客戶，施予商業上壓力。

(8) 訴由公協會或被授權廠商施予商業上壓力。

(9) 委請熟悉產業界及專利訴訟之專業律師代為出面處理。

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(三)對他人專利侵權之應對做法

1. 被指控者在專利權人採取法律行動前之防禦戰術 (1) 要求專利權人提供詳細之專利說明書及圖式。

(2) 要求專利權人具體表明其專利申請範圍之何項專利請求項 遭侵害。

(3) 要求專利權人具體指明涉嫌侵害之物品或方法為何。

(4) 專利資訊檢索：檢索與系爭專利權揭露技術相關之國內外 先前技藝。

(5) 專利有效性評估：分析專利是否有不應取得專利權之情事。

(6) 研析及確定專利權人主張之專利權範圍。

(7) 專利侵害鑑定報告：獲取法律及專利顧問無侵害專利權之 分析報告。

(8) 調查被指控物品或方法之來源：被指控物品是製成品或是 製成品中之零組件；被指控物品是否購自於另一製造商；

被指控方法是否由另一公司所實施，以減免法律責任。

(9) 停止實施侵權之物品及方法或藉由專利迴避設計避免侵害 專利權。

(10) 移轉物品製造、販賣、使用之地域至專利權人未取得專利 保護之國家。

(11) 協商專利交互授權或取得專利權人之專利授權。

(12) 進行技術移轉與合作之可能性。

2. 被指控者在專利權人採取法律及商業行動時之防禦戰術

(1) 反證無侵權情事：提供自行委請法律及技術專家出具之專 利無侵害之鑑定報告，以為有利於己之憑證。

(2) 請求院方或檢方將系爭物品送請行政院及司法院指定之專 業鑑定機構鑑定。

(3) 委請熟悉產業界及專利訴訟之專業律師審慎應對。

(4) 請求檢方發還遭搜扣之物品，以免因查扣而損害擴大。

(5) 委請專利代理人或律師提出專利舉發案或撤銷案，俾徹底 根絕專利權人主張之專利權。依專利法第九十條規定：專 利權之民事訴訟，在申請案、舉發案、撤銷案確定前，得 停止審判；實務上通常以下列理由為據：違反專利法規定 可專利性要件或先申請要件；專利權人非專利申請權人 者；說明書或圖式不載明實施必要之事項，或記載不必要 之事項，使實施為不可能或困難者；說明書之記載非發明 之真實方法者。

(6) 向行政院公平交易委員會提出違反公平交易法之檢舉案，

以消弭專利權人之氣勢：依據行政院公平交易委員會審理 事業發侵害著作權、商標權或專利權警告函案件處理原則 之規定，如警告函內容係以損害特定競爭者為目的，促使 競爭者之交易相對人拒絕與該特定競爭者交易，而有妨害 公平競爭之虞者，違反公平法第十九條第一款規定；如警 告函內容對商品，有虛偽不實或引人錯誤之陳述者，違反 公平法第二十一條第一項或第三項規定；如警告函內容係 以損害競爭者為目的，陳述足以損害競爭者之營業信譽之 不實情事者，違反公平法第二十二條規定；如警告函內容 未表明有合法專利權者，誇示、擴張專利權之範圍者，不 實陳述，影射其競爭對手或泛指市場上其他競爭者非法侵 害其專利權者，或其他欺罔或顯失公平之陳述者，而足以 影響交易秩序者，違反公平法第二十四條規定。【21】

3. 若涉嫌侵犯他人專利權而被列為被告者

若因涉嫌侵犯專利權而被列為被告者，則可採取下列步驟 來處理：

(1) 收到專利權人侵害排除通知書時與專利權侵權鑑定報告