各州實務

Botticella 案

揭露原則 納統一營

Schlage Lock Co.案

EarthWeb, Inc.

v. Schlack 案

‧ 國

立 政 治 大 學

‧

N a tio na

l C h engchi U ni ve rs it y

- 79 -

貳、完全適用不可避免揭露原則

一、伊利諾州（Illinois）

伊利諾州於 1998 年採納統一營業秘密法³⁰⁷，在 PepsiCo v. Redmond 案之後，

伊利諾州法院支持 PepsiCo v. Redmond 案的判決，如在 Strata Marketing, Inc. v.

Murphy 案中³⁰⁸，伊利諾州上訴法院明白揭示 PepsiCo v. Redmond 案正確適用伊 利諾州的法律，伊利諾州的營業秘密法適用不可避免揭露原則³⁰⁹。此外，伊利諾 州承認合理的競業禁止條款³¹⁰。

二、愛荷華州（Iowa）

愛荷華州採納統一營業秘密法³¹¹，並且採納不可避免揭露原則³¹²，在 Barilla Am., Inc. v. Wright 一案³¹³，愛荷華州地方法院對潛在的不當使用和不可避免地揭 露做出區別，不可避免揭露原則是指就算員工擁有完全良善的意圖也有使用或揭 露營業秘密的可能性，而潛在的不當使用則針對員工有意圖要不當使用營業秘密 的情形，因此，不可避免揭露原則適用於員工不具不當使用意圖的情形³¹⁴。

三、紐澤西州（New Jersy）

紐澤西州採納統一營業秘密法³¹⁵，在採納統一營業秘密之前，對營業秘密的

307 QUINTO,SINGER,supra note 20,at328-329.

308 317 Ill.App.3d 1054 (1st Dist. 2000).

309 Michael R. Levinson, Feature: Inevitable Disclosure: Inquiring Into The Minds Of Former Employees, 16-MAY CBA REC. 34, 36 (2002).

310 QUINTO,SINGER,supra note 20,334-335.

311 參http://www.uniformlaws.org/Act.aspx?title=Trade+Secrets+Act （最後瀏覽日：2015/6/30）。

312 Jankowski, supra note 262, at 37.

313 2002 WL 31165069 (S.D. Iowa 2002).

314 Muccifori, Morgan, supra note 107, at 87.

315 http://www.uniformlaws.org/Act.aspx?title=Trade+Secrets+Act （最後瀏覽日：2015/6/30）。

‧ 國

立 政 治 大 學

‧

N a tio na

l C h engchi U ni ve rs it y

- 80 -

保護係參考侵權行為法第一次整編第 757 條和其註釋 b 對於營業秘密的定義，當 時紐澤西州已採納不可避免揭露原則³¹⁶，在 National Starch and Chemical Corp. v.

Parker Chemical Corp.一案中³¹⁷，儘管員工沒有任何不正當的意圖或行為，但是 紐澤西州高等法院認為有充足的可能性會不可避免揭露（sufficiently likelihood of inevitable disclosure）公司的營業秘密³¹⁸。此外，紐澤西州接受合理的競業禁止 條款³¹⁹。

四、阿肯薩州（Arkansas）

阿肯薩州採納統一營業秘密法³²⁰，並且採納不可避免揭露原則³²¹，在 Cardinal Freight Carriers, Inc. v. J.B. Hunt Transportation Service, Inc.案中³²²，阿肯薩州最高 法院認為，依據 PepsiCo v. Redmond 案，原告可依不可避免揭露原則構成潛在不 當使用的主張³²³；在 Bendinger v. Marshalltown Trowel Co.案中³²⁴，阿肯薩州最高 法院法院認為僅僅舉出兩個職位的近似不足以證明員工會不可避免地使用或揭 露原告的營業秘密³²⁵；在 Southwestern Energy Co. v. Eickenhorst 案中³²⁶，阿肯薩 州地方法院認為須達到完全的可能性（in all probability）才足以適用不可避免揭

316 QUINTO,SINGER,supra note 20,at357,359.

317 219 N.J.Super. 158 (N.J.Super.A.D. 1987).

318 Robert B. Fitzpatrick, Inevitable Disclosure: New Jersey, Maryland, District Of Columbia, SD06 ALI-ABA 1347, 1347 (1998). 繼 本案之後 只有一 個案子 SCS Healthcare Marketing, LLC v.

Allergan USA, Inc. 2012 N.J. Super. Unpub. LEXIS 2704 (Ch. Div. Dec. 7, 2012)質疑不可避免揭露 原則能夠作為獨立要件，認為不可避免揭露原則僅是禁制令中的一個要素而已，See Id.。

319 QUINTO,SINGER,supra note 20,at360.

320 參http://www.uniformlaws.org/Act.aspx?title=Trade+Secrets+Act （最後瀏覽日：2015/6/30）。

321 Wiesner, supra note 113, at 217.

322 987 S.W.2d 642 (Ark. 1999).

323 Wiesner, supra note 113, at 217.

324 994 S.W.2d 468 (Ark. 1999).

325 Wiesner, supra note 113, at 217.

326 955 F. Supp. 1078 (W.D. Ark. 1999).

‧ 國

立 政 治 大 學

‧

N a tio na

l C h engchi U ni ve rs it y

- 81 -

露原則³²⁷。

五、華盛頓州（Washington）

華盛頓州在 1982 年採納統一營業秘密法，並且採納不可避免揭露原則³²⁸， 在 Solutec Corp., Inc. v. Agnew 案³²⁹和 Temco Metal Prod. v. GT Dev. Corp.案中³³⁰， 華盛頓上訴法院和地方法院引用 PepsiCo v. Redmond 案，採取高程度的可能性認 定標準³³¹。此外，華盛頓州承認合理的競業禁止條款³³²。

六、德州（Texas）

德州採納統一營業秘密法³³³，在採納統一營業秘密法前，對營業秘密的保護 係參考侵權行為法第一次整編第 757 條³³⁴，當時在 Rugen v. Interactive Business Systems, Inc.一案中³³⁵，德州上訴法院已經採納部分不可避免揭露原則的適用³³⁶； 在FMC Corp. v. Varco Int’l, Inc.案中³³⁷，德州第五巡迴上訴法院採納不可避免揭 露原則，適用於非常高的可能性（very possible）、員工具有良善意圖的情況³³⁸。

327 Wiesner, supra note 113, at 217.

328 QUINTO,SINGER,supra note 20,at387-388.

329 1997 WL 794496 (Wash.App. Div. 3 1997).

330 2000 WL 556607 (D.Or. 2000).

331 Wiesner, supra note 113, at 228.

332 QUINTO,SINGER,supra note 20,at390.

333 http://www.uniformlaws.org/Act.aspx?title=Trade+Secrets+Act （最後瀏覽日：2015/6/30）。

334 QUINTO,SINGER,supra note 20,at378.

335 864 S.W.2d 548 (Tex. App. 1993).

336 Porter, Beauchamp, supra note 136, at 38.

337 677 F.2d 500 (5th Cir. 1982).

338 QUINTO,SINGER,supra note 20,at381. 然而，有論者認為德州法院還沒有表態是否接受不可避 免揭露原則，在 Cardinal Health Staffing Network, Inc. v. Bowen, 106 S.W.3d 230 (Tex. App. 2003.) 案中，德州上訴法院認為德州從未明確採納不可避免揭露原則，對於該州未來是否會採納該原則 未臻明確，See Alex Harrell, Feature: Is Anything Inevitable? The Impending Clash Between The Inevitable Disclosure Doctrine And The Covenants Not To Compete Act, 76 TEX. B.J. 757, 759 (2013);

‧ 國

立 政 治 大 學

‧

N a tio na

l C h engchi U ni ve rs it y

- 82 -

此外，德州承認合理的競業禁止條款，並且法院可以修改不合理的競業禁止條款

339。

七、其他州

科羅拉多州（Colorado）採納統一營業秘密法³⁴⁰，在 Bell Atlantic Corp. v.

Twombly 案³⁴¹和 Ashcroft v. Iqbal 案中³⁴²，聯邦最高法院表明科羅拉多州適用不 可避免揭露原則³⁴³；康乃狄克州（Connecticut）採納統一營業秘密法³⁴⁴，在 Aetna Retirement Services, Inc. v. Hug 案中³⁴⁵，康乃狄克州高等法院採納不可避免揭露 原則，認為不可避免揭露原則適用於高程度的可能性和員工具有良好意圖的情形 下³⁴⁶； 堪 薩 斯 州 （ Kansas ） 採 納 統 一 營 業 秘 密 法³⁴⁷， 在 Bradbury Co. v.

Teissier-DuCros 一案³⁴⁸，堪薩斯州地方法院引用 PepsiCo v. Redmond 案作為不可 避免揭露原則的判斷標準³⁴⁹；猶他州（Utah）採納統一營業秘密法³⁵⁰，並且採納 不可避免揭露原則³⁵¹，在 Novell Inc. v. Timpanogos Research Group Inc.一案中³⁵²， 猶他州地方法院認為不可避免揭露原則為潛在不當使用營業秘密的情形之一

Ryan M. Wiesner, supra note 113, 211。

339 QUINTO,SINGER,supra note 20, at382-383.

340 http://www.uniformlaws.org/Act.aspx?title=Trade+Secrets+Act （最後瀏覽日：2015/6/30）。

341 127 S.Ct. 1955 (2007).

342 129 S.Ct. 1937 (2009).

343 Barry L. Cohen, The Current Status Of The Inevitable Disclosure Doctrine, 3 No. 2 LANDSLIDE 40, 42 (2010).

344 http://www.uniformlaws.org/Act.aspx?title=Trade+Secrets+Act （最後瀏覽日：2015/6/30）。

345 1997 WL 396212 (Conn. Super. 1997).

346 Wiesner, supra note 113, at 218-219.

347 http://www.uniformlaws.org/Act.aspx?title=Trade+Secrets+Act （最後瀏覽日：2015/6/30）。

348 413 F. Supp. 2d 1207 (D.Kan. 2006).

349 Wiesner, supra note 113, at 221.

350 http://www.uniformlaws.org/Act.aspx?title=Trade+Secrets+Act （最後瀏覽日：2015/6/30）。

351 Wiesner, supra note 113, at 227.

352 1998 WL 177721 (D. Utah 1998).

‧ 國

立 政 治 大 學

‧

N a tio na

l C h engchi U ni ve rs it y

- 83 - 353。

參、擴張適用不可避免揭露原則

一、賓州（Pennsylvania）

賓州於 2004 年採納統一營業秘密法，並且一直都採納不可避免揭露原則³⁵⁴， 在 2010 年的 Bimbo v. Botticella 案之前的 Doebler's Pennsylvania Hybrids, Inc. v.

Doebler Seeds, LLC 一案中³⁵⁵，第三巡迴上訴法院就認為賓州會採納不可避免揭 露原則³⁵⁶。此外，賓州法院認可合理的競業禁止條款，法院能夠修正（blue-pencil）

不合理的競業禁止條款³⁵⁷。

二、俄亥俄州（Ohio）

俄亥俄州在 1994 年採納統一營業秘密法，並且採納不可避免揭露原則³⁵⁸， 在 Procter & Gamble Co. v. Stoneham,一案中³⁵⁹，俄亥俄州上訴法院認為在潛在不 當使用的情形下，僅需具備實質程度的可能性，與 Bimbo v. Botticella 案有相同 的適用標準³⁶⁰，適用較為寬鬆的不可避免揭露原則標準³⁶¹。此外，俄亥俄州承認 合理的競業禁止條款，法院可以修改不合理的競業禁止條款³⁶²。

353 Wiesner, supra note 113, at 227.

354 QUINTO,SINGER,supra note 20,at374.

355 88 Fed.Appx. 520 (3d Cir. 2004).

356 Lee, supra note 100, at 20.

357 QUINTO,SINGER,supra note 20,at374.

358 Id. at369-370.

359 140 Ohio App.3d 260 (1st Dist. Ct. of App. 2000).

360 Passi, supra note 110, at 937.

361 Jankowski, supra note 262, at 37.

362 QUINTO,SINGER,supra note 20, at370,372.

‧ 國

立 政 治 大 學

‧

N a tio na

l C h engchi U ni ve rs it y

- 84 -

三、德拉瓦州（Delaware）

德拉瓦州於 1979 年採納統一營業秘密法，採納不可避免揭露原則³⁶³，在 W.L.

Gore & Associates, Inc. v. Wu 一案中³⁶⁴，德拉瓦州法院認為員工有不當使用的意 圖，具實質程度的可能性會不可避免使用或揭露營業秘密，³⁶⁵。此外，德拉瓦州 承認合理的競業禁止條款³⁶⁶。

四、北卡羅萊州（North Carolina）

北卡羅萊州於 1981 年採納部分的統一營業秘密法，主要仍然參考侵權行為 法第一次整編第七五七條對營業秘密的保護³⁶⁷，並且採納不可避免揭露原則³⁶⁸， 在 Merck & Co. Inc. v. Lyon 案中³⁶⁹，北卡羅萊州地方法院認為不可避免揭露原則 適用於員工具有不當使用意圖的情形下³⁷⁰。此外，北卡羅萊州承認合理的競業禁 止條款³⁷¹。

參、限縮適用不可避免揭露原則

一、紐約州（New York）

紐約州仍未採納統一營業秘密³⁷²，對營業秘密的保護係參考侵權行為法第一

363 Id. at317-318.

364 2006 WL 2692584 (Del.Ch. 2006).

365 Wiesner, supra note 113, at 219.

366 QUINTO,SINGER,supra note 20,at320.

367 Id. at366.

368 Id. at368.

369 941 F. Supp. 1443 (M.D.N.C. 1996).

370 Lee, supra note 100, at 20.

371 QUINTO,SINGER,supra note 20,at369.

372 http://www.uniformlaws.org/Act.aspx?title=Trade+Secrets+Act （最後瀏覽日：2015/6/30）。紐 約州預計 2015 年會採納統一營業秘密法，同前註。

‧ 國

立 政 治 大 學

‧

N a tio na

l C h engchi U ni ve rs it y

- 85 -

次整編第七五七條³⁷³。在 Earthweb v. Schlack 案之後的 Janus Et Cie v. Andrew Kahnke 一案中³⁷⁴，紐約州地方法院於再次表示不可避免揭露原則不能作為獨立 的主張，必須與實質或潛在的不當使用，或是員工的行為有違反競業禁止契約的 情形下，併與主張³⁷⁵。此外，紐約州承認合理的競業禁止條款，法院可以修改不 合理的競業禁止條款³⁷⁶。

二、喬治亞州（Georgia）

喬治亞州於1990年採納統一營業秘密法³⁷⁷，並且採納不可避免揭露原則，但 是在Holton v. Physician Oncology Servs., LP一案中³⁷⁸，喬治亞州最高法院認為在 沒有不當使用的意圖下，不可避免揭露原則不能作為獨立的請求基礎，只能與不 當使用營業秘密的情形併與主張³⁷⁹。此外，喬治亞州承認合理的競業禁止條款，

但是法院不能修改不合理的條款使之合理³⁸⁰。

三、密蘇里州（Missouri）

密蘇里州於 1995 年採納統一營業秘密法³⁸¹，並且拒絕不可避免揭露原則，

在 Carboline v. Lebeck 案中³⁸²，密蘇里州地方法院就表明不接受不可避免揭露原 則；在 H & R Block Eastern Tax Servs., Inc. v. Enchura 一案³⁸³，密蘇里州地方法院

373 QUINTO,SINGER,supra note 20, at360.

374 2013 WL 5405543 (S.D.N.Y. 2013).

375 Id.

376 QUINTO,SINGER,supra note 20,at335.

377 Id. at325.

378 292 Ga. 864 (Ga. 2013).

379 Muccifori, Morgan, supra note 107, at 86.

380 QUINTO,SINGER,supra note20,at328.

381 Id. at353.

382 990 F. Supp. 762 (E.D. Mo. 1997).

383 122 F. Supp. 2d 1067 (W.D. Mo. 2000).

‧ 國

立 政 治 大 學

‧

N a tio na

l C h engchi U ni ve rs it y

- 86 -

認為不可避免揭露原則只能適用於極少的情形下³⁸⁴。此外，密蘇里州承認合理的 競業禁止條款，法院可以修正修改不合理的競業禁止條款³⁸⁵。

四、麻薩諸塞州（Massachusetts）

麻薩諸塞州未採納統一營業秘密法³⁸⁶，主要參考侵權行為法第一次整編第七 五七條對營業秘密的保護³⁸⁷，並且傾向採納不可避免揭露原則，但是僅能與競業 禁止條款併與主張。此外，麻薩諸塞州承認合理的競業禁止條款，法院可以修改 競業禁止條款的期間和地域限制³⁸⁸。

五、明尼蘇達州（Minnesota）

明尼蘇達州於 1981 年採納統一營業秘密法³⁸⁹，並且拒絕不可避免揭露原則，

只能在很少的案例中（rare instances）適用不可避免揭露原則³⁹⁰。在 ReliaStar Life Insurance Co. v. KMG America Corp.一案中³⁹¹，明尼蘇達上訴法院認為不可避免 地揭露適用高程度的可能性標準，限於與競業禁止條款併與主張的情形³⁹²。此外，

明尼蘇達州承認合理的競業禁止條款，法院有修改不合理的競業禁止條款的權力

393。

384 Wiesner, supra note 113, at 224.

385 QUINTO,SINGER,supra note20,at356-357.

386 http://www.uniformlaws.org/Act.aspx?title=Trade+Secrets+Act （最後瀏覽日：2015/6/30）。紐

約州預計 2015 年會採納統一營業秘密法，同前註。

387 QUINTO,SINGER,supra note 20, at340-341.

388 Id. at343-344.

389 Stewart, supra note 115, at 653-654.

390 QUINTO,SINGER,supra note 20, at352.

391 2006 WL 2529760 (Minn.App. 2006).

392 Stewart, supra note 115, at 669-675. 明尼蘇達州法律並不禁止員工與前雇主直接競爭競業禁 止條款以外的部分，意即不可避免揭露原則不能作為事後的競業禁止條款，See Id.。

393 QUINTO,SINGER,supra note20,at352-353.

‧ 國

立 政 治 大 學

‧

N a tio na

l C h engchi U ni ve rs it y

- 87 -

肆、拒絕不可避免揭露原則

一、加州（California）

加州於 1958 年採納統一營業秘密法³⁹⁴，並且強烈拒絕不可避免揭露原則³⁹⁵。 在 Whyte 案之後，在 Lam Research Corp. v. Deshmukh 案中³⁹⁶，第九巡迴上訴法 院再度表明加州法律並不採納不可避免揭露原則。此外，加州幾乎完全拒絕競業 禁止條款，因此，加州僅能在實際或潛在的不當使用營業秘密的情形下授予禁制

加州於 1958 年採納統一營業秘密法³⁹⁴，並且強烈拒絕不可避免揭露原則³⁹⁵。 在 Whyte 案之後，在 Lam Research Corp. v. Deshmukh 案中³⁹⁶，第九巡迴上訴法 院再度表明加州法律並不採納不可避免揭露原則。此外，加州幾乎完全拒絕競業 禁止條款，因此，加州僅能在實際或潛在的不當使用營業秘密的情形下授予禁制

在文檔中 論營業秘密法之不可避免揭露原則 - 政大學術集成 (頁 86-101)