第三章 美國法之不可避免揭露原則
第二節 案例發展
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營業秘密180，營業秘密一經揭露就失去其秘密性181，雇主會喪失珍貴的營業秘密
182，對公司造成嚴重的經濟損失183。
第二節 案例發展
壹、概述
不可避免揭露原則可以溯及 1960 年代，1966 年 Allis-Chalmers Mfg. Co. v.
Cont'l Aviation & Eng'g Corp.案184，法院皆在沒有競業禁止條款或欠缺不當使用或 揭露的意圖下，禁止員工任職於競爭對手公司，直到第七巡迴上訴法院在 PepsiCo, Inc. v. Redmond 案185 中明確建立不可避免揭露原則，並且適用於更廣泛的案例 中。在近期的 Bimbo Bakeries USA, Inc. v. Botticella 案186中，第三巡迴上訴法院 建立了更寬鬆的不可避免揭露原則；而在 Whyte v. Schlage Lock Co.187，加州法 院拒絕採納不可避免揭露原則，在 EarthWeb, Inc. v. Schlack 案188，紐約法院認為 不可避免揭露原則只能限於適用在非常稀少的案例。以下依序介紹這些案例。
貳、Allis-Chalmers Mfg. Co. v. Cont'l Aviation & Eng'g Corp.案
一、案例事實
原告為 Allis-Chalmers Manufacturing Company（以下簡稱 Allis-Chalmers 公 司），被告為 Continental Aviation And Engineering Corporation 公司（以下簡稱
180 Stewart, supra note 115, at 679.
181 Burton, Johnson, Burton, supra note 109, at 555.
182 Porter, Beauchamp, supra note 136, at 37.
183 Passi, supra note 110, at 928.
184 255 F.Supp. 645 (E.D.Mich. 1966).
185 54 F.3d 1262 (7th Cir. 1995).
186 613 F.3d 102 (3d Cir. 2010).
187 101 Cal.App.4th 1443 (Cal.App.4.Dist. 2002).
188 71 F.Supp.2d 299 (S.D.N.Y. 1999).
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Continental 公司）和 George D. Wolff（以下簡稱 Wolff），密西根州地方法院於 1965 年 12 月 30 日已授予暫時限制令，禁止 Wolff 揭露任何關於燃油噴射系統的 營業秘密，並且不得為 Continental 公司從事燃油噴射幫浦的設計、研發和製造，
並且禁止 Continental 公司從 Wolff 取得 Allis-Chalmers 公司關於燃油噴射系統的 營業秘密，本判決即是 Allis-Chalmers 公司進而向密西根州地方法院主張授予初 步禁制令的部分189。
（一）兩間公司的競爭程度
原告 Allis-Chalmers 公司研發、製造和銷售引擎、推土設備、電動設備、渦 輪和農場設備，其材料處理部門在伊利諾州哈維市有一個工廠，在 Dr. Alexander Dreisin（以下簡稱 Dreisin 博士）的主導下，正在研發分散式燃油噴射幫浦
（distributor type fuel injection pumps），工程部門在這個工廠有一個燃油系統實 驗室，負責測試燃油噴射系統；被告 Continental 公司從事引擎和其零件的設計 和製造，目前生產的燃油噴射引擎主要為軍事用途，於 1965 年 11 月 Continental 公司受美國政府委託研發液壓型燃油噴射幫浦（hydraulic type fuel injection pump）
190。
（二）營業秘密之認定
本案涉及的技術即分散式燃油噴射幫浦，燃油噴射幫浦分為序列幫浦(in-line pump)和分散式幫浦，分散式幫浦不同於序列幫浦，若使用序列幫浦，每個引擎 的汽缸都需要配置獨立的序列幫浦，而分散式幫浦可以同時支援多個引擎的汽缸，
能夠節省成本、空間和簡化設計，因此設計和製造的難度較高，先前只有三家公 司即 Standard Screwe 公司、American Bosch 公司和 Robert Bosch of Germany 公 司銷售分配式幫浦，然而，三家公司都有馬力太小，以及無法克服在燃油需求量
189 Allis-Chalmers Mfg. Co. v. Cont'l Aviation & Eng'g Corp., 255 F.Supp. 645, 645-646 (E.D.Mich.
1966).
190 Id. at 646-647.
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大時，過量的燃油傳輸耗損的問題191。
1958 年第四家公司 Micromatic Hone 公司的分支部門製造出分配式幫浦於市 場上行銷，並且於同年該部門被 Allis-Chalmers 公司買下，Allis-Chalmers 公司於 1965 年 1 月年開發出馬力大、燃油容量大的分配式幫浦，做出設計上的重大改 變以及部分零件的改良192，包括外觀大小、材料選擇、零件表面的處理、加熱處 理的選擇、潤滑的方法、特殊耐度、燃油傳輸方式和機械設計構造，改良後的分 散式幫浦帶給 Allis-Chalmers 公司競爭上的優勢，Allis-Chalmers 公司花費了五萬 美金在負面測試結果和三萬美金在其他相關的研究專案計畫，如果這些技術資訊 為競爭對手知悉，將能節省很多時間和金錢193。
Allis-Chalmers 公司有採取合理的保護措施，位於伊利諾州哈維市的工廠有 圍牆隔離、警衛站崗和出入管制，所有參觀者必須取得通行證，在工廠內必須由 Allis-Chalmers 公司員工的陪同，尤其是在進入燃油系統實驗室時，必須取得特 別許可的通行證，除了一般傳遞的文件外，所有文件都有上鎖並且標示為由 Allis-Chalmers 公司擁有的機密文件，Wolff 必須遵守這些保密措施194。
此外，Wolff 非常熟悉 Allis-Chalmers 公司在燃油噴射系統包括一般幫浦和 分散式幫浦的研發、改良和製造上的 know-how，並且在五個 Allis-Chalmers 公 司擁有的燃油噴射幫浦專利權上列名為發明人，並且知悉這些機密文件的性質
195。
（三）員工職務的近似程度
Wolff 在 Allis-Chalmers 公司擔任燃油噴射系統實驗室的主管，負責所有功 能性的研究和測試，於 1965 年 10 月 24 日接受了 Continental 公司的工作，於 1965
191 Id. at 647-648.
192 Id. at 648-649.
193 Id. at 652.
194 Id. at 650.
195 Id.
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年 12 月 15 日從 Allis-Chalmers 公司離職，於 1966 年 1 月 3 日開始在 Continental 公司工作，擔任燃油噴射系統數個專案計畫的協調專員和技術專家，提供技術和 經濟評估、建議的研發工作、建議的工廠設置、測試方法、建議的設計改良，特 別是改良 Continental 公司研發的序列幫浦，以及與前述的 American Bosch 公司 合作測試實驗階段的分散式幫浦，包括提供建議的設計和製造上的改良196。
（四）違反誠信的行為
1. Wolff
1965 年初 Continental 公司招募一系列的工程師，特別是在一般引擎研發上 有豐富經驗，以及在燃油噴射引擎領域的特殊經驗，Wolff 於 1965 年 6 月 1 日開 始向 Continental 公司的人資主管聯繫，於 1965 年 10 月 16 日與人資主管和研發 部副總的面談過程中，有提到 Allis-Chalmers 公司的幫浦，然而 Wolff 拒絕揭露 任何會涉及 Allis-Chalmers 公司機密資訊的內容197。
2.Continental 公司
Allis-Chalmers 公司得知美國陸軍在尋求第二個製造卡車和坦克車用的燃油 噴射幫浦廠商，於 1964 年 7 月 2 日便向美國陸軍接觸、表達合作的意願，美國 陸軍表示 Allis-Chalmers 公司須和 Continental 公司配合，因為幫浦必需與引擎相 容，而當時美國陸軍委由 Continental 公司研發、設計和製造燃油噴射引擎，並 且交由前述提到的 American Bosch 公司製造這些引擎使用的分散式幫浦，因此 Allis-Chalmers 公司不但向 Continental 公司介紹其分散式燃油噴射幫浦，並且將 其幫浦送交 Continental 公司測試、檢驗，在多次會議討論後，最終取得 Continental 公司的同意，於 1965 年 3 月 30 日亦得到美國陸軍的批准，直到 1965 年底，兩 間公司持續討論幫浦研發的進展以及交互授權事宜，Continental 公司授權給 Allis-Chalmers 公司其引擎相關的專利權，而在 Allis-Chalmers 公司欲授權給
196 Id. at 650-652.
197 Id. at 650-651.
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Continental 公司幫浦相關的專利權和 know-how 時，卻遭到 Continental 公司拒絕
198。
（五）保密協議或競業禁止條款的簽訂
Allis-Chalmers 公司與 Wolff 並無簽訂保密協議或競業禁止條款。
二、法院見解
密西根州地方法院認為，本案涉及兩個衝突的法律價值，一方面是每個人應 該有依其意願換工作的權利，每個人有權利運用其通常的技能、知識和經驗使其 雇主受惠；另一方面，反不公平競爭的法律如營業秘密法，促使法院依據高標準 的企業倫理，保護企業藉由員工的努力或花費時間和金錢，而取得的機密資訊，
依據司法實務和侵權行為法第一次整編第七五七條，密西根州法院肯認營業秘密 包含任何配方、方法、型態、設備或資訊編纂能夠給予所有人競爭優勢，為了保 護營業秘密，禁制令雖然不能建立在假設的損害上，但是禁制令可以授予在未經 許可揭露或使用營業秘密侵害發生前199。
首先，本案 Allis-Chalmers 公司關於分散式燃油噴射幫浦的研發、設計和製 造的機密資訊構成營業秘密，因為這些資訊沒有向公眾揭露，並且 Allis-Chalmers 公司向 Continental 公司揭露其分散式燃油噴射幫浦時，兩者亦存在信賴和保密 關係，因此，該資訊仍維持其秘密性200。
198 Id. at 649-650.
199 Id. at 652-654. 關於營業秘密的保護係依據侵權行為法第一次整編第七五七條和三個法院判
決即Hulsenbusch v. Davidson Rubber Co., Inc., 344 F.2d 730 (8th Cir. 1965)、E. I. duPont de Nemours & Co. v. American Potash Corp., 200 A.2d 428, (Del Chancery 1964)和 B. F. Goodrich Co.
v. Wohlgemuth, 192 N.E.2d 99 (Ohio App.1963)；關於禁制令的授予係依據四個法院判決即Truly v.
Wanzer, 46 U.S. (5 How.) 141, 12 L.Ed. 88 (1847)、Harris v. Twentieth Century Fox Film Corp., 35 F.Supp. 153 (S.D.N.Y.1940)、Township of Romulus v. City of Detroit, 366 Mich. 671, 115 N.W.2d 571 (1962)、Dutch Cookie Machine Co. v. Vande Vrede, 289 Mich. 272, 286 N.W. 612 (1939)，See Id.
at 653-654。
200 Id. at 654.
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其次，法院認為 Allis-Chalmers 公司和 Continental 公司先前關於分散式燃油 噴射幫浦的討論過程、Wolff 在 Allis-Chalmers 公司從事分散式燃油噴射幫浦的 研發工作以及 Wolff 在 Continental 公司從事分散式燃油噴射幫浦的設計和研發工 作，會對 Allis-Chalmers 公司關於分散式燃油噴射幫浦的營業秘密造成不可避免 和 立 即 向 Continental 公 司 揭 露 的 危 險 （ inevitable and imminent danger of disclosure），Wolff 為了做好其於 Continental 公司的工作，實際上不可能不使用 於 Allis-Chalmers 公司獲取的機密資訊，因此單純核發禁止揭露或使用營業秘密 的禁制令是不足夠的201。
最後，法院權衡保護每個人依其選擇的職業謀取生計的權利，以及企業保護 其支出時間和金錢獲得的營業秘密的權利，將禁制令限制在禁止 Wolff 從事分散 式燃油噴射幫浦的設計和研發，Wolff 可以在 Continental 公司從事其他領域的工 作，或是設計或研發除了分散式燃油噴射幫浦以外的燃油噴射系統和幫浦，並且 禁制令持續的時間亦有限，直到訴訟最後聽審結束，或是更早的時期，如果 Continental 公司以合法手段取得這些營業秘密的話202。
三、小結
本文從訴訟概要、不可避免揭露原則的要件、違反誠信的行為、與保密協議、
競業禁止的關係和禁制令的授予，分別論之。首先，從訴訟概要可以看出，本案 歷經暫時限制令和初步禁制令，並且被告除了員工 Wolff 外，營業秘密的可能轉 得人即 Continental 公司亦包括在內。其次，關於不可避免揭露原則的要件部分，
Wolff 先後任職的 Allis-Chalmers 和 Continental 兩間公司，不但皆為機器製造商，
並且針對其中的燃油噴射引擎互相競爭，燃油噴射引擎是當時產業中的領導技術，
與燃油噴射引擎相關之設計、製造和研發即為原告 Allis-Chalmers 公司所主張的 營業秘密，而 Wolff 在 Allis-Chalmers 公司不但擔任燃油噴射引擎部門的主管，
甚至還列名為燃油噴射引擎專利的發明人，即將到 Continental 公司亦是從事燃 油噴射引擎的相關工作、擔任協調專員和技術專家，不論是在 Allis-Chalmers 公
201 Id. at 654.
202 Id. at 654-655.
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司的部門主管或是 Continental 公司的協調專員、技術專家，Wolff 皆擔任公司中 高階層的工作；第三，法院有考量營業秘密的可能轉得人即 Continental 公司違
司的部門主管或是 Continental 公司的協調專員、技術專家，Wolff 皆擔任公司中 高階層的工作；第三，法院有考量營業秘密的可能轉得人即 Continental 公司違