論營業秘密法之不可避免揭露原則 - 政大學術集成

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(1)國立政治大學法律科際整合研究所碩士論文. 論營業秘密法之不可避免揭露原則 Inevitable Disclosure Doctrine in Trade Secret Law. 立. 政治大. ‧. ‧ 國. 學. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. i n U. 指導教授：李治安博士研究生：陳詩帆撰中華民國一〇四年七月. v.

(2) 謝辭首先，本文特別感謝口試委員王怡蘋老師、沈宗倫老師、熊誦梅法官和指導教授李治安老師。熊法官提供珍貴的裁判資料，促使本文能夠立基於充分的法院裁判之上，此外，口試委員們仔細地瀏覽本文初稿，給予本文很多修改建議，點出若干盲點，促使本文能夠更加進步、完整。而治安老師一路鼓勵、督促本文的寫作進度，在思路枯竭、迷失於散落的資料時，給予明確的方向指引、諸多寫作建議，促使本文能夠順利完成。本文再次感謝口試委員和指導教授的殷勤協助和指教！其次，本文亦特別感謝馮震宇老師和陳奕之學長，在碩三最後一年修習馮老. 政治大謝馮老師對於本文持續的關心和鼓勵，而奕之學長從本文初期開始，就提供若干立. 師的智慧財產權法課程，給予本文對於智慧財產權法很多的啟發和長進，非常感. 論文寫作的方法、架構和格式，亦師亦友，給予本文相當多的幫助，非常感謝奕. ‧ 國. 學. 之學長無私的分享和協助。. ‧. 最後，本文感謝好友芳宇、瓊玉和最親愛的爸爸、媽媽和姐姐，有你們一路的支持、陪伴和鼓勵，是我往前邁進的最大動力，在此致上最深的謝意。. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. i n U. v.

(3) 論營業秘密法之不可避免揭露原則摘要近年來頻傳科技業高階主管跳槽到競爭對手，而我國於二〇一三年增訂營業秘密的刑事責任，營業秘密的保護與人才流動兩者之間的關係，越來越受到關注，特別是台積電與梁孟松案，智慧財產法院於二〇一二年三月台積電訴梁孟松案假處分裁定採納不可避免揭露原則，在後續的判決中亦論及不可避免揭露原則，使此一原則開始受到國內智慧財產權法實務及學術界之相當關注。. 政治大避免揭露原則的理論基礎，透過五個重要判決（Allis-Chalmers v. Continental 案、立不可避免揭露原則係源自美國法上之司法實踐，本文首先介紹美國法上不可. ‧ 國. 學. PepsiCo v. Redmond 案、Bimbo v. Botticella 案、Whyte v. Schlage 案和 EarthWeb v. Schlack 案）介紹不可避免揭露原則的發展，分析不可避免揭露原則的要素，包. ‧. 括兩間公司的競爭程度、營業秘密之認定、員工職務的近似程度、違反誠信的行. sit. y. Nat. 為和與保密協議、競業禁止條款的關係，並且整理出四種不同的適用類型即完全. al. er. io. 適用、擴張適用、限縮適用和拒絕適用，繼而以之分析美國各州的適用情形。最. v. n. 後，回歸到我國台積電訴梁孟松案，分析該案是否適合導入或參考美國法之不可. Ch. engchi. i n U. 避免揭露原則之各項考量因素，並評析法院對於不可避免揭露原則的見解包括採納不可避免揭露原則的適用類型，輔以我國目前實務發展，探討不可避免揭露原則是否應該引入我國，包括是否違反我國法律規定、與美國法制的差異是否影響不可避免揭露原則的適用和價值衡平與政策考量。. 關鍵字：營業秘密、不可避免揭露原則、競業禁止條款、保密協議、違反誠信、競爭、價值衡平、政策考量.

(4) Inevitable Disclosure Doctrine in Trade Secret Law Abstract In recent years, hi-tech companies in Taiwan occasionally need to cope with crisis where their executives decide to join competitors’ firms. Along with the 2013 amendment in Trade Secrets Law, which crminizlized trade secrets infringemenet, the relationship between the trade secret protection and job mobility has drew wide attention from IP practitioers and academia. In the case of TSMC v. Liang, the Intellectual Property Court first applied the inevitable disclosure doctrine in an injunction relief. Since the inevitable disclosure doctrine originates from the judicial. 政治大 basic idea of the inevitable disclosure doctrine in the U.S., and then through five 立 representative cases, including Allis-Calmers v. Continental, PepsiCo v. Redmond,. development of the United States (U.S) trade secret law, the thesis first introduces the. ‧ 國. 學. Bimbo v. Botticella, Whyte v. Schlage, and EarthWeb v. Schlack. It then investigates the overall development of the inevitable disclosure doctrine in the U.S.. Based on the. ‧. case-law development, the thesis further analyzes the essential factors of the. sit. y. Nat. inevitable disclosure doctrine incluing the competition between rivals, indentification. io. er. of trade secrets, job similarity, dishonest act and the relationship with non-disclosure agreement and covenant not to compete. It also catalgorizes four types of judicial. n. al. Ch. i n U. v. application of the inevitable disclosure doctrine, including the original, extended,. engchi. limited and rejected type. Furthermore, the thesis analyzes the type of application of the inevitable disclosure doctrine in each state in the U.S.. Last but not least, back to TSMC v. Liang, the thesis analyzes if the above-mentioned factors of the inevitable disclosure doctrine fit in the case, and reviews the court ruling about the inevitable disclosure doctrine. In conclusion, based on the current development of judicial practice, the thesis assesses the application of inevitable disclosure doctrine in Trade Secrets Law in Taiwan with the polict goal to balance various interests. Key word: trade secrets, inevitable disclosure doctrine, covenant not to compete, non-disclosure agreement, dishonest, competition, balance of interests, policy consideration.

(5) 目錄第一章緒論 ............................................................................................................ - 1 第一節研究動機與目的................................................................................. - 1 第二節研究範圍與方法................................................................................. - 1 第三節論文架構............................................................................................. - 2 第二章營業秘密法之相關概念介紹 .................................................................... - 3 第一節營業秘密之保護客體......................................................................... - 4 -. 政治大. 第二節營業秘密之要件................................................................................. - 6 -. 立. 壹、秘密性............................................................................................... - 6 -. ‧ 國. 學. 貳、具有經濟價值................................................................................... - 8 參、採取合理保密措施........................................................................... - 9 -. ‧. 第三節營業秘密之民事侵害和救濟........................................................... - 10 -. y. Nat. io. sit. 壹、侵害行為......................................................................................... - 10 -. n. al. er. 貳、救濟................................................................................................. - 14 -. Ch. i n U. v. 第四節營業秘密之刑事規範....................................................................... - 16 -. engchi. 第五節營業秘密與保密協議、競業禁止條款的關係............................... - 18 壹、與保密協議的關係......................................................................... - 19 貳、與競業禁止條款的關係................................................................. - 20 第三章美國法之不可避免揭露原則 .................................................................. - 22 第一節理論介紹........................................................................................... - 22 壹、緣由................................................................................................. - 22 貳、不當使用的認定............................................................................. - 23 -.

(6) 參、定義和考量要素............................................................................. - 24 肆、價值衡平......................................................................................... - 31 第二節案例發展........................................................................................... - 33 壹、概述................................................................................................. - 33 貳、Allis-Chalmers Mfg. Co. v. Cont'l Aviation & Eng'g Corp.案 ....... - 33 參、PepsiCo, Inc. v. Redmond 案 .......................................................... - 40 肆、Bimbo Bakeries USA, Inc. v. Botticella 案 .................................... - 48 伍、Whyte v. Schlage Lock Co.案......................................................... - 53 -. 政治大. 陸、EarthWeb, Inc. v. Schlack 案.......................................................... - 59 -. 立. 柒、案例綜合分析................................................................................. - 65 -. ‧ 國. 學. 第三節各州實務........................................................................................... - 78 壹、概述................................................................................................. - 78 -. ‧. 貳、完全適用不可避免揭露原則......................................................... - 79 -. y. Nat. sit. 參、擴張適用不可避免揭露原則......................................................... - 83 -. n. al. er. io. 參、限縮適用不可避免揭露原則......................................................... - 84 -. i n U. v. 肆、拒絕不可避免揭露原則................................................................. - 87 -. Ch. engchi. 伍、綜合分析......................................................................................... - 90 第四章我國法之不可避免揭露原則 .................................................................. - 93 第一節概述................................................................................................... - 93 第二節台積電與梁孟松案........................................................................... - 94 壹、案例事實......................................................................................... - 95 貳、法院見解......................................................................................... - 95 參、評析................................................................................................. - 98 -.

(7) 第三節不可避免揭露原則於我國法之適用............................................. - 102 壹、目前實務發展............................................................................... - 102 貳、引入我國法之探討....................................................................... - 105 第五章結論 ........................................................................................................ - 110 參考文獻 .............................................................................................................. - 113 -. 立. 政治大. ‧. ‧ 國. 學. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. i n U. v.

(8) 表目錄表一. 不可避免揭露原則之事實要素分析 ...................................................... - 75 -. 表二. 不可避免揭露原則之法律要件分析 ...................................................... - 77 -. 表三. 各州適用不可避免揭露原則的情形 ...................................................... - 92 -. 表四. 我國實務裁判適用不可避免揭露原則的類型 .................................... - 103 -. 立. 政治大. ‧. ‧ 國. 學. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. i n U. v.

(9) 第一章緒論第一節研究動機與目的近年來頻傳科技業高階主管跳槽到競爭對手1，加上我國於一〇二年新增訂營業秘密的刑事責任2，營業秘密的保護與人才流動兩者之間的關係，越來越受到關注，特別是台積電與梁孟松案，智慧財產法院於一〇一年三月的裁定中採納不可避免揭露原則3，直到一〇三年五月智慧財產法院判決梁孟松至一〇四年年底不得任職於韓國三星公司4。本案於裁定和判決中論及美國營業秘密法上之不可避免揭露原則（the inevitable disclosure doctrine），由於我國實務和學說對於該. 治政隱含的政策思維和考量要素，作為未來實務和學說適用該原則的參考，以及提供大立企業和員工在面對該原則下的因應策略。學. ‧ 國. 原則較為陌生，本文希冀藉由完整地介紹美國法的不可避免揭露原則，包括背後. 第二節研究範圍與方法. ‧. 本文的研究方法為文獻分析法及法律論理方法，研究範圍包括我國和美國營. y. Nat. 業秘密法上不可避免揭露原則相關的學說理論和實務見解。不可避免揭露原則源. io. sit. 自美國法，係由美國法院實務所發展出來的原則，本文深入分析美國不可避免揭. n. al. er. 露原則的代表性案例，即 Allis-Chalmers Mfg. Co. v. Cont'l Aviation & Eng'g Corp.. Ch. engchi. i n U. v. 1. 陳良榕，捍衛商業秘密-台灣兩兆產業的迫切危機，天下雜誌，565 期，頁 118-120，2015 年 1 月。例如前奇美電子電視面板事業總部總經理陳立宜出走中國，在深圳華星光電公司打造出中國第一個八‧五代廠，吸引了友達、群創上百名中低階主管投靠，又例如前聯發科無線通訊事業部總經理袁帝文，於離職後到競爭對手中國大陸展訊公司擔任副總經理等，參同前註。 2. 新增訂營業秘密法的刑事處罰規定（營業秘密法第十三條之一至之四）。詳參見本文「第二章. 第四節」。 3. 智慧財產法院 100 年度民暫字第 5 號民事裁定（裁判日期：101 年 3 月 30 日）。詳參見本文. 「第四章第二節」。 4. 智慧財產法院 102 年度民營上字第 3 號民事判決（裁判日期：103 年 5 月 1 日）。判決中雖然並未採納不可避免揭露原則，惟亦有論及不可避免揭露原則，詳參見本文「第四章第二節」。 -1-.

(10) 案5、PepsiCo, Inc. v. Redmond 案6、Bimbo Bakeries USA, Inc. v. Botticella 案7、 Whyte v. Schlage Lock Co.案8和 EarthWeb, Inc. v. Schlack 案9這五個法院判決，並且以這五個代表性案例為出發，蒐集與不可避免揭露原則相關的營業秘密法概念、學說討論和各州判決實務；我國部份則著重於台積電與梁孟松案的法院裁定，以及不可避免揭露原則相關的營業秘密法概念、學說討論和實務見解。. 第三節論文架構本文第一章為緒論，包括研究動機與目的、研究範圍與方法和論文架構，第二章為營業秘密法之相關概念介紹，包括營業秘密法之保護客體、要件、民事侵害和救濟、刑事規範、營業秘密與保密協議、競業禁止條款的關係，第三章為美. 政治大不當使用的認定、定義和要件分析、違反誠信的行為、與保密協議、競業禁止條立. 國法上之不可避免揭露原則，第一節為不可避免揭露原則的理論介紹，包括緣由、. 款的關係和價值衡平，第二節藉由五個代表性案例介紹不可避免揭露原則的內涵. ‧ 國. 學. 和發展，包括 Allis-Chalmers Mfg. Co. v. Cont'l Aviation & Eng'g Corp.案10、PepsiCo, Inc. v. Redmond 案11、Bimbo Bakeries USA, Inc. v. Botticella 案12、Whyte v. Schlage. ‧. Lock Co.案13和 EarthWeb, Inc. v. Schlack 案14，第三節整理美國各州法院適用不可. sit. y. Nat. 避免揭露原則的情形，包括適用不可避免揭露原則、限縮適用不可避免揭露原則、. io. er. 拒絕適用不可避免揭露原則和未表明態度等四種情形，第四章回歸到我國台積電與梁孟松案15，探討我國不可避免揭露原則的適用，第五章為本文結論。. n. al. Ch. engchi. i n U. v. 5. 255 F.Supp. 645 (E.D.Mich. 1966). 詳參見本文「第三章第二節貳」。. 6. 54 F.3d 1262 (7th Cir. 1995). 詳參見「本文第三章第二節參」。. 7. 613 F.3d 102 (3d Cir. 2010). 詳參見本文「第三章第二節肆」。. 8. 101 Cal.App.4th 1443 (Cal.App.4.Dist. 2002). 詳參見本文「第三章第二節伍」。. 9. 71 F.Supp.2d 299 (S.D.N.Y. 1999). 詳參見本文「第三章第二節陸」。. 10. 同前註 5。. 11. 同前註 6。. 12. 同前註 7。. 13. 同前註 8。. 14. 同前註 9。. 15. 同前註 3。 -2-.

(11) 第二章營業秘密法之相關概念介紹我國於 1996 年公布施行營業秘密法，主要為因應科技業的反應16、與美國經貿談判的壓力17和加入 WTO（World Trade Organization）的要求18；而美國現今對於營業秘密的保護，主要依據 1979 年國家統一州法委員會會議（National Conference of Commissioners on Uniform State Laws）公布的統一營業秘密法（Uniform Trade Secrets Act, UTSA）19，截至 2008 年年初，有 48 個司法轄區（包. 16. 馮震宇，了解營業秘密法－營業秘密法的理論與實務，頁 267-268、283-284，1998 年 6 月，2. 版。科技業的強烈反應，主要來自全友與力捷公司光學閱讀器（掃描器）一案（最高法院 80 年. 政治大. 台上字第 440 號民事判決），由於當時並沒有營業秘密法之保護，營業秘密是否屬於法律所保護. 立. 之權利都有疑義，因此全友公司為保護營業秘密的主張並不為法院所接受，突顯出法律對於營業秘密的保護不足、無體系化的缺失，促成訂定專法以保護營業秘密之共識，參同前註。. ‧ 國. 學. 17. 同前註，頁 29。美國不斷透過中美智慧財產權談判對我國施壓，參同前註。. 18. 馮震宇，智慧財產權發展趨勢與重要問題研究，頁 3-4，2011 年 1 月，2 版。我國以已開發國. ‧. 家之身分申請加入 WTO，必須修改國內相關法規已符合 WTO 下的 TRIPS 協定，參同前註。TRIPS 協定第七章為對未揭露資訊之保護（Protection of Undisclosed Information），第三十九條第二項. y. Nat. 規定：「自然人和法人皆能防止其資訊在未經同意的情形下，被其他人以不正當的商業手段揭露、. sit. 獲取和使用，只要這些資訊滿足以下三個要件：秘密性，不論是整體、組件或是組件的配置，都. er. io. 不是通常接觸該領域之人所知悉或可得知悉的；因為其秘密性，而具有經濟價值；採取維持其秘密性的合理措施。」(TRIPS Agreement §39 (2) : “Natural and legal persons shall have the possibility. n. al. i n U. v. of preventing information lawfully within their control from being disclosed to, acquired by, or used by others without their consent in a manner contrary to honest commercial practices so long as such information: (a) is secret in the sense that it is not, as a body or in the precise configuration and assembly of its components, generally known among or readily accessible to persons within the circles that normally deal with the kind of information in question; (b) has commercial value because it is secret; and (c) has been subject to reasonable steps under the circumstances, by the person lawfully in control of the information, to keep it secret.”). Ch. engchi. 19. ROBERT P. MERGES, PETER S. MENELL, MARK A. LEMLEY, INTELLECTUAL PROPERTY IN THE NEW TECHNOLOGICAL AGE, 35-36 (6th ed. 2012). 美國現今對於營業秘密的保護可溯及普通法的規定，即 1939 年美國法律協會公布的侵權行為法第一次整編（the Restatement (First) of Torts (1939)），之後由於以國家層級保護營業秘密的法律需求，1979 年侵權行為法第二次整編（the Restatement (Second) of Torts (1979)）不再納入營業秘密的規範，同年國家統一州法委員會會議擬定了統一營業秘密法，作為各州立法參考的範本，由於大多數的州皆採納統一營業秘密法，因此，統一營業秘密法具有相當的重要性，See Id.。美國侵權行為法第一次整編第 757 條規定：「行為人未經許可揭露或使用其他人的營業秘密，符合以下要件之一，構成營業秘密之侵害：(a)行為人知悉營 -3-.

(12) 括華盛頓特區、美國維吉群島）採納統一營業秘密法20。由於我國營業秘密法多係參考美國統一營業秘密法，兩國的營業秘密法有若干相似之處，因此，以下以我國營業秘密法為主，介紹營業秘密之保護客體、要件、民事侵害和救濟、刑事規範，輔以美國統一營業秘密法的規定。. 第一節營業秘密之保護客體依據我國營業秘密法第二條規定，營業秘密的客體包括方法、技術、製程、配方、程式、設計或其他可用於生產、銷售或經營之資訊。營業秘密涵蓋的客體相當廣泛，第二條所稱之方法、技術、製成、配方等僅為例示規定，只要與產業密切相關的資訊皆能成為保護客體21。know-how 為專門技術，屬於技術的一種22，. 政治大. 如電腦程式的製作、超導體的研究、積體電路的設計，可以成為營業秘密的保護. 立. ‧ 國. 學. 業秘密係以不正當方法取得，或(b)行為人揭露或使用營業秘密違反與揭露營業秘密予行為人之人之間的保密協議，或(c)行為人從第三人知悉該資訊為營業秘密，並且第三人係以不正當方法取得或第三人揭露營業秘密係違反與他人的保密義務，或(d)行為人知悉該資訊為營業秘密，並. ‧. 且營業秘密係因為錯誤而揭露予行為人。」(the Restatement (First) of Torts (1939) §757: “One who. n. al. er. io. sit. y. Nat. discloses or uses another's trade secret, without a privilege to do so, is liable to the other if (a) he discovered the secret by improper means, or (b) his disclosure or use constitutes a breach of confidence reposed in him by the other in disclosing the secret to him, or (c) he learned the secret from a third person with notice of the facts that it was a secret and that the third person discovered it by improper means or that the third person's disclosure of it was otherwise a breach of his duty to the other, or (d) he learned the secret with notice of the facts that it was a secret and that its disclosure was made to him by mistake.”) 20. Ch. engchi. i n U. v. DAVID W. QUINTO, STUART H. SINGER, TRADE SECRETS: LAW AND PRACTICE, 1 (2009). 美國的營. 業秘密法是由各州州法規定，這 48 個司法轄區係指除了麻薩諸塞州、北卡羅萊州和紐約州以外的州和特區，有的採納 1979 年的統一營業秘密法，有的採納 1985 年修正後的統一營業秘密法，未採納統一營業秘密法的州並非排除對營業秘密的保護，而是依據 1939 年侵權行為法第一次整編關於營業秘密的規定，以及不公平競爭法第三次整編（ the Restatement (Third) of Unfair Competition (1995)），不公平競爭法第三次整編對採納統一營業秘密法的州和特區也同樣具有重要性，參同前註。 21. 謝銘洋，智慧財產權法，頁 151-152，2014 年 8 月，5 版。. 22. 戴學文，營業秘密保護大趨勢，頁 109-111，1993 年 4 月。有論者區分 know-how 的性質為限. 於工業技術的狹義說和包含工業和商業技術的廣義說，本文認為 know-how 既為專門技術，應包含各個領域的專門技術，無須區別工業或商業的技術，採廣義說較為妥當，參張靜，我國營業秘密法學的建構與開展第一冊：營業秘密的基礎理論，頁 58-59，2007 年 4 月。 -4-.

(13) 客體23。除了技術性資訊之外，非技術性資訊如行銷策略、投資計畫、市場調查、價目表、成本計算、客戶資訊、會計紀錄、員工薪資、廣告策略等，同樣可以成為營業秘密的保護客體、受到營業秘密的保護24。依據美國統一營業秘密法第一條第四項規定，營業秘密的客體係指資訊，包括配方、模式、編纂、程式、方法、技術和過程25。條文所稱「包括」，意指不限於例示的項目，如客戶名單、授權協議、行銷和財務計畫、既有產品或成分的新使用方法、既有方法或技巧的新程序、食譜的配方、know-how、製造飛機煞車零件的測量數據和工程草圖、關於生物菌種和微生物的資訊、電腦軟體等，皆屬之26。幾乎是任何種類的資訊，不區分技術性或非技術性資訊，皆可成為營業秘密的保護客體27。. 治政大值得注意的是，美國法上特別指出普通知識和技術（general knowledge and 立 skill）不能作為營業秘密的保護客體，主要係針對員工如果於任職期間獲得具有 ‧ 國. 學. 競爭力、有用的知識和技術，如果這個領域中其他有經驗的員工也能擁有相似的知識和技術，則這些普通知識和技術不能作為營業秘密的保護客體，因此，員工. ‧. 能夠利用這些普通知識和技術為競爭對手公司工作28。. n. al. er. io. sit. y. Nat. 綜上所述，除了我國法特別強調係「可用於生產、銷售或經營之資訊」之外，. i n U. v. 23. 劉瀚宇，智慧財產權法，頁 369，2010 年 8 月，3 版。. 24. 謝銘洋，同前註 21，頁 152。. 25. Uniform Trade Secrets Act §1 (4) : “Trade secret" means information, including a formula, pattern,. Ch. engchi. compilation, program device, method, technique, or process…..” 26. QUINTO, SINGER, supra note 20, at 6-7.. 27. Id. at 3.. 28. Id. at 8. 我國學者亦有引進美國法上員工個人知識、經驗與企業營業秘密的區分，惟將相關討. 論列為營業秘密權利歸屬篇章下做討論，非置於營業秘密之保護客體下討論，參賴文智、顏雅倫，營業秘密法二十講，頁 138，2004 年 4 月。此外，我國實務在審酌競業禁止條款時，亦會於企業是否有可受保護之利益時，論及員工個人知識經驗與企業營業秘密的區分，法院實務將此區分為一般知識和特殊知識，前者為員工的主觀財產，可於離職後自由利用，後者方為企業的財產，為離職後競業禁止條款所保護的利益，參新北地方法院 101 年勞訴字第 134 號民事判決。有關競業禁止條款的審酌要素，參本文「本章第五節貳」。 -5-.

(14) 不論是我國營業秘密法或是美國統一營業秘密法，營業秘密的保護客體都相當廣泛，不但包含技術性資訊，非技術性資訊亦包含在內29，因此，除了符合營業秘密的保護客體外，尚須符合營業秘密的三個要件，方能受到營業秘密的保護。. 第二節營業秘密之要件依據我國營業秘密法第二條規定，營業秘密的要件為：非一般涉及該類資訊之人所知者、因其秘密性而具有實際或潛在之經濟價值者、所有人已採取合理之保密措施者；而依據美國統一營業秘密法第一條第四項規定，營業秘密的要件為：由於資訊不為一般普遍知悉，或者因為資訊之揭露或使用而獲致經濟利益的其他人能夠藉由正當方法而輕易知悉，因而擁有獨立的實際或潛在的經濟價值，並且. 政治大密法的要件分為秘密性、具有經濟價值和採取合理保密措施三個要件討論之。立. 採取合理的措施維持資訊的秘密性30。以下將我國營業秘密法和美國統一營業秘. ‧ 國. 學. 壹、秘密性. ‧. 我國的營業秘密法第二條係以「非一般涉及該類資訊之人所知者」作為秘密性的標準，係採產業標準，產業標準是指不僅為一般公眾所不知，還必須其專業. er. io. sit. y. Nat. 領域中之人無從知悉始可31。而美國統一營業秘密法所稱「不為一般普遍知悉或. al. n. v i n 訊是指與客戶相關之一切訊息，如客戶之姓名、聯絡方式、價目表及其他相關之資料，參徐盛國， Ch engchi U 客戶資訊與營業秘密之芻議，載：著作權及營業秘密法制與實務論文集，頁，2006 年 6 月。有 29. 不論我國營業秘密法或美國統一營業秘密法，營業秘密的保護客體皆包括客戶資訊，客戶資. 學者認為客戶名單應結合其他具有秘密性及經濟價值的客戶資訊方可受到營業秘密之保護，參李治安，合理保密措施與客戶資訊之營業秘密保護／最高院 102 台上 235 民事判決，台灣法學雜誌， 238 期，頁 205，2013 年 12 月。需注意的是，客戶資訊除了營業秘密法的規定外，同時涉個人資訊隱私的保護，參吳展宇，論客戶資訊之保護－以個人資料保護法與營業秘密法為核心，國立政治大學科技管理與智慧財產研究所碩士論文，頁 142-143，2014 年 6 月。 30. Uniform Trade Secrets Act §1 (4) : “…that: (i) derives independent economic value, actual or. potential, from not being generally known to, and not being readily ascertainable by proper means by, other persons who can obtain economic value from its disclosure or use, and (ii) is the subject of efforts that are reasonable under the circumstances to maintain its secrecy.” 31. 章忠信，「營業秘密」之範圍與條件， 2003. 年. 9. 月，. http://www.copyrightnote.org/ArticleContent.aspx?ID=8&aid=2466 營業秘密常與專利權作比較，相較於營業秘密的秘密性，專利係因其公開而享有權利，然而，申請專利必須投入大量的時間和金 -6-.

(15) 因為資訊之揭露或使用而獲致經濟利益的人能夠藉由正當方法而輕易知悉」究採一般標準或是產業標準？雖然從字面上看來似乎採取一般標準，但是實際上對於產業競爭者仍有適用32，國家統一州法委員會認為，只要能從資訊上獲取經濟利益的人所知悉，就算資訊非一般普遍知悉，仍不具有秘密性、不受營業秘密的保護33，意即統一營業秘密法採取與我國相同的產業標準，而非一般標準。營業秘密法之秘密性亦可稱作非週知性、新穎性，該資訊具非週知性，也就是具有新穎性的特色，營業秘密法要求的是相對新穎性，即最低程度的新穎性，與專利法所要求的絕對新穎性有所不同34，專利要求的新穎性必須發明從未被公開或使用，而營業秘密所要求的新穎性只要非一般涉及該類資訊者所知悉即可35；然而，區分絕對新穎性和相對新穎性，其實僅具表面上的意義，藉由證明產業廣. 政治大. 泛知悉該秘密或是相似於秘密的資訊，即可反駁新穎性的要件36，本文認同這樣. 立. 的說法，不論是我國營業秘密法或美國統一營業秘密法皆採產業標準，而產業標. ‧. ‧ 國. 學. 準實際上已隱含相對新穎性的概念，因此審酌是否為產業界所知悉已足。. y. Nat. sit. 錢，花費可觀的維持和管理費用，並且專利從申請到核准會經過一段時間，而營業秘密自產生時，. al. er. io. 即受到保護，參劉博文，智慧財產權之保護與管理，頁 77，2002 年 7 月。專利申請人提出申請. n. 後，如欲改以營業秘密加以保護，應依專利法第三十七條第三項第一款，自申請日起十五個月內. Ch. i n U. v. 撤回，避免早期公開、維持秘密性，參謝銘洋，智慧財產法導論，頁 44-45，2007 年 2 月，2 版。. engchi. 32. QUINTO, SINGER, supra note 20, at 5.. 33. Id. at 14-15. 至於「藉由正當方法可輕易知悉」通常涉及還原工程的認定，如果還原工程需要. 花費很多時間、金錢和努力才可知悉其資訊，則該資訊仍具備秘密性、受到營業秘密的保護，而獲取該營業秘密的人也能夠因為花費了很多時間和時間而取得該營業秘密；如果還原工程不需要花費很多時間、金錢和努力即可輕易知悉該資訊，則該資訊不符合秘密性、不受到營業秘密的保護。我國論者亦採相同見解，如果還原工程需耗費大量時間、勞力和費用，該資訊縱被施以還原工程，亦不喪失秘密性，參黃三榮、林發立、郭雨嵐、張韶文，營業秘密－企業權益之保護，頁 10，2002 年 3 月。 34. 馮震宇，同前註 16，頁 103-104。. 35. 劉江彬，智慧財產法律與管理案例評析（二），頁 239，2004 年 11 月。. 36. PAUL GOLDSTEIN, R. ANTHONY REESE, COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, AND RELATED STATE DOCTRINES : CASES AND MATERIALS ON THE LAW OF INTELLECTUAL PROPERTY, 89 (6TH ED. 2010). -7-.

(16) 貳、具有經濟價值我國營業秘密法第二條所稱「因其秘密性而具有實際或潛在之經濟價值者」和美國統一秘密法第一條第四項所稱「因而擁有獨立的實際或潛在的經濟價值」，兩者皆強調經濟價值是基於秘密性而衍生出來的，而美國法尚強調需為「獨立的」經濟價值。首先，持有營業秘密之企業必須較未持有該營業秘密之企業具有競爭優勢37，經濟價值可以企業投入的研發成本和採取的保密措施作推論，意即如果這些資訊不具經濟價值，何以企業要投入研發成本和建置保密措施38；其次，經濟價值包含實際或潛在的經濟價值，所謂潛在的經濟價值是指只要對秘密所有人具有經濟. 政治大. 價值，不論所有人是否有行銷之計畫，或是該資訊仍在研究發展或實驗室階段，. 立. 均可成為營業秘密、受到營業秘密之保護39；最後，營業秘密之價值是指客觀上. ‧ 國. 學. 具有經濟價值，若是秘密所有人主觀上認為具有經濟價值，但客觀上不具有經濟價值，並無加以保護之必要40。. ‧. 美國法曾特別針對負面資訊的經濟價值作討論，負面資訊是指不值得繼續投. y. Nat. 入開發的資訊，例如經過實驗後，被證明不具生產力或獲利能力的研究過程、行. io. sit. 銷計畫41，由於負面資訊的揭露，可以使競爭對手避免錯誤、無用的研究方向，. n. al. er. 縮短競爭對手推出競爭商品的時間，因此，負面資訊仍然被認為具有獨立的經濟. Ch. engchi. i n U. v. 37. 林洲富，智慧財產權法專題研究（一），頁 281，2006 年 5 月。. 38. QUINTO, SINGER, supra note 20, at 10-13. 在採納統一營業秘密法之後，美國法院繼續沿用侵權. 行為法第一次整編第 757 條註釋 B，著重所投入的研發成本，作者批評投入的研發成本並不能當然認為因此具有經濟價值，譬如雖然投入研發成本，但是研發結果可能仍然是落後產業水準的成果、不具經濟價值，或是雖然沒有投入研發成本，僅為一時靈感乍現產生的成果，但是具有競爭優勢、經濟價值，See Id.。(the Restatement (First) of Torts (1939) §757 comment b: “Some factors to be considered in determining whether given information is one's trade secret are: …the amount of effort or money expended by [the plaintiff] in developing the information…”) 39. 馮震宇，同前註 16，頁 105-106。. 40. 謝銘洋、古清華、丁中原、張凱娜，營業秘密法解讀，頁 27，1996 年 11 月。. 41. GOLDSTEIN, REESE, supra note 36, at 89. -8-.

(17) 價值42。. 參、採取合理保密措施我國營業秘密法第二條所稱「所有人已採取合理之保密措施者」和美國統一秘密法第一條第四項所稱「採取合理的措施維持資訊的秘密性」，皆要求採取合理保密措施，以維持其秘密性。首先，合理保密措施是相對的概念，並非要求滴水不露的完美防護，應就所有人的企業規模、產業特徵、經營方式、秘密屬性及措施有效性等因素綜合判斷 43. ；其次，保密措施包括文件的保密分級、限制閱覽、禁止拷貝影印、使用管制、. 政治大主若未與受雇人簽訂保密契約，雖然員工仍負有保密義務，但是會顯示出雇主對立於秘密的管理相當鬆散，會被質疑是否仍有保密之意思，我國目前法院實務認. 禁制攜出以及儲櫃上鎖等，與員工簽訂保密契約更是一項必要的保密措施44，雇. 45. ‧ 國. 學. 為在只有簽訂保密契約的情形下，並不符合採取合理保密措施的要件，須搭配其他態樣的保密措施作認定46，美國法院則依據六個要素去認定保密措施是否合理：. ‧. 資訊被外界知悉的程度、員工和其他人知悉資訊的程度、採取措施維持秘密性的. n. al. er. io. sit. y. Nat. 程度、資訊對競爭對手的價值、研發資訊所耗費的努力和金錢、其他人可以正當. 42. Ch. i n U. v. QUINTO, SINGER, supra note 20, at 4-5. 美國侵權行為法第一次整編要求資訊必須實際、連續使. engchi. 用中的資訊，負面資訊由於為無實際用處的資訊，有被排除營業秘密的保護之虞，而統一營業秘密法並無要求資訊在實際、連續使用中，因此負面資訊若被認為具有獨立的經濟價值，仍受到營業秘密的保護。我國營業秘密法與美國統一營業秘密法相同，不同於美國侵權行為法第一次整編的規定，並無要求資訊在實際、連續使用中，因此負面資訊能減少研發成本，因而具有經濟價值，自不待言，See Id.。 43. 李治安，同前註 29，頁 207。. 44. 周天，企業強化營業秘密管理的法律須知，載：營業秘密管理高手，頁 11，2000 年 3 月。. 45. 謝銘洋，智慧財產權之制度與實務，頁 303-305，2004 年 10 月，2 版。所謂雇主與員工未簽. 訂保密協議，員工仍負有保密義務，係指員工雖無契約上之給付義務，但是依誠實信用原則仍負有保密之附隨義務，參同前註。 46. 楊雅竹，營業秘密合理保密措施之研究，國立政治大學智慧財產研究所碩士論文，頁 48、90，. 2013 年 1 月。 -9-.

(18) 獲取或複製資訊的容易程度47。. 第三節營業秘密之民事侵害和救濟以下就營業秘密之民事侵害和救濟分別論之。營業秘密之侵害行為可以分為兩個部分，第一個部分規範營業秘密之取得，第二個部分規範營業秘密取得之後的使用和揭露；而營業秘密之民事救濟，包括禁止侵害行為、損害賠償請求權等。. 壹、侵害行為一、營業秘密之取得. 政治大. 我國營業秘密法第十條第一項第一款規定，以不正當方法取得營業秘密者，. 立. 為營業秘密之侵害，第二款前段規定，知悉或因重大過失而不知其為以不正當方. ‧ 國. 學. 法取得之營業秘密，而取得營業秘密者，為營業秘密之侵害48，第二項規定，不正當方法係指竊盜、詐欺、脅迫、賄賂、擅自重製、違反保密義務、引誘他人違. ‧. 反其保密義務或其他類似方法；美國統一營業秘密法第一條第二項第一款規定，營業秘密之不當使用（misappropriation）是行為人知悉或有理由知悉以不正當方. Nat. er. io. sit. y. 法（improper means）取得營業秘密49，第一條第一項規定，不正當方法包括竊. al. n. v i n Ch b，目前採納統一營業秘密法的州仍沿用這六個要素作為考量因素，See Id.。(the Restatement (First) engchi U of Torts (1939) §757 comment b: “Some factors to be considered in determining whether given. 47. QUINTO, SINGER, supra note 20, at 16-17. 六個要素係源自侵權行為法第一次整編第 757 條註釋. information is one's trade secret are: the extent to which the information is known outside [the plaintiff’s] business; the extent to which it is known by employees and others involved in [the plaintiff’s] business; the extent of measures taken by [the plaintiff] to guard the secrecy of the information; the value of the information to [the plaintiff and its] competitors; the amount of effort or money expended by [the plaintiff] in developing the information; and the ease of difficulty with which the information could be properly acquired or duplicated by others.”) 48. 由於行文需求，本文將我國營業秘密法第十條第一項第二款分為前段的取得和中段、後段的. 使用、洩漏，此處討論前段的取得，於後本文標題二討論中段和後段的使用、洩漏。營業秘密法第十條第一項第二款的完整規定為：「知悉或因重大過失而不知其為前款之營業秘密，而取得、使用或洩漏者。」 49. Uniform Trade Secrets Act §1 (2) (i) : ‘"Misappropriation" means acquisition of a trade secret of. another by a person who knows or has reason to know that the trade secret was acquired by improper - 10 -.

(19) 盜、賄賂、不實陳述、違反或引誘違反保密義務、藉由電子或其他方式之間諜行為50。我國營業秘密法與美國統一營業秘密法關於營業秘密之取得構成民事侵害的行為以及對不正當方法的定義規定都相當類似51。首先，營業秘密所有人必須證明行為人知悉或有理由知悉以不正當方法取得營業秘密，並且不正當方法取得本身即為營業秘密之侵害，不須為之後的使用或揭露，則已經構成營業秘密之侵害52，對於營業秘密之轉得人而言，雖然其本身係以正當方法取得營業秘密，但是轉得人若知悉或可得知悉營業秘密係以不正當方法取得，不需之後的使用或揭露亦已構成營業秘密之侵害53，例如公司雖然係以正當方法從其員工取得營業秘密，但是公司若知悉或有理由知悉營業秘密係員工自前公司以不正當方法取得的. 政治大. 營業秘密，公司取得該營業秘密仍然構成營業秘密之侵害。. 立. 其次，不正當方法係例示規定，以不正當方法取得營業秘密的行為，例如員. ‧ 國. 學. 工未經許可影印公司之研發、成本、設計等營業秘密54，以還原工程取得對手的營業秘密，即拆解在市場上購買的競爭者的產品以了解該產品的技術，並不認為. ‧. 係以不正當方法取得營業秘密55。實際上，以不正當方法取得營業秘密須就具體事實認定之 56 ，例如在美國法上經典的 E.I DuPont deNemours ＆ Co. v.. er. io. sit. y. Nat. n. 50. al. v i n Ch Uniform Trade Secrets Act §1 (1) : ‘"Improper U theft, bribery, misrepresentation, e n gmeans" c h iincludes. means.’. breach or inducement of a breach of a duty to maintain secrecy, or espionage through electronic or other means.’ 51. 王偉霖，營業秘密法理論與實務，頁 2，2015 年 4 月。作者於註釋 1 中提到我國法所稱營業. 秘密之侵害與美國法所指竊用（misappropriation）概念類似，參同前註。作者將 misappropriation 翻譯為「竊用」，雖然與本文翻譯作「不當使用」不同，但是皆係指 misappropriation，併予敘明。此外，本文認為美國法上有理由知悉和我國法上無重大過失不知悉，兩者概念相當類似。 52. QUINTO, SINGER, supra note 20, at 43-44.. 53. Id. at 47.. 54. 馮震宇，同前註 16，頁 144。. 55. 鄭中人，智慧財產法導讀，頁 172，2002 年 8 月，2 版。. 56. QUINTO, SINGER, supra note 20, at 45. - 11 -.

(20) Christopher 案中57，美國法院認為被告駕駛小飛機飛過原告正在興建中的工廠，意圖從空中觀看原告工廠的廠區規劃、生產線配置等，係以不正當方法取得營業秘密58。此外，美國法上特別針對以記憶的方式取得營業秘密是否構成不正當方法取得營業秘密有所討論，美國法院區分為有意記憶和無意記憶，若是有意記憶營業秘密，則係以不正當方法取得營業秘密，而若係無意記憶營業秘密，則非屬以不正當方法取得營業秘密59。. 二、營業秘密之使用或揭露首先，對於以不當方法取得營業秘密之後的使用或揭露，我國營業秘密法第十條第一項第二款中段、後段規定，知悉或因重大過失而不知其為以不正當方法. 政治大業秘密後，知悉或因重大過失而不知其為以不正當方法取得之營業秘密，而使用立. 取得之營業秘密，而使用或洩漏者，為營業秘密之侵害60，第三款規定，取得營. 或洩漏者，為營業秘密之侵害；美國統一營業秘密法第一條第二項第二款前段規. ‧ 國. 學. 定，營業秘密之不當使用係指營業秘密的揭露或使用未得所有人明示或默示的同意，包括行為人使用不正當方法獲取營業秘密，或在揭露或使用營業秘密的時候，. ‧. 知悉或有理由知悉營業秘密是其他人以不正當方法獲取營業秘密61。除了美國法. er. io. sit. y. Nat. 特別強調營業秘密之揭露和使用未經所有人明示或默示同意外，我國營業秘密法. al. v i n E.I DuPont deNemours ＆ Co. v. Chrsitopher, C h 431 F.2d 1012U(5th Cir. 1970). engchi n. 57. 58. 王偉霖，同前註 51，頁 57。. 59. QUINTO, SINGER, supra note 20, at 45.. 60. 由於行文需求，本文將我國營業秘密法第十條第一項第二款分為前段的取得和中段、後段的. 使用、洩漏，此處討論後段的使用、洩漏，於前本文標題「一」討論前段的取得，本款完整規定可參見前註 40。 61. Uniform Trade Secrets Act §1 (2) (ii): ‘"Misappropriation" means disclosure or use of a trade secret. of another without express or implied consent by a person who (A) used improper means to acquire knowledge of the trade secret; or (B) at the time of disclosure or use, knew or had reason to know that his knowledge of the trade secret was (I) derived from or through a person who had utilized improper means to acquire it…’ 由於行文需求，本文將美國統一營業秘密法第一條第二項第二款分為前段包括第 A 目和第 B 目的 I，以及後段包括第 B 目的 II 和 III 以及第 C 目，後段的討論即在本文中的下一個段落。 - 12 -.

(21) 與美國統一營業秘密法規範相當類似62，即以不正當方法取得營業秘密而使用或揭露營業秘密，或是轉得人以正當方法取得營業秘密，但是知悉或有理由知悉營業秘密係以不正當方法取得而使用或揭露，皆屬營業秘密之侵害。其次，對於以正當方法取得營業秘密之後的使用或揭露，我國營業秘密法第十條第一項第四款規定，因法律行為取得營業秘密，而以不正當方法使用或洩漏者，為營業秘密之侵害，第五款規定，依法令有守營業秘密之義務，而使用或無故洩漏者，為營業秘密之侵害；美國統一營業秘密法第一條第二項後段規定，營業秘密之不當使用係指營業秘密的揭露或使用未得所有人明示或默示的同意，包括在揭露或使用營業秘密的時候，知悉或有理由知悉對該營業秘密負有保密或限制使用的義務、所有人有權訴請行為人維持營業秘密之秘密性和限制使用，或是. 政治大. 在工作職務重大改變時，知悉或有理由知悉係因意外或錯誤而取得營業秘密 63。. 立. 我國營業秘密法所稱依法律行為取得而以不正當方法的使用、揭露，係針對. ‧ 國. 學. 如僱傭關係、委任關係等法律行為而正當取得營業秘密後，卻以不正當方法加以使用、洩漏64，而美國統一營業秘密法所稱營業秘密之使用或揭露係未得所有人. ‧. 同意，包括違反保密或限制使用的義務，因此，不論是我國法或美國法，員工基於職務關係正當取得營業秘密，未得所有人同意或以不正當方法而使用、揭露營. y. Nat. n. al. er. io. sit. 業秘密，皆構成營業秘密之侵害。此外，我國法特別規定依法令負有保密義務而. 62. Ch. i n U. v. 本文認為我國法謂取得時或取得後知悉或無重大過失不知營業秘密係以不正當方法取得，而. engchi. 美國法謂使用或揭露營業秘密時知悉或有理由知悉營業秘密係以不正當方法取得，雖然我國法區分取得時和取得後分別規定，美國法係以使用、揭露時作為認定標準，但是兩者實際上的概念相當類似，皆是使用、揭露時知悉或有理由知悉營業秘密係以不正當方法取得。 63. Uniform Trade Secrets Act §1 (2) (ii): ‘"Misappropriation" means disclosure or use of a trade secret. of another without express or implied consent by a person who… at the time of disclosure or use, knew or had reason to know that his knowledge of the trade secret was... (II) acquired under circumstances giving rise to a duty to maintain its secrecy or limit its use; or (III) derived from or through a person who owed a duty to the person seeking relief to maintain its secrecy or limit its use; or (C) before a material change of his [or her] position, knew or had reason to know that it was a trade secret and that knowledge of it had been acquired by accident or mistake.’ 由於行文需求，本文將美國統一營業秘密法第一條第二項第二款分為前段包括第 A 目和第 B 目的 I，以及後段包括第 B 目的 II 和 III 以及第 C 目，後段的討論即在本文中的上一個段落。 64. 馮震宇，同前註 16，頁 149。 - 13 -.

(22) 使用、洩漏的情形，例如律師、會計師、公務員等正當取得營業秘密，依法令有保守秘密之規定而洩漏或使用營業秘密65，美國法則特別規定在重大職務變動時，因意外或錯誤而取得營業秘密的情形，可能不負有保密或限制使用義務，但是取得人亦不可在未得所有人同意之下而使用或揭露營業秘密。. 貳、救濟我國營業秘密法第十一條規定，營業秘密受侵害時，被害人得請求排除之，有侵害之虞者，得請求防止之，同時被害人對於侵害行為作成之物或專供侵害所用之物，得請求銷燬或為其他必要之處置；美國統一營業秘密法第二條第 a 項前段規定，禁止實際或潛在的不當使用，第 c 項規定，在適當的情形，法院可以指. 政治大營業秘密之實際或潛在侵害，實際侵害例如營業秘密所有人發現行為人未經許可立. 示積極的行為以保護營業秘密66。我國營業秘密法與美國統一營業秘密法皆禁止. 攝錄其營業秘密67，或是當員工已經確定要離職到競爭對手公司工作，卻下載營. ‧ 國. 學. 業秘密資料到個人電子信箱、無工作職務需求卻複印營業秘密資料、拒絕返還含有營業秘密的文件68，所有人得請求行為人有所作為，例如刪除、銷毀或返還含. ‧. 有營業秘密的資料、檔案和文件；潛在侵害則較為少見、欠缺明確的標準和定義，. sit. y. Nat. 不可避免揭露原則即為認定是否構成潛在侵害之標準，可以確定的是單憑離職員. io. er. 工擁有前公司的營業秘密，並不會構成潛在侵害，必須有實際的證據證明員工有意圖將立即從事營業秘密之侵害69，所有人得請求的積極行為包括禁止員工前往. n. al. Ch. engchi. i n U. v. 65. 同前註，頁 151。. 66. Uniform Trade Secrets Act §2: “ (a) Actual or threatened misappropriation may be enjoined… (c). In appropriate circumstances, affirmative acts to protect a trade secret may be compelled by court order.” 由於行文需求，本文省略統一營業秘密法第二條第 a 項後段規定，第 a 款的完整規定為：「禁止實際或受到潛在威脅的不當使用，禁制令在營業秘密不存在時應被終止，但是禁制令仍可存在額外一段合理的期間去消除不當使用造成的競爭優勢。」 (Upon application to the court, an injunction shall be terminated when the trade secret has ceased to exist, but the injunction may be continued for an additional reasonable period of time in order to eliminate commercial advantage that otherwise would be derived from the misappropriation.”) 67. 王偉霖，同前註 51，頁 106。. 68. QUINTO, SINGER, supra note 20, at 88.. 69. Id. at 89. 本文於第三章和第四章討論不可避免揭露原則於美國法和我國法之適用情形。 - 14 -.

(23) 競爭對手公司任職70。我國營業秘密法與美國統一營業秘密法對於禁止實際或潛在營業秘密之侵害的不同處在於依據我國營業秘密法第十一條第一項規定，不但可以於本案判決中請求禁止實際或潛在的營業秘密侵害，亦可以依民事訴訟法第五百三十二條和第五百三十八條71，向法院聲請假處分、定暫時狀態之假處分，請求法院禁止被告為一定之行為72；美國統一營業秘密法第二條第 a 項係禁制令（injunctive relief）的規定，禁制令分為暫時限制令（temporary restraining order）和初步禁制令（preliminary injunction），暫時限制令僅存在一段很短的期間，直到聲請初步禁制令的聽證為止73，而初步禁制令則持續到本案判決作出時，因此，美國法上的禁制令僅相當於我國民事訴訟法的假處分、定暫時狀態假處分74，並非作為本案判決中的請求75。. 立. 政治大. 除了禁止侵害行為之外，不論是我國營業秘密法或美國統一營業秘密法，營. ‧ 國. 學. 業秘密受到侵害時，尚可主張損害賠償。依我國營業秘密法第十二條第一項前段規定，因故意或過失不法侵害他人之營業秘密者，負損害賠償責任，並且依第十. ‧. 王偉霖，同前註 51，頁 106。. 71. 我國民事訴訟法第五百三十二條第一項規定：「債權人就金錢請求以外之請求，欲保全強制. sit. y. Nat. 70. al. er. io. 執行者，得聲請假處分。」第五百三十八條規定：「於爭執之法律關係，為防止發生重大之損害. n. 或避免急迫之危險或有其他相類之情形而有必要時，得聲請為定暫時狀態之處分。」. Ch. i n U. v. 72. 馮震宇，同前註 16，頁 154。. 73. QUINTO, SINGER, supra note 20, at 102. 暫時限制令的四個要件包括：若不核發暫時限制令會對. engchi. 原告造成無法回復的損害、核發暫時限制令係為平衡公共利益、若不核發暫時限制令會損及其他利害關係人的利益和原告有可能在本案判決中獲得勝訴；初步禁制令的四個要件包括：存在明確和可主張保護的權利、若不核發初步禁制令會造成無法回復的損害、法律救濟並不充分、原告有可能在本案判決中獲得勝訴，See Id. at 103-104. 74. 馮震宇，鳥瞰 21 世紀智慧財產─從創新研發到保護運用，頁 284，2011 年 5 月。美國法的初. 步禁制令和暫時限制令以及我國法假扣押、假處分和定暫時狀態的假處分皆為民事訴訟中的臨時性救濟程序，參同前註。 75. 所稱本案判決之請求，係指永久禁制令（permanent injunction），例如禁止行為人使用或揭露. 營業秘密，不同於暫時限制令或初步禁制令，永久禁制令並非特殊的救濟制度，核發禁制令的標準較低，不須證明不當使用營業秘密、構成營業秘密的侵害，並且沒有期間限制，直到營業秘密消失為止，See QUINTO, SINGER, supra note 20, at 122. - 15 -.

(24) 三條規定76，損害賠償金額的計算方法可區分為損害填補、差額、所得利益和懲罰性賠償四種方法77；美國統一營業秘密法第三條規定，除了金錢賠償可能會造成不公平的情形之外，營業秘密的不當使用可以請求金錢回復原狀，損害賠償金額包括實際的損失以及營業秘密不當使用造成不公平競爭優勢，損害賠償的金額可以不當使用者應支付營業秘密的合理權利金作計算，並且在故意和過失的情形，設有懲罰性賠償金，法院可以將所認定的損害賠償金額至多加至兩倍78。. 第四節營業秘密之刑事規範有鑑於國內科技產業的員工遭國外競爭對手挖角，員工將研發成果洩漏給國外競爭對手的情形，加上刑法對於營業秘密之保護規範不足79，我國於一〇二年. 政治大。由於美國統一營業秘密法未設有刑事處罰規定立. 一月新增訂營業秘密法的刑事責任，其中針對域外使用營業秘密的情形，設有加 81. ，以下僅討論我. 學. 76. ‧ 國. 重處罰規定80. 我國營業秘密法第十三條規定：「依前條請求損害賠償時，被害人得依左列各款規定擇一請求：. 一、依民法第二百十六條之規定請求。但被害人不能證明其損害時，得以其使用時依通常情形可. ‧. 得預期之利益，減除被侵害後使用同一營業秘密所得利益之差額，為其所受損害。二、請求侵害人因侵害行為所得之利益。但侵害人不能證明其成本或必要費用時，以其侵害行為所得之全部收. Nat. sit. y. 入，為其所得利益。依前項規定，侵害行為如屬故意，法院得因被害人之請求，依侵害情節，酌. io. er. 定損害額以上之賠償。但不得超過已證明損害額之三倍。」 77. 王偉霖，同前註 51，頁 107-112。. 78. Uniform Trade Secrets Act §3 : “(a) Except to the extent that a material and prejudicial change of. n. al. Ch. engchi. i n U. v. position prior to acquiring knowledge or reason to know of misappropriation renders a monetary recovery inequitable, a complainant is entitled to recover damages for misappropriation. Damages can include both the actual loss caused by misappropriation and the unjust enrichment caused by misappropriation that is not taken into account in computing actual loss. In lieu of damages measured by any other methods, the damages caused by misappropriation may be measured by imposition of liability for a reasonable royalty for a misappropriator's unauthorized disclosure or use of a trade secret. (b) If willful and malicious misappropriation exists, the court may award exemplary damages in an amount not exceeding twice any award made under subsection (a).” 79. 王偉霖，同前註 51，頁 1。我國營業秘密法八十五年的立法需求，也是來自科技產業的反應，. 詳參見前註 10。依據我國營業秘密侵害之實證研究，原有的刑事規範的確對營業秘密的保護不足，而在我國營業秘密法增設刑事責任後，可以預見將會大幅增加成立刑事責任的機率和平均刑度，參李治安、馮震宇，臺灣營業秘密侵害訴訟之實證研究，月旦法學雜誌，216 期，頁 169-173， 2013 年。 80. 其他相關的修法，如民國一〇三年修正通訊保障及監察法，將侵害營業秘密的案件列入得監 - 16 -.

(25) 國營業秘密法之刑事規範。首先，營業秘密之刑事侵害，依據我國營業秘密法第十三條之一規定82，行為人的主觀要件包括意圖為自己或第三人不法之利益，或損害營業秘密所有人之利益，而侵害行為可分為以不正方法取得和正當方法取得兩個部分，以不正方法取得營業秘密構成的侵害行為，包括行為人以不正方法取得或取得後使用、洩漏的行為，和轉得人明知行為人此類行為，而取得、使用、洩漏者亦同，所謂的不正方法不限於法條盧列的方法如竊取、侵占、詐術、脅迫和擅自重製，尚包含其他不正方法83；以正當方法取得營業秘密構成的侵害行為，包括行為人以正當方法取得營業秘密，但是未經授權或逾越授權範圍而重製、使用或洩漏，和轉得人明知行為人有此類情形，而取得、使用或洩漏者亦同。此外，不論以不正方法或. 政治大刪除或銷毀，亦構成營業秘密之侵害，轉得人明知行為人此類情形，而取得、使立正當方法取得營業秘密，經營業秘密所有人告知應刪除、銷毀後，而隱匿、不為. ‧ 國. 學. 用或洩漏者亦同。. 其次，營業秘密之刑事責任，依營業秘密法第十三條之一規定，營業秘密之. ‧ y. Nat. 聽的案件範圍，以及同年五月修正智慧財產案件審理法，要求營業秘密侵害案件的被告應具有積. al. er. 美國營業秘密的刑事規範係依據 1996 年之經濟間諜法案（The Economic Espionage Act (EEA). io. 81. sit. 極的答辯義務，參張凱娜，營業秘密，載：智慧財產權入門，頁 355，2014 年 9 月。. n. of 1996）和各州刑法針對偷竊營業秘密的規定，See QUINTO, SINGER, supra note 20, at 273, 292. 美. Ch. i n U. v. 國經濟間諜法案係規範營業秘密侵害以及從事商業間諜行為的聯邦法，特別針對外國政府支持的，. engchi. 竊取美國科技或政府資訊的經濟間諜活動，參曾勝珍，智慧財產權法專論－科技時代新思維，頁 165，2011 年 8 月。 82. 我國營業秘密法第十三條之一第一項規定：「意圖為自己或第三人不法之利益，或損害營業. 秘密所有人之利益，而有下列情形之一，處五年以下有期徒刑或拘役，得併科新臺幣一百萬元以上一千萬元以下罰金：一、以竊取、侵占、詐術、脅迫、擅自重製或其他不正方法而取得營業秘密，或取得後進而使用、洩漏者。二、知悉或持有營業秘密，未經授權或逾越授權範圍而重製、使用或洩漏該營業秘密者。三、持有營業秘密，經營業秘密所有人告知應刪除、銷毀後，不為刪除、銷毀或隱匿該營業秘密者。四、明知他人知悉或持有之營業秘密有前三款所定情形，而取得、使用或洩漏者。前項之未遂犯罰之。科罰金時，如犯罪行為人所得之利益超過罰金最多額，得於所得利益之三倍範圍內酌量加重。」 83. 有學者認為基於刑法明確性之要求，應將「重製或其他不正方法」修正為「未經授權而重製、. 複製、筆記、描繪、攝影、下載、上載、刪改、毀損、影印或其他不正當方法」以降低使用不確定法律概念之機會，參王偉霖，同前註 51，頁 238。 - 17 -.

(26) 侵害，處五年以下有期徒刑或拘役，得併科新臺幣一百萬元以上、一千萬以下的罰金，並且得行為人所得之利益超過罰金最多額時，於所得利益之三倍範圍內酌量加重，又依營業秘密法第十三條之二規定84，意圖在外國、大陸地區、香港或澳門使用，處一年以上、十年以下有期徒刑，得併科新臺幣三百萬元以上、五千萬以下的罰金，在行為人所得之利益超過罰金最多額時，得於所得利益之二倍至十倍範圍內酌量加重。總結而論，刑事責任與民事責任的最大區別在於刑事責任的行為人必須具備意圖為自己或第三人不法之利益，或損害營業秘密所有人之利益的主觀要件，其他侵害行為之認定則相當類似，不論以不正當方法或正當方法取得營業秘密，皆可能構成營業秘密之刑事侵害、負有刑事責任，以正當方法取得營業秘密而構成. 政治大；轉得人明知行為人此類構成營業秘密刑事侵害的行為，立. 營業秘密之刑事侵害，包括員工於任職期間以正當方法取得營業秘密，取得後惡意洩漏營業秘密的情形85. ‧ 國. 學. 例如公司知悉員工係惡意洩漏前公司的營業秘密，仍取得、使用或洩漏者，亦負有刑事責任。最後，不論行為人或轉得人，意圖在域外使用營業秘密的情形，得. ‧. 課以重至十年的有期徒刑、高至五千萬以上的罰金，罪責相當嚴重86。. sit. y. Nat. 第五節營業秘密與保密協議、競業禁止條款的關係. er. io. 之所以特別討論營業秘密與保密協議、競業禁止條款的關係，是因為營業秘. al. v i n C h ，並且保密協議和競業禁止條款為雙方當事業禁止條款達到保護營業秘密的目的 engchi U 人簽訂的民事契約，不但較為便利、有效，於起訴請求履行契約義務，亦較依據 n. 密所有人除了依據營業秘密法主張營業秘密的保護之外，亦可藉由保密協議和競. 84. 營業秘密法第十三條之二規定：「意圖在外國、大陸地區、香港或澳門使用，而犯前條第一項. 各款之罪者，處一年以上十年以下有期徒刑，得併科新臺幣三百萬元以上五千萬元以下之罰金。前項之未遂犯罰之。科罰金時，如犯罪行為人所得之利益超過罰金最多額，得於所得利益之二倍至十倍範圍內酌量加重。」 85. 王偉霖，同前註 51，頁 239。. 86. 營業秘密法第十三條之二立法理由謂意圖於域外使用營業秘密，將嚴重影響我國產業國際競. 爭力，非難程度更高之故。 - 18 -.

(27) 營業秘密法訴請保護營業秘密，來得容易成立87。以下就營業秘密與保密協議的關係，以及營業秘密與競業禁止條款的關係，分別說明之88。. 壹、與保密協議的關係保密協議係指公司要求員工或與公司有關的第三人，不得洩漏公司的資訊89。首先，保密協議的客體可以是營業秘密，但是不限於營業秘密，意即不符合營業秘密構成要件的資訊，亦可藉由保密協議保護資訊的秘密性90，因此，訴訟中要求保密協議的契約義務人履行保密義務，不須證明該資訊符合營業秘密的構成要件，但是若依據營業秘密法主張營業秘密的保護，法院必然需要檢視營業秘密的三個構成要件即秘密性、具有經濟價值和合理保密措施，確定資訊構成營業秘密. 政治大顯然較依據營業秘密法主張保密義務來得容易成立。立. 後，方得要求相對人不得揭露或使用營業秘密、維持其秘密性，故依據保密協議. ‧ 國. 學. 其次，若透過保密協議保護營業秘密的秘密性，保密協議可以作為營業秘密的合理保密措施之一，但是僅僅簽訂保密協議作為保密措施不當然構成營業秘密. y. Nat. QUINTO, SINGER, supra note 20, at 51. 由於我國營業秘密法和美國統一營業秘密法關於營業秘. sit. 87. ‧. 的合理保密措施，需搭配其他的保密措施，方符合營業秘密合理保密措施的構成. 密與保密協議、競業禁止條款的關係，應為相同解釋，因此，本節不再特別區分我國營業秘密法. io. er. 和美國統一營業秘密法，文中所指「營業秘密法」包含我國營業秘密法和美國統一營業秘密法。. al. n. v i n Ch 國民法第五百六十二條、公司法第三十二條和第二百零九條經理人和董事的競業禁止規定，即法 engchi U 律規定的競業禁止，參林洲富，智慧財產權法－案例式，頁 204-205，2014 年 8 月，8 版。有論 88. 本文討論的競業禁止條款，係員工離職後依當事人雙方約定的契約，非指員工在職中，依我. 者認為法定的競業禁止與意定的競業禁止條款，兩者目的並不相同，法定的競業禁止係禁止員工兼職、與公司的利益相衝突，而競業禁止條款係在維持產業競爭、保護營業秘密，參黃偉銘，員工競業禁止條款效力之研究－以競業禁止制度及營業秘密制度為中心－，國立高雄大學法律學系研究所碩士論文，頁 159-160，2011 年 7 月。營業秘密法上之不可避免揭露原則與保密協議、競業禁止條款的關係將於第三章有更詳盡的說明。 89. 徐振雄，智慧財產權概論，頁 267，2014 年 2 月，2 版。需注意的是，契約當事人間，於契約. 關係消滅後，就算沒有簽訂保密協議，基於後契約義務，亦具有保密之義務，參詹森林，競業禁止與保密條款契約實務，頁 79，2009 年 1 月，3 版。並且，保密協議並未禁止員工從事競業工作，僅約定不得於新工作中員工不得使用或洩漏原公司的營業秘密，參梁文中，營業秘密與競業禁止之研究，天主教輔仁大學法律學系碩士在職專班碩士論文，頁 122，2013 年 7 月。 90. QUINTO, SINGER, supra note 20, at 51. - 19 -.

(28) 要件，進而主張營業秘密的保護，包括不得揭露或使用營業秘密、維持營業秘密的秘密性91，由此亦可看出依據營業秘密法主張相對人不得揭露或使用營業秘密的困難，因此，依據保密協議主張保密義務顯然較依據營業秘密法來得容易成立。. 貳、與競業禁止條款的關係競業禁止條款係指公司與員工約定員工離職後一定期間內不得為自己或他人從事或經營與公司競爭之相關工作，以保護公司之利益、避免不公平競爭92，由於競業禁止條款涉及對員工工作權的限制，為了衡平公司和員工之間的利益，法院會依據五個要素考量競業禁止條款的有效性，包括公司有需要保護的利益存. 政治大的合理性、彌補員工競業禁止損失的代償措施和違反誠信原則的行為立. 在、員工於公司的職務和地位、限制員工就業對象、期間、區域或職業活動範圍 93. 。美國法. 上亦同，除了加州拒絕承認競業禁止條款之外94，大部分的州運用合理性測試（a. ‧ 國. 學. reasonableness test）去檢驗競業禁止條款的有效性（enforceability），合理性測試包含三個要件：首先，法院需要確認企業有合法、值得保護的利益；其次，法院. ‧. 需要依據具體的個案情形，確保競業禁止條款的範圍是合理的；最後，法院需要. io. sit. y. Nat 保密協議和合理保密措施的討論，詳參見「本章第二節參」。. 92. 林洲富，營業秘密與競業禁止－案例式，頁 4，2014 年 9 月，2 版。. 93. 劉江彬，智慧財產法律與管理案例評析（一），頁 226-227，2003 年 10 月。作者認為這五個. n. al. Ch. engchi. er. 91. i n U. v. 由台北地方法院 85 年勞訴字第 78 號判決提出的判斷標準，已係判斷競業禁止條款有效性之通說見解，此即為五標準說，參同前註。惟亦法院採四標準說、三標準說，即競業禁止條款的有效性，不需考量代償措施或誠信原則，參湯文章，勞工離職後競業禁止與營業秘密之保護，國立東華大學財經法律研究所，頁 161，2008 年 6 月。在台北地方法院九十八年勞訴字第一〇五號民事判決，即將代償措施和誠信原則非作為判斷標準，僅係審酌要素，參黃程貫，客戶資訊是否為營業秘密與離職後競業禁止約款之審酌要素／台北地院九八勞訴一〇五，臺灣法學雜誌，141 期，頁 236， 2009 年 12 月。另外，關於離職原因是否影響競業禁止條款之有效性，有學者認為在員工主動離職或可歸責員工的離職，競業禁止效力不受影響，而在不可歸責於員工、合意終止勞動契約的情形，基於保護員工的立場，公司既認為員工無留用必要，競業禁止條款應失其效力，參劉江彬，智慧財產法律與管理案例評析（三），頁 271-272，2004 年 11 月。 94. Shannon Aaron, Note and Comment: Using The History Of Noncompetition Agreements To Guide The Future Of The Inevitable Disclosure Doctrine, 17 LEWIS & CLARK L. REV. 1191, 1195 (2013). - 20 -.

(29) 衡平競業禁止條款帶來的效應，包括對公共利益和員工的影響95。首先，所謂公司必須有需要保護的利益，營業秘密當然可以作為需要保護的利益，但是公司需要保護的利益並不限於營業秘密96。競業禁止條款的保護利益較為廣泛，法院不必然需要檢視是否符合營業秘密的構成要件，只要公司有需要保護的利益，即能依據競業禁止條款禁止離職員工到競爭對手公司工作，而若依據營業秘密法禁止離職員工到競爭對手公司工作，則必須符合營業秘密的構成要件，並且在美國法上，主張營業秘密遭受不當使用、侵害，尚須合理地具體（reasonable particularity）指出遭受不當使用、侵害的營業秘密97，方能請求禁止營業秘密的侵害。因此，競業禁止條款的保護利益較為寬鬆，而依據營業秘密法所為的主張，不但必須符合營業秘密的要件，甚至必須特定、具體遭到侵害、不. 政治大. 當使用的營業秘密，故依據競業禁止條款較依據營業秘密法限制員工的工作權來. 立. 得容易。. ‧ 國. 學. 其次，只要離職員工確實任職於競爭對手公司，公司就能夠依據競業禁止條款禁止員工任職於競爭對手公司、限制員工的工作權，而若依據營業秘密法禁止. ‧. 離職員工任職於競爭對手公司，員工必須有侵害、不當使用營業秘密的行為，單. y. Nat. 憑離職員工前往競爭對手公司工作，並不足以因此限制員工的工作權98，公司必. io. sit. 須證明員工於競爭對手公司任職「確有使用」或「將會使用」其營業秘密99，由. n. al. er. 於員工意圖侵害、不當使用營業秘密，通常難以證明，因此，依據競業禁止條款. i n U. v. 禁止員工的競業行為，較依據營業秘密法來得容易成立。. Ch. engchi. 95. Id. at 1194.. 96. 謝銘洋、古清華、丁中原、張凱娜，同前註 40，頁 92。關於公司其他需要保護的利益，依台. 北地方法院九十五年度勞訴字第八十號民事判決，不符合營業秘密要件的資訊如技術、業務資訊、商業機密，以及在市場競爭上之公平地位，均不失為公司可受保護之正當利益，參詹森林，同前註 89，頁 47。 97. QUINTO, SINGER, supra note 20, at 129.. 98. Id. at 89.. 99. GOLDSTEIN, REESE, supra note 36, at 117-118. 不可避免揭露原則係依據營業秘密法禁止員工任. 職於競爭對手的判斷原則，將於第三章詳細說明。 - 21 -.

(30) 第三章美國法之不可避免揭露原則不可避免揭露原則係美國法上法院實務所發展出來的原則100，我國法的不可避免揭露原則亦係引自美國法上不可避免揭露原則，因此，美國法上不可避免揭露原則對我國法不可避免揭露原則具有重要的影響力。本章聚焦於美國法上之不可避免揭露原則，首先介紹理論的基本概念，包括理論出現的緣由、不當使用的認定、定義和考量要素以及價值衡平；其次，藉由五個案例介紹不可避免揭露原則的發展，包括 Allis-Chalmers Mfg. Co. v. Cont'l Aviation & Eng'g Corp.案101、 PepsiCo, Inc. v. Redmond 案102、Bimbo Bakeries USA, Inc. v. Botticella 案103、Whyte v. Schlage Lock Co.104和 EarthWeb, Inc. v. Schlack 案105；最後，介紹各州法院適. 政治大. 用該原則的情形，包括完全適用、擴張適用、限縮適用和拒絕適用四種情形。. 立第一節理論介紹. ‧. ‧ 國. 學. 壹、緣由. 科技的進步給予現代企業更多的機會和挑戰106，企業對其資訊的保護和員工. sit. al. er. io. 100. y. Nat. 工作的流動性兩者關係日趨緊張107，使得營業秘密的議題越來越重要108。雇主訓. v. n. Jessica Lee, The Inevitable Disclosure Doctrine: Safeguarding The Privacy Of Trade Secrets, 33-OCT COLO. LAW. 17, 17 (2004).. Ch. engchi. 101. 255 F.Supp. 645 (E.D.Mich. 1966).. 102. 54 F.3d 1262 (7th Cir. 1995).. 103. 613 F.3d 102 (3d Cir. 2010).. 104. 101 Cal.App.4th 1443 (Cal.App.4.Dist. 2002).. 105. 71 F.Supp.2d 299 (S.D.N.Y. 1999).. i n U. 106. Renée Cavalovitch, Note and Comment: The Inevitable Demise Of “Inevitable Disclosure” In California: Appellate Court Rejects The Doctrine In Schlage Lock Co. V. Whyte, 22 J.L. & COM. 37, 37 (2002). 107. Thomas A. Muccifori, Benjamin D. Morgan, Feature: Exploring The Nooks And Crannies Of The Inevitable Disclosure Doctrine, 287-APR N.J. LAW. 84, 84 (2014). 108. Nathan Hamler, Note: The Impending Merger Of The Inevitable Disclosure Doctrine And Negative Trade Secrets: Is Trade Secrets Law Headed In The Right Direction?, 25 J. CORP. L. 383, 383 (2000). - 22 -.