理論介紹

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第三章 美國法之不可避免揭露原則

不可避免揭露原則係美國法上法院實務所發展出來的原則¹⁰⁰，我國法的不可 避免揭露原則亦係引自美國法上不可避免揭露原則，因此，美國法上不可避免揭 露原則對我國法不可避免揭露原則具有重要的影響力。本章聚焦於美國法上之不 可避免揭露原則，首先介紹理論的基本概念，包括理論出現的緣由、不當使用的 認定、定義和考量要素以及價值衡平；其次，藉由五個案例介紹不可避免揭露原 則的發展，包括 Allis-Chalmers Mfg. Co. v. Cont'l Aviation & Eng'g Corp.案¹⁰¹、 PepsiCo, Inc. v. Redmond 案¹⁰²、Bimbo Bakeries USA, Inc. v. Botticella 案¹⁰³、Whyte v. Schlage Lock Co.¹⁰⁴和 EarthWeb, Inc. v. Schlack 案¹⁰⁵；最後，介紹各州法院適 用該原則的情形，包括完全適用、擴張適用、限縮適用和拒絕適用四種情形。

第一節 理論介紹

壹、緣由

科技的進步給予現代企業更多的機會和挑戰¹⁰⁶，企業對其資訊的保護和員工 工作的流動性兩者關係日趨緊張¹⁰⁷，使得營業秘密的議題越來越重要¹⁰⁸。雇主訓

100 Jessica Lee, The Inevitable Disclosure Doctrine: Safeguarding The Privacy Of Trade Secrets, 33-OCT COLO. LAW. 17, 17 (2004).

101 255 F.Supp. 645 (E.D.Mich. 1966).

102 54 F.3d 1262 (7th Cir. 1995).

103 613 F.3d 102 (3d Cir. 2010).

104 101 Cal.App.4th 1443 (Cal.App.4.Dist. 2002).

105 71 F.Supp.2d 299 (S.D.N.Y. 1999).

106 Renée Cavalovitch, Note and Comment: The Inevitable Demise Of “Inevitable Disclosure” In California: Appellate Court Rejects The Doctrine In Schlage Lock Co. V. Whyte, 22J.L.&COM.37,37 (2002).

107 Thomas A. Muccifori, Benjamin D. Morgan, Feature: Exploring The Nooks And Crannies Of The Inevitable Disclosure Doctrine, 287-APR N.J.LAW.84, 84 (2014).

108 Nathan Hamler, Note: The Impending Merger Of The Inevitable Disclosure Doctrine And Negative Trade Secrets: Is Trade Secrets Law Headed In The Right Direction?, 25J.CORP.L. 383, 383 (2000).

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練員工學會一套特殊的作業流程、教會員工生意上的技巧、與員工分享客戶和產 品的機密資訊¹⁰⁹，當員工帶著知識和雇主的營業秘密前往競爭對手公司工作，雇 主會面臨很大的風險，當營業秘密已經與員工存在與腦海中的一般知識和經驗混 合、不可分離，員工任職於新工作會不可避免地揭露營業秘密，在員工還沒有不 當使用營業秘密、沒有意圖要不當使用營業秘密、或是不當使用的意圖難以證明 的時候，在沒有競業禁止條款的限制下，唯一防止秘密揭露的方法只有依據不可 避免揭露原則禁止員工於新公司工作¹¹⁰。因此，在現代社會中企業和員工緊密關 連、密切合作，以及營業秘密的不當使用往往難以證明的情形下，不可避免揭露 原則係為衡平企業營業秘密保護與員工工作流動的理論。

貳、不當使用的認定

統一營業秘密法第二條規定禁止不當使用營業秘密¹¹¹，其中禁止營業秘密潛 在的不當使用，可以藉由證明員工具有不可避免揭露營業秘密的可能性，認定員 工對於營業秘密構成潛在不當使用，進而禁止員工任職於競爭對手¹¹²，因此，不 可避免揭露原則係統一營業秘密法的「潛在不當使用」之下的認定標準¹¹³。

雖然不可避免揭露原則係歸屬於潛在不當使用下之主張，但是不可避免揭露

109 Randy Burton, Esq., Samuel H. Johnson, Esq., Cara Burton, Esq., The Sound Of Inevitability: The Doctrine Of Inevitable Disclosure Of Trade Secrets Comes To Texas, 43-WTR TEX. J. BUS. L. 537, 537 (2009).

110 Sonya P. Passi, Compensated Injunctions: A More Equitable Solution To The Problem Of Inevitable Disclosure, 27 BERKELEY TECH. L.J. 927, 927-928, 931, 940 (2012).

111 Uniform Trade Secrets Act §2: “ (a) Actual or threatened misappropriation may be enjoined….”

關於美國統一營業秘密法第二條對營業秘密不當使用的救濟，詳參見本文前述「第二章第三節 貳」。

112 QUINTO,SINGER,supra note 20,at90.

113 Ryan M. Wiesner, Comments: A State-By-State Analysis Of Inevitable Disclosure: A Need For Uniformity And A Workable Standard, 16 MARQ. INTELL. PROP. L. REV. 211, 216 (2012). 不可避免揭 露原則與其他潛在不當使用的效果並不相同，在一般受到潛在不當使用的情形，法院可以禁止員 工未來使用或揭露營業秘密，例如禁止員工影印公司的機密資料，而依據不可避免揭露原則，法 院能夠禁止員工任職於競爭對手公司，涉及對員工工作流動性的限制，See Aaron, supra note 94, at 1203-1204。

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原則與實質不當使用或其他潛在不當使用具有顯著差異。不同於實質不當使用或 其他潛在不當使用需具備不當使用的意圖（intent），不可避免揭露原則不須證 明員工具有不當使用營業秘密的意圖¹¹⁴，認定標準是以不當使用營業秘密的可能 性（probability）¹¹⁵，或者說員工未來保密的可能性¹¹⁶，取代員工對營業秘密不 當使用的意圖。可能性是一個較寬鬆的標準，只需要證明有可能發生，是一種假 設、預想員工將來會揭露營業秘密¹¹⁷，法院在適用可能性採用兩個標準：高度可 能性(high degree of probaililty) 和實質可能性(substantial likelihood)，高度可能性 較實質可能性來得嚴格¹¹⁸。然而，不論是高度可能性或實質可能性，可能性的認 定皆取決於事實的認定，因為單純憑藉法律很難去判定未來還沒發生的事情¹¹⁹。

參、定義和考量要素

一、定義

不可避免揭露原則係指就算員工擁有非常良善的意圖(best intent)，都難以期 待他能夠在腦海中區別記憶他從前雇主習得的知識和經驗，因此，當員工到競爭 對手公司從事相同或近似的工作時，員工將會不可避免地揭露前雇主的營業秘密

114 QUINTO,SINGER,supra note 20,at57. 不可避免揭露原則不須具備意圖的主觀要件，實際上可 以分類為實際不當使用和潛在不當使用之外的第三種不當使用態樣，See Lee, supra note 100, at 17。

115 Melissa M. Stewart, Comment: Minnesota And The Inevitable Disclosure Doctrine: Finding A Solution Amidst The Confusion, 33 HAMLINE L. REV. 649, 685-686, 689 (2010).

116 Michael B. Carlinsky, Lara M. Krieger, Protecting Trade Secrets: Using ‘Inevitable Misappropriation’ And The Exit Interview, 71-FEB N.Y. ST. B.J. 29, 31 (1999).

117 Burton, Johnson, Burton, supra note 109, at 549.

118 Eleanore R. Godfrey, Inevitable Disclosure Of Trade Secrets: Employee Mobility V. Employer's Rights, 3 J. HIGH TECH. L. 161, 161 (2004).

119 Carlinsky, Krieger, supra note 116, at 34. 這也是個案是否適用不可避免揭露原則更加難以預 測的原因，See William Lynch Schaller, Trade Secret Inevitable Disclosure: Substantive, Procedural &

Practical Implications Of An Evolving Doctrine (Part I) Continued Next Month, 86 J. PAT. &

TRADEMARK OFF. SOC'Y 336, 336 (2004)。

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120。不可避免揭露原則係由 PepsiCo v. Redmond 案建立起明確的標準¹²¹，原告必 須具體地證明員工為什麼會不可避免地揭露營業秘密¹²²，包括員工曾於任職期間 接觸到雇主的營業秘密，以及員工離職後到雇主的競爭對手工作，其在前後雇主 的職責近似，致使員工的新工作必須仰賴前雇主的營業秘密¹²³。

二、考量要素

以下將不可避免揭露原則分就五個考量要素：兩間公司的競爭程度、營業秘 密之認定、員工職務的近似程度、違反誠信的行為和與保密協議、競業禁止條款 的關係，分別討論之。

（一）兩間公司的競爭程度

不可避免揭露原則的定義就是前、後雇主必須為競爭對手，如果兩間公司並 非競爭關係，則無不可避免揭露原則的適用¹²⁴，在前、後雇主有直接競爭關係 (direct competition)時，尤其在對員工的競爭非常激烈的情形下，法院較可能認定 不可避免揭露原則¹²⁵，意即對於後雇主來說，藉由雇用該員工能夠獲取前雇主的 營業秘密進而達到競爭上的優勢，前、後雇主立基於該營業秘密而互相競爭¹²⁶。

（二）營業秘密之認定

營業秘密之認定，包括營業秘密存在、員工曾接觸過這些營業秘密以及營業

120 Burton, Johnson, Burton, supra note 109, at 540.

121 Godfrey, supra note 118.

122 Jonathan O. Harris, Note: The Doctrine Of Inevitable Disclosure: A Proposal To Balance Employer And Employee Interests, 78 WASH. U. L.Q. 325, 343 (2000).

123 Wiesner, supra note 113, at 230.

124 Stewart, supra note 115, at 682-683.

125 Thomas Propson, Livia Babcock, Expecting Inevitable Disclosure, 63-NOV BENCH & B. MINN. 20, 21 (2006).

126 Juliet Ruth Otten, The Inevitable Disclosure Doctrine In Illinois: Is It An Inevitable Mistake?, 2 J.

MARSHALL REV. INTELL. PROP. L. 379, 395 (2003).

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秘密會不可避免地被使用或揭露¹²⁷。首先，在適用不可避免揭露原則之前，必須 先證明為營業秘密、符合營業秘密的要件¹²⁸。關於營業秘密之保護客體，營業秘 密可能是由其公司和員工共同擁有的 know-how，雇主必須要能明確指出針對的 不是員工的普通知識，而是企業所有的營業秘密¹²⁹，並且為競爭對手所不知悉¹³⁰。 不論屬於哪一種營業秘密，如技術性或非技術性營業秘密，只要符合營業秘密的 要件即有適用不可避免揭露原則的可能，並沒有區別對待技術性或非技術性的營 業秘密¹³¹，而負面資訊同樣可以作為禁制令的依據基礎¹³²。主張營業秘密的不當 使用，公司必須合理、具體指出哪些為其欲保護的營業秘密¹³³，並且越能具體指 出受到潛在危險的營業秘密，越能夠認定不可避免揭露原則的適用¹³⁴，並且營業 秘密的價值越大，越能促使法院依據不可避免揭露原則限制員工的工作流動性

135。

其次，如果營業秘密的本質是很容易記憶或是員工每天接觸這些營業秘密長 達數年，則依據營業秘密的性質和員工接觸到營業秘密的情形，適用不可避免揭 露原則的可能性較高¹³⁶。最後，所謂營業秘密會不可避免地被使用或揭露，應與

127 Kevin R. Eberle, Eroding Disfavor Of Non-Competes And The Inevitable Disclosure Doctrine In South Carolina, 20-NOV S.C. LAW. 12, 14 (2008).

128 Stewart, supra note 115, at 682.

129 Carlinsky, Krieger, supra note 116, at 29-30.

130 Harris, supra note 122, at 330.

131 Stewart, supra note 115, at 690.

132 Carlinsky, Krieger, supra note 116, at 30. 然而，有論者認為負面資訊的營業秘密若適用不可避 免揭露原則，由於負面資訊的營業秘密和不可避免揭露原則都存在相當模糊的認定標準，兩者加 乘的效果會致使結果更為不一致，因此主張排除負面資訊的營業秘密適用不可避免揭露原則，將 負面資訊的營業秘密限於受到實際侵害或是員工有意圖不當使用的情形下， See Muccifori, Morgan, supra note 107, at 401-403。

133 Carlinsky, Krieger, supra note 116, at 29.

134 Propson, Babcock, supra note 125, at 21.

135 Otten, supra note 126, at 395.

136 Gregory Porter, Joseph Beauchamp, Feature: The Inevitable Disclosure Doctrine And Its Effect On Employee Mobility, 44-DEC HOUS. LAW. 36, 38 (2006).

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前述兩個要件密切相關，即營業秘密與兩間公司的競爭關係、員工於前後公司的 職務密切相關。

（三）員工職務的近似程度

員工在前、後公司擔任相似的職位和職務是不可避免揭露原則中最主要的要 件¹³⁷，光是證明員工在相同領域、擔任相同工作是不足夠的¹³⁸，並且須要加以考 慮員工新工作需要仰賴其前雇主營業秘密的程度¹³⁹，員工在前、後公司擔任的職 位越相似，員工必須依賴、運用前雇主的營業秘密在其新工作的程度越高，認定 不可避免揭露原則的程度越高¹⁴⁰，如果員工在前、後公司所擔任的工作職位並不 一樣，那麼員工並不會不可避免地揭露營業秘密¹⁴¹。

（四）違反誠信的行為

雖然不可避免揭露原則是立基於員工沒有不好的意圖，甚至員工擁有最良善 的意圖（best intention）也不可避免地會使用或揭露營業秘密，然而，法院會檢 視員工的誠信¹⁴²，判斷員工未來不當使用營業秘密的可能性。員工違反誠信的行 為，例如員工離職前仍參與公司重要的會議或為新公司拉攏生意¹⁴³，或是先前有 不當使用營業秘密的行為，致使產生對員工的不信任，會提升不可避免揭露或使

雖然不可避免揭露原則是立基於員工沒有不好的意圖，甚至員工擁有最良善 的意圖（best intention）也不可避免地會使用或揭露營業秘密，然而，法院會檢 視員工的誠信¹⁴²，判斷員工未來不當使用營業秘密的可能性。員工違反誠信的行 為，例如員工離職前仍參與公司重要的會議或為新公司拉攏生意¹⁴³，或是先前有 不當使用營業秘密的行為，致使產生對員工的不信任，會提升不可避免揭露或使

在文檔中 論營業秘密法之不可避免揭露原則 - 政大學術集成 (頁 30-41)