建立首動者優勢

實務上多由專利權人先發動專利侵權訴訟，如專利權人選在歷史數據（如勝率、時間、

費用、賠償額等）有利於專利權人之法院起訴，應可在訴訟初期創造較大的槓桿作用，包括 對關聯事業夥伴的決策及促成早期的和解。如前所述，專利訴訟的高度不確定因素中，除了 各國法制與實務的差異外，共同的原因還包括：權利請求項的用語該如何解釋定義、訴訟中 是否找到具殺傷力的先前技術、如何評定為均等技術及不具進步性等。當被告在一個不利的 法庭地突然被起訴，有時基於不同考慮，例如維持供應出貨的穩定性，進而放棄冗長的研究 調查上述的防衛武器，而願提早與原告達成和解。此種情形在美國更為普遍，因為原、被告 很少將訴訟目標設定在法院判決出爐，各方均找尋適當的時機終結訴訟。對原告而言，在訴 訟的前階段達成和解，不僅能得到所預期的商業目標，亦可避免訴訟中潛在的不利結果發生。

故對原告的策略擬定而言，在適當的法庭地發動先占攻擊，必須列為重點考量之一。

實務上專利權人時常於訴訟時先對潛在的訴訟對象發送警告信，此目的主要在於經由協 商促成紛爭及早解決。但發送警告信前也應特別留意可能的負面結果，例如收受警告信者可 主動在其偏好的法院提起確認不侵權訴訟，先行鎖定法庭地，使專利權人僅能被動應訴或在

同法庭地提起侵權訴訟。此種情形尤常發生在美國及歐洲。依前述的探討，德國的Düsseldorf 法院常被認為是友善專利權人法院，而英國的London 法院則被認為是不友善專利權人法院，

認定訟爭專利無效的比例偏高。如專利權人以歐洲專利對他人發送警告信，收受警告信者如 先行在London 法院提起確認不侵權訴訟（declaratory judgment of noninfringement），對專利 權人的整體訴訟態勢將可能較為不利。在發送警告信前，專利權人應審慎評估對方的可能回 大戰為例，當 Apple 首波在美國加州北區地方法院對 Samsung 提起侵權訴訟後，Samsung 也立即先後在歐洲（如德國、法國、英國、義大利、西班牙）及亞洲（如韓國及日本）對 Apple 提出專利侵權訴訟。Samsung 顯然藉此來平衡其在美國較弱勢的立場。由於雙方為爭 奪智慧型手機市場霸主，Apple 的訴訟已廣為市場報導及追蹤，Samsung 如能採取適當的反 擊，將有助於安定市場及投資，特別是如其所發動之反擊能先較美國法院作出有利Samsung 的判決，其能產生反制美國訴訟的槓桿作用就愈大。

院專利反制的策略奏效。又例如，Sony 在 2010 年對 LG 在美國銷售的智慧型手機提起專利 訴訟及 ITC 調查，隨後 LG 也在美國對 Sony 的遊戲機 PS3 侵害其藍光專利提出反擊，LG 甚至在歐洲也發動戰火，包括在荷蘭法院取得對 PS3 的訴前禁令。雙方交火導致在全球產 生24 件訴訟，但到 2011 年 8 月雙方達成交互授權的和解。由這些例子顯現以專利作為防禦 性策略的重要性，足以使對手建立首動者優勢的策略失效。

如果被告之一方無法取得上列的槓桿操作，就必須在原告主張的侵權本體戰中進行反制 首動者回擊。其中最常見爭取時間及空間的作法，是向行政機關提起專利無效程序，進而向 法院聲請停止訴訟。如前所述，在臺灣並無如此操作的空間，在中國大陸及德國，訴訟的標 的如是未經過實審的新型專利或設計，法院傾向暫停訴訟的空間較大；如為發明專利，主要 還是看提出的無效證據強度是否足以說服法院裁定停止訴訟。就美國而言，專利法在 2012 年修正後，新增了核准後複審（Post-Grant Review，PGR）及多方複審（Inter Partes Review，

IPR）程序。PGR 程序係於在專利核准後 9 個月內提起，而 IPR 程序係於無法提出 PGR 程 序後（例如，專利核准9 個月後）所提起。其中 IPR 程序之提起人為相關專利訴訟之被控侵 權人時，該 IPR 程序必須於專利訴訟 1 年內提起此 IPR 程序，以避免被控侵權人利用 IPR 程序拖延相關訴訟程序。雖然法院對是否停止訴訟有相關的裁量空間，但由於 IPR 及 PGR 等程序的進行時間不長，法院停止程序的比例已有上升的趨勢，就面對昂貴訴訟費用的中小 企業被告而言，自應納為發動反擊的考量之一。依馮震宇（2014）之研究，雖然在一般訴訟 案件中，停止訴訟的門檻很高，但是在專利爭訟案件中，法院卻出乎意料的願意停止訴訟程 序。根據統計，法院核准被告停止訴訟程序聲請的比例高達73.4%，其中，對於 IPR 程序也 達69.9%，可見法院對新複審程序尊重的態度。而就各法院的態度而言，亦可發現，受理專 利案件越多的法院，越偏向核准被告停止訴訟之申請。其中又以德拉瓦州地方法院（准許 25 件）、加州北區地方法院（准許 18 件）與德州東區地方法院（准許 10 件），即分居核准 停止訴訟請求的前三名，而加州北區地方法院的核准率更高達 83.33%，高居第一。縱使核 准率最低的德州東區地方法院，其核准停止訴訟程序的比例也高達50%。

實際上，並非經濟較弱勢之當事人慣長使用複審程序，由下列統計數據如表4-3 亦可看 出IPR 程序亦同樣為重量級廠商所重視及使用。

表4- 3 USPTO 前十大多方複審程序申請人（截至 2015 年 5 月）

公司 產業 地域 多方複審數量

1 Apple 消費電子 美國 131 2 Samsung Electronic 消費電子 韓國 74 3 Google 互聯網 美國 67 4 Microsoft 軟體/消費電子 美國 60 5 LG Electronic 消費電子 韓國 46 6 TRW Automative 汽車 美國 39 7 Gillette 健康及美容 美國 35 8 Ford Motor 汽車 美國 34 9 Oracle 軟體 美國 33 10 Toyota 汽車 美國 32

資料來源：IAM 知識財產資產管理（2015 年 9 月）

PGR 及 IPR 程序由行政法官（administrative judges）所組成之專利審判及上訴委員會

（Patent Trial and Appeal Board，PTAB）審理，亦具有訴訟性質之程序。在 PGR 或 IPR 程 序提起後，PTAB 會給予專利權人針對申請人之論點表達意見之機會。一般而言，專利權人 可於3 個月內準備初步回應（preliminary response）予 PTAB 參考。PTAB 會在收到專利權 人之初步回應後（或給定之3 個月回應期間到期後）的 3 個月內，作出是否立案的判斷。PTAB 判斷PGR 程序是否立案的標準為“有可能至少一個申請專利範圍無效（more likely than not that at least one claim is unpatentable）”或是“對於其他專利或專利申請案而言係重要之新的 法律問題（a novel or unsettled legal question that is important to other patents or patent applications）”。不同於 PGR 程序，PTAB 判斷 IPR 程序是否立案的標準準則為“訴願提起 人具有合理之可能性成功地挑戰至少一個申請專利範圍之專利性（reasonable likelihood that petitioner would prevail with respect to at least one claim）”。在做出立案決定的同時，PTAB 會發布相關時程命令（scheduling order）以於 12 個月內結案並作出終局書面決定（若有適 當理由，則可延展多至6 個月）。

在 PGR 或 IPR 程序中，PTAB 對於專利有效性的舉證責任標準為優勢證據（a preponderance of the evidence）標準。意即，只要當事人對於專利有效性的主張所提供的證 據，足以讓審理者形成認為有大於 50%的機率該當事人之主張成立的心證，審理者即可判 決該當事人勝訴。而在聯邦地方法院的專利訴訟中，對於挑戰專利有效性的舉證責任標準則 是較高的清楚且具有說服力的證據（clear and convincing evidence）。因此，若就舉證責任的 角度而言，被控專利侵權人有較高的機會在PGR 或 IPR 程序中成功挑戰專利有效性。此對 被告或潛在被告而言，利用PGR 或 IPR 程序作為專利爭端解決對策，在美國已愈形重要。

綜言之，（1）對於被告而言，如將戰線主軸置於 PGR 或 IPR 程序，並使訴訟程序暫停，自 較為經濟；（2）專利權人於收到申請書 3 個月準備初步回應（包括是否回應及如何更正請求 項），以說服PTAB 拒絕成案，顯具有時間急迫的壓力；（3）在 PGR 或 IPR 程序中挑戰專利 有效性似較訴訟中容易（但應注意IPR 程序必須於專利訴訟送達後一年內為之）。然而無論 如何，挑戰專利效力仍必須建立在足以使訟爭專利無效或限縮的證據強度，除被告自行收集 調查證據外，此產業亦有專門之無效調查公司，可提供檢索調查服務。

除美國的情形外，可再以日商日亞化（Nichia）與臺灣 LED 大廠億光多年的專利紛爭 為例說明。日亞化於2005 年在臺灣起訴億光侵害其新式樣專利（現稱設計專利），第一審及 第二審均判決億光侵權並應賠償新台幣8,000 萬，經億光上訴並主攻專利無效，最後經最高 法院發回後由智財法院於 2010 年判決專利無效，並再經最高法院維持確定。其後從 2011 年日亞化陸續在日本、美國、德國及中國大陸等地對億光提出專利侵權訴訟，迄今仍未停歇

（最近一件於2016 年 3 月在北京知識產權法院提起）。觀察億光的歷次回應，雖有零星的主 動回擊外，大多的回應策略仍在本訴中提出各項防禦主張（包含專利無效等），甚少以億光 自有的專利組合反制日亞化。本研究中多次提到專利策略中的防禦性策略，即焦點企業建立 可以挾持競爭對手的專利組合，一旦焦點企業被競爭對手的專利組合鎖定時，可以產生相互 挾持並快速和解的槓桿作用。在日亞化與億光多年的專利纏訟中，顯現出日亞化不斷提出專 利侵權訴訟，而億光卻無有效的對策使雙方的惡戰停止。此案例可讓臺灣企業醒思回到最上 層專利策略制定與執行的重要性。