美國

一、專利保護執行的體制結構

依美國憲法專利侵權訴訟案件由聯邦地方法院管轄，美國各地現有94 個聯邦地方法院。

一般管轄原則為被告住所地或侵權行為地，由於管轄認定實務寛鬆，專利訴訟極易在各聯邦 地院建立轄區，故法庭地的選擇為在美國進行專利訴訟的重要考量因素之一。聯邦地方法院 中受理專利訴訟較多的法院包括 Eastern District of Texas、District of Delaware、Northern District of California、Central District of California、Northern District of Illinois、Southern District of New York、Southern District of Florida、Eastern District of Michigan、Middle District of Florida 等。以2015 年的統計為例，前述德州東區地方法院在 2015 年即受理 2,540 件專利訴訟，占 全國各地方法院總量的43.7%，超過排名第二至第五，法院受理總量如圖 3-5。

圖3-5 美國 2015 受理專利訴訟法院比較 資料來源：Lex Machina 2015 End-of-Year Trends

各地方法院判決之上訴程序則由聯邦巡迴上訴法院（Court of Appeals for the Federal Circuit；簡稱 CAFC）專屬管轄。此外，美國聯邦貿易委員會（The International Trade Commission；簡稱 ITC）亦得受理、調查及裁定侵權物品禁止進口至美國。又被告之一方於

專利訴訟提出專利無效抗辯時，法院應就此爭點自為審理，如認定訟爭專利具有無效原因，

法院即可據以駁回原告之訴。除此之外，美國專利商標局（United State Patent and Trademark Office；簡稱 USPTO）亦提供可挑戰專利效力的專利複審制度。ITC 調查與專利複審性質上 均屬於行政程序，其救濟程序依順為 CAFC 及最高法院。故在美國處理專利侵權的體制結 構如圖3-6 所示：

圖3-6 美國專利侵權司法及行政系統 資料來源：Global IP Project （2014 data）

二、起訴的容易性

在美國提起專利訴訟應先向法院提出一個起訴狀（complaint），但實務上並不要求起訴 狀須詳細描述侵害的事實及證據，僅依照民事訴訟規則第84 條第 18 號表格，簡略敘及：（1）

被告的名稱；（2）主張被侵害的專利號碼；（3）簡述侵害的態樣及（4）訴請判決的請求（claims）

即可。故在美國提起專利訴訟時不必如臺灣實務般的事前充分準備。又原告向法院送出起訴 狀的同時，必須由原告自行將這些文件向被告送達。這點也和臺灣的訴訟不同。在臺灣，起 訴狀送交法院後，由法院執行送達被告，但美國的送達，基本上是由原告執行，並由原告來 向法院陳報送達的結果。依各地方法院之規定，原告可有30 天至 60 天之時間送達訴狀，並 可在此之前撤回起訴，故實務上常見起訴之一方可靈活運用此一程序規定，例如藉此對市場 發布訊息但不正式向被告送達，促使被告儘快洽談和解事宜。不過，前述第18 號表格已在 2015 年 12 月 1 日廢除，起訴的門檻是否就一定趨於嚴格，恐還需要一段時間觀察。

三、證據可得性與方便性

在雙方提出起訴及答辯聲明後，即進到證據開示程序（discovery）。大多數的法院實務，

要求雙方先做一些基本的揭露。這時雙方就要先提出比較詳細的事實經過以及支持這些事實 的證據；例如原告希望了解被告公司那些人最熟悉侵權經過，以便將來要求要錄取這些人的 口供。證據開示程序基本上是由雙方的律師在主導，法院的角色介入，僅在於管理程序的完 成時間，以及如果有一方不配合時，經由另一方聲請後介入調查及處理。

常見之證據開示方法包括：（1）問題回答（Interrogatory）：（2）文書提出（Document Request ）、（ 3 ） 錄 取 證 人 口 供 （ Deposition ）、（ 4 ） 檢 視 非 文 書 證 據 （ Inspection of non-documentary evidence）、及（5）要求承認（Admission Request）等：

Interrogatory

所謂interrogatory 是指一方設計出一書面的問題要求對方回答，而對方必須在規定的期 限內誠實的來回答這些書面問題。書面問卷的用途非常廣，它主要可以讓一方清楚對方握有 的相關訊息以及對方的立場。例如，問卷中要求被告揭露出實際負責的人員明細及生產的地 點；或如被告認為原告專利無效，所持的理由為何。而被告也可提出書面問卷要求原告回答，

例如原告是主張被告的那一產品侵害其專利的那一個claim；以及原告為什麼認為構成侵權。

關於這種書面詢答的次數是有限制的，視法院的決定。如果總次數還沒超過，一方就可以根 據對方的回答再設計問卷，要求再回答。

Document request

所謂document request 是指一方要求對方提出其手中所持有的文件。這裡的文件指的是 最廣義的，包括任何有形的資料。就原告方面，它會希望被告能提出詳細的生產製造涉嫌侵 權物品的文件，以便進一步證明侵害的事實；當然它也會要求被告提出所有的銷售客戶名單、

銷售單據、財務報表等文件用以計算損害賠償；此外也會要求被告提出任何可能證明被告為 故意侵害的文件（例如內部的會議資料或與客戶或他人的通信），以便可以主張故意侵害三 倍的損害賠償。被告方面，它可要求原告提任何可能影響到專利無效或不能實施的文件；當 然在計算損害賠償上，被告也可參考原告銷售成本及銷售利益，而可以要求原告提出。總之，

在文書提出的要求上，只要和訴訟有關，而且有合理的說明該文書有提出的必要性，對方通

常就有提出的義務。

由於企業常以電子方式儲存文書，電子證據開示（e-discovery）也成為專利訴訟的重要 議題。由於涉及複雜的 IT 技術及執行方式，已造成證據開示程序之數量與負擔增加，不僅 費用高亦欠缺效率。CAFC 諮詢委員會曾於 2011 年 9 月推動關於電子證據開示於專利案件 中之模範命令，現為多數地方法院採用或據此建立各院的模範規則。

Deposition

所謂 Deposition，是指由雙方的律師來安排錄取證人口供。例如原告的一方知悉被告公 司的某某人是涉嫌侵害物品製造的主要執行人，為了能從他的口中問出一些與本案有關的事 實，此時原告的律師就可以和被告的律師安排，與這個人見面，由原告的律師來訊問，並由 證人來回答。反之，被告的律師也可以訊問和原告有關的人員。此外，對第三人，只要和待 證事實有關，就可以安排錄取證人的口供。如果第三人是在美國本地境內，基本上證人是不 能拒絕。如果雙方想取證的證人是在臺灣，錄取口供有幾種方式，一種是證人自願到美國去 配合雙方律師來錄口供；如果證人不拒絕錄口供，但不願到美國去，此時雙方的律師也可以 來臺灣錄取證人的口供，此時只要找一個場所就可以開始作業。

Inspection of non-documentary evidence

在訴訟上使用的證據，有些是無法像文件一般可以由一方提出來交給他方閱覽。例如涉 嫌侵害到裝置專利的物品，有時就有必要到被告裝置存放的地點去檢查或者看它實際的操作 狀況。又涉案的專利如果是方法專利，原告也可能要求到被告的場所去實際了解被告的方法 是如何執行。

Admission requests

這通常是 discovery 方法的最後一步驟。在雙方交換證據到一定程度後，雙方對事實的 部分可能愈來愈清楚，此時為了簡化爭點，雙方就可以設計一些事實問題，要求對方承認，

或者如果不承認，要求對方說明理由。如果一方承認或不回答，那就會被視為真實，另一方 以後就不能再爭執這個事實。

證據開示程序雖有機會大量開挖訴訟所需的證據，但也是訴訟中最耗費時間金錢的程序 之一。因此如何在此程序中兼顧證據發現及節省時間費用，也成為訴訟實務重要的課題。例 如，專利請求項的解釋如成為判斷勝敗與否的重要依據，訴訟當事人可考慮先進行與此有關 的部分證據開示程序後，即可向法院聲請下述之馬克曼聽證（Markman Hearing），由法院就 爭議的請求項進行解釋，並視結果進行可能的和解及佈局，而可免除全面性的證據開示。

四、訴訟流程與時間

美國專利訴訟之一般流程如圖3-7 所示：

圖3-7 美國專利訴訟流程

資料來源：Irfan Lateef & Marko Zoretic （2010）, the U.S. Patent Litigation Process

馬克曼聽證（Markman Hearing）

最高法院在1996 年 Markman v. Westview Instruments, Inc.一案中指出，權利請求項的解 釋是地方法院法官應處理的法律問題，而非由陪審團認定的事實問題。此後馬克曼聽證成為 地方法院法官用於解釋專利權範圍（claim construction）的程序。加州北區地方法院在 2001 年首先制定對權利請求項解釋有關的時間、流程、限制及當事人的義務等規則，後為其他地 方法院所跟進。在此程序中，由兩造就有爭執的用語提出各自的解釋及依據，在特定庭期中 進行辯論或由專家陳述意見，之後再由法官就有爭議的用語裁決該用語文義應如何解釋。由

於權利請求項的用語如何解釋，常成為專利是否有效或侵權是否成立的關鍵，故此程序結束 後，訴訟當事人即可更明確評估各自在訴訟中的勝敗機率，進而可能加速和解的促成，或據 此向法院聲請簡易判決。有關專利請求項解釋之重要性，可參見本研究附錄一所舉之實際案 例說明。

簡易判決（Summary Judgment）與陪審團審判（Jury Trial）

在證據開示結束後及進入審判階段前，如案件沒有重要事實爭議，當事人之一方可向法 院聲請由法官就法律問題進行判決。聲請簡易判決可節省進入審判階段的時間與費用。專利 權人於起訴時愈來愈偏好由陪審團審判，當案件進入審判階段，將由六個被挑選出的平民組 成陪審團審決事實問題，如專利是否無效、侵權是否成立及損害額多寡等。考量由陪審團審 判的主要原因之一在於平民非職業法官，較易受律師表演的影響。

綜言之，美國的專利訴訟流程相對較為複雜及耗時。依 PricewaterhouseCoopers（PwC）

綜言之，美國的專利訴訟流程相對較為複雜及耗時。依 PricewaterhouseCoopers（PwC）