擬定訴訟策略的考量因素

如前所述，專利訴訟的目的在於協助企業達成最佳的商業成果。最典型的商業成果為在 最短的時間內禁止競爭對手在市場從事相同或類似的競爭行為，以及自競爭對手取得高額之 賠償或授權金。達成此商業成果前自應審慎評估投入專利訴訟之績效，及擬定訴訟策略。本 節試分析擬定訴訟策略時應考量之相關因素如下：

一、主場優勢（Home Court Advantage）

NBA 籃賽熱衷談論主場優勢，專利訴訟亦有相類似的情境，即在訴訟雙方的一方母國 所在地進行專利訴訟，是否對母國所在地的一方較為有利。如結論為是，企業選擇專利訴訟 時，應優先考慮在其母國所在地之法院進行，以增訴訟優勢。基本而言，在企業自己所在的 法院進行訴訟，不論金錢及時間的耗費、證據的收集及使用，均較為便利。同時，法院為訴 訟判斷時無可避免帶有法官的主觀評價，當訴訟當事人雙方分別為本國人及外國人時，實務 上的刻版印象常認為法院可能對本國人較為優惠，尤其本國企業具有較佳的企業形象時。由 美國企業發動的專利訴訟，除非有其他特殊的考量，多數可見仍以在美國本地進行為主，其 他外國企業亦多有偏好選在母國所在地法院訴訟。然而，在臺灣及中國大陸近年來外國人專 利訴訟勝率反高於本國人，且二地訴訟成本並不高，故外國企業於評量在此地訴訟時，似可 不必過於擔心傳統上對外國法院的刻版印象。

但以美國而言，卻又是不同的場景。美國的專利訴訟多數由陪審團判決，而陪審團為法 院當地的一般平民選出，較難期待在地陪審員如職業法官的公正無私。當Apple 與 Samsung 從 2011 年開始進行專利大戰時，Apple 對 Samsung 的第一件訴訟攻擊即選在其總部所在的

Electronics ED Tex US7,418,131 2013 年 5 月 31 日 NCKU Intel Corp ED Tex US5,636,152

US7,707,032 資料來源：科技政策研究與資訊中心—科技產業資訊室整理（2013）

二、市場規模

專利訴訟另一要考量的因素是專利品及／或侵權品所在地的市場規模。如規模愈大，企 業可獲得的績效可能也就愈大。一來市場規模大即代表專利權人之專利品在該市場具有較高 的商業利益；二來市場規模大即代表企業可能獲得的賠償額較高；三來市場規模代表侵權方 有較大壓力取得和解。如前所述，在中國大陸、美國、及德國每年提出的專利訴訟分居世界 前三名，與該三地的市場規模亦具有相當的關連性。當然，如動態競爭理論分析，競爭性行 動的競爭影響力愈大時，競爭性回應的數目愈多及速度愈快。競爭對手為顧及市場利益，其 可能的反擊力也愈強，故企業考量市場規模決定投入專利訴訟時，必須全面評估利弊得失。

美國向是專利技術商品的最大消費市場，但隨著各區域的消長，此一趨勢也逐漸改變中，例 如金磚四國及歐亞市場。故廠商選定攻擊專利時，都必須根據專利商品的市場特性及各國的 變化，審慎評估觀察其市場規模。

三、製造、進口及出口地

隨著全球化的發展趨勢，商品已具有全球銷售的趨勢，如有專利侵權行為發生，理論上 企業必須在世界各地發動專利訴訟，始能達成各地排除侵權行為的效果。但考量各國的差異 性及訴訟代價，企業往往只選定較重要的地點進行訴訟，並以此作為槓桿，以期得到全球問 題之同步解決。例如，如能透過訴訟先在製造地或出口地制止製造及出口行為，對專利權人 而言，自具有優先考量性。由於製造成本考量，廠商常將生產基地移往成本較低廉之區域或 國家，如中國大陸及東南亞國家，而此區域已成為製造及出口重鎮。然而基礎建設不成熟的 國家，常伴隨司法及行政可信賴度及執行成效性等問題，如考量侵權物品製造地及出口地因 素而在區域進行訴訟時，仍應再進一步評估在地差異化因素。

四、執行成效性

進入訴訟階段應是本於客觀的事實與證據，由法院公正無私的判斷，使訴訟參與者能合 理預期訴訟可能的發展與結果。然而存在於各國的差異性，此一各國司法公信力及可信賴度 因素亦應加以評量，以避免不確定性。通常已開發國家的訴訟制度較具有相對的穩定性，開 發中國家中則可能外顯各種不同層次的問題。通常判決資訊愈公開的地方，愈容易評估該地 法院的各個檢測項度。以中國大陸為例，普遍西方國家認為其對智慧財產權保護不力、且資

訊不透明、且人為干預嚴重。但經前述統計，專利權人在專利訴訟的勝率高，外國人在中國 大陸的專利訴訟勝訴率更高於本國專利權人，此數據對評估在中國大陸進行專利訴訟應有正 面助益。依曹京濤等（2016）就 2013 年至 2015 年跨國公司在中國大陸專利侵權訴訟審結案 件分析報告，外國人選擇第一審起訴法院的排名如圖4-2（多集中於沿海及一線大城市）：

圖4-2 2013-2015 中國大陸第一審法院審決外國人訴訟排名

資料來源：曹京濤等，跨國公司在中國專利侵權訴訟審結案件分析報告（2013-2015 年）

原因不外為上述法院大多位於經濟發展之城市，法官除較具專業知識外，也經常有機會 與世界接軌及交流，且自主性高而不易受影響等。又如前所述，美國為全球專利訴訟的重要 戰場。而現今在美國提出專利訴訟時，原告普遍在起訴中要求jury trial（即由陪審團審判）。

如訴訟雙方中一方為外國企業，另一方為美國企業時，外國企業之一方常擔心陪審團有偏頗 美國企業之虞。當訴訟在美國進行為無可避免時，此種疑慮常使外國企業的訴訟策略朝向避 免讓訴訟走到陪審團審判階段，而是在此之前經由和解或簡易判決讓訴訟落幕。

五、可獲得的救濟

在各國進行專利訴訟能得到那些救濟補償，一定是訴訟必須考量的因素。當然，能得到 何種補償一方面需衡量各種因素，如雙方競爭的態勢及市場規模、侵權產品製造及銷售程度、

專利有效期的長短、侵權方迴避設計的能力與速度等。另一方面即需評量在各國預期可得到 的填補。

各國可得的救濟內容大致有永久禁制令（permanent injunction）、訴前禁制令（preliminary injunction）及金錢賠償（damages）三項。就取得永久禁制令而言，除美國有少部分例外，

多數國家於判決專利權人勝訴時必然核發永久禁制令，即禁止被告不得再從事相關侵權行為。

在美國較特殊的現象是由NPE 訴訟。NPE 是 Non-Practicing Entity 一詞的縮寫，泛指本身不 實施專利發明的專利所有權人，許多大學院校、致力尖端技術研發的企業，因為沒有直接投 入專利發明的生產應用，其實也可稱之為 NPE，但一般所說 NPE，常是指積極興訟以取得 賠償為主要目的公司或個人（Patent Troll）。美國最高法院在 eBay 一案後對於是否核發永久 禁制令定出四個標準：（1）原告遭遇不可回復的損害；（2）法律規定的賠償並不足夠；（3） 容易，但亦有一定難度。相較前述三地，德國相對獲准程度較高。依Elmer 等（2014）指出，

除德國外，在歐洲另一個被考慮取得訴前禁制令的國家為荷蘭，因為該國可在很短的時間內

（6-12 周）取得訴前禁制令，且核准率高（2006-2011 核准率為 42%），亦不必提供擔保金。

除此之外，鹿特丹為貨物進入歐洲的重要轉運站，具有歐洲訴訟上的戰略地位。在 Apple 與 Samsung 的專利大戰中，Apple 於 2011 年 8 月順利向荷蘭法院取得訴前禁制令，禁止 Samsung 的 Galaxy S, Galaxy S II and Ace smartphones 在歐盟境內銷售，即其適例。

取得損害賠償額之多寡常與各國賠償制度及侵權品／方法的製造銷售程度有關。考量的

均可在相當比例範圍（法定標準）內向敗訴之一方求償。

特別值得注意的是，以合理權利金標準計算損害賠償常為各國法院採用之方式。雖然評 估方式各國略有不同，企業於評估時可先大略參考專利授權實務常被提出的一個 rule of thumb 即「25%法則」，即以利潤的 25%作為權利金比率。例如，某專利物品的銷售利潤率 為20%，則權利金比率可設定為 5%（20% x 25% = 5%）。當然，各產業各有不同之運作實 務，除 25%法則外，應再參考產業內權利金收取實務。不論依何種方式計算損害賠償，實 務經常面臨訟爭專利部分只占涉訟侵權標的整體之一部分，或涉訟專利部分與非專利部分雖 實質上分離，但專利權人或專利侵害者卻將二者併隨銷售。此時於計算損害賠償時，究應以 何種之價值為計算基礎，常為訴訟爭點之一。大體而言，各國大多採取整體市場價值法則

（entire market value rule）之計算方式。例如，如眾周知，微軟公司（Microsoft Corp.）於出 售其視窗作業系統（Window Operating System）時，通常係採與其他軟體（如 IE 瀏覽器）

包裹銷售之策略。當 IE 瀏覽器某一小部分侵害他人專利權，此時損害賠償額將因採取之計 算基礎（整體視窗作業系統價值、IE 瀏覽器價值或該侵權部分價值）而大有不同。在 Eolas Technologies Inc. v. Microsoft Corp.一案中，美國聯邦伊利諾州北區地方法院作成賠償判決時，

雖然涉及侵權的部分只有網路瀏覽器外掛嵌入和AJAX 相關技術，但仍採取整體市場價值法 則，以視窗作業系統之整體售價為基礎（每套售價美金 60 元），乘上其總銷售數量

（354,124,000 套），再乘上法院所定的合理權利金比率（每套應給予美金1.47 元之權利金），

判令微軟賠償專利權人約美金5 億 2 千萬元。

判令微軟賠償專利權人約美金5 億 2 千萬元。