法庭地的選取

法庭地選取（Forum Shopping）泛指當數法院就案件同時具有管轄權時，原告偏好選擇 在其中對其最有利的法院起訴。傳統上，全球專利訴訟法庭地選擇的重要考量因素，如前一 節所討論，包括最大市場地或侵權品的製造地等。隨著訴訟全球化及資訊透明化，若干的法 庭地常予人對專利權人友善（plaintiff-friendly）之印象，即便該法庭地與訴訟的牽連因素不 高，仍吸引大量專利權人在該地起訴。故從企業的角度，在何處贏得訴訟勝利或創造有利的 槓桿作用，已成為訴訟的重要策略。以前述成功大學為例，其在2012 年至 2013 年發動的專 利訴訟，全部選在美國德州東區地方法院，而該法庭明顯並非全球商業交易中心或商品製造、

研發或交易重鎮，選在此地提告必定有成功大學的策略思考意涵（有關該地方法院的優勢可 參第二章第二節之介紹）。事實上，多數國家的專利訴訟亦多普遍存在法庭地選擇的活動，

故法庭地選取已成為當代企業管理全球專利訴訟的重要議題之一。而法庭地選取究竟應以何 為根據，本研究試探討整理相關關鍵考量因素如下：

一、訴訟勝率

各法庭地的歷史勝率不必然是個案結果的準確預測指標，熟悉訴訟的人士均知道每件個 案都有其獨特的面相。但勝率資訊對訴訟策略的擬定仍具有參考價值。就提起訴訟的一方，

選擇在原告勝率較高的法庭地，在訴訟結果公布前，會予外界此事件有利於原告的訊息意涵，

這對產業供應鍊的參與者可能產生商業決策的影響（如轉單）。就被告的一方，不利的統計 數據會予被告形成壓力，進而更可能願意在訴訟結果公布前協商和解。

就德國而言，目前12 個地方法院受理民事專利侵權訴訟中最熱門的前三大法院分別為 Düsseldorf、Mannheim 及 Munich 地方法院。其中 Düsseldorf 法院的勝率達到 66%。但德國 與美國不同之處，在於美國法院同時處理侵權及效力爭議，原告勝訴代表其專利效力亦通過 法院的檢驗。由於德國法院不處理無效爭議，前述 66%勝率僅單純判斷是否侵權，如訴訟 案專利在另案被撤銷而導致訴訟案件撤回，將不會列入法院判決原告勝率的總統計件數中。

但在德國的司法實務上，無從統計得知專利侵權訴訟的專利是否均被提起撤銷程序及其結 果。故論者有謂可將專利權人在德國專利法院的無效成功率計入，乘以專利權人在訴訟法院 的勝率，作為專利權人合併勝率的參考指標。

就中國大陸而言，訴訟較集中於經濟發達之長江三角洲地區及一級城市如廣州、上海及 北京等，而原告的發明案平均勝率達到 63%。與德國相同，中國大陸法院於訴訟中不處理 無效爭議，故亦可將專利權人在複審委員會的無效宣告成功率計入，乘以專利權人在訴訟法 院的勝率，作為專利權人合併勝率的參考指標。

就臺灣而言，訴訟多集中於智財法院，專利權人幾無選擇法院的機會，而專利權人在智 財法院的平均勝率較上述美國、德國及中國大陸為低，平均在20%左右。

就美國而言，大多數投入訴訟的企業都不太希望案件進入最終的審判階段，而是希望在 此之前能夠和解或撤回，所以美國訴訟案件雖多，但真正進到審判階段的比率不到 2-3%。

在訴訟歷程中原告的勝算不斷的被檢視驗證，包括證據開示可能揭露對原告專利不利的證 據、權利請求項可能被法院作有利被告的解釋及被告可能聲請簡易判決獲准。管理的意涵在 於，如果雙方在簡易判決前無法達成和解，即代表原告暫時通過前述各項檢測，此時將加強 原告進入審判獲勝的信心。由第三章所述美國判決原告勝率（約有五成），實質上都高於中 國大陸及德國前述的合併勝率。

二、時間 方法院（D. Del.）、加州北區地方法院（N.D. Cal.）與德州東區地方法院（E.D. Tex.），其核 准停止訴訟程序的比例都超過 50%。相較於舊法之多方再審查程序需耗時三年，現行新制

面的核准數據，但普遍認為核准率偏低。相對地，德國與美國具有一定程度的挑戰成功可能 性。但即便核准，法院通常要求聲請人提供相當的擔保金，以填補被告將來可能的損失。

三、費用

訴訟投入之成本如與預期可得之報酬不相當，專利權人通常無誘因發動訴訟戰爭。故擬 定訴訟策略及選擇法庭地時，費用亦為重要考量因素。訴訟投入之費用主要考量四個面相：

（1）發動訴訟時之花費：（2）被告發動挑戰專利效力所生費用；（3）敗訴時應負擔對方的 費用；及（4）其他方面的損失。

依前章各國之介紹可知，訴訟費用花費最高額之地區為美國，全程訴訟費用平均超過 300 萬美元。然而在美國的訴訟策略規畫時，不必然一定先編列如此預算，而可分階段，並 視訴訟策略目標而定。通常美國訴訟程序花費最多的主要在證據開示及最後階段審判程序。

在美國訴訟的統計上，起訴案件進到最終審判階段的比例不過 2-3%，這代表絕大多數的案 件在審判前即撤回或和解，故案件規畫初期可至少將審判階段的預算暫停擱置。其次，在全 面性的證據開示程序前，法院可能先完成權利請求項解釋（claim construction）程序（即 Markmann hearing）。在實務上，侵權與否與專利是否無效的判斷，時常取決於法院就權利 範圍中的 term 如何定義及解釋。一旦法院做出解釋，常有助訴訟雙方進一步預測彼此未來 判決的勝算，進而考慮可能的和解或撤回，而提前結束訴訟程序。故美國的訴訟費用雖然高 昂，但在實際的運作，都必須務實看待各階段的訴訟發展，進而考慮訴訟預算的編列。此對 國內中小型的企業而言，至為重要，而於評估訴訟策略時，勿因一聽到要花數百萬美元打一 場訴訟而卻步。

再者，如權利請求項解釋程序後仍無法立即終結程序，訴訟雙方亦可在證據開示程序後 聲請簡易判決。蓋簡易判決由法官審決，而不用進入到冗長及昂貴的陪審團審判程序。就原 告的勝率而言，由法官判決的簡易判決，通常低於由陪審團之判決，故簡易判決對被告不論 在花費及勝率上，都較為有利。

此外，被告如就訟爭專利向美國專利商標局提起複審，亦有機會向法院聲請停止訴訟程 序。如複審成功，自可避免掉高額的訴訟費用。雖複審程序的費用亦不低（較高的聲請程序 費用及律師費；一般可編列10 萬美金預算），相較於動輒數百萬之訴訟費用，該金額仍值得 考慮投入。

四、賠償額

前一節中已就可得的填補中介紹金錢賠償。此處應再強調者，專利權人衡量賠償額時應 從二個角度思考。（1）至法院判決時為止可能獲得的賠償金。（2）當被告被禁止侵權時，專 利權人在未來可得到的利益。例如法院判令被告應賠償500 萬元，而被告不得再銷售與專利 權人類似的競爭產品，使專利權人在專利到期時多增了500 萬的銷售純益，此時專利權人因 訴訟而得到的實質填補金額應為1,000 萬元。相對地，專利權人如因敗訴時，固無法獲得任 何賠償額。除此之外，專利權人亦因思考，如專利權人已就專利授權他人而取得權利金，當 訴訟中該授權專利被宣告無效或撤銷時，專利權人原已固定收取的權利金將因專利無效而不 得再收取，此部分的可能損失，亦必須為專利權人發動專利訴訟時所思及。

訴訟能取得多少的賠償金，在訴訟前實不易準確估計，而必須在訴訟過程中資訊逐步明 朗後才有較清楚的輪廓。故訴訟實務上，排除競爭對手製造銷售競爭產品可得到的利益通常 會較實際可能得到的賠償額優先考慮。其次，即便經由法院判決賠償，亦不保證一定能實際 拿到金額。在愈成熟發展的國家中，如美國及德國，此方面較不成問題。但在較不成熟國家，

此方面即須事前慎重評估，必要時應實施訴前保全措施，以確保賠償判決得以實現。

五、預期價值評估

第二章文獻探討時提及訴訟預期價值之下列早期評估工具：

EV（Expected Value）=Win Rate * （A+B+C） - Lose Rate * （D + E） - F

Win Rate＝預期原告於該法院的勝率；法院不處理專利效力之場合，勝率可只單計法 院的勝率，或計算法院勝率×專利權人無效程序勝率的合併勝率

A＝預期法院判令至訴訟終結時之賠償金額

B＝預期法院判決以後可得之利益，例如被告的競爭產品從市場消失，或被告繼續行銷 侵權品但付予專利權人權利金

C＝預期勝訴可從被告得到訴訟費用的補償（如裁判費、律師費等）

D＝預期從其他被授權人所失去之權利金所得（例如專利被認定無效後，其原已自其他 被授權人處收取之權利金將不再收取）

E＝預期賠償對方因訴訟之花費

F＝預期投入訴訟之花費（含直接及間接成本）

各國對上列各參數各有不同的計算評價，當企業考慮於某一國某一法庭提起專利訴訟，

即可依據上述公式填入不同參數，以得出參考的預期價值。相較於訴訟律師，企業經營層較 希望根據客觀數據進行決策，此一計算公式提供數值化的預估價值，應具有初期的參考價值。

但每一件專利訴訟各有其非常獨特的面向，企業亦可視其需要而加以調整。例如，企業認為

（1）其專利為從無到有的創新發明（pioneer invention），而非根據前人發明進行之改良發明；

（1）其專利為從無到有的創新發明（pioneer invention），而非根據前人發明進行之改良發明；