第五章 結論與建議
第二節 建議
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第二節 建議
對於可能於美國進行 AIA 複審程序之臺灣企業，本文建議企業與有 AIA 複 審程序經驗之專業律師合作，因 AIA 複審程序與美國專利訴訟有所不同，不論 係程序流程之進行，與 PTAB 法官合議庭之溝通協調與電話會議討論等皆以有實 際 AIA 複審程序經驗之律師為佳。而許多尋求 AIA 複審程序之企業可能另有專 利訴訟在身，企業此時可考慮讓專利訴訟之法律團隊與 AIA 複審程序之法律團 隊合作，使訴訟團隊能將 AIA 複審程序之助益及相關主張列入未來策略訴訟中，
並由 AIA 複審程序之法律團隊專門處理複審程序專利有效性之爭執。之所以強 調 AIA 複審需有其專業團隊，原因在於複審程序之開啟及 PTAB 所注重之項目 與地方法院有所不同，PTAB 對於申請專利範圍之解釋方式亦與地方法院專利訴 訟有其差異，而證據發現程序在 AIA 複審程序之運用及限制更是與專利訴訟大 不相同。是 AIA 複審程序中當事人資訊揭露義務之項目、有限證據發現之實踐，
例如如何與對造商談證據發現之範圍，如何提出符合 PTAB 標準之「額外證據發 現」申請等，皆以有 AIA 複審程序實務經驗之律師團隊協助處理較為妥適。
壹、 專利權人參與複審程序之建議事項
一、審慎面對、盡早出擊
而企業於 AIA 複審程序之準備上，企業於程序中所立地位之不同亦影響之 其程序準備之方向。是企業若於複審程序中立於專利權人之地位，則一旦收受複 審程序申請人送達之複審程序申請文件，專利權人即應立即為複審程序進行準備，
首先得於專利權人初步回應期間內質疑該專利並無開啟複審程序之必要，同時此 階段亦可質疑對造未能完整標列所有實質利益關係人(real-party-in-interest)或關 係人(privity)，畢竟實質利益關係人挑戰若能成功，PTAB 便會直接駁回複審程序 申請，毋庸開啟複審程序。若專利確實進入複審程序，專利權人應按相關規定揭 露其報告或證詞中引用之文件、對對造證人交互詰問之文件，以及與其複審程序 有不一致陳述情形之書面事證，若希望向對造進行「額外證據發現」，專利權人 應於其得進行證據發現之期間內，適時提出主張基礎足夠，請求標的明確且限縮 至與複審申請專利範圍直接相關之非公開資訊之請求，滿足這些要件之額外證據
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發現申請，始有較高機會取得 PTAB 之授權。並且專利權人應注意若複審案件涉 及專利非顯而易見性之爭議時，專利權人得提出非顯而易見性之輔助判斷因素作 為其專利有效主張之支撐，惟請求向對造進行額外證據發現之標的上，專利權人 自身亦應提出足夠之證據，證明專利物之技術特徵確實落於申請專利範圍當中，
並證明該輔助判斷因素與額外證據發現標的之關聯性，如此方屬較為完整之申請，
而有機會獲得 PTAB 授權進行額外證據發現，取得其所需之資訊。
二、提早規劃證據發現請求內容並適時提出
除請求內容合理與否外，若當事人額外證據發現申請之提出時間有所延遲，
即使請求內容並無不當，PTAB 仍可能逕行駁回該證據發現申請。許多案例中皆 可發現 PTAB 經常駁回證據發現期間截止幾天前或甚至前幾周始提出之額外證 據發現申請，可見其對證據發現能否於如期完成，使否可能拖延整個複審程序之 把關相當嚴格。既然 PTAB 對複審程序各階段進行時間之管理嚴謹，當事人必須 盡早開始準備額外證據發現之申請，將行政文書來往之時間、商討請求內容所需 之時間、與 PTAB 敲定與進行電話會議之時間、以及受 PTAB 初步同意後擬出正 確額外申請文件之時間等皆納入計畫考量中。故有意請求額外證據發現者，應於 得為證據發現期間開始便展開申請準備方為上策。
專利權人對於複審程序之案件應格外謹慎，不論係複審程序之各項期限或應 提出之文書種類皆應適時提出，畢竟 PTAB 程序於時間性之管理相當嚴格，若因 錯過期限而無法成功主張某些論點，專利權人可能因此於複審程序中敗訴，其申 請專利範圍將被 USPTO 撤銷，影響非同小可。
貳、 複審程序申請人運用複審程序之建議事項
一、格守複審申請必備事項，深度研究標的專利
對於身為複審程序申請人地位之企業，其應於複審程序提起前開始蒐集目標 專利之公開資訊，及其相關之先前技術資訊，而提出複審程序申請時，程序申請 人亦應於符合 AIA 相關規定下，揭露其實質利益關係人與關係人，避免因隱匿 實質利益關係人而被 PTAB 駁回其複審程序申請。並且，程序申請人應注意各複
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審程序之提起條件，與主張事由之限制，於 IPR 案件中複審程序申請人須達到「至 少一項申請專利範圍存有專利無效之合理可能(Reasonable likelihood)」門檻，而 PGR 與 CBM 案件中，程序申請人則需達到「至少一項申請專利範圍存有專利無 效之相當可能(More likely than not)」門檻，是 PGR 與 CBM 之開啟門檻雖然較 IPR 為高，但同時其得用以挑戰之專利無效事由亦較為多元。至於程序進行中，
複審程序申請人亦得於需要時，透過申請「額外證據發現」之方式請求 PTAB 授 權，向對方請求特定資訊之揭露與提出。
二、提出內容明確、範圍經嚴密限制之證據發現申請
關於複審程序額外證據發現申請方面，不論專利權人或複審程序申請人皆應 注意，IPR 程序中之證據發現標的限於出具宣誓書證人之證言(deposition of declarants)與「其他為發現正義所必須」(necessary in the interest of justice)之證據，
PGR 與 CBM 程序中證據發現之標的則限於「程序中由當事人一方所提出，與事 實主張直接相關之證據」(Limited to evidence directly related to factual assertions advanced by either party in the proceeding)。於 IPR 案件中開啟「額外證據發現程 序」之門檻為「發現正義所必須」，PGR 與 CBM 案件則為該額外證據發現申請 具「正當理由」，而自本文整理之重點案例中可發現，PTAB 適用 Garmin 案五項 判斷因素檢驗下，符合其標準之額外證據發現申請皆有以下特徵，一為該額外證 據發現申請係適時提出者，非於程序一開始便立即提出，亦無遲延之情形，第二 其申請內容應經嚴密限制(narrowly tailored)，即當事人之用語文字應精確、概念 明確，並且請求標的有所限縮與特定，避免「…相關」、「涉及…」或「…之任何 文件」這類用字遣詞，且其請求標的應為非公開資訊。此外申請「額外證據發現」
時，企業應避免請求資料量過多之情形，於申請中向 PTAB 表明合理估算下對方 可能需花費之時間與其他負擔成本，以及說明此額外證據發現程序不致有延宕複 審程序之疑慮等，皆有助於當事人額外證據發現申請之成功率。並且於複審程序 整體過程中，企業應積極配合 PTAB 所要求之事項，不論係遵守各程序行為之期 限，或提交 PTAB 所要求之資料等。
臺灣企業使用 AIA 複審程序時，若能積極配合 PTAB 之要求，對於複審程 序中各行為之期間有良好掌握，並及早為各程序行為進行準備，便能善用複審程 序帶來之優點，降低專利有效性爭執所負擔之時間與法律成本，迅速處理專利有
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效性之爭議，並得將更多心力投注於企業之技術研發與管理營運，使美國 AIA 複審程序成為協助企業解決問題之有效管道，而非為企業帶來煩惱之訟爭之地。
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PTAB Monitor:Developments in Inter Partes Review Practice, Kaye Scholer
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