第三章 美國專利訴訟之證據發現程序
第一節 美國民事訴訟法「證據發現程序」概念說明
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第三章 美國專利訴訟之證據發現程序
為紓解聯邦法院專利訴訟案件過量，專利訴訟進入審理等待期間漫長，當事 人無法及時獲得專利爭議解決等問題，美國發明法案(AIA)中提出核准後複審程 序(PGR)、多方複審程序(IPR)、涵蓋商業方法專利過度複審程序(CBM)等，兼具 司法與行政性質之專利有效性審理程序。由於複審程序含有訴訟性質，兩造當事 人程序申請人(petitioner)與專利權人(patent owner)需於專利行政法官(patent judge) 組成之合議庭前呈現專利有效性爭議之攻擊與防禦，故 USPTO 於複審程序設計 上參考了美國民事訴訟制度，其中亦包含美國訴訟制度特有之「證據發現程序」
(Discovery)。惟美國民事訴訟之「證據發現程序」非我國企業所熟悉，故本章希 望先就「證據發現程序」中基本證據發現方法之概念、美國專利訴訟中證據發現 程序使用上之特殊情形進行介紹，接著觀察美國發明法案(AIA)下，「強制最初揭 露」(Mandatory disclosure)與「例行證據發現程序」(Routine discovery)之相關規 定，及其如何調整與限縮，進而形成適用於 AIA 複審程序之「有限證據發現程 序」(limited discovery)。
其中美國尚有州法與聯邦法之分，本章關於美國民事訴訟程序之概念說明係 以美國「聯邦民事訴訟程序規則」(Federal Rules of Civil Procedure, FRCP)之規定 為主。
第一節美國民事訴訟法「證據發現程序」概念說明
美國聯邦民事訴訟採當事人對立主義(Adversary system)，當事人負有蒐集證 據、向法官呈現案件法律與事實樣態之責任，而法官主在主持訴訟程序之進行，
確認或駁回當事人之主張。其訴訟之進行主要以一問一答方式為之，由雙方當事 人或其律師提出事證支持其主張，並按民事證據法則，於訴訟中隨時對對造行為 提出異議(objection)，再由法官裁定成立或駁回，讓案件之事實與法律爭論逐漸 於訴訟過程中愈辯愈明60。
故美國民事訴訟程序重在兩造當事人盡力提出證據資料，互為攻擊防禦說服 法院接受其主張，這也讓案件事證資料之蒐集成為訴訟成敗之重要關鍵。因此美
60 楊崇森，美國民事訴訟制度之特色與對我國之啟示，軍法專刊，第 56 卷第 5 期，頁 5。
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國民事訴訟設有審前證據發現程序(pretrial discovery)，讓當事人於案件正式進入 審理前可知悉雙方已掌握之證據資料，此亦有助於當事人評估接下來之法律行動，
例如原告可解此評估其主張得成功主張之可能性61、發覺得提出之其他主張、或 追加其他涉案之當事人為被告等，此外當事人亦得藉已呈現之證據資料，商討進 行和解之可能。
第一項 證據發現程序功能與限制
證據發現之功能 第一款
證據發現程序乃訴訟當事人蒐集或發現事實之程序，其核心功能在於協助訴 訟準備與答辯資訊蒐集，幫助其釐清真正爭執事項，聚焦於該些爭點相關之事證 資料蒐集，並且達到保全證據之作用。透過廣泛調查，當事人得找出可能證人，
詢問案件相關資訊並邀該證人協助作證。
有時因案件需要，當事人須邀請專家證人作成專家證言。同時，當事人之律 師會對對造進行審前證據發現，例如取得潛在證人或甚至對造之證言，調查對造 當事人持有之相關文件、資料等。而證據發現程序亦設有多元之採證方法，透過 多管道之交互運用，發現真正具有價值之證據，此外對於難以舉證而無法成功提 起訴訟者，亦可藉由證據發現程序取得必要證據，使訴訟順利展開。證據發現程 序亦可防止審判期日時對造當事人提出突襲式證據，以免掌握優勢證據之一方以 訴訟技巧干擾法官審判時之理性判斷62，並避免突襲式證據造成對造不及回應而 影響法官對事實真偽之認定。
證據發現之範圍與 2015 修法限制 第二款
過去美國聯邦民事訴訟程序法下，得進行證據發現之範圍相當廣泛，只要證 據法上認可、具「關聯性」(relevancy)之證據，原則上皆得為證據發現請求揭露 之對象，即當事人得請求對任何與其主張或抗辯相關之事項(any matter relevant to
61 楊佩文，美國聯邦民事訴訟程序法有關證據開示程序之研究-以電子化儲存資訊為中心，國立
交通大學，98 年 12 月，頁 8。
62 同前註 60。
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any party’s claim or defense)為證據發現，無需請求法院同意即可為之63。然而因 得進行證據發現之對象範圍過廣，實務界與學界多認為係造成美國民事訴訟證據 發現程序費用過於高昂且冗長費時之主要原因，故 2015 年 12 月 1 日起生效之美 國聯邦民事訴訟法修法案，調整了 Rule 26(b)(1)證據發現範圍之定義，將原本「不 以具證據能力為限，只要合理可認為有助於取得具證據能力證據者皆得進行證據 發現」(relevant information need not be admissible . . . if the discovery appears reasonably calculated to lead to the discovery of admissible evidence)之寬泛範圍，修 正為「除受法院裁定得不揭露者外，當事人得進行證據發現之範圍除不揭露特權 事項外，與本案當事人主張或抗辯相關，且與本件訴訟比例相當之資料請求進行 證據發現」，並應以該爭點之重要性(importance of the issues at stake in the action)、
本案爭議程度(the amount in controversy)、當事人對該相關資訊之接近程度(the parties’ relative access to relevant information)、當事人所握資源(the parties’
resources)、該證據發現對爭議解決之重要性(the importance of the discovery in resolving the issues)以及該證據發現造成之花費與負擔是否超過取得資訊帶來之 益處(whether the burden or expense of the proposed discovery outweighs its likely benefit)等，若經過前述之篩選而通過者，即使不具證據能力者，仍得進行證據 發現(Information within this scope of discovery need not be admissible in evidence to be discoverable)，透過對證據發現之範圍有所限制，以杜證據發現範圍過於寬泛 而遭濫用之問題64。
第二項 最初揭露
依美國聯邦民事訴訟程序法 Fed.R.Civ.P 26(a)(1)(D)，訴訟原則上應自參與訴 訟或收受送達後 30 日內，進行最初揭露(Initial Disclosure)，規定當事人應直接提 供某些資訊與對造。是 Fed.R.Civ.P 26(a)(1)(A)(i)、(ii)中規定最初揭露之對象為：
除 Fed.R.Civ.P 26(a)(1)(B)或其他規定，或經法院裁定者外，當事人不須待對造提
63 Fed.R.Civ.P 26P.26(b)(1).
64 Randy Wu, Summary of December 2015 Amendments to the Federal Rules of Civil Procedure , Orrick, Herrington & Sutcliffe LLP., December 7, 2015 available at
https://www.orrick.com/Events-and-Publications/Pages/Summary-of-December-2015-Amendments-to-the-Federal-Rules-of-Civil-Procedure.aspx (last visited Aug. 23, 2016)
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出證據發現請求，即應向對方當事人揭露:
1. 為最初揭露之當事人得用以支持其主張或作為抗辯之事證資訊，其可能 握有相關事證者之姓名、已知悉之地址以及電話號碼，並與標的資訊一同提出，
但事證資訊目的若僅為專利彈劾(Impeachment)之用，則例外不屬最初揭露之範圍
65 。
2. 依其類型與地點而異，於最初揭露之當事人持有、監督、管理實物情形 下，其得用以支持訴訟主張或作為抗辯之文件、電子儲存資訊、之「複本」(copy) 或「文字敘述」(description)一份。但請求目的若僅為專利彈劾(Impeachment)則 例外不屬最初揭露之範圍66 。
透過「最初揭露」，雙方當事人對於訴訟之基本認知將立於較公平之競爭平 台，接著雙方當事人並得合議提出「共同證據發現計畫」(joint discovery plan)，
供兩造與法院進行最初審前會議(Initial Pretrial Conference)之用67。
第三項 美國民事訴訟證據發現方法之介紹
美國聯邦民事訴訟程序之證據發現方法有下述幾種主要類型，以下分別說明之：
「口頭或書面宣誓證言」
第一款
所謂口頭或書面宣誓證言(deposition upon oral examination or written
question)68係指法院不介入之情形下，當事人(或其律師)令他方或第三人宣誓後加 以訊問，並逐句記錄其證詞之證據發現方法69，屬言詞或書面取證方式之一種。
關於口頭或書面宣誓證言之取得上，因證據發現有促進當事人案件準備及證 據保全之兩大功能，當事人或律師得於審前，以口頭訊問對造當事人或證人。此 外，因美國民事訴訟採集中審理主義，於正式審判期日前法官皆不介入，故審前
65 Fed.R.Civ.P 26(a)(1)(A)(i).
66 Fed.R.Civ.P 26(a)(1)(A)(ii).
67 馮浩庭，美國專利訴訟程序之研究-現況、困境與美國國會之修法回應，智慧財產權月刊 110
期，2008.2，頁 78。
68 Fed.R.Civ.P.27-32.
69 同前註 61，頁 9。
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進行口頭或書面宣誓證言取證時，法官並不會參與70，而是雙方當事人、律師、
證人以及法院速記員等，此與我國民事訴訟準備程序法官一併參與之制度有所不 同。
由於此種取證方法係向證人詢問問題，請其回答，故欲取證之當事人及其律 師得以書面載明訊問(或取證)時間、地點(通常於律師事務所內進行)，請求對造 與證人出席。取證當日，欲進行證據發現之一方律師會對證人提問，對造律師亦 得為交互詰問，所有取證之問答內容將會由法院速記員紀錄，最後將內容輸出為 書面後由證人簽名71。由於取證過程中，欲取得證言資訊之律師多會尖銳發問，
不斷探掘或要求證人詳盡說明，故取證時間往往相當漫長，耗時三、四小時亦不 少見，如此之下製作出來之「證詞筆錄」(deposition transcript)可能多達數百頁。
不過現在證據發現程序亦允許以錄影或其他方式為之。並且考可能因案件較為複 雜，證言取證需多次為之，導致耗費數日甚至數周之久72。
發出「書面詢問單」
第二款
「書面詢問單」(interrogatory)73係透過書面詳列問題，請求他方當事人回答 之證據發現方法，與我國民事訴訟中書狀先行程序之性質並不相同。是兩造當事 人以「書面」方式提問，而對造答覆前須先「宣誓」，經與律師諮詢後再以「書 面」方式回應，為美國民事訴訟制度特色之一。
欲採此種證據發現方法之當事人，得先將書面詢問單送達予對造當事人，惟 此種證據發現方法與前述書面證言差異在於，書面詢問單僅得對當事人為之，不 得向當事人以外之證人提出。對造當事人收受書面詢問單後，除非提出異議，否 則應於宣誓後對各項問題以書面逐一詳盡答覆，不過回應之當事人得與其律師諮 詢後再為答覆，原則上答覆應於 30 日內為之74。若欲對書面詢問單提出異議，
亦應敘明異議理由以代答覆。
書面詢問單主要功能在於了解對方當事人所持有證據之情形，因方法較簡單，
花費較低，故經常於訴訟中使用。惟因對造在答覆前已與其律師討論，其回覆內
70 同前註 60，頁 15。
71 同前註 60，頁 15。
72 同前註 60，頁 15。
73 Fed.R.Civ.P.33.
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