第四章 美國發明法案下之額外證據發現程序
第二節 PTAB 額外證據發現重要裁定之探討與分析
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第二節 PTAB 額外證據發現重要裁定之探討與分析
AIA 實行至今短短幾年間，PTAB 已作出許多關於各類額外證據發現申請准駁之 決定，包含對實質利益關係人(real party-in-interest)、關係人(privity)、構築證據 (underlying evidence)之相關資訊、或當事人意見隱含之資訊，以及涉及輔助判斷 因素之資訊等請求之額外證據發現申請。其中對於實質利益關係人與非顯而易見 性之輔助判斷因素為最常見之額外證據發現申請類型223。
以下將整理幾件 USPTO AIA 資訊網站所列建議程序使用人參考，PTAB 已為之 額外證據發現決定，並從中觀察值得借鏡之處。其中一大重點便是 PTAB 決定是 否同意這些額外證據發現申請時，一再以 Garmin 案五項判斷因素作為衡量基準，
且 PTAB 所同意之額外證據發現申請大都符合前面所述，「及時提出、具足夠事 證基礎(well supported)、清楚、明確限縮於非公開管道可取得之資訊、且該資訊 與複審程序爭點直接相關、該資訊無法自例行證據發現程序取得」等特徵。
第一項 指明「實質利益關係人」
根據程序指南，複審程序申請人應指明所有實質利益關係人，理由有二，一 來讓 PTAB 委員掌握潛在衝突(potential conflicts)，二來確保禁反言規定之適用範 圍224。美國專利法第 312 條與 322 條亦將「指明全部實質利益關係人」列為複 審程序之申請要件之一225。程序指南就「實質利益關係人」與「關係人」差異之 說明，表示所謂「實質利益關係人」係指「有意、希望系爭專利進行複審者」(the party that desires review of the patent )，且其本身極有可能立於複審程序申請人之 地位之人，故實質利益關係人可能為背後促使該複審申請提起者(may be the party or parties at whose behest the petition has been filed)226。至於「關係人」(privity)定 義範圍較廣，指非屬複審程序申請文件中需明示之實質利益關係人，但於複審程 序之進行與事證蒐集有關係者227。
223 Supra note 164, at 22.
224 Id.
225 35 U.S.C. § 312(a)(2) (2012).
226 Office Patent Trial Practice Guide, supra note 2828, at 48759.
227 Id. at 48763.
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此外，指明「實質利益關係人」之重要性在於，請求開啟 IPR 程序時，複審 程序申請人之申請文件除應就欲撤銷申請專利範圍與相關先前技術進行說明，若 申請文件完整論述，卻在實質利益關係人之指明上有疏漏，或申請人刻意不指明 部分實質利益關係人，PTAB 得以此為由拒絕開啟 IPR 程序。
PTAB 對實質利益關係人與關係人之認定主要採個案判斷，不過程序指南仍 能提供一些實質利益關係人認定上之參考，舉例言之，「對 IPR 或 PGR 複審程序 之申請或程序進行有出資、指導、控制權者，即屬實質利益關係人，即便其並非 複審程序申請人之關係人，亦不妨礙實質利益關係人之成立」228。
是複審程序有無開啟必要之初步攻防中，專利權人之抗辯原因經常聚焦於複 審程序申請人之實質利益關係人與關係人部分，專利權人採此策略原因眾多，一 來盡量將實質利益關係人拉入禁反言限制範圍內，二來攻擊這個部分能夠爭取 PTAB 以「複審程序申請人未能完整提交實質利益關係人與關係人資料，不符程 序開啟規定」為由，駁回複審程序申請之機會。以下則透過與「實質利益關係人」
爭議相關，PTAB 同意或駁回其額外證據發現之案例，觀察 PTAB 之實務運作。
一、The Mangrove Partners Master Fund, LTD.v. VirnetX Inc.
The Mangrove Partners Master Fund, LTD
. v.
VirnetX Inc.一案229中 PTAB 以專 利權人 VirnetX 除主張複審程序中使用避險基金之資助外，缺乏進一步之論述與 說明，舉證不足超越「僅為空泛主張可能因此取得有用資訊」之程度，駁回當事 人關於實質利益關係人部分之額外證據發現申請。本決定作成前，PTAB 於前次 程序文件往來中授權專利權人 VirnetX 提出關於訴外人是否屬於複審程序申請 人之實質利益關係人相關之額外證據發現申請，同時 PTAB 亦同意複審程序申請 人得就疑義部分提出異議230。於其額外證據發現申請中，專利權人主張訴外人 Nathaniel August 為複審程 序申請人 Mangrove Partners 避險基金之董事長(president)與最大股權持有人 (majority owner)，且該避險基金對複審程序申請人之投資有「完全控制之影響力」
(complete discretion to control )。但 PTAB 認為即使事實如此，專利權人提出之證
228 Id. at 48760.
229 The Mangrove Partners Master Fund, LTD. v. VirnetX Inc., IPR2015-01046, Paper 25( Dec.21, 2015)
230 Id. at 2.
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據尚不足證明其所稱完全控制或指導提起複審程序之情形。雖然專利權人提出之 申請登記投資投顧之相關文件、並引用 Mangrove Partenrs 為該避險基金提供全 權投資業務(provides investment management services on a discretionary basis to the Funds)之證據，且 Mangrove Partenrs 全權處理各避險基金之資產(Mangrove has discretionary authority to manage the assets of each Fund)231。
惟 PTAB 認為這些文件皆未包含或甚至碰觸到本次複審案件之提起與進行，
無法證明該些金額與基金之投入係為本次複審案件所用，亦未能指出那些投資人 在本次複審案件之準備或提出上係具控制力之人。在認為這些證據不足以說服 PTAB 當透過此項額外證據發現能因而取得有益本案之有用資訊之情形下，駁回 專利權人之申請。PTAB 並指出專利權人對「實質利益關係人」之解釋並不正確，
反而不當地將所有投資企業會基金之主要(或相對少數)股東全納入「實質利益關 係人」之範圍，與法條要求臚列「實質利益關係人」之目的不符232。
二、RPX Corporation v. Applications in Internet Time, LLC
RPX Corporation v. Applications in Internet Time 一案233中，專利權人
Applications in Internet Time(以下簡稱 AIT)主張其所提出之額外證據發現申請符 合 Garmin 案第一項判斷因素之檢驗。PTAB 亦肯認 AIT 提出之下述事實具有說 服力。
案中專利權人所請求進行額外證據發現之證據係關於複審程序申請人 RPX 之商業模式，而 RPX 之商業模式顯示出其為訴外第三人之代理人(agent)或受委 託人(proxy)，因 RPX 為其客戶企業法務團隊之延伸(serves as an extension of the client’s in-house legal team)且其提供之專利風險管理業務中，其中之一項便是於 客戶被控專利侵權時，代理客戶處理部分侵權責任事宜，包含挑戰或嘗試撤銷可 能用以控告其客戶之專利234。此外，Salesforce 為複審程序申請人之客戶，RPX 與 Salesforce 之董事會成員有部分重疊之情形。另外本案專利權人先前已就本件 爭議專利向 Salesforce 提出專利侵權訴訟，Salesforce 因而受 35 U.S.C. § 315(b)IPR
231 Id. at 2-3.
232 Id. at 4.
233 RPX Corporation v. Applications in Internet Time, IPR2015-01750, IPR2015-01751, Paper 11 (P.T.A.B. Oct. 11, 2015).
234 Id. at 3.
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申請期限之限制，需於一年內提出 IPR 申請否則將不得再尋求複審解決機制。但 當時 Salesforce 針對本案爭議專利提起之 CBM 複審申請被 PTAB 所駁回。
觀察這些事實證據下，PTAB 進一步表示，訴外第三人是否為當事人之實質 利益關係人在判斷上個案性質強烈，需視不同案件之事實情狀(a highly
fact-dependent question 個案判斷235。至於第三人對複審案件是否有控制力則僅為 諸多判斷因素之一，畢竟實質利益關係人此一門檻係為了避免同一利益關係群體 不斷提起專利複審，騷擾專利權人、使其疲於應付專利撤銷訴訟而設。綜合本案 情形，Salesforce 確實受美國專利法 35 U.S.C. § 315(b)規定，需於被控侵權一年 內提起 IPR 之限制，而本案 AIT 所提出，關於 RPX 與 Salesforce 間關係之細節 事項，足以認定 RPX 之所以提起本件 IPR 複審案件係因 Salesforce 已逾一年期 限無法藉複審程序挑戰本案爭議專利，專利權人就 Salesforce 所請求，額外證據 發現申請符合發現正義所必須之要求，PTAB 同意專利權人請求 RPX 提出足以 顯示 Salesforce 與 RPX 關係之文件、例如雙方簽訂之客戶協議、雙方之服務提 供與計價等相關文件之額外證據發現申請。
三、Unified Patents Inc. v. Dragon Intellectual Prop., LLC
另 Unified Patents Inc. v. Dragon Intellectual Prop., LLC, No. IPR2014-01252 案 中，專利權人 Dragon Intellectual Property , LLC 於其專利權人初步回應中即爭執 申請人 Unified Patents Inc.在 IPR2014-01252236之申請文件中，並未完整列出所有 實質利益關係人。是該案複審程序申請人 Unified Patents Inc.提起本件 IPR 申請 前，專利權人 Dragon Intellectual Property , LLC 早已於地方法院以該 IPR 標的專 利提起十件專利侵權訴訟237，專利權人認為 Unified Patents Inc.出自於一會員集 資公司，專門藉 IPR 複審程序攻擊非專利實施實體（Non-Practicing Entity, NPE）
之專利。並且，專利權人 Dragon Intellectual Property 主張 Unified Patents 未於 IPR 複審程序申請文件中詳列所有指示或指導本件複審程序之會員238，並質疑 Unified Patents 準備本次複審程序與申請複審之費用係來自其他會員之支付。
235 Id. at 4.
236 Unified Patents Inc. v. Dragon Intellectual Prop., LLC, IPR2014-01252, Paper 37, at 9-10 (P.T.A.B.
Feb. 12, 2015).
237 Id. at 3.
238 Id. at 8-11..
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透過此案，PTAB 處理了當事人與其專利防禦聯盟成員間如何界定實質利益 關係人之問題，PTAB 表示，即便如專利權人屬於所稱專利防禦聯盟，亦不表示 所有成員皆有出資、指示(direct)、或建議針對該案標的專利進行 IPR 複審239，故 當事人並無將所有會員列為實質利益關係人之必要，故 PTAB 認為專利權人 Dragon 對實質利益關係人標列不足之質疑不成立，無礙複審程序之開啟240。
四、Zerto, Inc. v. EMC Corp.
Zerto, Inc. v. EMC Corp 案中241PTAB 部分同意專利權人 EMC Corp 就複審程 序申請人 Zetro, Inc 之母公司 Zerto, Ltd.應為其實質利益關係人之事證資訊進行 額外證據發現。本案中專利權人 EMC Corp 表示複審程序申請人 Zetro, Inc 係 Zerto, Ltd 百分之百控股公司，受 Zerto, Ltd 之完全控制，但複審程序申請人於提 起本件 IPR 案件時卻未將 Zerto, Ltd 列為其實質利益關係人。故專利權人 EMC Corp 請求就(1)對造律師曾提及，界定各公司義務關係之「集團內部公司間協議」
(intercompany agreements)進行額外證據發現，(2)關於母公司「提供 Zetro, Inc 本件 IPR 案件預算，共同擬定複審策略、或涉資助本件複審案件」等行為之相關 文件，(3)請求對Zetro, Inc 及其母公司最高決策者進行取證。本件決定中，PTAB 同意專利權人第一項與第三項之額外證據發現請求。
是本案專利權人透過對造 Zetro, Inc 母公司之網站資料，指出其網頁內容顯示 Zetro, Inc 與母公司 Zerto, Ltd 對外皆以同一實體進行交易，兩者管理團隊共同，分
是本案專利權人透過對造 Zetro, Inc 母公司之網站資料，指出其網頁內容顯示 Zetro, Inc 與母公司 Zerto, Ltd 對外皆以同一實體進行交易，兩者管理團隊共同，分