第二章 美國發明法案之介紹
第二節 美國發明法案複審程序介紹
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第二節 美國發明法案複審程序介紹 第一項 專利審理暨訴願委員會(PTAB)與複審程序概述
「專利審理暨訴願委員會」(Patent Trial and Appeal Board, 以下簡稱 PTAB) 係美國專利商標局(United States Patent and Trademark Office,以下簡稱 USPTO)下 之機構，改制自原本之「專利訴願暨衝突委員會」(Board of Patent Appeals and Interferences, BPAI），在 AIA 實行後接續 BPAI 原本之各項業務，進行專利有效 性爭議之處理，並負責 AIA 新法下調整或新增之多項性質類似我國舉發制度之 複審程序，如撤銷專利等業務。
對舊專利撤銷機制進行調整，AIA 提出「多方複審程序」(Inter partes review, 以下簡稱 IPR)、「涵蓋商業方法專利過渡期複審程序」（Transitional Program for Covered Business Method Patent Review, CBM）、「核准後複審程序」（Post-Grant Review, PGR）等專利有效性爭議解決機制，至於「派生程序」（Derivation）則 為 AIA 下用以判斷爭議專利是否派生/衍伸自他發明人之特殊程序。前三項復審 程序程序 IPR、PGR、CBM 主要功能在於處理申請專利範圍之撤銷、其專利無 效事由多基於已公開之先前技術(prior art publications)。
其中，相較於「多方複審程序」(IPR)中申請人所得主張之專利無效事由受 有限制，「核准後複審程序」(PGR)與「涵蓋商業方法專利過渡期複審程序」(CBM) 中，申請人(petitioner)可主張之專利無效事由較為多元5，將於下一節中為更細緻 之說明。而專利審理暨訴願委員會(Patent Trial and Appeal Board, PTAB)即負責各 項複審程序之審查，原則上至少由三位由兼具技術背景與法律專業知識之行政專 利法官組成合議庭，審理標的專利有效性之爭議。
PTAB 程序之優點 第一款
AIA 複審程序對審理時間設有嚴格限制，該法案明確要求 PTAB 需於一年內 完成專利有效性之審理並作出書面決定，遇有特殊情況時審理期間亦僅得延長半
5 Justin A. Hendrix & Robert F. Shaffer, Post Grant Proceedings of the AIA Provide New
Opportunities and Require Reconsideration of Old Patent Litigation Strategies, Finnegan, Henderson, Farabow, Garrett & Dunner, LLP, available at
http://www.finnegan.com/zh-CHT/resources/articles/articlesdetail.aspx?news=598696f7-7eba-4fcb-83b 8-2369caa91dd3 (last visited Aug. 23, 2016)
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可能」(reasonable likelihood of success)程度便能開啟 IPR 複審程序，挑戰專利的 有效性，且程序中用以撤銷專利之證據只須達到「優勢證據」(preponderance of the evidence) 即可，對欲挑戰專利之挑戰者舉證負擔著實減輕不少。反之在地方法院專利訴訟中，複審程序申請人(或被控侵權者)若欲使專利無 效，需以門檻較高、「明確且令人信服」(clear and convincing evidence)之舉證程 度來說服法院該專利無效。是「優勢證據」（preponderance of evidence）之證明 程度的要求約為 50%，「明確且令人信服」（clear and convincing）」之心證程度約 為 70%至 80%之間，前者舉證負擔相對為低7。並且由於 AIA 複審程序中案件事 於其用字，以「最廣且合理之方式」解釋專利範圍（broadcast reasonable
interpretation）8。在最廣合理解釋下，文字描述出之發明可能會因為文字本身意 義而產生較發明原本意思更多之解釋空間；反觀地方法院在申請專利範圍解釋上，
係以較為狹義之方式進行。是申請專利範圍文字之解釋愈廣，申請人愈有機會引 用更多先前技術打擊專利之有效性，其得主張先前技術之機會亦較地方法院專利 訴訟高出許多。
6 Baker Botts, PTAB Trials Overview, Baker Botts L.L.P. available at
http://www.bakerbotts.com/services/practice-areas/intellectual-property/ptab-trials/ptab-trial-faqs (last visited Aug. 23, 2016)
7 Supra note 5.
8 Jacob Oyloe, Claim Constructions In PTAB Vs. District Court, Law360, New York October 6, 2014, available at http://www.law360.com/articles/581715/claim-constructions-in-ptab-vs-district-court (last visited Aug. 23, 2016)
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最後，PTAB 複審程序對申請人最具吸引力者，乃複審程序申請人得向地方 法院請求標的相同之專利訴訟為「停止訴訟」(stay)之裁定。複審程序申請人除 須提出專家宣誓書(Declarations)與專家證詞(depositions)外，得因訴訟裁定停止而 避免專利訴訟中繁複且漫長之證據發現程序9。畢竟 PTAB 複審程序為加速審理 之進行，對複審程序之證據發現設有多種限制，對申請人而言連帶降低了證據發 現程序中文件之提出、檢閱文件等所需支出之律師法律費用，亦不須如地方法院 專利訴訟中申請人相關事業體所需負擔之證據提示義務而帶來之相關程序負擔 (disruption)。
PTAB 程序對申請人之潛在風險 第二款
雖然 PTAB 複審程序中許多設計都讓複審程序申請人對撤銷專利的請求得 更快速處理，但 PTAB 複審程序其實也限縮了申請人未來對專利權人主張之可能。
是對複審程序申請人而言，將撤銷專利議題交由 PTAB 處理之主要潛在風險為 AIA 下關於「禁反言」(estoppel)之限制效果。更具體而言，一旦 PTAB 審理並做 出最終書面決定(final written decision)，所有申請人於 IPR 程序或 PGR 程序中已 提出，或合理可能提出(reasonably could have raised during an inter partes review or a post grant review)之任何專利無效事由，申請人於地方法院民事訴訟即不得再為 主張10。類似之「禁反言」規定在 CBM 程序中亦有設計，不過 CBM「禁反言」
之拘束範圍僅限於曾於 CBM 複審程序中提出之專利無效事由，未包含合理可能 提出之無效事由，故影響範圍較小。
此外，對申請人影響重大、需格外注意者乃 PTAB 複審程序之時程進展，複 審程序時程非常密集、程序進行迅速，故對於當事人申請文件之提出時間與完備 程度要求相當嚴格，任何疏忽都可能導致無法回復的傷害。相較之下，地方法院 專利訴訟程序對被控侵權者在訴訟程序中的文件仍有調整(refine)或修正(revise) 內容之機會，PTAB 審理程序中申請人所得主張之爭點與證據往往受限於當初遞
9 Laura A. Lydigsen, United States: "Staying" Power: Litigation Stays Under The America Invents Act, Brinks Gilson & Lione, December 16, 2015 available at
http://www.mondaq.com/unitedstates/x/452282/Patent/Copyright+Captures+APIs+A+New+Caution+F or+Developers+See+more+at+httpwwwbrinksgilsoncomcopyrightcapturesapisanewcautionfordevelope rs1sthashQgkHs8Ghdpuf (last visited Aug. 23, 2016)
10 Supra note 6.
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交之申請文件，故申請人在申請文件準備階段即須格外謹慎，確定所有在申請文 件中提及之證據、爭點、專利無效事由都是以完整呈現，且已經審慎評估與準備
11。
第二項 核准後複審程序(PGR)
核准後複審程序(PGR)之提起 第一款
對於專利有效申請日為2013年3月16日以後之專利，專利權人以外之人，得 於標的專利核准後或再核准(reissue)後九個月內，以該已核准專利之一項或多項 申請專利範圍具專利無效事由為由，向美國專利商標局提出開啟「核准後複審程 序」(Post-Grant Review, PGR)之「申請」(petition)。惟須注意者，若再核准專利 之申請專利範圍與原專利之申請專利範圍完全相同(identical)或範圍更窄
(narrower)，則核准後複審之申請便不是以再核准日為期限之計算時點，而須於 原專利(original patent)核准日後之九個月內提起之。
除九個月之申請複審之期限外，專利權人以外之人提起核准後複審上有兩種 情形之限制，第一，核准後複審請求提出前，申請人(petitioner)或實質利益關係 人(real party-in-interest)已提起民事訴訟挑戰系爭專利有效性者，不得提起核准後 複審申請；第二，程序申請人、實質利益關係人或其他具利害關係之人受「禁反 言」原則拘束者，不得提起核准後複審申請。此要件限制係為確保當事人具有對 系爭專利提出核准後複審之適格(standing)，不具此當事人適格之請求將直接被駁 回，無庸進入實質審理。
申請開啟核准後複審程序之事由，得基於美國專利法所規定之任何專利無效 事由，如美國專利法第101條專利適格標的、第102 條新穎性要求、第103 條非 顯而易見性要求，以及第112條關於專利撰寫之規定等等，皆得作為核准後複審 程序之申請事由。
欲提起核准後復審程序(PGR)，程序申請人除需符合提起當事人適格外，亦 提出一份完整「聲明」(statement)，表明所欲挑戰之申請專利範圍及其法律依據，
並敘明對系爭申請專利範圍之解釋、說明為何系爭專利屬美國專利法下專利無效
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所不足，專利審理暨訴願委員會(Patent Trial and Appeal Board, PTAB)之專利行政 法官得排除或忽視申請人所附之證據13。一份完整的「核准後複審申請」，不僅須符合前述適格性與具體聲明之要求，
並應將相關資料依所載通訊地址送達(serve)予專利權人14，同時行政規費之繳納 亦不可疏忽15，滿足上述所有要件者方為「完整申請」(complete petition)，從而 取得核准後複審程序之申請日(filing date)。反之，若有任一要件未獲滿足，程序 括新言詞證據(new testimonial evidence)之呈現，故諸如專家證人對於可專利性所 為之證言，若非已存於紀錄之中便不得於此提出；然而例外情形下，專利權人可 能於提出初步回應前，已取得PTAB同意進行「額外證據發現」(additional discovery) 者，得提出自該額外證據發現取得之言詞證據。
舉例而言，當專利權人對申請人適格證明(certification of standing)提出充分 質疑時，PTAB同意進行額外證據發現之機會相對較高。不過專利權人初步回應
15 對1至20項申請專利範圍提出核准後複審申請，須繳納35,800美元，逾20項者，每一項加徵800
美元；37 C.F.R§42.15(b)。
16 另外，若申請中含有書記或印刷上錯誤(clerical or typographical mistake)，則申請人得提出更正，
此種技術性錯誤不會影響核准後複審之申請日的取得；37 C.F.R§42.204(c)。
17專利權人所提之初步回應亦受有 80 頁之頁數限制；37 C.F.R§42.24(b)(1)。
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圍。如此申請人將無法請求PTAB針對已為專利權人捨棄之權利範圍進行核准後 複審。
核准後複審程序(PGR)之展開 第二款
專利權人提出初步回應後三個月內，或得提出初步回應之期間屆至後三個月 內，PTAB將會作出是否開啟核准後複審程序之決定。故專利權人有時會選擇於 期間內儘早提出初步回應，或甚至直接以書面聲明將不提出初步回應，以求加速 程序之進行，讓PTAB儘早決定是否開啟PGR。
決定應否開啟核准後復審程序時，PTAB會依據當事人提供之證據資料，判 斷是符合程序開啟要件，且專利權人若曾提出初步回應，PTAB亦會將該初步回 應內容納入考量。是否開啟PGR之判斷係以各申請專利範圍為單位，若PTAB不 同意申請人全部或部分對申請專利範圍主張之專利無效事由，PTAB將作出核准 後複審程序不予開啟之決定。在逐項審定之方式下(claim-by-claim basis)，除非 PTAB認為系爭申請專利範圍中「至少一項申請專利範圍達到開啟複審檢驗之門 檻」，PTAB才會作出開啟複審程序之決定18。
所謂「至少一項申請專利範圍達到開啟複審檢驗門檻」係以「相當可能」(more likely than not)為判斷標準，以量化為喻，程度約為大於50%之機率，即爭議申請
所謂「至少一項申請專利範圍達到開啟複審檢驗門檻」係以「相當可能」(more likely than not)為判斷標準，以量化為喻，程度約為大於50%之機率，即爭議申請