第一章 緒論
第一節 研究動機與目的
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第一章 緒論
第一節 研究動機與目的 第一項 研究動機
2011 年 9 月 16 日美國發明法案(Leahy-Smith America Invents Act, AIA)在美 國總統歐巴馬簽署下通過，為美國近六十年來影響最大、修正範圍最廣之專利法 修正案。該法案將原本專利訴願暨衝突委員會(Board of Patent Appeals and
Interferences, BPAI）改制為專利審理暨訴願委員會（Patent Trial and Appeal Board, PTAB），由 PTAB 執行 BPAI 原本之各項業務，並負責 AIA 新法下調整或新增之 多項審理（trial）程序，包含取代原本多方再審查程序(Inter Partes Reexamination) 之「多方複審程序」(Inter Partes Review, IPR)、AIA 新增之「核准後複審程序」
(post-grant review, PGR)、「涵蓋商業方法專利過渡期複審程序」(Transitional Program for Covered Business Method Patent Review, CBM)等。
美國發明法案(Leahy-Smith America Invents Act, AIA)其中一項重要任務，便 是解決美國地方法院專利訴訟案件量大增之問題，不論係科技業大廠因商業競爭 策略而提起專利訴訟，或是專利非實施體(NPEs)濫訴所造成之專利亂象。而美國 白宮 2013 年一項報告1亦嚴正指出，專利訴訟之畸形發展與濫用，造成科技大廠 疲於應付層出不窮的專利爭議、訴訟威脅、在訴訟爭議的處理上支出大量金額，
不但無助於技術之累積發展，甚而傷害整個科技產業的發展能量。因專利訴訟之 原意被扭曲，不但增加法院之業務負擔，影響其審理效率，亦使「選擇法院」(Forum shopping)2之問題愈加明顯，特定法院湧入大量案件，等候審理時間漫長，既無 法即時解決當事人之爭議，又因進度曠時費日而使當事人訴訟費用負擔加重、法 院奔波等負面影響。故美國發明法案透過提出新的專利有效性爭議解決機制，希 望紓解專利訴訟案件過量帶來之問題，提供更迅速，費用負擔更低之專利爭議處 理平台。
1 Patent Assertion and US, Innocation, Executive Office of the President, June 2013, available at https://www.whitehouse.gov/sites/default/files/docs/patent_report.pdf (last visited Aug. 23, 2016)
2 選擇法院(Forum shopping)係指原告起訴時，特意選擇較熟悉或可能對其有利之法院提出訴訟。
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其中美國發明法案(AIA)提出之多方複審程序(Inter Partes Review, IPR)、AIA 新增之「核准後復審程序」(post-grant review, PGR)、涵蓋商業方法專利過渡期複 審程序(Transitional Program for Covered Business Method Patent Review, CBM)皆 於專利專責機關 USPTO 進行，由行政專利法官組成之「專利審理暨訴願委員會」
（Patent Trial and Appeal Board, PTAB）審理專利有效性之爭議。自 2012 年 9 月 16 日 AIA 正式實施以來，至今已逾三年，AIA 所提出之複審程序使用度相當高，
尤其 IPR 程序自第一年正式啟用，案件便不斷湧入 PTAB，2014 年整年度時 IPR 案件申請量總計 1,310 件，遠遠超乎 USPTO 之預期，2015 年當年度 IPR 申請量 總計 1,737 件更是讓 USPTO 驚訝於該程序之高使用度。而截至 2016 年 1 月 1 日 至 3 月 31 日亦已累計 603 件 IPR 申請案3。排名第二的則是 CBM 程序，其 2014 年整年度之申請量總計為 177 件，2015 年當年度申請量為 149 件，2016 年 1 月 1 日至 3 月 31 日已有 51 件 CBM 申請案。至於 PGR 程序部分，由於其適用之標 的須係專利有效申請日於 2013 年 3 月 16 日以後者，故其申請量較少。2014 年 整年度 PGR 申請量為 2 件，2015 年當年度之申請量為 11 件，2016 年 1 月 1 日 至 3 月 31 日則已累積 9 件 PGR 申請案。
前述數據可見 PTAB 短時間內便迅速躍升為美國專利爭議審理之主要舞台，
PTAB 審理複審案件之態度與實務案例便成為觀察美國專利發展趨勢與專利佈局 之重要參考。由於我國企業於技術發展與佈局上，除申請臺灣專利，多會於美國 申請專利，作為其開拓國際市場之重要根據。然而踏入美國市場後，企業可能面 臨美國專利訴訟或是競爭對手提起之 AIA 複審程序挑戰，故對於 PTAB 相關程 序及其實務運作應有所掌握，以便應對。
然而 PTAB 審理程序含有訴訟性質，其中包含了許多美國民事訴訟制度之程 序與概念，例如 PTAB 複審程序同樣設有「證據發現程序」(Discovery)，惟美國 民事訴訟制度於訴訟審前(pre-trial)相當期間所進行之「證據發現程序」(Discovery) 非我國企業所熟悉，由於該程序係訴訟當事人蒐集訴訟資訊，釐清或限縮爭點息 息相關之重要工具，故引發本論文希望能協助我國企業了解美國「證據發現程序」
之概念，以及認識 AIA 新法下為複審程序特別設計之「有限證據發現程序」與
「額外證據發現程序」之研究動機，希望本論文能協助我國企業於複審程序中，
3 USPTO, Patent Trial and Appeal Board Statistics 3/31/2016, available at
http://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/2016-3-31%20PTAB.pdf (last visited Aug. 23, 2016)
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善用證據發現程序取得所需資料，或保護企業不會因不適當之證據發現請求而曝 光，更能因善用證據發現程序而在證據資料上蒐集順利，有助於增加其與對造協 商和解條件之籌碼。
第二項 研究目的
近年已有許多文獻對 AIA 法案之修法歷程、各複審程序為詳盡之介紹與說 明，在 AIA 法案實施近三年下，PTAB 之運作已逐漸步上軌道，其審理實務亦快 速累積。本論文認為其中 PTAB 複審程序「證據發現」（discovery）之運作相當 值得觀察，原因之一係美國證據發現制度與我國既有體制相當不同，為美國法訴 訟之特殊制度，其次則是因複審程序下之「證據發現程序」較專利訴訟限縮，為 了守住 AIA 為複審程序設下之嚴格審理期間限制，PTAB 對額外證據發現申請之 准否態度相當嚴格，准予額外證據發現之機率相當低。是今日 AIA 複審程序已 成為美國專利審理與布局不可能不碰觸之議題，而對 AIA 新程序之認識，除應 了解各複審程序之基本規定外，複審程序中當事人資料交換與證據發現請求亦為 程序進行之一大重點，然複審程序之證據發現又與美國專利訴訟之證據發現有所 不同，引發本論文細探 PTAB 審理程序中當事人資訊揭露，以及其「有限證據發 現」相關規定，並以 AIA 複審程序之證據發現程序(Discovery)為本論文研究主軸 之動機。
除介紹 AIA 三項重要複審程序之規定與其流程外，本論文更進一步將 AIA 複審程序中當事人資訊揭露之義務、證據資料之交換以及額外證據資料請求相關 之規定加以介紹，同時說明複審程序中進行證據發現程序之時點，並輔以為數不 多，卻係 USPTO 與美國學術期刊或美國實務界所關注之具代表性 PTAB 決定，
以便對 PTAB 證據發現程序進行說明與研究，並提出建議，期能提供臺灣企業於 美國進行或面臨 AIA 複審程序挑戰時，能對該程序之證據發現以及 PTAB 審查 實務有所認識，避免因不熟悉而錯過請求事證資料之黃金時間，或因提出不當證 據發現申請而無法取得所需資訊，影響其打擊競爭對手專利或保護自身專利之能 力。
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