第五章 結論與建議
第一節 結論
國
立 政 治 大 學
‧
N a tio na
l C h engchi U ni ve rs it y
99
第五章 結論與建議
第一節 結論
美國 2012 年實行至今，AIA 複審程序如多方複審程序(Inter Partes
Review,IPR)、核准後複審程序(Post-Grant Review, PGR)與涵蓋商業方法專利過渡 期複審程序」(Transitional Program for Covered Business Method Patent Review, CBM)等程序在美國專利爭議中扮演極為重要之角色。不論係被控侵權而身陷專 利訴訟之被告或技術競爭對手，皆能透過 AIA 複審程序迅速將專利有效性爭議 提至專利審理暨訴願委員會(PTAB)前，請求其撤銷專利權人之專利。前者提起 AIA 複審之原因多係因若同一專利案件同時繫屬聯邦地方法院與 PTAB 時，法院 通常會裁定「停止」訴訟之進行，待 PTAB 作出之專利有效性書面決定後方續行 訴訟，而訴訟「停止」對被告而言能減輕其許多負擔，此外若能成功於複審程序 中撤銷專利權人之專利，原本之被控侵權之專利訴訟亦將不再有威脅性。並且不 論對任何立場之複審程序申請人而言，AIA 複審程序程序簡化、專利法官審理以 及程序迅速之等優點，讓當事人對專利有效性之爭執可以更有效地解決，且不須 如地方法院專利訴訟耗費大量之時間與金錢。
但也因為 AIA 複審程序強調審理期間須於一年(至多延長六個月)內完成，複 審程序需透過設定各複審程序適用之專利、各複審程序得提起之專利無效事由與 提起時點進行分流，使專利有效性爭議得透過適當分類而以最有效率之方式進行 審理。故 PGR 程序僅適用於 2013 年 3 月 16 日後核准之專利，並應於該專利核 准後或再核准(reissue)後九個月內，向 PTAB 提出申請，CBM 程序則係為商業方 法專利所設，雖無提起期間之限制，但複審程申請人之適格卻設有特別規定，需 係被專利權人控告侵害或被判侵害標的商業方法專利者，方得提起，而 IPR 程序 則適用於所有有效專利，惟須於 PGR 提起期間之後方得為之，以免案件重複審 理。另外 PGR 與 CBM 程序中，程序申請人得主張之專利無效事由較多元，美 國專利法第 101 條、第 102 條、第 103 條及第 112 條皆得主張。IPR 複審程序得 主張之專利無效事由則較為限縮，限於美國專利法第 102 條、第 103 條。
‧ 國
立 政 治 大 學
‧
N a tio na
l C h engchi U ni ve rs it y
100
壹、 兼具訴訟功能與行政效率之新機制
成功開啟複審程序後，因複審程序本身包含行政與司法性質，雖係由美國專 利商標局(USPTO)下之專利審理暨訴願委員會(PTAB)管理，惟案件之審理係由專 利行政法官(Administrative Patent Judge)組成之合議庭為之，故其審理流程上包含 訴訟之性質(Trial)，不但複審程序之當事人與聯邦民事訴訟法或專利訴訟之當事 人一樣負有最初資訊揭露之義務，當事人間亦得進行證據發現程序(Discovery)。
不過專利訴訟之證據發現程序與聯邦民事訴訟之證據發現程序並不完全相同，其 雖適用聯邦民事訴訟程序之規定，但各州聯邦地方法院對專利訴訟皆設有補充規 定，透過「當地專利訴訟程序規則」之制定，補充美國一般民事訴訟中證據發現 程序之不足。而 PTAB 前進行之複審程序，其資訊揭露與證據現程序亦與專利訴 訟不同，一來複審程序並非直接適用聯邦民事訴訟法之規定，而係 USPTO 所制 定之「專利審理暨訴願委員會程序一般程序審理細則」、「多方複審、核准後複審 與商業方法專利過渡期複審施行細則」、「專利審理暨訴願委員會程序審理指南」
與美國專利法施行細則(37 C.F.R.)等共同建立起複審程序之審理流程與細節。
貳、 簡潔迅速之有限證據發現程序
關於證據發現程序之部分，USPTO 亦針對複審程續設立意旨而有所調整與 限縮，使複審程序中之「強制最初揭露」有其資訊揭露類型之限制，並且因設計
「例行證據發現程序」(Routine Discovery)與「額外證據發現程序」(Additional Discovery)而使複審程序較一般專利訴訟呈現出「有限證據發現」(Limited Discovery)之特殊形態。並且相較於美國專利訴訟中，當事人交互進行證據發程 序，AIA 複審程序之規定下，專利權人與複審程序申請人應分別於規定期間內進 行證據發現程序，而不同複審程序當事人得進行證據發現之標的亦有所不同。IPR 中證據發現之對象限於宣誓證言(deposition of declarants)與「其他為發現正義所 必須」(what is otherwise necessary in the interest of justice) 之證據，而 PGR 與 CBM 中，與證據發現之對象則限於「程序中先提出當事人所為，與事實主張直接相關 之證據」(evidence directly related to factual assertions advanced by either party in the proceeding)。於各當事人得進行證據發現之期間內，若屬於「例行證據發現」範 圍之事證資料，當事人得直接向對造請求揭露，無須特別取得 PTAB 之同意與授 權，若係超出「例行證據發現」範圍者，當事人須向 PTAB 提出就該項資訊進行
‧ 國
立 政 治 大 學
‧
N a tio na
l C h engchi U ni ve rs it y
101
「額外證據發現」之申請，於符合 PTAB 所訂得開啟「額外證據發現」門檻之情 形下，當事人得於 PTAB 授權下，向對造請求揭露該資訊與提出資料。
參、 額外證據發現之嚴格檢驗標準
惟對於是否同意開啟「額外證據發現」上，PTAB 之態度相當嚴格且保守，
因複審程序必須於法定期限內完成，而證據發現程序通常耗時費力，容易有延宕 程序之危險，故 PTAB 同意開啟額外證據發現之機率並不高，當事人須通過層層 檢驗方有可能成功取得 PTAB 授權，向對造進行額外證據發現程序。至於 PTAB 判斷是否同意進行「額外證據發現」之門檻，於 IPR 案件中，當事人須證明該請 求資訊係「發現正義所必須」(In the Interest of Justice)，PGR 與 CBM 案件中，
當事人則證明該額外證據發現請求具有「正當理由」(Good cause)，相較之下「發 現正義所必須」門檻較高，PTAB 對當事人請求之證明程度要求較嚴格。而何種 情形方屬於「發現正義所必須」或「正當理由」，PTAB 以其作成之第一件 IPR 案件Garmin Int’l, Inc v. Cuozzo Speed Techs, LLC, IPR2012-00001 建構出各門檻 之判斷機制，使「發現正義所必須」此一概念於 AIA 複審程序中可以更加清楚，
稱為 Garmin 案五項判斷因素。
PTAB 於 Garmin 案中表示，IPR 案件中當事人之額外證據發現請求是否合於 AIA 複審程序所訂「發現正義必須」門檻，判斷要件包含「有發現有用資訊之可 能，且非空泛主張」(More Than A Possibility And Mere Allegation.)、「訴訟立場與 所主張基礎」(Litigation Positions And Underlying Basis.)「有無以其他方式取得同 樣資訊之可能」(Ability To Generate Equivalent Information By Other Means.)、「請 求內容明確容易理解」(Easily Understandable Instructions.)以及「所請求項目不至 造成對造過於沉重之負擔」(Requests Not Overly Burdensome To Answer.)等，並 將這五項要件套入各複審案件中，當事人所提出之額外證據發現申請內容、所提 出之論理基礎以及證據資料。
至於 PGR 案件與 CBM 案件中之「正當理由」門檻，由於其不若 IPR「發 現正義必須」嚴格，故 PTAB 在適用 Garmin 案五項判斷因素評估額外證據發現 申請是否符合「正當理由」時，對第一項判斷因素之「有發現有用資訊之可能，
且非空泛主張」(More Than A Possibility And Mere Allegation.)稍作調整，只要申 請額外證據發現之當事人能提出特定事實理由，支持其證據發現有助複審程序之
‧ 國
立 政 治 大 學
‧
N a tio na
l C h engchi U ni ve rs it y
102
主張即可，而不需如 IPR 中，當事人須論述該證據發現之必要性外，還需說明額 外證據發現對付審程序之實質助益。並且，除 Garmin 案五項判斷因素外，PTAB 亦得將程序之實際情形納入是否同意額外證據發現申請之考量中，當事人之請求 是否簡潔易懂、是否有造成對造困擾之意圖、是否為釣魚式蒐證等皆在考量之列。
故程序使用人，不論係專利權人或複審程序申請人，於提起額外證據發現申請時，
應注意其提出之時間性、並且向 PTAB 說明所對造可能為提出該資訊所需花費之 時間與成本，表明該額外證據發現之必要性與其促進真實發現之意，並且避免過 於含糊之請求，以免遭 PTAB 認定其請求不具實益或係為刁難對造而提出，透過 適當之額外證據發現申請，當事人能取得更多有用資訊，有助其複審程序主張之 成功率。
故 AIA 複審程序中，當事人除應注意提起複審程序之時點、各複審程序之 特殊規定外，於複審程序之證據發現中，當事人應遵守相關規定揭露應向對方提 出之資訊，並且因 PTAB 鼓勵當事人間就證據發現之範圍達成合意，其亦得積極 與對造協調證據發現之範疇與資料類型，降低雙方程序性爭議而增加花費以及延 宕程序之風險，並於必要時，適時且積極提出適當之額外證據發現申請，並提出 證據證明其論點與請求基礎，且應注意其申請內容應明確限縮於非公開管道可得 資訊，與該複審程序之爭點直接相關等原則，善用額外證據發現程序，增加於複 審程序中成功說服 PTAB 接受其主張之機會。
‧ 國
立 政 治 大 學
‧
N a tio na
l C h engchi U ni ve rs it y
103