第四章 美國發明法案下之額外證據發現程序
第一節 額外證據發現概述
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第四章 美國發明法案下之額外證據發現程序
透過第三章後段就 AIA 複審程序之「強制最初揭露」(mandatory initial disclosures)與有限證據發現之一的「例行證據發現」(Routine Discovery)及所為之 介紹與說明後，本章將進一步就有限證據發現之另一重點「額外證據發現」進行 介紹，將「額外證據發現」獨立說明之原因在於 PTAB 對此種證據發現申請之同 意與否態度相當保守，欲取得 PTAB 同意開啟額外證據發現之門檻相當高，尤其 IPR 案件中該請求甚至須達到「發現正義所必須」之程度，PTAB 方有可能同意 當事人進行額外證據發現。
故本章除「額外證據發現」之概念說明外，將進一步探討 PGR、IPR 與 CBM 中 PTAB 用以決定是否同意額外證據發現之 Garmin 案五項判斷因素(the five Garmin factors)，以及該五項判斷因素用於 IPR 額外證據發現申請之「發現正義 所必須」門檻與 PGR 程序「具正當事由」之呈現，並於後段章節中就 USPTO 選列之 PTAB 已做成同意或駁回額外證據發現案例為分析與總結，提出額外證據 發現申請上得做為參考之注意事項，例如如何符合「適時」(timely)、「主張基礎 足夠」(well-supported)、「請求明確」(clear)、以及「確實限縮至與複審標的直接 相關之非公開資訊(narrowly focused to the discovery of non-public information that directly relates to an issue in the post grant proceedings )，且非屬公開資訊故無法自 一般證據發現方法取得」等要件要求。
第一節 額外證據發現概述
PTAB 複審程序之第三類證據發現類型為「額外證據發現」(Additional Discovery)155。有時當事人提起之「例行證據發現」不符合 Rule §42.51(b)(1)規定 時，PTAB 會將其請求認定為係「額外證據發現」之申請。因此「額外證據發現」
之類型相當多樣，凡美國聯邦民事訴訟法所承認之證據發現類型均可提起156。舉 例而言，書面詢問單(interrogatories)、個人證詞(personal deposition)、第三方證詞 (third-party deposition)、請求提出文件(document request)與請求承認/自認
155 37 C.F.R. § 42.51(b)(2) (2014).
156 Office Patent Trial Practice Guide, supra note 28, at 48761.
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(admission)等均得為請求類型157。
第一項 適用標準
得申請額外證據發現程序之類型雖然多樣，其實際運用之機會卻相當受限。
AIA 立法過程中即言明額外證據發現僅限於「特定情形」(particular limited
situation)，例如少數美國專利商標局(以下簡稱 USPTO)認為有用之證據發現類型，
或因案件特殊原因而有其必要之情形。畢竟 AIA 設計有限證據發現程序，目的 即為促成費用降低、程序複雜度減輕，與專利爭議解決時間縮短等目的，且限縮 證據發現期間與簡化證據發現類型搭配一年審理期間限制，便是實現 AIA 立法 宗旨之重要關鍵。
前述立法背景與意旨同樣展現在 PTAB 對額外證據發現之保守態度。在 IPR 案件中，PTAB 適用了「發現正義所必須」(in the interest of justice)為額外證據發 現開啟之門檻158，在 PGR、CBM 案件中 PTAB 則是適用較為寬鬆的「具正當理 由」(Good cause)開啟門檻159。二者差別在於「發現正義所必須」更為嚴格，並 與 IPR 在提起事由上之限縮相互映證，例如 IPR 提起事由限於以美國專利法第 102 條或第 103 條之專利無效事由，僅得以先前專利或以發表文獻挑戰專利有效 性，相較於 PGR 中所得提起之專利無效事由相對限縮。
另一方面，PTAB 傾向由雙方當事人協力達成合理證據發現範圍之共識160， 假若雙方無法達成合意，則於額外證據發現部分，請求方必須提出合於規定之申 請，獲得 PTAB 許可後方得進行額外證據發現之行為。
第二項 「發現正義所必須」之判斷標準
對 USPTO 而言，「發現正義所必須」(The Interest of justice Standard)非全新
157 Mary R. Henninger, Jill K. MacAlpine, Amelia Feulner Baur, Anthony A. Hartmann, Lara C.
Kelley,Rebecca M. McNeill, P. Andrew Riley & Michael A. Stramiello, Navigating the Limitations On Discovery In AIA Post-Grant Proceedings, 11 Buff. Intell. Prop. L.J. 135, 10 (2015).
158 Office Patent Trial Practice Guide, supra note 28, at 48761; 37 C.F.R. § 42.51(b)(2)(i) (2012); 35 U.S.C. § 316(a)(5) (2011).
159 37 C.F.R. § 42.51(b)(2)(i) (2012); 37 C.F.R. § 42.224(a) (2012).
160 37 C.F.R.§ 42.51(b)(2)(i) (2012).
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概念161，數十年來「發現正義所必須」皆適用於解決孰係真正發明人之爭的「衝 突程序」(Interference)中162。但為使「發現正義所必須」此一概念於 AIA 複審程 序中可以更加清楚，額外證據發現申請究竟能否符合「發現正義所必要」要求，
PTAB 透過其第一件 IPR 案件 Garmin Int’l, Inc v. Cuozzo Speed Techs, LLC, IPR2012-00001 案提出了五項判斷要件，並於 2016 年將其列為額外證據發現申 請之「判例」，後將該案所設之判斷要件統稱為「Garmin 案五項判斷因素」(five Garmin factors)163，分別為：
1. 有發現有用資訊之可能，且非空泛主張(More Than A Possibility And Mere Allegation.)
2. 訴訟立場與所主張基礎(Litigation Positions And Underlying Basis.) 3. 有無以其他方式取得同樣資訊之可能(Ability To Generate Equivalent
Information By Other Means.)
4. 請求內容明確容易理解(Easily Understandable Instructions.) 5. 所請求項目不至造成對造過於沉重之負擔(Requests Not Overly
Burdensome To Answer.)
由於目前前述判斷因素尚足以輔助 PTAB 進行判定，故 PTAB 尚未有增加新 判斷因素之需求。PTAB 將這五項判斷因素廣泛地運用在各類額外證據發現的申 請上，包含關於實際利害關係人/ 關係人(privity)164，輔助判斷因素(secondary considerations)、專家證詞之主張基礎、不一致陳述之資料、強制作證(compelling deposition)等資訊之額外證據發現申請上165。以下將逐一說明「Garmin 案五項判 斷因素」，並輔以 Garmin 案與其他相關案例之實務情形。
161 37 C.F.R. § 41.150(c) (2012).
162 衝突程序(Interference)為 USPTO 就二件以上發明內容相同、或實質相同之專利申請案、或已 核准專利，判斷何者為真正先發明人並核發專利權之程序；McKelvey, Discovery Before the Board of Patent Interference, 58 J. Pat. Off. Soc'y 186, 193 (1976).
163 Supra note 122, at 4.
164 Deborah E. Fishman & Paul Margulies, Making the Most of Limited Discovery Before the PTAB, PTAB Monitor: Developments in Inter Partes Review Practice, at 21, Kaye Scholer (2016)
165 Supra note 157, at 11.
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Garmin 案第一項判斷因素 第一款
判例 Garmin 案之第一項判斷因素為「有發現有用資訊之可能，且非空泛主 張」(More Than A Possibility And Mere Allegation)，與美國聯邦法院專利訴訟中，
證據發現之當事人只要主張其所欲發現之事證資訊與申請專利範圍、抗辯、或可 合理期待證據發現所得之證據未來在訴訟中具有證據能力即為已足166相當不同。
由於當時 Garmin 案係 AIA 實施後第一件 IPR 案件，當事人對於 PTAB 許多判斷 標準並不了解，專利權人 Cuozzo 對於 PTAB 所建議之各項判斷因素解釋有所誤 解。故 PTAB 於其額外證據發現准駁之決定中，再次說明第一項判斷因素之功能 在於，請求之當事人應已握有(in possession of)一定程度之證據與相關主張基礎，
證明其請求並非僅出於臆測，透過論理與證據之結合，支持該額外證據發現能進 一步發掘有用資訊之可能。至於所稱之「有用資訊」不僅是與該案爭點相關或具 證據能力而已，而是指對請求之當事人，其主張有實質助益之資訊。故對於「有 用資訊」之認定，PTAB 採相當嚴格之檢驗態度，「有用」不能僅為「相關」或
「具證據能力」之程度，「有用資訊」必須係對請求方在程序主張上具有實質助 益方屬之167。
若當事人額外證據發現之主張僅為有發掘有用資訊之可能、或僅泛稱可能因 而出現有用訊息等，對 PTAB 而言皆屬當事人舉證不足。PTAB 對於當事人是否 係基於已掌握之之證據，證明有用資訊將能因此被揭露，該證據發現之必要性等 之認定相當嚴格。多數被 PTAB 駁回之額外證據發現申請皆因 PTAB 認當事人所 提供之佐證不夠充分，該請求仍屬臆測推敲之詞而不予核可。
Garmin 案之額外證據發現申請無法通過第一項判斷因素檢驗之原因在於，
專利權人 Cuozzo 不當變更第一項判斷因素之文字，變更為「有提供具證據能力 且與本案相關證據之可能」(likely to yield relevant, admissible evidence)，係對第 一項判斷因素之重大誤解，且幾與地方法院專利訴訟之證據發現標準無異，嚴重 與 PTAB 設置第一項判斷因素之目的相悖。且因 Cuozzo 不當更改了第一項判斷 因素之要求，其額外證據發現申請亦完全不合於 PTAB 所要求之精神。
而Apple Inc. v. Achates Reference Publ’g, Inc., IPR2013-00080 案中，Achates
166 Fed. R.Civ. P. 26(b)(1).
167 Supra note122, at 7.
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對一項 Apple 與其他被告於本案相關訴訟中簽訂之契約(agreement)申請額外證據 發現168。Achates 其提出一份軟體開發套件(SDK，Software Development Kit)契約 為證據，主張這類文件可證明 Apple 為其他公司之關係人，並希望藉此證據證明 其額外證據發現申請之正當性169。雖然 Achates 提出了這樣的證據，但 PTAB 仍 然駁回其額外證據發現申請，一部分原因係因 Achates 未能提出其他共同被告曾 簽署這些文件之證據170。另 Corning Inc. v. DSM IP Assets B. V., IPR2013-00043 一 案中，PTAB 考量 Garmin 第一項判斷因素後同意就專利申請人實驗相關之實驗 記錄(laboratory notebooks)進行額外證據發現171。當中 PTAB 注意到專利申請人 之實驗與參考資料不屬於例行證據發現文件提出之義務範圍172，不過 PTAB 同意 DSM 之主張，肯認合成(synthesize)及測試樣本之過程與細節本質上具有重要性，
屬有用資訊(useful)，且 Corning 之專家證人亦以該細節資訊為基礎，得出系爭專 利不具可專利性之結論。
168 Apple Inc. v. Achates Reference Publ'g, Inc., IPR2013-00080, Paper 18, at 2 (P.T.A.B. Apr. 13, 2013).
169 Id. at 4.
170 Id. at 5.
171 Corning Inc. v. DSM IP Assets B.V., IPR2013-00043, Paper 27, at 2 (P.T.A.B. June 21, 2013).
172 Id. at 3.
173 Id. at 6.
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Garmin 案第二項判斷因素 第二款
Garmin 案第二項判斷因素為「訴訟立場與所主張基礎」(Litigation Positions And Underlying Basis)。在 Garmin 案中檢驗第二項判斷因素時，專利權人 Cuozzo 之額外證據發現申請仍無法通過發現正義所仰賴必須之要求。是 Cuozzo 於文件 提出請求第五點中，請求 Garmin 提供其於程序中「所參考、所仰賴、意圖提供 或實際提供予其專家證人或宣示證人參考之文件」。PTAB 認為第二項判斷因素 目的即在篩選不合時機之額外證據發現申請，考量 PTAB 程序中已設計適當時間 與處所供雙方當事人說明與提交其證據，待 Garmin 提交所有宣示證詞與證人證 詞後，Cuozzo 定有進行交互詰問之機會，故在 Garmin 準備好其相關訴訟資料前，
並無時時向 Cuozzo 告知其訴訟立場與所主張基礎之義務。故 Cuozzo 此項額外 證據發現申請無法通過第二項判斷因素之篩選，為 PTAB 所駁回174。
相較於第一項判斷因素，第二項判斷因素在 Garmin 案決定作出後就較少被 提及，應係複審程序當事人大多已認知到這類證據發現能帶給程序之助益有限，
故這此方面之疑義較少。
Garmin 案第三項判斷因素 第三款
Garmin 案第三項判斷因素為「有無以其他方式取得同樣資訊之可能」(Ability To Generate Equivalent Information By Other Means)。是 Garmin 案中，PTAB 認為 當事人不透過證據發現而能合理想到(reasonably figure out )、製出(generate)、取
Garmin 案第三項判斷因素為「有無以其他方式取得同樣資訊之可能」(Ability To Generate Equivalent Information By Other Means)。是 Garmin 案中，PTAB 認為 當事人不透過證據發現而能合理想到(reasonably figure out )、製出(generate)、取