第三章 美國專利訴訟之證據發現程序
第三節 美國發明法案(AIA)下之證據發現程序
國
立 政 治 大 學
‧
N a tio na
l C h engchi U ni ve rs it y
47
第三節 美國發明法案(AIA)下之證據發現程序
如前面章節所介紹，美國 AIA 設置之多項複審機制(post-grant proceedings, PGPs)中，多方複審程序(IPRs)與核准後複審程序(PGRs)為美國專利爭議處理之 兩大重點程序，除應對各程序之規定與功能應有所認識外，AIA 複審程序下之特 殊證據發現程序(Discovery)之了解與掌握亦有其重要性，尤其複審程序中得進行 證據發現之期間接設有嚴格之限制，如何把握得為證據發現之時間取得所需事證 現與複審程序之勝敗息息相關。
並且，由於 AIA 複審程序之專職機關係專利審理暨訴願委員會(Patent Trial and Appeal Board, PTAB)，係由兼具技術與法律專業知識之法官審理標的申請專 利範圍有效性之爭議，PTAB 複審程序之證據發現與專利訴訟程序同樣設有「最 初揭露」(Initial Disclosure)，但針對複審程序有所調整，加強了「強制」(Mandatory) 性質。此外複審程序中亦有「取證」(Testimony)、「現場取證」(Live Testimony)、
「對證人之交互詰問」(Times and Locations for Witness Cross-Examination)、「電 子化儲存資訊證據發現」(E-Discovery)等規定，其基本概念與美國聯邦民事訴訟 程序或美國專利訴訟中之證據發現相同，但於 PTAB 程序適用上皆有些微調整，
以符合複審程序設立意旨，使程序更有效率。
因此，複審程序中證據發現被稱為「有限證據發現程序」(Limited Discovery)，
其證據發現之標的限於提出宣誓書(affidavits或 declarations)103之證人所為之證 詞(depositions)，其中複審程序中之證人多為專家證人。是複審程序之證據發現 程序分為三階段，分別為「強制最初揭露」、「例行證據發現」(Routine discovery) 以及「額外證據發現」(Additional Discovery)。其中「強制最初揭露」係於雙方 當事人皆同意之情形下為之，通常發生在複審程序早期階段。而「例行證據發現」
則意味自雙方專家取得證詞，「額外證據發現」則係任何形式之證據資料皆可為 證據發現之標的，但須取得 PTAB 同意方得進行104。
以下將就複審程序中不需經 PTAB 同意即得進行之證據發現方法進行介紹，
亦將說明「有限證據發現程序」中，當事人不須申請 PTAB 同意即得進行之「例 行證據發現程序」(Routine discovery)，搭配 USPTO 於 AIA 官方網站建議程序使
103 前者之宣誓書係指於法院人員前宣誓(oath)下作成之書面宣示文件，表達該內容之真實。至於
declarations 則係未經法院人員前宣示，但係當事人相信為真實之陳述。
104 Supra note34, at 118.
‧ 國
立 政 治 大 學
‧
N a tio na
l C h engchi U ni ve rs it y
48
用人參考之案例，自該些案例經驗中學習與瞭解 PTAB 實務對複審程序證據發現 之處理態度。
第一項 PTAB 複審程序證據發現之期間與順序
PTAB 複審程序中，當事人就例行證據發現之部分無須向 PTAB 提出申請，
於複審程序確定開啟後，PTAB 會隨即作出「進度安排命令」(scheduling order)，
安排各當事人進行證據發現之順序、時程與完成期限105。最初電話會議通常會於 複審程序確定開啟後一個月內進行，於必要時，PTAB 會同意就「進度安排命令」
(scheduling order)進行調整。
值得注意者，PTAB 複審程序之證據發現與與地方法院訴訟之證據發現不同，
地方法院專利訴訟中證據發現係雙方「同時」交換資訊，PTAB 複審程序中之證 據發現多為當事人輪流向對造揭露資訊，隨著程序交互進行，通常當事人得進行 證據發現之期間係以各程序期日為間隔，例如需於專利權人提出初步回應前為之，
或於申請人提出答辯前為之，或於專利權人回應前為之等。
USPTO 於複審程序程序指南中，提供一套大致時間進程(請參下方圖)供作參 考，其係以各證據發現類型均完成、所有程序申請皆提出並獲得 PTAB 回應、程 序經過言詞聽證並由 PTAB 於一年程序期間內作出最終書面決定之完整流程為 假設所設計。故程序指南之複審程序時程表下，專利權人自 PTAB 為程序開啟決 定至專利權人提出其回應與修正申請專利範圍申請間，有三個月之時間可以進行 證據發現。接下來由申請人於提出對專利權人初步回應之答辯、對申請專利範圍 修正提出異議前，享有三個月之時間可進行證據發現。接下來專利權人復有一個 月之證據發現期間，對申請人之異議作出回應106。
105 Office Patent Trial Practice Guide, supra note 2828, at 48761.
106 Id.at 48757.
‧ 國
立 政 治 大 學
‧
N a tio na
l C h engchi U ni ve rs it y
49
圖 1: 複審程序與證據發現時間軸
(整理自 USPTO PTAB Tial Practice Guide 第 78757 頁)
為使讀者更方便掌握複審程序中證據發現程序之時間點，本文將複審程序與 證據發現之流程製為下圖，其中 T-0 表示複審程序審理期間之開始，T+3 表示程 序開啟後 3 個月內，以此類推:
‧
•專利送交PTAB後3個月內，專利權人得為初步回應(Patent Owner Preliminary Response)，主張系爭專利無開啟複審程序之必要。
•自PTAB做成開啟複審程序之決定(Institution Decision)起算複審程序審理期間。
•專利權人若不服該決定，應於該決定作成後30日內請求覆審(Rehearing)。
PTAB審理 T-0
•PTAB作出「進度安排命令」(Scheduling Order)。
•複審程序開啟後一個月內會PTAB會與雙方當事人進行電話會議(Conference Call)
PTAB審理 T-0至T+3
•專利權人於規定期間內進行證據發現程序(Discovery)
•提出「專利權人回應 」(Patent Owner Response)、申請專利範圍修正請求(Motion to Amend)等。
PTAB審理 T+3至T+6
•複審程序申請人於規定期間內進行證據發現程序(Discovery）
•對「專利權人回應 」(Patent Owner Response）、申請專利範圍修正請求等內容作出
「程序申請人回覆」（Petitioner Reply）或「異議」（Opposition）。
PTAB審理 T+6至T+7
•專利權人得再於一定期限進行證據發現，
•就程序申請人之「異議」為「答覆」(Patent Owner Reply)
•專利權人若提出新專家宣誓證詞，程序申請人得對該專家進行取證並提出觀察意見 (Observation)
PTAB審理 T+12
•雙方當事人完成證據發現程序後，PTAB原則上將於12個月內(至多延長6個月)，綜 合雙方論理與證據資料，作成最終書面決定(Final Written Decision)，判斷是否撤銷 標的申請專利範圍。
‧ 國
立 政 治 大 學
‧
N a tio na
l C h engchi U ni ve rs it y
51
第二項 強制最初揭露
強制最初揭露(Mandatory Initial Disclosure)係指複審程序之雙方當事人應在 不晚於專利權人初步回應(patent owner’s preliminary response, POPR)之時，就最 初揭露階段之強制證據發現達成合意，並將合意書與最初揭露併作附件(exhibits) 一併提出，若專利權人未為初步回應，則於最初回應期間結束前遞交即可107。此 時應盡早提出最初揭露，因複審程序一旦開啟，雙方當事人得直接使用最初揭露 所得資訊，並進一步進行證據發現之蒐證。
雖然美國聯邦民事訴訟法並不適用於複審程序，但 PTAB 複審程序之規定多 係自美國聯邦民事訴訟法調整而來，故許多概念並無不同。PTAB 審理程序流程 指南(Patent Trial Practice Guide, Trial Guide)中便指出，若當事人雙方同意最初揭 露後，將有兩種選擇，一種選擇係以美國聯邦民事訴訟法第 26 條第 a 項第 1 款 之 A 調整而來，其揭露方面要求:
(1) 為最初揭露之當事人得用以支持其主張或作為抗辯之事證資訊，其可能 握有相關事證者之姓名、已知悉之地址以及電話號碼，並與標的資訊一同提 出，但事證資訊目的若僅為專利彈劾(Impeachment)之用，則例外不屬最初揭 露之範圍(the name and, if known, the address and telephone number of each individual likely to have discoverable information - along with the subjects of that information - that the disclosing party may use to support its claims or defenses, unless the use would be solely for impeachment)
(2) 依其類型與地點而異，於最初揭露之當事人持有、監督、管理實物情形 下，其得用以支持訴訟主張或作為抗辯之文件、電子儲存資訊、之「複本」
(copy)或「文字敘述」(description)一份。但請求目的若僅為專利彈劾 (Impeachment)則例外不屬最初揭露之範圍108。
第二種選項之揭露請求範圍更廣，且聚焦於以存有「非出版型公開揭示」(alleged
107 Federal Register/ Vol.77, No.157, August 14, 2012/ Part II/ Rules of Practice for Trials Before the Patent Trial and Appeal Board, at 48622. Available at
http://www.uspto.gov/sites/default/files/aia_implementation/fr_general_trial.pdf (last visited Aug. 23, 2016)
108 Office Patent Trial Practice Guide, supra note 2828, at 48762.
‧ 國
立 政 治 大 學
‧
N a tio na
l C h engchi U ni ve rs it y
52
prior non-published public disclosure )或「專利屬顯而易見而不具可專利性」
(alleged obviousness)為專利撤銷事由之申請人，透過請求揭露所取得之資訊與事 證109。不論提起事由為何，申請人均應提出下列資訊：
(1) 除已提出宣誓書(affidavit)110或已為證人詰問(deposition)者外，申請人所 知其他可能掌握該「非出版型公開揭示」事證或輔助判斷「專利係顯而 易見」事證之相關人士，其姓名與聯絡資訊。
(2) 敘明申請人所得掌握之相關人士，或已同意於程序中到場做證(testimony) 人士。
(3) 若前述人員係由申請人律師代表，須先為敘明
(4) 敘明所有申請人持有、監督或管理，指向「非出版型公開揭示」或與「非 出版型公開揭示」有關之文件及物品，或輔助判斷「不具進步性」之文 件與事證。
(5) 此外，申請人並應敘明所有支持其「已為非出版型公開揭示而喪失新穎 性」或「輔助判斷不具進步性」相關之所有事證，包含完整文字敘述 (description)、相片、化學分析(當標的涉及化學成分時)、與計算機程式 碼(computer code)(當標的涉及電子計算機時)，事證所在地、以及申請人 是否會就上述事物進行檢驗、分析、測試或採樣111。
若當事人間無法對上述強制揭露範圍達成共識，一方亦得向 PTAB 申請進行相關 證據發現112。
第三項 複審程序電子化儲存資訊之證據發現
複審程序與專利訴訟相同，「電子化儲存資訊」(Electronically Stored
Information, ESI)亦為證據發現中之重要環節，其相關證據發現稱為 E-Discovery。
有鑑於許多專利侵權訴訟中「電子化儲存資訊」證據發現費用高昂，美國許多法
109 37 C.F.R. § 42.51(a)(1)(i) (2012); Office Patent Trial Practice Guide, supra note 28, at 48762.
110 宣誓書(Affidavit)係指指當事人對事實所為之書面陳述，於有權主持宣誓之人員前作成宣誓或
代替宣誓之保證(affirmation)，確保其陳述內容之真實性。通常宣誓書內容限於陳述人得以自身 知識經歷(例如其親身見聞)予以證明者，有時亦得包含以此為根據之其他資訊。另外審判中法官 得要求就事實或證人提供之證據以宣誓書加以證明。
111 Office Patent Trial Practice Guide, supra note 28, at 48762.
112 37 C.F.R. § 42.51(a)(2) (2012).
‧ 國
立 政 治 大 學
‧
N a tio na
l C h engchi U ni ve rs it y
53
院紛紛對 E-Discovery 制定特別之證據發現規則。其中聯邦巡迴法院顧問委員會
（Federal Circuit Advisory Committee）草擬並制定「專利訴訟之電子化儲存資訊 證據發現限縮規則113」(Model Order Limiting E-Discovery in Patent Case)，而為使 複審程序符合經濟效益，程序能落實迅速有效之立法目的，USPTO 於複審程序 中亦採用了該項「電子化儲存資訊證據發現限縮規則」之規定，並針對復審程序 性質做出些微調整，以貼合複審程序之運作。除規定於 37 C.F.R. 42.51(b)(1)之「例 行證據發現程序」外，複審程序雙方當事人進行「電子化儲存資訊」之證據發現 時，37 C.F.R. 42.51 中其他類型之證據發現均受聯邦巡迴法院顧問委員會「電子 化儲存資訊證據發現限縮規則」(Model Order Limiting E-Discovery in Patent Case) 之限制。故若當事人若欲依 37 C.F.R. 42.51 或 37 C.F.R. 42.52 等規定，以申請額 外發現之方式取得「電子化儲存資訊」，均應於程序規定之期限內，向 PTAB 提
（Federal Circuit Advisory Committee）草擬並制定「專利訴訟之電子化儲存資訊 證據發現限縮規則113」(Model Order Limiting E-Discovery in Patent Case)，而為使 複審程序符合經濟效益，程序能落實迅速有效之立法目的，USPTO 於複審程序 中亦採用了該項「電子化儲存資訊證據發現限縮規則」之規定，並針對復審程序 性質做出些微調整，以貼合複審程序之運作。除規定於 37 C.F.R. 42.51(b)(1)之「例 行證據發現程序」外，複審程序雙方當事人進行「電子化儲存資訊」之證據發現 時，37 C.F.R. 42.51 中其他類型之證據發現均受聯邦巡迴法院顧問委員會「電子 化儲存資訊證據發現限縮規則」(Model Order Limiting E-Discovery in Patent Case) 之限制。故若當事人若欲依 37 C.F.R. 42.51 或 37 C.F.R. 42.52 等規定，以申請額 外發現之方式取得「電子化儲存資訊」，均應於程序規定之期限內，向 PTAB 提