本文見解

第一款 在目前商標法體系下無法解釋出商品化權之存在

目前，不論美國之商標法或是我國商標法，均未明文規定商品化權之存在。然而，商標權人 是否被賦予商品化權，須先討論的是，商品化權是否為一既存之權利，亦即從商標法體制中，

可否解釋出該權利之存在。

102 Dogan & Lemley, supra note 19, at 495.

103 此為最高法院於 2002 年所作出之見解。2006 年修法後，僅需證明有淡化之虞即可。

104 Dogan & Lemley, supra note 19, at 493-495.

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我國商標法採取註冊主義，商標權人經由註冊取得商標權者，權利人在其指定之商品或服務 取得商標權，即所謂商標獨占使用權，例如：在其明示之「標識」（sign）以及所指定之商品或 服務上，商標權人可獨占使用，「黑松」汽水為例，商標權人取得註冊後，即可以獨占使用「黑 松」標識於汽水商品；此外，商標權人亦取得排他權，排除他人使用相同或近似於其註冊商標 於同一或類似商品或服務上，即排除他人於一定範圍內之商標使用；且亦取得讓與權、授權他 人使用、設定質權等權利。

在美國聯邦商標法下，第 32 條(a)項規定，凡任何無法律上之權源，又未得商標權人之同意，

而將已註冊商標之複製、偽造、影印、仿造品貼附或顯示於有關物品或服務業之販賣、供銷或 廣告上而為州際商業上之使用(use in commerce)，足致混淆、誤認或欺矇者，構成商標權之侵 害，商標權人得依法提起民事救濟；¹⁰⁵尚未註冊之商標則可使用第 43 條。¹⁰⁶

在我國，依照 100 年新修正通過之商標法規定，商標法第 35 條第 1 項規定：「商標權人於 經註冊指定之商品或服務，取得商標權。」權利人在其指定之商品或服務取得商標權，即商標 獨占使用權。此外，商標權人之排他權則規定在第 35 條第 2 項規定：「除本法第三十六條另有 規定外，下列情形，應經商標權人之同意：一、於同一商品或服務，使用相同於註冊商標之商 標者。二、於類似之商品或服務，使用相同於註冊商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞 者。三、於同一或類似之商品或服務，使用近似於註冊商標之商標，有致相關消費者混淆誤認 之虞者。」違反者，依照商標法第 68 之規定，為侵害商標權，並進一步依照第 69 條和第 95 條 之規定，行為人負有民事和刑事責任。

本文認為，商標權人在目前之規定之下，其有權在指定之商品或服務使用其商標，此外，對 於他人將相同/近似之商標，使用於相同或類似之商品，並造成消費者混淆誤認之虞之行為，可 以加以排除之。

商標權人面對他人所為之商品化行為，本文認為其確實可以控制他人一定程度之商品化行 為，但商標權人是基於商標法所賦予之商標權和排他權，進而享有排除他人所為之特定商品化 行為之利益，亦即，商標權人得以排除他人所為之商標使用和混淆性使用。因此，商標權人所

105 原文詳見註 92。

106 原文詳見註 94。 

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107 The term “ dilution”means the lessening of the capacity of a famous mark to identify and distinguish goods or services, regardless of the presence or absence of-(1) competition between the owner of the famous mark and other parties, or (2) likelihood of confusion, mistake, or deception.

108 (c) Remedies for dilution of famous marks. (1) The owner of a famous mark shall be entitled, subject to the principles of equity and upon such terms as the court deems reasonable, to an injunction against another person's commercial use in commerce of a mark or trade name, if such use begins after the mark has become famous and causes dilution of the distinctive quality of the mark, and to obtain such other relief as is provided in this subsection. In determining whether a mark is distinctive and famous, a court may consider factors such as, but not limited to-- (A) the degree of inherent or acquired distinctiveness of the mark; (B) the duration and extent of use of the mark in connection with the goods or services with which the mark is used; (C) the duration and extent of advertising and publicity of the mark; (D) the geographical extent of the trading area in which the mark is used; (E) the channels of trade for the goods or services with which the mark is used; (F) the degree of recognition of the mark in the trading areas and channels of trade used by the marks' owner and the person against whom the injunction is sought; (G) the nature and extent of use of the same or similar marks by third parties; and (H) whether the mark was registered under the Act of March 3, 1881, or the Act of February 20, 1905, or on the principal register.

 

109未得商標權人同意，有下列情形之一者，視為侵害商標權：一、明知為他人著名之註冊商標而使用相 同或近似之商標或以該著名商標中之文字作為自己公司名稱、商號名稱、網域名稱或其他表彰營業主體 或來源之標識，致減損著名商標之識別性或信譽者。

110 Cherniak, supra note 9, at 1344.

42 商品受到控制。然而，美國第二巡迴法院在1955 年 Mastercrafters Clock & Radio Co. v. Vacheron

& Constantin LeCoultre Watches, Inc.¹¹¹一案中，認為售後混淆可以作為商標侵害之混淆，因此，

縱使不承認商品化權之存在，使用售後混淆原則仍可以解決多數之仿冒之案件。此外，Dogan &

112  Dogan & Lemley, supra note 19, at 492-493. 

113商標商品化之行為是否為商標之使用，實務見解不一，有認為所謂商標之「使用」，係指以行銷為目的，

將商標以平面圖像、數位影音、電子媒體或其他媒介物，足以使相關消費者認識其為表彰商品或服務者，

此外，侵害者意亦在於將他人之商標，作為自己之商品之商標加以使用之行為。

亦有認為商標法條文中雖出現「使用」一詞多次，但在不同之條文中會有不同之意義，侵害商標權之「使 用」並不受限於修正前第6 條之定義。此歧異之見解會造成商品化行為是否構成商標侵害，因此有其重

43 權人亦可以依州法，例如Restatement (Third) of Unfair Competition 第 20 條主張商標侵害。¹¹⁶判 斷是否為商標侵害，其重點之一當然是判斷是否造成消費者混淆誤認之虞，然而，商標使用是 否為一獨立判斷之要件，主張非商標使用就不會構成商標侵害之理由，可能是因為非商標使用 就不會造成混淆誤認之虞。第六巡迴法院在Interactive Products Corp. v. a2z Mobile Office, Inc.¹¹⁷ 一案中，認為若被告未將原告之商標作為商標使用，而僅作為非商標使用(non-trademark way)， 實務上曾經判決商標權人在商品化之案件中勝訴，他人構成商標侵害，例如Boston Professional Hockey Ass’n 中法院認定構成商標侵害，此更會造成消費者在購買該種商品時，會以為附有商 標權人商標之商品必須經商標權人之授權，以為其為正版商品，進而加以購買；(四)消費者購 買該商品時，其雖然知道該商品並非商標權人所製造，對於商品之來源並未造成混淆，但還是 會希望自己買到的是正版商品，在University of Georgia Athletic Ass'n v. Laite¹¹⁹一案中，法院認 為依照證據顯示，有 10 至 15 位消費者將該產品與 UGAA 相連結，至少他們會假設該商品有受到

119 756 F.2d 1535, 225 U.S.P.Q. 1122, 23 Ed. Law Rep. 858 (11th Cir.(Ga.) Apr 08, 1985).

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學校或球隊之贊助或授權。此外，在法院之觀點內，消費者購買含有喜歡之隊伍之商標之產品 時，會希望買到是受到授權或贊助之正版商品，否則此種促銷商品之廣告中就不會有“official＂

之用語出現，此表示消費者仍然重視該產品是否為正版商品；(五)若屬非競爭商品，則透過關 聯商品原則判斷是否屬於關聯商品。因此，法院在具體個案，需探求消費者感覺，以及商品化 實務，以判斷消費者有無被混淆。針對混淆誤認之虞之判斷標準，本文會放在第五章判決比較 時會詳加討論。

第二款 商品化權之明文創設會破壞商標法體制

目前，不論美國或我國之商標法，並未明文規定商標權人擁有商品化權，且本文認為無法解 釋商品化權為一既存之權利。然而，若之後要在既有之商標法體系中明文創設新的商品化權，

使其成為權利之ㄧ，將會使得商標法體系產生混亂，並偏離商標法之理論基礎。

商標法之目的，係藉由法律合理保護商標權人及其商譽，維護產業間之公平競爭，使商業活 動秩序井然，避免消費者因商品服務來源混淆、誤認導致權益受損，並促進工商企業之正常發 展。是以，商標制度兼具有保障公益及私益之目的。對於消費者之保護，最主要的是在於避免 在相同或類似商品或服務上，有相同或近似之商標，使消費者產生混淆、誤認，而使其增加搜 尋成本。因此，透過商標侵害之相關規定¹²⁰，使得於同一或類似商品或服務，使用近似或相同 於其註冊商標之商標，而會造成消費者混淆誤認之虞者，為侵害商標權。此一方面使消費者不 會產生混淆、誤認，它方面也可以保護商標權人之商譽，且經競爭者在未造成混淆誤認之虞之 情形下，仍允許其對於商標之使用，因此也可以維持市場之公平競爭。因此，如前所述，不論 是在美國法或是我國法下，競爭者若非商標之使用，或未為混淆性之使用，其使用之行為仍可 以被允許。

商標商品化，係指他人將商標權人之商標作為自己商品之裝飾，或是將該商標放置在商品 上，使消費者可以佩戴該商品以表達其對於組織、學校或品牌之忠誠，此時之商標圖樣構成商

120 聯邦商標法第32 條、第 43 條以及州法，原文條文詳見註 92、94、93；我國商標法第 68 條，民刑事 責任規定於第69 條以及第 95 條。

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品之一部分，例如：在馬克杯放置球隊之商標圖樣而加以販售，此時，該圖樣成為商品之一部 份，販賣者將球隊商標圖樣與馬克杯結合而促銷該商品，消費者可能是基於對於球隊之忠誠而 購買，亦有可能是因為商品之美觀而加以購買。販賣者可能僅將他人之商標圖樣作為功能性之 使用，該商標圖樣僅為商品之功能性特徵，而非具商標之作用。縱使同時具有商標之作用，有 可能因為市面上此種商品氾濫，或是消費者只是因為商品外觀而加以購買，或是商標權人根本 未生產該商品化商品，消費者此時並不認為該商品是商標權人所販售或是其授權販售，或是消 費者根本只是要買此商品來表達忠誠，其根本不在意此商品到底是誰所製造，因此，消費者可 能不會產生來源混淆或是贊助關係之混淆，即未造成混淆誤認之虞。

若明文創設商品化權，將會使得非商標使用和未造成消費者混淆之商品化行為，仍須得到商 標權人之授權才可以為之，此與現行制度產生衝突，且亦會造成競爭上之阻礙。此外，對於消

若明文創設商品化權，將會使得非商標使用和未造成消費者混淆之商品化行為，仍須得到商 標權人之授權才可以為之，此與現行制度產生衝突，且亦會造成競爭上之阻礙。此外，對於消

在文檔中 商標商品化之研究 (頁 51-58)