第五章 商標商品化之混淆誤認之虞分析
四、 University of Georgia Athletic Association v. Bill Laite
第十一巡迴法院以往案件中，在判斷兩個商標是否構成混淆誤認之虞時，所採取之七個要素 為：(1)商標之類型(暗示性、獨創性等)；(2)兩個商標之近似性；(3)商品之類似性；(4)零售商店 和消費者之同一性(identity)；(5)廣告使用之同一性；(6)被告之意圖；(7)真正混淆。首先，被告
197 756 F.2d 1535.11th Cir.(1985)本案事實：UGAA 長期使用 Bulldog(牛頭犬)作為暱稱，並欲 1981 年時，
在喬治亞州和聯邦註冊成數個服務標章(商標)，其商標由 Bulldog 文字和英國牛頭犬圖樣組成，其中一個 商標是英國牛頭犬穿著上面有G 徽章之運動衣，其他商標則是 BULLDOGS 塊狀文字。這些商標註冊使 用在關於運動活動之服務上。其他相似之未註冊商標，則被使用在其運動球隊上。學校之顏色是紅和黑。
在1982 年時，被告(Laite)散佈名為“Battlin’ Bulldog Beer”之紅色和黑色之啤酒罐到亞特蘭大地區之商店以 及遍佈喬治亞。該啤酒罐之一面是英國牛頭犬之圖樣，另一面是“Battlin’ Bulldog Beer”文字(以顯眼之紅色 塊狀字體)，以及“Not associated with the University of Georgia”(小的銀色印刷)。被告一開始有想到得到 UGAA 之允許而重製 University of Georgia Bulldog 在罐子上，但被拒絕。
原告知道被告之販售行為後，其有通知被告，通知該商品會侵害原告已註冊和未註冊商標，並要求被告 停止散佈該商品，但被告拒絕，因此，原告在喬治亞州之美國地方法院提起訴訟，其主張：(1)不正確之 來源指示，違反聯邦商標法第43 條(a)；(2)針對侵害註冊商標，違反 Ga. Code Ann.§10-1-450；(3)虛偽交 易實施，違反Uniform Deceptive Trade Practice；(4)淡化 UGAA 商標，違反喬治亞反淡化法 Ga. Code Ann.§10-1-451(b)；(5)不公平競爭，違反 Ga. Code Ann.§23-2-55。原告聲請為預防性之禁制令，禁止被告 製造和散佈或銷售系爭商品，地方法院允許原告之請求。被告提起上訴，上訴法院認為，地方法院僅考 量到聯邦商標法第43 條(a)，而未考量到州法，未就州法主張加以處理，而就此允許原告禁制令之救濟。
因此，在上訴審時，上訴法院被限制在決定地方法院對於聯邦商標法第43 條(a)之認定是否適當。
是否University of Georgia Bulldog(是指原告所使用之數種英國牛頭犬圖樣，法院將這些圖樣統稱為 University of Georgia Bulldog)是一個有效之商標而受保護：被告指出在 University City Studios 一案中，若 要成功主張不正確之來源指示，違反聯邦商標法第43 條(a)，則必須證明該商標用有第二意義。然而，法 院認為，只要當該商標為說明性商標時才需要證明有第二意義，若為獨創性或暗示性商標則不需要為之。
若取得第二意義，即可以註冊並受到州法之保護。在本案中，University of Georgia Bulldog 並非說明性商 標，因為在法院之觀點中，原告所使用之英國牛頭犬圖樣若非完全是獨創性商標，至少是暗示性商標，
因此，原告不需證明第二意義則可主張聯邦商標法第43 條(a)。因此，地方法院縱使未證明第二意義仍在 聯邦商標法第43 條(a)之下給予原告禁制令之救濟，此無誤。
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主張下級審(地方法院)未考量到所有之七個要素就認定有混淆誤認之虞，法院認為被告此主張有 錯誤。法院認為，地方法院引用Amstar Corp.案，並提出七個要素中之其中兩個要素：設計之近 似性和被告意圖，地方法院未討論其他五個要素，此也許是因為法院認為在該環境之下這些要 素較不具有重要性，我們從未要求法院必須將每個要素均加以審視。因此，雖然地方法院未能 考量其他有關要素，但不會因此就推翻原審之決定，因為，真正之爭點是在於，原審對於最後 構成混淆之虞之認定是否正確，重點應該是在此，而非原審所採取的是何種要素。因此，法院 首先澄清並不是在每個案件中，對於所有之混淆誤認之虞之參酌因素均須加以考量，法院可以 視個案所需，而選擇所需之參酌因素。
法院認為爭點應在於：地方法院認定被告商品(Battlin’ Bulldog Beer)會造成混淆之虞之結 論，是否有明顯的錯誤(clearly erroneous)？被告主張地方法院之認定有明顯錯誤。然而，上訴法 院同意地方法院認定Battlin’ Bulldog Beer 會造成混淆之虞之結論，且認為最重要之兩個要素和 地方法院之認定一樣，即：兩商標之近似性、被告之意圖，此兩個要素足以支持混淆之虞之結 論：(1)法院認為兩種牛頭犬 Battlin’ Bulldog 和 University of Georgia Bulldog 近似：因為罐子之 顏色是紅和黑，此為喬治亞大學之顏色，此外，Battlin’ Bulldog 穿著字母之文字，雖然 Battlin’
Bulldog 不全然是複製 University of Georgia Bulldog，但其差別非常小且瑣碎，例如：尾巴較長、
牛頭犬所穿之運動衣服不同；(2)被告之意圖：被告之意圖亦可以從下面紀錄看出：此紀錄是由 Royal Brewing Company 所建立、證實，該公司為 Battlin’ Bulldog Beer 之啤酒製造商，其曾經寫 信尋求原告之允許，允許其使用原告之商標在罐子上。此外，被告在原審亦承認Battlin’ Bulldog Beer 被試圖去利用原告足球計畫(這也是為什麼 Battlin’ Bulldog 在其中一個手臂上夾帶一個足 球)。因此，毫無疑問地，被告希望銷售 Battlin’ Bulldog Beer，不僅是因為其啤酒口味好，而是 因為該罐子會吸引到喬治亞大學足球迷之注意。
此外，上訴法院認為縱使發現被告之意圖和兩商標設計之近似性足以支持地方法院之混淆之 虞之結論，但法院認為剩餘之五個要素亦會支持相同之結論，至少不會破壞它。因此，上訴法 院對於其餘之五個要素亦加以討論：
(一) 商標之類型：本案之商標類型，若非完全是獨創性商標，至少是暗示性商標，為具有固 有識別性之商標，此商標在傳統上被認為是強商標。事實上，有許多學校使用英國牛頭犬作為
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吉祥物，但多數學校與原告地理相距較遠，或使用不同顏色配置，或除了“G＂之外還有其他字 母搭配。因此，不會減低原告商標之強度。其他剩餘之學校，亦位於喬治亞州，顏色相同，也 用G 字母，但其不會真正威脅到原告商標之強度。此外，根據紀錄，許多商品精確地或近似地 複製University of Georgia Bulldog，該商標經被授權人廣泛使用，傾向支持原告之商標是強商 標。縱使有未經授權之使用，也不會使強商標變成弱商標，其適當之問題是其使用是否會使得 商標之識別性減弱。因此，法院認為，University of Georgia Bulldog，至少在喬治亞州是一個相 當強之商標。
(二) 真正混淆之證據：法院發現，根據紀錄，兩商標之間有真正混淆之證據。原告提出喬治 亞大學教授之證詞：「在1982 年 10 月 11 日之一個禮拜間，我收到大約 10 至 15 之個人詢問或 電話詢問，其內容是關於Battlin’ Bulldog Beer 之銷售和散佈，以及該商品與喬治亞大學之聯結。
大部分人擔心Battlin’ Bulldog Beer 不是應經原告授權或與原告相關之商品，並詢問其是否有經 過原告之允許而使用其商標在商品上。」因此，很明顯地，Battlin’ Bulldog Beer 罐子上有包括 University of Georgia Bulldog。法院認為，根據該紀錄顯示，至少 10 至 15 位公眾向 UGAA 詢問 關於Battlin’ Bulldog Beer 和喬治亞大學之聯結，此證據顯示，至少一些公眾會假設附有球隊或 學校商標之商品有經過學校或球隊之授權或贊助。再者，在法院之觀點中，大部分消費者購買 附有其喜愛之學校或球隊標誌或名稱之商品，其會較想要買到有經過官方授權或贊助之商品，
否則此種商品之廣告中就不會有“official”之用語出現，此表示消費者仍然重視該產品是否為正 版商品。
被告主張，其有在罐子上為聲明“Not associated with the University of Georgia”因此不會造成 混淆，然而，法院不認同此主張，其理由有二：(1)該聲明相當不顯著，且商品被裝在一起時，
幾乎看不見該聲明；(2)引用 Boston Pro. Hockey 案：完全地利用標誌並銷售球隊之徽章已經滿 足混淆之要件，用文字指示其並非經商標權人授權，並不足以修補不合法之混淆，只有禁止未 經授權之使用才足以修補此錯誤。
(三) 其他三個混淆之虞之判斷要素：商品之類似性；零售商店和消費者之同一性(identity)；
廣告使用之同一性，比起大部分商標案件，在本案中較不具重要性。因為這些要素主要是關於 原告商品和被告商品間之混淆之虞，然而，在本案中，如同Boston Pro. Hockey 案，混淆是起源
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於被告濫用原告之聲譽(其聲譽體現在其商標上)，而非被告對原告商品之不公平競爭。因此，未 使用此三個要素並不會侵蝕地方法院對於混淆之虞之認定。
因此，上訴法院認為地方法院對於混淆誤認之虞之認定並無錯誤，維持地方法院之見解。
第二款 搭便車和經濟因素之分析
在商標商品化之案件判斷是否構成商標侵害時，雖然美國法院在一開始會討論消費者混淆 之問題，且使用較大之篇幅加以討論，畢竟混淆誤認之虞是判斷構成商標侵害之重要爭點。然 而，在有些判決中，其會再額外提到搭便車，以及對於商標權人經濟衝擊之問題，因此，有學 者認為從法院之檢驗模式中可以看出，很難在商品化案件中僅適用一種分析類型。198
企業為了行銷其商品，其需要投注極大之勞力、資金、時間於商品之開發與創新，並建立良 好之企業形象，進而使其商標對消費者而言，其具有一定之品質保證，使該商標產生商標商譽，
並使得該企業得以在市場具有競爭力。因此，一個商標所建立之形象，是在商標權人之努力之 下而形成。因此，商標之商品化之價值，是商標權人努力下之產物，他人卻任意利用商標權人 辛苦建立起之商標形象，在無任何努力之下，將他人之商標予以商品化，以低廉之成本取得不 相當之利潤，立於公平之角度來看，對於商標權人而言並不公平。
在商標商品化之案件中，有些法院會考量到公平觀點，其會提及到使用人之行為是從商標權 人之勞力之果實獲得利益，以及使用人藉由商標權人之努力而獲得市場。例如，第一巡迴法院 在Boston Athletic Association v. Mark Sullivan 一案中，有提到被告之襯衫很明顯地是設計去取得 Boston Marathon 之利益，且透過原告之聲譽與促銷其襯衫商品相連結而獲得利益，被告在原告
在商標商品化之案件中，有些法院會考量到公平觀點，其會提及到使用人之行為是從商標權 人之勞力之果實獲得利益，以及使用人藉由商標權人之努力而獲得市場。例如，第一巡迴法院 在Boston Athletic Association v. Mark Sullivan 一案中，有提到被告之襯衫很明顯地是設計去取得 Boston Marathon 之利益，且透過原告之聲譽與促銷其襯衫商品相連結而獲得利益，被告在原告