美國相關實務見解

商標商品化之行為，包括將他人商標圖樣放置在衣服、帽子上，使該商標圖樣成為商品之一 部分，或是將他人之商標圖樣做成立體造型之商品均屬之。在我國實務上，有法院直接認為該 商標圖樣僅是在提供美學吸引力，而忽略了其亦有可能同時有商標之作用。在美國法院之見解 下，此商標圖樣有可能僅為商品之功能性特徵，但亦有可能同時具有功能性以及商標作用，此 必須依照個案加以認定，且在不同之情形下，會有不同之處理方式，此種分法可以作為我國之 借鏡。以下分為兩種情形加以討論，其一為該商標圖樣單純僅為商品之功能性特徵，其二為該 商標圖樣同時有功能性用途和商標作用。

第一款 功能性特徵

第一目 International Order of Job’s Daughter v. Lindeburg & Co.

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172在 1975 年之 Boston Professional Hockey Ass＇n v. Dallas Cap & Emblem Mfg.,Inc. (510 F.2d 1004(5^th Cir. 1975))一案中，法院認為，雖然商標圖樣覆蓋整個商品，但仍屬於將商標使用在商品上，該商品即為 布。此見解值得贊同，因為商標覆蓋整個商品，並不會因此使得商標成為商品，其仍屬於將商標使用於 商品上。 

173 633 F.2d 912 (9^th Cir. 1980).原告將其名稱以及徽章作為團體標章。

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在International Order of Job’s Daughter v. Lindeburg & Co.一案中，被告販售裝飾有原告組織 之名稱及徽章形狀之珠寶，法院認為原告之名稱與徽章是珠寶的美學功能成份(functional aesthetic components of jewelry)，該名稱與徽章是用來使配戴珠寶者可以展現自己對於組織之忠 誠、情感，其是因為其內在價值而被銷售，而不是因為表彰來源或贊助關係而被銷售，因此，

原告之名稱與徽章是珠寶的美學功能成份，並非商標。

被告將 Job’s Daughter 之名稱和徽章形狀裝飾於珠寶上，其提供「主要為功能性用途」

(primarily a functional purpose)，其僅為珠寶之功能性特徵，使佩戴者得以對公眾展現其對組織 之認同、忠誠。相關(典型)消費者因為想要配戴此珠寶以表達其對組織之忠誠因而加以購買，

或有些消費者則是因為其美學吸引力而加以購買。法院認為僅為功能性使用，而非作為商標使 用，最後認定不構成商標侵害。此案之重點在於，商標權人之專有權利不應及於對商標作「主 要為功能性用途」(primarily a functional purpose)之使用。然而，當相關消費者不僅只是因為其 固有的功能性使用及美學吸引力而購買，也因為該標誌有指示此商品為商標權人所製造、贊助 而加以購買，此時次要地亦有商標之作用，此時，該名稱以及徽章同時被作為商標使用以及功 能性使用。因此，法院認為應詳細檢查物品本身、被告的商品化實務、以及消費者是否真正將 被告產品與商標權人連結的證據，在個案中判斷是否作為商標之使用或是僅為功能性之使用。

在本案中，被告販售裝飾有原告組織之名稱及徽章形狀之珠寶，而原告之名稱以及徽章形狀 在此僅是被作為功能性之使用，亦即將該圖樣使用在珠寶上，其僅是一個商品之主要的特徵，

使配戴此珠寶者得以公開地展現其對組織之忠誠，因此，該圖樣僅為珠寶之美學功能成分，其 並非商標，亦即，被告並非將原告之名稱以及徽章形狀作為商標使用，而僅作為功能性之使用。

然而，第九巡迴法院並不否認當一個商標圖樣被使用在商品上時，其有可能同時為商品之功能 性特徵和提供商標作用，因此，法院認為應詳細檢查物品本身、被告的商品化實務、以及消費 者是否真正將被告產品與商標權人連結的證據，在個案中判斷是否作為商標之使用或是僅為功 能性之使用。

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第二目 University of Pittsburgh v. Champion Products, Inc.

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在 1983 年University of Pittsburgh v. Champion Products, Inc.一案中，被告使用原告(匹茲堡大 學)之標誌，裝飾在紡織品/衣服(soft good)上。原告依照聯邦商標法第 43 條(a)、州法商標侵害(賓 州商標法)、州法不公平競爭提起訴訟。法院認為，若商品之特徵為功能性，亦即為功能性特徵，

則不受保護，他人可以予以仿製。在此先說明的是，「功能性」常在營業包裝之案件中被主張，

被告可以用原告之設計為功能性來作為抗辯，然而，在商品化之案件中，時常可以看到使用「功 能性」之用語，但被告並不是主張原告之商標為功能性所以不受保護，而是主張將該商標圖樣 使用在商品上，其僅為功能性特徵，而法院認為若為商品之功能性特徵，則不受保護，他人可 以予以仿製，因此法院事實上轉化了功能性之意義。

法院認為，當匹茲堡大學之標誌使用在衣服上時，其為衣服之功能性特徵，這些標誌圖樣提 供(展現)功能，使穿戴者得以表現其對學校之認同、忠誠，因此匹茲堡大學之標誌僅為衣服之功 能性特徵，且此功能性特徵是商品之必要之特徵，因為要使消費者可以穿戴此商品來展現其對 學校之忠誠，其必須在上面放置學校之標誌。因此，被告可以在衣服上使用匹茲堡大學之標誌，

縱使原告可以證明混淆之虞，原告之主張仍會失敗。因此，在衣服上使用原告之名稱，是用來 使穿戴此衣服之消費者可以表達其對學校或學校運動球隊之支持，因此，在衣服上之標誌對於 穿戴者而言，僅提供一個真實、美學之功能。在本案中亦無證據顯示消費者在意該商品為誰所 製造，或是在意該商品是否有經授權而製造。因為原告標誌在被告之商品上僅是提供功能性之 用途，若使原告勝訴(使其請求得以實現)，將會給予原告在 Pitt 標誌之衣服市場中取得永久獨占 之地位，排除任何競爭，法院知道沒有法律理論會贊成此結果。

法院於該案中另外提出，假設該仿製之特徵是功能性的，但亦在市場中有其特殊意義，即 商品來源之指示時，若有採取合理之努力去避免未來之消費者產生來源混淆，則該仿製被允許。

例如：明顯地表明該商品之真實來源。該步驟是否合理，必須依個案加以考量，依個案判斷此 方式是否合理，且是否有合理之方法可用：若這些步驟在個案中無法實際運作，這些步驟並不

174 566 F. Supp. 711(W.D.Pa.1983).

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合理；若這些步驟無法避免消費者被欺騙，這些步驟並不合理；若這些步驟涉及財政費用，這 些費用會確實阻礙在產品銷售上之競爭，這些步驟並不合理。假設在個案中沒有合理之步驟可 以採取，儘管此特徵有其特殊意義(有商標之作用)，仍允許被仿製；假使被仿製之特徵並非功能 性，若其會造成消費者混淆誤認之虞，則該仿製不被允許，然而，若其有採取方法而有效地避 免消費者混淆誤認之虞，則會使得該特徵之仿製被允許。

上述之兩則判決，在該案中被告對於他人商標圖樣之使用，該商標圖樣僅是商品之功能性特 徵，其僅提供一個功能性用途，其使穿戴者得以公開地表達其對於組織或學校之認同或忠誠，

被告僅為功能性之使用，應被允許。然而，法院並不否認，有時在商品上使用他人之商標圖樣，

其會同時提供功能性之用途以及商標作用，此時，若有採取合理之努力去避免未來之消費者產 生來源混淆，則該仿製被允許。至於該步驟是否合理或是是否有合理之步驟可以使用，均需依 照個案加以判斷之，若在個案中沒有合理之步驟、方法可以使用，則須允許被告之使用。

第二款 同時提供功能性和商標之用途

在以下兩個判決中，法院認為該案中對於他人商標圖樣之使用，該商標圖樣同時提供功能性

以及商標之用途，法院對於此種使用方式是否亦受聯邦商標法所規範，有其見解。在第一個案 件中，法院認為 Plasticolor 對於 Ford 之商標之真正使用，其同時提供商標(即指示來源)以及功 能性用途，且該商標之使用會造成來源混淆，其需受聯邦商標法所非難；在第二個案件中，法 院進一步認為，對於商標為混合性之使用，若在銷售之時存在對於來源或贊助之混淆之虞，或 是被控侵權人未採取合理之步驟消除(eliminate)售後混淆之虞，則該混合性使用構成侵害。然 而，何謂合理之步驟，法院認為不論選擇何種方法，其必須是最有有效合理的可獲得之方法，

而該方法必須實質尚未干擾到商標之功能性之用途。是否為合理之方法且是否有合理之方法可 用，必須依照個案認定之。

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第一目 Pasticolor Molded Products v. Ford Motor Company

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在1988 年之 Pasticolor Molded Products v. Ford Motor Company 一案中 Plasticolor 提起訴訟請 求為即決判決(summary judgement)，請求法院允許其可以使用 FORD 之商標在汽車配件上，被 告 FORD 提起反訴，主張在聯邦商標法第 32 條、加州法下之商標侵害和不公平競爭。Ford 針 對 FORD 商標使用在多種汽車產品(包括地墊)有申請聯邦註冊，且亦有其他註冊商標，例如：

BRONCO、CAPRI、COUGER 等商標，這些商標已成為不可爭議之商標，且可以成為表見證據。

Plasticolor 是在從事銷售汽車配件之生意，包括地墊。在 1937 年時，Plasticolor 未經授權而使用 Ford 的商標：PINTO，以及野馬設計，之後亦未經授權而在地墊和其他商品上使用 Ford 之商標：

FORD、CAPRI、BRONCO 等商標，以及野馬和雷鳥設計。有 Ford 之商標之地墊，其被包裝，

以紙版包裝，上面有Plasticolor 字樣，有些則寫 Ford Custom Carpet Front，有些則無紙版包裝(散 裝品)，其中有些有 O.E.(original equipment，即原配)之設計伴隨 FORD 商標。

Plasticolor 在積極抗辯 (affirmative defense)中主張，該其使用 Ford 之商標，這些商標是作為 一個功能性之用途，而非作為一個來源指示之用途，即 Plasticolor 主張其使用這些商標，是用 來使消費者裝飾其車子，以及宣示其擁有 Ford 所製造之車子，而非用來指示該地墊為 Ford 所 製造，或經Ford 所授權。然而，法院認為很明顯地，Plasticolor 對於 Ford 之商標之真正使用，

其同時提供商標(即來源指示)以及功能性用途。此外，法院認為有造成混淆誤認之虞，因為依據 Ford 請專家所做之消費者調查，在紐約、芝加哥、加州 300 位消費者，超過 4 分之 3 會相信附

其同時提供商標(即來源指示)以及功能性用途。此外，法院認為有造成混淆誤認之虞，因為依據 Ford 請專家所做之消費者調查，在紐約、芝加哥、加州 300 位消費者，超過 4 分之 3 會相信附

在文檔中 商標商品化之研究 (頁 88-99)