國 立 交 通 大 學
科技管理研究所科技法律組
博士論文
專利有效性爭議司法審查之研究
-以美日及我國法為中心
The Judicial Review on Disputes of Patent Validity
- A Focus on Analysis of the United States,Japan and Taiwan Law
研 究 生：陳國成
指導教授：劉尚志博士
專利有效性爭議司法審查之研究
-以美日及我國法為中心
The Judicial Review on Disputes of Patent Validity
- A Focus on Analysis of the United States,Japan and Taiwan Law
研 究 生：陳國成 Student : Kuo-Cheng Chen
指導教授：劉尚志博士 Advisor : Dr. Shang-Jyh Liu
國 立 交 通 大 學
科 技 管 理 研 究 所 科 技 法 律 組
博 士 論 文
A Dissertation
Submitted to Graduate Institute of Management of Technology
National Chiao Tung University
in partial Fulfillment of the Requirements
for the Degree of
Doctor of Philisophy
in
Technology Law
January 2013
Hsinchu, Taiwan, Republic of China
I
專利有效性爭議司法審查之研究
-以美日及我國法為中心
研究生：陳國成 指導教授：劉尚志 國立交通大學科技管理研究所科技法律組博士班摘 要
本論文就專利權有效性爭議，分別從權利取得前及取得後，對有效性爭議判 斷之司法審查議題加以探討，包括行政爭訟與民事訴訟程序法之分析。並說明行 政爭訟及民事侵權訴訟中，有關專利權有效性之爭執，美、日及我國法制及實務 案例因應處理方式，以研析專利權有效性之爭議衝突調和可行性。本文另針對我 國智慧財產案件審理新制施行後，有關智慧財產有效性爭議判斷所產生之問題提 出初步建議，以供後續研究及實務參考。 本論文第一章為緒論。第二章針對專利權取得之爭議問題，分別依序由美、 日及我國法進行法制基本介紹，以瞭解美、日及我國在不同法制架構下對相關議 題，其所對應之意涵，作為後續討論的基礎。第三章對專利權有效性之爭議，於 美、日及我國法制及實務處理方式加以分析討論。第四章則係就專利有效性爭議 衝突情形，各自由美、日及我國法之法制予以研析，並探討美、日及我國因應之 方式及調和裁判歧異可能性。第五章結論則係綜合前述美、日及我國法制與案例 之討論，就智慧財產有效性爭議所涉司法審查相關議題，提出衝突解決調和之初 步建議，期能提供法制上研議或實務處理之相關參考。 關鍵字：專利、有效性爭議、司法審查、智慧財產、裁判歧異II
The Judicial Review on Disputes of Patent Validity
- A Focus on Analysis of the United States, Japan and Taiwan Law
Student: Kuo-Cheng Chen Advisor: Dr. Shang-Jyh Liu
Graduate Institute of Management of Technology National Chiao Tung University
Abstract
The essay analyzes judicial review on disputes of patent validity in patent prosecution and post-grant process including analysis of administrative and civil procedure, and addresses the approach taken to deal issues of patent validity between two procedures in the legal system and practice among the United States, Japan and Taiwan to explore feasibility of harmonizing judgment disparity on patent validity. In addition, the Article presents preliminary proposal for dealing with disputing issues of patent validity occurred on the performance of Intellectual Property Court after the implementation of Intellectual Property Case Adjudication Act to provide informative reference for further legal research and patent practice.
Chapter I of this paper offers an introduction. Secondly the chapter makes a presentation on legal systems of the United States, Japan and Taiwan respectively to understand relative status on disputing issues of patent prosecution in different legal framework as a basis for further related discussion. Chapter Ⅲ discusses the feasible measures taken to deal with disputing issues of patent validity under the legal and practice in the United States ,Japan and Taiwan. The forth chapter makes an analysis on possibility of harmonizing judgment disparity regarding conflicting issues of the patent validity according to the legal systems of the United States, Japan and Taiwan. Fifth chapter concludes with a preliminary proposal for the solution to the related disputing issues of patent validity based on foregoing discussion under legal and practice of the United States, Japan and Taiwan.
Key Words: Patent, Disputes of Validity, Judicial Review, Intellectual Property, and Judgment Disparity.
III
誌 謝
在歲寒冬盡之際，終於完成交大科法所博士論文，在論文修改中，心中不時 湧現多年來的學習思情。自 12 年前踏進交大科法所碩士班，而今能在科技法學 之研究先後獲得碩士、博士學位，首先要感謝指導老師劉尚志教授，對我在此法 學領域的一路帶引與提攜，使我教學並進，實務理論互濟，並給予研究上充分的 尊重與自主。自己益感愛深任重，惕勵自勉，惟恐有負師長期許。 論文撰寫期間，遭遇國際期刊投稿通過的瓶頸，科法所所長倪貴榮老師及所 上諸位老師會聚一堂，與所內博士生座談，不吝分享經驗心得。尤其針對投稿稿 件，劉尚志老師、王立達老師、陳在方老師更齊聚心力，指導調整議題及論述方 向，以符合國際期刊投稿要求，終能突破障礙，為美國發行已屆 40 年之 AIPLA Quarterly Journal(發行量 16000 本)接受刊登。師長關懷付出之情，深銘於心。 在科法所研習期間另蒙王敏銓、林志潔等老師授業啟發，迄今受用。而口試委員 蔡明誠老師、李崇僖老師，特別撥冗費心詳閱論文。蔡老師指導論文概念定義之 界定與釐清，加強議題論述之完整；李老師提示日文與中文分析互相勾稽，建立 關連。王立達老師指引各議題先作原則性論述，以綱舉目張。陳在方老師在口試 本逐一指明問題與方向，俾便修正。指導教授劉尚志老師彙整各位老師見解，並 提醒於結論再作歸納補充，另圖示以彰顯論文重點。各位老師寶貴意見，挹補不 足，匡正闕漏，增益論文之週延與提昇，衷心感念。 於科法所在職進修期間，智慧財產法院高秀真院長帶領我等同仁，為智慧財 產案件之審理建立司法實務新頁。4 年多來，成效共睹，自己有幸參與其中一員， 備感榮耀，更深受高院長於公於私鼓勵關心。而最高行政法院蔡進田院長提供法 官良善辦案環境，使我能以法律審觀點，在論文相關議題進行深入的思辯與探 討。另在審判工作崗位上，各位長官、學長的包容與促進，讓我在案件法律見解 之表示，有充分空間發揮，不失學術研究初衷。自己能在完成學術進修同時，兼 顧工作順利，長官學長之厚愛，實有以賴之，謹誌謝不忘。 歷經 12 寒暑進修，二名子女不覺已卓然長成，並協助校對稿件。親子關係 未因我埋首於研究而疏離，要感謝妻子佩玲的操持家務與教育辛勞。最後要謝謝 我的父母親，由於您們的默默犧牲與付出，讓我雖在家中環境艱困時，仍能安心 學習，工作後亦免於後顧之憂。家庭的溫暖始終是我一路成長進步的最大動力。 如今論文完成與獲得學位，這份榮耀自應歸由親愛的家人分享。IV
目 錄
摘 要 ... I
Abstract ... II
誌 謝 ... III
目 錄 ... IV
1.緒論 ... 1
1.1 研究問題之提出 ... 1 1.2 研究主題與目的 ... 2 1.3 研究方法與架構 ... 22.專利權取得與司法審查 ... 4
2.1 美國專利取得與司法審查 ... 52.1.1 專利申請程序與審查 ... 6
2.1.2 專利申請與司法審查標準 ... 12
2.1.3 美國專利申請爭議與司法審查 ... 15
2.1.3.1 先前技術爭議 ... 15 2.1.3.2 專利申請請求項之修正限制與新核駁理由之程序保障 ... 16 2.2 日本特許與實用新案權利取得與司法審查 ... 192.2.1 日本特許權利取得與司法審查 ... 19
2.2.1.1 特許申請程序審查 ... 20 2.2.1.2 特許申請實體審查 ... 21 2.2.1.3 特許申請拒絕查定不服審判-審查前置 ... 22 2.2.1.4 特許申請拒絕查定不服審判-審理 ... 23 2.2.1.5 特許申請之全案准駁與司法審查 ... 23V
2.2.2 日本實用新案與司法審查 ... 25
2.2.2.1 日本實用新案技術評價書之性質 ... 27 2.2.2.2 日本實用新案技術評價書於侵權訴訟之應用 ... 30 2.2.2.3 日本實用新案有效性爭議與司法審查 ... 31 2.2.2.4 日本實用新案技術評價書之檢討 ... 32 2.3 我國專利取得與司法審查 ... 332.3.1 發明專利申請逐項審查與全案准駁 ... 34
2.3.2.新型專利取得與司法審查 ... 37
2.3.2.1 新型專利取得之現況 ... 38 2.3.2.2 改制前新型實體審查之概況 ... 39 2.3.2.3 新型形式審查之改制 ... 40 2.3.2.4 新型形式審查法制設計 ... 41 2.3.2.5 權利人的困境 ... 42 2.3.2.6 新型專利技術報告性質 ... 44 2.3.2.7 普通法院的實質審查 ... 46 2.3.2.8 智慧財產案件審理法施行後之變動與處理 ... 48 2.3.2.9 102 年 1 月 1 日施行專利法之情況 ... 502.3.3 新型專利未來思考之可能方向 ... 51
2.4 小結 ... 533.專利有效性爭議與司法審查 ... 55
3.1 美國專利有效性爭議與司法審查 ... 563.1.1 再審查（reexamination）之審查 ... 56
3.1.1.1 無對造之再審查程序 ... 57 3.1.1.2 有對造之再審查程序 ... 593.1.1.3 有對造複審（Inter Partes Review） ... 65
3.1.2 再核發（reissue）之審查 ... 66
3.1.3 再審查程序與申請專利範圍之更正 ... 68
3.1.4 專利民事侵權與行政爭訟 ... 69
VI 3.1.4.2 民事侵權訴訟的繫屬 ... 70 3.1.4.3 再審查程序與專利民事侵權的互動 ... 72
3.1.5 新穎性爭議之審查 ... 77
3.1.6 先發明人申請主義與調查程序 ... 81
3.2 日本特許有效性爭議與司法審查 ... 843.2.1 日本特許無效審判與審決取消訴訟 ... 84
3.2.1.1 特許無效審判程序 ... 84 3.2.1.2 特許無效審判新事由之提出 ... 87 3.2.1.3 特許無效審判審決 ... 88 3.2.1.4 訂正審判與訂正請求 ... 90 3.2.1.4.1 訂正審判 ... 90 3.2.1.4.2 訂正請求 ... 94 3.2.1.5 特許無效與訂正審判 ... 95 3.2.1.6 審決取消訴訟審判範圍 ... 97 3.2.1.7 審決取消判決之拘束力 ... 1023.2.2 日本特許侵權權利有效性爭議 ... 103
3.2.2.1 平成 12 年 4 月 11 日前之見解 ... 103 3.2.2.2 平成 12 年 4 月 11 日後之見解 ... 104 3.3 我國專利有效性爭議與司法審查 ... 1073.3.1 發明有效性爭議與司法審查 ... 107
3.3.1.1 專利有效性司法審查密度 ... 108 3.3.1.2 專利有效性舉發證據之證據力 ... 117 3.3.1.3 專利有效性爭議司法審查範圍 ... 121 3.3.1.3.1 課予義務訴訟類型 ... 121 3.3.1.3.2 撤銷訴訟類型 ... 1253.3.2 新型專利有效性爭議與司法審查 ... 129
3.3.2.1 智慧財產案件審理法施行前新型有效性之司法審查 ... 129 3.3.2.2.智慧財產案件審理法施行後新型有效性之司法審查... 1333.3.3 專利行政訴訟新證據與司法審查 ... 135
3.3.3.1 智慧財產案件審理法施行前新證據之司法審查 ... 135 3.3.3.2 智慧財產案件審理法施行後新證據之司法審查 ... 136VII 3.3.3.3 智慧財產案件審理法第 33 條第 1 項爭議與司法審查 ... 137
3.3.4 專利更正與司法審查 ... 140
3.3.4.1 專利舉發更正申請與司法審查 ... 140 3.3.4.2 確定判決之拘束力與專利更正申請之司法審查 ... 1473.3.5 新證據審酌司法審查法制之重新建構 ... 149
3.4 小結 ... 1534.權利有效性爭議衝突與司法審查 ... 156
4.1 美國法 ... 1564.1.1 專利有效性判斷衝突 ... 156
4.1.1.1 專利有效性民事與行政判斷之互動 ... 159 4.1.1.2 專利有效性判斷衝突解決與處理 ... 163 4.1.1.3 美國爭點排除原則之概念 ... 164 4.1.1.4 再審查程序與民事侵權訴訟有效性爭點之判斷 ... 166 4.1.1.5 複數爭點與爭點排除 ... 169 4.1.1.6 終局裁判（Final Judgment）與爭點排除 ... 1714.1.2 美國請求排除原則（Claim Preclusion） ... 173
4.1.3 專利有效性爭議司法審查標準 ... 175
4.1.3.1 行政爭訟司法審查標準 ... 175 4.1.3.2 專利民事有效性爭議司法審查標準 ... 179 4.2 日本法 ... 1804.2.1 日本特許有效性判斷衝突與調和 ... 181
4.2.1.1 日本特許權有效性爭議衝突 ... 181 4.2.1.2 日本特許權有效性爭議衝突之調和 ... 1834.2.2 日本特許法訂正審判爭議 ... 184
4.3 我國法 ... 1884.3.1.有效性爭議判斷衝突與司法審查 ... 189
4.3.2 民事事件申請專利範圍更正與司法審查 ... 191
4.3.2.1 申請專利範圍更正判斷衝突與司法審查 ... 193VIII 4.3.2.2 民事有效性判斷與更正處分衝突之司法審查 ... 194 4.3.2.2.1 侵害訴訟專利權人勝訴確定後，更正處分始確定 ... 195 4.3.2.2.2 侵害訴訟專利權人敗訴確定後，更正處分始確定 ... 198
4.3.3 智慧財產案件有效性判斷衝突與司法審查 ... 200
4.3.3.1 智慧財產訴訟新制之規範 ... 200 4.3.3.2 智慧財產訴訟新制實踐之觀察 ... 202 4.3.3.2.1 最高法院避免裁判歧異之案例觀察 ... 203 4.3.3.2.2 最高法院避免裁判歧異之案例探討 ... 2064.3.4 舉發案一事不再理與司法審查 ... 208
4.3.4.1 同一事實與同一證據之界定 ... 209 4.3.4.2 專利舉發一事不再理與訴訟權之爭議 ... 211 4.4 小結 ... 2125.結論 ... 215
參考文獻 ... 220
1
1.緒論
1.1 研究問題之提出
智慧財產權之權利保護，依其係採創作完成保護或創作註冊保護之差異，就 權利有效性爭議，各有其不同之司法救濟方式。以專利權之取得而言，其須經專 利專責機關審查各該專利要件具備後始授予權利。就該授予之專利權，除於權利 取得前須經專利專責機關的審查外，第 3 人於該專利權授予後，基於公眾審查原 則，亦得對該專利權是否有得撤銷之原因予以爭議，或由被控侵權人於被訴民事 侵權訴訟中爭執該專利權之有效性。關於專利權授予後權利有效性爭議之處理， 在行政爭訟及民事訴訟程序，均須接受司法審查。惟上述二種爭訟程序之司法審 查，由於公、私法二元訴訟程序之差別，致其審查程度有所不同，加以各國專利 法制設計之互異，使得專利有效性爭議之處理，各國亦呈現多元的因應方式。上 開司法審查之訴訟程序及專利法制上之差異，對於當事人權益存在如何之影響， 值得加以關注。 我國 97 年 7 月 1 日施行之智慧財產案件審理新制，結合民事、刑事、行政 訴訟 3 種訴訟程序，因新制對民、刑事訴訟關於智慧財產權有效性爭執，規定須 自為判斷，法院就當事人主張或抗辯智慧財產權有應撤銷、廢止之原因者，就其 主張或抗辯有無理由自為判斷之結果，由於審查程序之差異，引起民事、刑事、 行政訴訟關於智慧財產有效性判斷爭議與衝突之問題。司法審查之密度及所採取 審查標準與專利有效性爭議判斷之衝突息息相關，並牽涉調和之可行性之分析， 自有加以瞭解之必要。而美國聯邦巡迴上訴法院（CAFC）係兼理專利侵權及專 利權有效性爭議之專業法院，在制度上與我國智慧財產法院有類同之處，美國法 及 CAFC 之實務運作應有可供我國專利有效性爭議司法審查參酌之處。又美國 2011 年專利改革法（Patent Reform Act of 2011）將原採之先發明主義（first to invent） 改為先發明人申請主義（first-inventor-to-file），亦就相關專利有效性爭議程序作 了相關的變革，其目的均在使專利有效性之爭議程序能更具效率，讓專利法制更 趨周延；而我國智慧財產新制多有由日本法制引進者（例如技術審查官、秘密保 持命令等），該國實務見解如何？又日本於平成 23 年（2011）6 月 8 日公布修正 之特許法、實用新案法就相關專利有效性爭議議題之處理亦多有牽涉，均有可供 借鏡而應加以瞭解之處。 我國智慧財產審理新制包括技術審查官配置、新證據之審酌等，對專利有效 性司法審查之密度產生相當之影響，並與專利有效性爭執之司法審查相關。另行 政訴訟專利有效性之爭議，與民事侵權訴訟中有關專利有效性爭執判斷之互動與2 影響，牽涉專利有效性爭議各國法制處理成效，均值得加以瞭解。我國智慧財產 新制的變革，其中重要部分為關於民、刑事訴訟就智慧財產權有效性爭執，法院 就當事人主張或抗辯智慧財產權有應撤銷、廢止之原因應自為判斷，以避免民、 刑事訴訟延宕及反覆爭訟之提起。而新制施行後其效益如何，實有就智慧財產有 效性爭議司法審查之相關案例加以檢視，以作為成效檢討驗證之必要。
1.2 研究主題與目的
基於對上述議題之關切，本論文從司法審查的角度，就法院對於專利權有效 性爭議之處理，分別從專利取得前，至專利取得後之爭議，包括實體法之專利要 件、程序法之行政爭訟及民事侵權訴訟程序，就相關有效性爭議之司法審查議題 加以研究分析。並討論行政爭訟及民事侵權訴訟二種程序對於專利權有效性認定 之互動與調和。尤其為處理智慧財產審理新制所遭遇問題，就美、日及我國實務 關於專利有效性爭議相關案例作質性實證研究，以瞭解不同法制司法審查因應及 趨向，作為相關研究與借鏡之參考。 美國聯邦巡迴上訴法院（CAFC）係兼理專利侵權訴訟及專利權有效性爭議 之專業法院，在制度上與我國智慧財產法院有其類同之處，美國法及 CAFC 之實 務運作可供我國專利有效性爭議司法審查之比較研究。我國智慧財產新制多有由 日本法制引進者，我國公、私法二元法制，在處理專利有效性爭議所遭遇之問題， 包括行政爭訟與民事侵權關於專利有效性判斷之衝突與調和，與日本法面臨情形 亦有諸多類似之處，該國法制及相關實務見解如何，自有參酌之必要。另日本於 平成 23 年（2011）6 月 8 日公布修正之特許法、實用新案法就相關專利有效性爭 議議題之處理多有關連，均值得一併加以探討瞭解。 本論文以美、日二國相關法制及其案例作比較基礎，除就國內法之法制加以 探討，並就實務案例見解檢視研析，期能有助於智慧財產新制進一步檢討研議或 實務處理之應用。1.3 研究方法與架構
本論文以美、日與我國關於專利權利取得及有效性爭議之司法審查作為研究 主題，研究方法是以比較法之研究作為分析基礎。所比較研究內容除美、日及我 國法制及學者文獻之探討外，特別著重在各國相關案例分析，期藉由案例質性實 證檢驗與探討，確實掌握相關議題上各國法制操作之異同，進而就相關爭議問題 參酌不同法制及實務因應方式，討論其利弊得失，再嘗試提出我國所面臨議題之 可行解決方案。3 本文就專利權有效性爭議之議題，分別從權利取得前及取得後，對有效性之 爭議判斷之司法審查議題加以探討。包括實體法分析與程序法之分析，並說明行 政爭訟及民事侵權訴訟中，有關專利權有效性之爭執，美、日及我國法制及實務 案例因應處理方式，以研析專利權有效性之爭議衝突調和可行性。並針對我國智 慧財產案件審理新制施行後，有關專利有效性爭議判斷所產生之問題提出初步建 議，以供後續研究及實務參考。 本論文第一章為緒論。第二章針對專利權取得之爭議問題，分別依序由美、 日及我國法進行法制基本介紹，以瞭解美、日及我國在不同法制架構下對相關議 題，其所對應之意涵，作為後續討論的基礎。第三章對專利權有效性之爭議，於 美、日及我國法制及實務處理方式加以分析討論。第四章則係就專利有效性爭議 衝突情形，各自由美、日及我國法之法制予以研析，並探討美、日及我國因應之 方式及調和可能性。第五章結論則係綜合前述美、日及我國法制與案例之討論， 就專利有效性爭議所涉司法審查相關議題，提出解決之可行方式及衝突調和之方 案，期能提供法制上研議或實務處理之相關參考。
4
2.專利權取得與司法審查
專利權之取得係依據各國國內法之規定而授予，具有屬地性。就同一發明在 各國所取得專利彼此是互相獨立的，一國所取得之專利權未必可於他國主張1 。 反之，同一發明在一國所取得之專利權縱經撤銷而不存在，亦不影響該發明在其 他國家所已取得之專利權。因此，除了有類如歐洲專利公約規定之歐洲專利得於 該公約會員國主張受同樣的專利保護特別情況外2 ，並不因同時均為 WTO 會員國 而發生應承認保護於其他會員國所取得專利權之問題3 。我國專利法制亦採屬地 主義，在他國取得之專利權，並不表示在我國可獲得專利權，必須在我國以該等 技術內容向專利專責機關提出申請，並獲准專利，方可在我國受到保護4 。 專利有效性爭議之司法審查，其中專利有效性爭議，包括專利申請之專利要 件審查之行政爭訟程序5 ，與專利權授與後，第 3 人向專利專責機關舉發，主張 專利有應撤銷事由之行政爭訟程序6 。另依我國智慧財產案件審理法第 16 條規 定，當事人就專利有應撤銷之原因者，亦得於民事訴訟中加以主張，此亦屬專利 有效性爭議類型之一。故專利有效性之爭議，應包括專利申請階段可專利性要件 審查之行政爭訟，與專利取得後，因專利舉發或專利侵權訴訟中，對專利權主張 有應撤銷原因之行政爭訟與民事訴訟爭議。不過在比較法上，美國專利有效性之 爭議，於民事專利侵權訴訟中，係作為一種積極抗辯7 。日本法則係以特許無效 審判及特許無效審決取消訴訟程序處理8 ，或於特許侵權訴訟，依特許無效審判 該特許應為無效時，作為防禦方法加以主張9 ，其用語與我國有所不同。本文所 1 巴黎公約第 4 條之 2(1)規定，本聯盟國家的國民在本聯盟各國申請的專利，與在其他國家就同 一發明所取得的專利是相互獨立的。 2 歐洲專利經歐洲專利局核發後，於被指定之國家，發生具有被指定國授予本國專利的效力，並 與被指定國本國專利受到同樣條件的規範。參見歐洲專利公約第 2 條、第 64 條。 3 最高行政法院 92 年度判字第 698 號判決，撤銷原判決，發回台北高等行政法院之判決理由中 提及「我國及日本均為參與世界貿易組織 WTO 之會員國，則經日本政府取得專利權之本件專利 權是否各會員國（包括我國）均應加以承認保護，是否得合法移轉其地區（國家）專利權，本滋 疑義。」似認於日本取得之專利權，於同為 WTO 之會員國之我國亦有加以承認保護之探討空間， 與採專利權取得屬地主義有所不符。就此判決見解，學者已提出不同看法。參見，謝祖松，「新 穎性之理論與實務─評析最高行政法院九十二年判字第六九八號判決」，刊於世新法學創刊號， 93 年 5 月。 4 參見台北高等行政法院 92 年度訴更一字第 75 號、最高行政法院 94 年判字第 1917 號判決。 5 參見專利法第 48 條。 6 參見專利法第 71 條及修法說明。 7 參見註 215。 8 參見本文 3.2.1。 9 參見特許法第 104 條 3：特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において、当該特許が特 許無効審判により無効にされるべきものと認められるときは、特許権者又は専用実施権者は、 相手方に対しその権利を行使することができない。２前項の規定による攻撃又は防御の方法に ついては、これが審理を不当に遅延させることを目的として提出されたものと認められるとき5 指專利有效性爭議，包括上述各國用語上差異之類型。惟為行文便利，有效性爭 議包括上述不同類型之泛稱。至於司法審查係由法院就上開行政爭訟或民事事件 以訴訟方式加以裁判之程序。但因專利申請可專利性之審查，包括專利專責機關 之行政審查，該行政審查為後續司法審查之範圍10 。故本文就專利有效性爭議之 司法審查，亦一併討論專責機關於可專利性之行政審查部分。
2.1 美國專利取得與司法審查
美國對於任何人因機關行為而不法受害，或依相關法律規定定義，因機關行 為而受不利影響或受害者，有權據之請求司法審查11。而法律規定可受審查之機 關行為或無其他充分法院救濟途徑之機關最終行為，均應受司法審查12。此處所 稱之最終行為，在實際運作上具有兩層意義，其一係指在接續進行的行政程序之 中，其中間決定必須隨同最終決定一併請求救濟；其二是如果行政機關之執法計 畫係由一連串的行政行為所組成，倘該個別行政行為尚未達到成熟階段，則須待 至進一步的行政行為出現後，方得請求司法救濟13。此等就單方具體之行政行為 而言，在功能上相當於我國法上是否構成行政處分之判定14。 美國專利申請之審查包括在行政機關即專利商標局對程序及實體之審查，與 對專利商標局審查結果不服提起行政爭訟程序，於法院所進行之司法審查。美國 專利商標局關於專利申請之審查及法院對專利商標局行政行為(即准駁處分)之 司法審查，其審查標準不同15。又美國專利申請有關先前技術界定，牽涉新穎性 及進步性專利要件審查之判定，惟與我國先前技術之界定略有差異，牽涉專利有 效性審查議題之討論，有加以瞭解之必要。美國專利申請審查程序中，有關請求 項之修正，與以新核駁理由否准專利申請，亦與我國專利申請審查之請求項修正 及核駁理由先行通知(審查意見通知)議題探討攸關，以下分別加以說明。 は、裁判所は、申立てにより又は職権で、却下の決定をすることができる。 10 關於行政訴訟司法審查之標的，參見本文 3.3.1.3。11 5 U.S.C.A. § 702(1976)(“A person suffering legal wrong because of agency action, or adversely
affected or aggrieved by agency action within the meaning of a relevant statute, is entitled to judicial review thereof.”).
12 5 U.S.C.A. § 704(1966)(“Agency action made reviewable by statute and final agency action for
which there is no other adequate remedy in a court are subject to judicial review.”).
13 參見王立達，司法審查之對向發展-再論公平會不作為檢舉覆函之行政爭訟，政大法學評論，
第64 期，第 356 頁，89 年 12 月。
14 同前註。
6
2.1.1 專利申請程序與審查
美國專利申請係向美國專利商標局提出，經其審查後授予專利權16 。而專利 申請之審查係由專利商標局之審查委員（examiner）審查是否符合專利要件後， 決定係授予專利或駁回申請17 。美國專利申請有 5 專利要件須符合，即 1.可專利 標的（35 U.S.C.§ 101）；2.利用性或實用性（35 U.S.C.§ 101）；3 新穎性（35 U.S.C.§ 102）；4.進步性（35 U.S.C.§ 103）；5.充分揭露（35 U.S.C.§ 112）18 。美國專利申 請之審查，依美國專利法第 101 條規定，發明或發現任何新而有用的程序、機器、 製造或其組成，或對此新而有用的改良，可依本法之一定條件及要件取得專利19 。 上開法條規定，說明了美國法可專利的標的。另美國聯邦最高法院在 Diamond v. Chakrabarty 一案中表明美國專利法第 101 條所指可專利標的包括太陽底下的人為 產物20 ，確立只要是符合美國專利法關於專利核准是對發明或發現任何新而有用 的製造物或組成物之規定，即是可專利之標的的原則。雖然依據美國 2011 年專 利改革法（Patent Reform Act of 2011），美國專利法禁止請求減少、規避或遲延稅務責任及人體組織專利之核發21 。上述美國專利法之修正改變向來專利適格要 件之審查，縱然如此，美國專利申請可專利標的之限制相較我國，仍屬寬鬆22 。 其次，關於利用性（utility），除非申請標的絕對無實際可利用性，否則美國專 利商標局並不會以此要件不具備而否准專利申請23 。因此，美國專利申請利用性 要件之具備尚非困難之事。 再者，美國專利申請新穎性要件之審查，於 2013 年 3 月 16 日以前，係採先 發明主義，故發明創作在專利申請前一年，已屬習知或經公開使用或銷售始不具 新穎性24 。而使發明申請不具新穎性之資料即稱之為「占先」（anticipation）。又 進步性要件（non-obviousness，即非顯而易見性）要求，須較習知技術有長足而 非些微的技術進步。美國專利進步性判斷的基準原先是建立在最高法院在 16 35 U.S.C.§ 2(a)(1), (b)(1)(2012). 17 35 U.S.C.§§ 131-132(2012).
18 Kristen Dietly, LIGHTENING THE LOAD: WHETHER THE BURDEN OF PROOF FOR
OVERCOMING A PATENT'S PRESUMPTION OF VALIDITY SHOULD BE LOWERED,78FORDHAM
L.REV. 2615,2619(2010).
19 See 35 U.S.C.§ 101(1952)：Whoever invents or discovers any new and useful process, machine,
manufacture, or composition of matter, or any new and useful improvement thereof, may obtain a patent therefor, subject to the conditions and requirements of this title.
20 See Diamond v. Chakrabarty, 447 U.S. 303,309(1980)(stating the Committee Reports accompanying the 1952 Act inform us that Congress intended statutory subject matter to “include anything under the sun that is made by man.”).
21 美國 2011 年專利改革法(Patent Reform Act of 2011)§14、§33 參照。 22 我國專利法第 24 條參照。
23 See Robert Patrick Merges & John Fitzgerald Duffy, Patent Law and Policy: Cases and Materials
360 at 207(4th ed. 2007).Citing from Kristen Dietly supra note 18, at note 30.
24 35 U.S.C.A. 102(b).不過，美國專利法自 2011 年專利改革法(Patent Reform Act of 2011)修正後，
7
Graham v Deere 一案所提出關於 Graham 因素的考量25
，亦即包括先前技術的範 圍，先前技術與申請專利範圍的差異，通常技術領域之水準。以及 TSM （teaching,suggestion, motivation）測試要件，亦即審查委員應顯示存在教示、建議、 動機將已知技術加以組合，用以證明不具進步性。在美國最高法院 KSR v. Teleflex 一案作成前，美國專利審查程序手冊（MPEP）第 2142 條曾列舉了 3 項確立顯而 易見（即不具進步性）之判斷標準，亦即 1.先前技術的教示或動機促使修改或組 合相關資料；2.成功的合理期待；3.先前技術須教示、建議所有請求項的條件26 。 不過，美國最高法院在 KSR v. Teleflex 一案對 TSM 測試要件有放寬的見解27 。美 國最高法院於 KSR 案中表示對系爭問題專利創作時該技術領域勤勉者的任何需 求或問題之所知及專利說明，可提供一請求項態樣元件組合的理由28 ；並表示通 念上教示一般品項在其主要目的外可有顯然的使用，在多數情形，通常技藝之人 可將多數專利的教示如同拼圖予以調合；且如有設計上需求或市場解決問題的壓 力，在有限的可能選項，通常技藝之人尋求已知的選項而完成系爭創作亦屬顯 然；另外亦表示否定事實認定者依賴常識審查並非必要29 。KSR 一案對專利申請 有效性要件中的進步性審查有重大的影響，尤其是資訊及機械領域常須利用有限 功能元件的組合，專利申請要克服進步性之困難度提高，美國專利商標局基於不 具進步性質疑專利申請之空間亦因之加大，在專利申請上，業者亦須隨之注意因 應策略30 。至於美國專利申請之第 5 要件為可據以實施性（enablement），依美國 專利法第 112 條規定，專利說明書應包括專利的書面說明及以充分、清晰、簡潔 及精確的用語使所屬技術領域之人得以同樣製造、使用之方式及程序，並應載明 發明者擬實施的最佳模式31 。實施最佳模式之揭露係用以防止專利申請人取得專 利保護，卻保留自行實施最佳模式，而對外僅揭露次佳之實施態樣之情形32 。不 過課予須揭露最佳實施模式之義務，對專利權人，尤其對美國專利法制須揭露最 佳模式不熟悉之外國申請人而言，往往因疏忽造成其後專利有效性之維護之陷阱 及訴訟成本33 。上述二者利益衝突折衷的結果，美國 2011 年專利改革法（Patent
25 Graham v. John Deere Co. of Kansas City,383 U.S. 1, 86 S.Ct. 684(1966). 26 MPEP§2142(2008).
27 KSR Intern. Co. v. Teleflex Inc, 550 U.S. 398, 127 S.Ct. 1727(2009).
28 “any need or problem known in the field of endeavor at the time of invention and addressed by the
patent can provide a reason for combining the elements in the manner claimed.” See KSR, 550 U.S. 398, at 420.
29 Id. at 420-421.
30 See Theresa Stadheim, HOW KSR v. TELEFLEX WILL AFFECT PATENT PROSECUTION IN THE
ELECTRICAL AND MECHANICAL ARTS, 91 J.PAT.&TRADEMARK OFF.SOC'Y 142(2009).
31 35 U.S.C.§ 112.不過，依據美國 2011 年專利改革法(Patent Reform Act of 2011)，未揭露最佳實
施態樣，雖仍構成否准專利之事由，但如業已准予專利，則仍不構成舉發事由。
32 Application of Nelson, 280 F.2d 172,184(C.C.P.A.1960) (“There always exists, on the part of some
people, a selfish desire to obtain patent protection without making a full disclosure, which the law, in the public interest, must guard against. Hence section 112 calls for description in ‘full, clear, concise, and exact terms' and the ‘best mode’ requirement does not permit an inventor to disclose only what he knows to be his second-best embodiment, retaining the best for himself”).
33 Hung H. Bui, Esq, AN OVERVIEW OF PATENT REFORM ACT OF 2011: NAVIGATING THE
LEAHY-SMITH AMERICA INVENTS ACT INCLUDING EFFECTIVE DATES FOR PATENT REFORM, 93J.PAT.&TRADEMARK OFF.SOC'Y 441(2011).
8
Reform Act of 2011）修正專利法第 282（1）（A）條規定，將揭露最佳模式排除， 不作為專利無效或專利不得執行之事由，但仍將最佳模式之揭露作為專利法第 112 條專利申請之要件。亦即如未揭露最佳模式，專利商標局得否准專利申請， 但如一旦准予專利，則不得再以未具揭露最佳模式而作為專利無效之撤銷事由。 此與我國專利申請單一性要件係作為專利申請要件，而不作為舉發事由，頗為類 似。 美國專利申請關於可專利性要件之審查，係採優勢證據標準（preponderance of the evidence standard）34
。美國專利請求項可專利性之審查，於專利商標局係採同 一標準。亦即無論每一技術係被認為複雜、新進發展、密集擁擠或競爭性的，所 有關於可專利性之要件（例如新穎性、產業利用性、非顯而易知性）於專利核准 前，均須審查符合始可，否則因此取得之專利在法定推定其有效性部分將不具正 當性。而審查所有專利申請案所適用之證據證明標準係依優勢證據要件原則，亦 即基於先前技術及證據資料之觀點，請求項之不可專利性更具有可能性時，審查 委員即應否准該專利35 。 美國專利申請程序於送達專利商標局後，首先會先由分案組（Application Division）審查申請是否完備及符合形式要件。如有需補正者，會給予定期補正 期間，如未補正，則不給予專利提出之申請日（filing date），若申請日業已給予 者則予撤銷。分案組再依專利申請案之技術分類，將申請案移送該技術分類審查 組之審查委員審查。該專利申請及相關文件存置在一檔案卷夾封套，即稱之為 （file wrapper）36 。審查委員先確定申請案已符合取得申請日之要件37 ，以及是否 符合一發明一申請原則。若發現一申請案包含多數發明，則可要求申請人從其中 選擇一發明為申請，即所謂（restriction requirement）38 。 一般牽涉專利申請之程序審查及實體審查，專利商標局對申請者及其代理 人，有關申請狀態的書面通知稱之為審查意見（Office Actions）39 ，包括各種專利 申請授與之反對（objections）及否准（rejections）40 。美國專利商標局審查委員於
34 See U.s. Patent and Trademark Office, Manual of Patent Examination and Procedure § 706(8th ed. ,
7th rev. 2008)( I. UNIFORM APPLICATION OF THE PATENTABILITY STANDARD…. The
standard to be applied in all cases is the "preponderance of the evidence" test. In other words, an examiner should reject a claim if, in view of the prior art and evidence of record, it is more likely than not that the claim is unpatentable).
35 Id.
36 See F.SCOTT KIEFF,PAULINE NEWMAN,HERBERT.SCHWARTZ,HENRY E.SMITH, PRINCIPLES OF
PATENT LAW: CASES AND MATERIALS,102-103. (4th ed. 2008) 37 37 C.F.R. § 1.53(b)(2009).
38 MPEP CHAPTER 800.
39 有學者稱之為官方審查意見，參見賴柏翰，「美國核准後行政撤銷機制-以再審查為中心」，
月旦財經法雜誌(2011 年 12 月)。
40 See IRAH H.DONNER,PATENT PROSECUTION LAW:PRACTICE, AND PROCEDURE 299, BNA
9 進行形式及實體審查後，須核發第 1 次審查意見41 ，除准予專利之通知（a Notice of Allowability）外，大部分之第 1 次審查意見會概述各種的反對（objections）及 否准（rejections）意見42 。專利申請人接到審查委員的第一次審查否准意見後， 得提出專利修正（amendment）或提出答覆（response）。若申請人所提出之專利 修正或答覆，經審查委員審查結果仍不符合專利要件，則審查委員即再核發一次 審查意見，通常第 2 次審查意見即為終局行為即處分。專利申請案如其請求項被 美國專利商標局初審審查委員第 2 次審查意見否准後，申請人有 4 種選擇。第 1 是放棄申請；第 2 是向專利商標局內之上訴暨衝突委員會（Board of Patent Appeals and Interferences，下稱 BPAI43
）請求救濟44 ；第 3 是接受所准之請求項並取消其餘 請求項；第 4 係申請一連續申請案45 。如係向 BPAI 提起上訴，申請人可有 2 個月 期間可提出上訴書（Apppeal Brief），最多可延至 7 個月。針對上訴書，審查委 員可提答辯（Examiner’s Answer），申請人就審查委員的答辯所提之新論點， 申請人得於 2 個月內再提補充理由46 。 美國上訴暨衝突委員會（BPAI）係由局長、專利處長、商標處長、專利行 政裁決官組成，專利行政裁決官係由商業部長徵詢局長的意見後指派，並應具備 充足的法律知識及科技能力47 。美國上訴暨衝突委員會的職權，包括審查審查委 員對專利申請不利之決定，以及 35 U.S.C.§ 135（a）衝突爭議程序之創作的優先 性及可專利性48 。每一上訴暨爭議事件至少應由局長指派之三位 BPAI 委員共同 審查，只 BPAI 可決定准予重新審查49 。不過，局長根據美國 35 U.S.C. §6 指定 BPAI 委員的職權已授權由主任行政裁決官行使50 。BPAI 於審理上訴暨爭議事件，可組 成裁決庭（merits panels）51 ，聲請庭（motion panels）52 、擴大庭（expanded panels） 41 37 C.F.R. § 1.104(2009);MPEP. § 707(2010). 42 反對(objections)及否准(rejections)處分之區分，可參考 MPEP §706.01(2010).
43 關於 Board of Patent Appeals and Interferences 有譯成專利上訴暨爭議委員會、專利上訴暨衝突
委員會，或專利上訴暨調解委員會，不過此之所謂 Appeal 實指對行政機關內部決定不服之救濟 程序，較類似於我國之訴願程序，而非司法救濟之上訴制度。至於 interference，有譯為「衝突」、 「干涉」或「調解」者，由於 interference 係在兩個或兩個以上之申請案有重疊之衝突爭議程序 （interference proceeding）處理問題，故於此譯為「衝突」。惟依美國 2011 年專利改革法(Patent Reform Act of 2011)第 6 條規定，專利上訴暨衝突委員會改稱為專利審判及上訴委員會(Patent Trial and Appeal Board, PTAB)，且自法案頒布日起 12 個月即 2012 年 9 月 16 日後施行。
44 35 U.S.C. § 134(a)(2002).
45 F.SCOTT KIEFF,et.al. supro note 36, at 107. 46 Id.
47 See 35 U.S.C.§ 6(a)(2002). 48 See 35 U.S.C.§ 6(b)(2002). 49 Id.
50 MPEP § 1002.02(f)(2010).
51 3 位裁決官的合議庭，被指派作成上訴及爭議之裁決，參見 BOARD OF PATENT APPEAL AND
INTERFERENCE STANDARD OPERATING PROCEDURE 1(REVISION 13)註 1。
52 在適當的情況，3 位裁決官的合議庭，被指派作成中間命令決定(interlocutory orders)。參見
BOARD OF PATENT APPEAL AND INTERFERENCE STANDARD OPERATING PROCEDURE 1(REVISION 13)註 2。
10
53
。通常主任行政裁決官會根據法律與技術專業，指定裁決官組成裁決庭，審理 無對造之上訴（ex parte appeal ）。無對造再審查與有對造再審查之上訴（ex parte and inter partes reexamination appeals）之裁決庭裁決官之組成，亦係由主任行政裁
決官指派54 。至於衝突爭議事項，通常則由主任行政裁決官指派一位（必要時可 多位）審理衝突爭議所有事項55 。遇有特別重大議題，例如委員會先前案例見解 繼續適用問題、不同委員會見解之衝突，繫屬中案件行政裁決官在重要問題上有 實質不同見解時，尚可組成擴大裁決庭（Expanded Panel）。至於何時組成擴大裁 決庭，亦係由主任行政裁決官決定56 。擴大裁決庭之組成，通常包括主任行政裁 決官與副主任行政裁決官，與主任行政裁決官所指派其餘之行政裁決官（甚至全 體行政裁決官）57 。在專利商標局之救濟過程，部分案件尚牽涉衝突程序 （interference procedure）。衝突程序係規定於美國專利法第 135 條。由於美國於 2013 年 3 月 16 日前係採先發明主義，因此，在專利申請程序中，美國專利商標 局於發明專利申請與另一件專利申請之發明相同，或與另一件在尚在有效專利期 間之發明專利有重疊以致發生衝突時，美國專利商標局就會通知專利申請人或專 利權人58 。關於何人係先發明人及是否符合專利要件，係由美國上訴暨衝突委員 會作成決定，如果終局的審定是不利於專利權人，則會構成專利權有關請求項之 撤銷59 。
自 2012 年 9 月 16 日後，依美國 2011 年專利改革法（Patent Reform Act of 2011） 第 6 條規定，專利審判及上訴委員會（Patent Trial and Appeal Board）成員包括專 利商標局長、專利處長、商標處長、專利行政裁決官組成，專利行政裁決官係由 商業部長徵詢局長的意見後指派，並應具備充足的法律知識及科技能力。專利審 判及上訴委員會。該委員會之職權為：1.基於申請人書面上訴，審查審查委員依 專利法第 134（a）條所作對專利申請不利之決定；2.審查依專利法第 134（b）條 所作再審查之上訴；3.執行依專利法第 135 條之調查程序；4.執行依專利法第 31
53 超過 3 位裁決官組成的合議庭。參見 BOARD OF PATENT APPEAL AND INTERFERENCE
STANDARD OPERATING PROCEDURE 1(REVISION 13)註 3。
54 Id. 55 Id.
56 BOARD OF PATENT APPEAL AND INTERFERENCE STANDARD OPERATING
PROCEDURE 1(REVISION 13), Ⅲ.
57 Id.
58 35 U.S.C.§ 135 (a)(2002)(“Whenever an application is made for a patent which, in the opinion of
the Director, would interfere with any pending application, or with any unexpired patent, an
interference may be declared and the Director shall give notice of such declaration to the applicants, or applicant and patentee, as the case may be. The Board of Patent Appeals and Interferences shall determine questions of priority of the inventions and may determine questions of patentability. 2011 Amendments. Pub.L. 112-29, § 3(i), rewrote the section, which formerly read:“§ 135. Interferences“(a) Whenever an application is made for a patent which, in the opinion of the Director, would interfere with any pending application, or with any unexpired patent, an interference may be declared and the Director shall give notice of such declaration to the applicants, or applicant and patentee, as the case may be. The Board of Patent Appeals and Interferences shall determine questions of priority of the inventions and may determine questions of patentability”).
11 章、第 32 章有對造複審及領證後複審程序。對每一上訴、調查程序、領證後複 審程序及有對造複審程序，應最少由 3 位委員會之委員組成合議庭加以審理，而 僅有審判及上訴委員會得准對合議庭之審理再審。有關 BPAI 所參據之任何聯邦 法律、行政命令、規則、規定、權力授權、或 BPAI 的有關任何文件均視為專利 審判及上訴委員會所參據60 。 1982 年 10 月 1 日以後，至 2011 年 9 月 16 日前，專利申請人對美國專利商 標局否准專利申請之審定不服者，得向 BPAI 上訴，對 BPAI 之決定不服者，得 依當時美國專利法第 141 條規定，向美國聯邦巡迴上訴法院（CAFC）起訴，當 申請人依第 141 條向 CAFC 起訴後，其即不能再依專利法 145 條規定，向哥倫比 亞特區聯邦地方法院提起民事訴訟61 。專利申請人對於 BPAI 之決定不服者，如 未選擇依美國專利法第 141 條規定，向美國聯邦巡迴上訴法院（CAFC）起訴， 則可以專利商標局局長為被告，在該局長所指定之期間內（不少於 60 日）向哥 倫比亞特區聯邦地方法院提起民事訴訟請求救濟62 。當案件事實顯示該專利已符 合法律規定要件，依法專利商標局長准予專利時，法院可判決該專利申請人之請 求項准予專利63 。法院得依據申請人主張之請求專利部分，上訴暨衝突委員會決 定書內所述之請求專利部分及全案事實，判決申請人有權取得發明專利，並由局 長逕行頒發專利證書。不過，所有的程序費用均應由專利申請人負擔64 。此外， 不服哥倫比亞特區聯邦地方法院之判決者，其上訴管轄法院則為聯邦巡迴上訴法 院65 。但專利申請人不服美國專利商標局之否准處分，如未向上訴暨衝突委員會 提起上訴，而直接向哥倫比亞特區聯邦地方法院提起民事訴訟請求救濟，法院認 為專利法設立專利商標局之審查程序，課予申請人及專利商標局遵循特定上訴程 序之義務，而非創設迴避該等法定上訴路徑的管轄。因此，就該否准申請處分不 服直接向其提起之訴訟，其並無管轄權66 。2011 年 9 月 16 日以後，依美國 2011 年專利改革法（Patent Reform Act of 2011）第 145 條規定，申請人不服美國專利 審判及上訴委員會就第 134（a）條上訴之決定時，除非已向 CAFC 上訴以外，得
60 35 U.S.C.§ 6.(a)(2012)(In general.--There shall be in the Office a Patent Trial and Appeal Board.
The Director, the Deputy Director, the Commissioner for Patents, the Commissioner for Trademarks, and the administrative patent judges shall constitute the Patent Trial and Appeal Board. The
administrative patent judges shall be persons of competent legal knowledge and scientific ability who are appointed by the Secretary, in consultation with the Director. Any reference in any Federal law, Executive order, rule, regulation, or delegation of authority, or any document of or pertaining to the Board of Patent Appeals and Interferences is deemed to refer to the Patent Trial and Appeal Board.).
61 See 35 U.S.C.§ 141(2002), however, 2011 Amendments.Section. Pub.L. 112-29, § 9(a), struck out
“United States District Court for the District of Columbia” after “, have remedy by civil action against the Director in the” and inserted “United States District Court for the Eastern District of Virginia”.
62 See 35 U.S.C. § 145. 2011 Amendments.Section. Pub.L. 112-29, § 9(a), struck out “United States
District Court for the District of Columbia” after “, have remedy by civil action against the Director in the” and inserted “United States District Court for the Eastern District of Virginia”.
63 Id. 64 Id.
65 See 28 U.S.C. § 1295(a)(4)(c)(2000).
66 Teacherson v. Patent and Trademark Office,232 F.3d 907 (Table),(C.A.Fed.,2000), Certiorari
12
以專利商標局局長為被告，在該局長所指定之期間內（不少於 60 日）向維吉尼 亞東區聯邦地方法院（the United States District Court for the Eastern District of
Virginia）提起民事訴訟以求救濟67 。亦即將原有向哥倫比亞特區聯邦地方法院提 起民事訴訟之管轄改為維吉尼亞東區聯邦地方法院。 另外，在修法前有對造之再審查程序（reexamination）之專利權人或再審查 請求之第三人，不服專利上訴暨衝突委員會依美國專利法第 134 條之最終審定 者，僅得向聯邦巡迴上訴法院提起上訴。而在衝突爭議（interference）程序中之 任何一方，不服專利上訴暨衝突委員會就衝突爭議所為之審定者，得向聯邦巡迴 上訴法院提起訴訟。惟上訴人（即向 CAFC 起訴者）依第 142 條提起上訴通知後 之 20 日內，如他造當事人以書面向局長通知選擇第 146 條規定進行訴訟時，則 該上訴應予駁回。若上訴人（即向 CAFC 起訴者）在他造前述書面通知 30 日內 未依第 146 條提出民事訴訟，則上訴駁回之決定將拘束本案所有訴訟程序68 。 關於審查委員依修法前專利法第 134（a）條所作對專利申請不利之決定，以 及依專利法第 134（b）條所作再審查之上訴，係屬 BPAI 受理範圍，已如前述。 另專利申請人就「可申訴事項」（petitionable matters）則係應選擇向專利商標局 局長提出，包括在無對造（ex parte ）之申請程序，對審查委員的任何行為或要 求（any action or requirement of any examiner）；或在無對造及有對造（inter partes） 申請程序中之不得向 BPAI 或向法院提起上訴之再審查程序（reexamination proceeding）；法律或規則規定該事項係直接由局長決定或審查；以及局長於適 當情況下得介入職權監督權事項者69 。因此，於美國專利商標局局內對審查委員 之處分不服之救濟方式，可分為向上訴暨衝突委員會上訴事項，以及向專利商標 局局長申訴事項之 2 種不同方式。
2.1.2 專利申請與司法審查標準
美國專利申請須具備 1.可專利標的（35 U.S.C.§ 101）；2.利用性或實用性（35 U.S.C.§ 101）；3 新穎性（35 U.S.C.§ 102）；4.進步性（35 U.S.C.§ 103）；5.充分 揭露（35 U.S.C.§ 112）等 5 專利要件及對專利申請不服之救濟程序，均如前述。 於爭訟救濟程序中，關於美國專利商標局或法院判決就專利有效性之判斷是否合 法，須視所審查者為事實問題或法律問題而有不同的判斷標準。對於美國專利商 標局或法院就專利要件之判斷，如係涉及事實問題，司法救濟上係採實質證據 （substantial evidence）標準70 ，如係法律問題，司法救濟上係採重新審查（de novo） 67 See 35 U.S.C.§ 145(2012). 68 See 35 U.S.C. § 141(2002). 69 See 37 C.F.R. § 1.181(2000).13 標準。所謂實質證據標準係法院審查行政機關之處分行為，無法依案件聽審所得 紀錄之實質證據加以支持者，即應將該審查意見撤銷之審查標準71 。因此，關於 上開專利申請要件究竟係屬事實問題或法律問題，即牽涉不同的判斷標準，影響 其所應負之舉證責任。 依美國法院案例所表示之見解，專利要件中之可據以實施要件為法律問題 72 ；利用性或實用性（Usefulness）要件之認定，係屬事實問題73 ；新穎性要件之認 定，係屬事實問題74 ；進步性要件之認定，係屬基於事實決定之法律結論75 ，最高 法院並認為法院或美國專利商標局在作成進步性認定時，應具備基本的事實要 求，包括：1.先前技術的範圍及內容；2.先前技術與系爭請求項的差異；3.所屬 技術領域通常技術水準76 。上開專利要件就其分屬事實或法律問題之區別，以決 定其訴訟救濟時之司法審查判斷標準。但美國專利商標局審查委員在專利申請階 段，對申請人所提專利申請，是否符合上開專利要件之審查標準，則係採優勢證 據原則（preponderance of the evidence）77
。亦即審查委員審視先前技術、證據資料， 當其請求項不具可專利性有較大可能時，即應否准專利78 。美國專利申請係屬無 對造之程序，專利申請審查的資料僅來自專利申請人及審查委員之檢索資料，而 無來自第 3 人之資料。審查委員除面臨申請人大量的申請資料外，其本身能接觸 檢索資料相對受到限制。根據統計，美國專利商標局在 2008 年受理 48 萬餘件專 利申請案，美國專利商標局在 2009 年有 6 千餘名審查委員，平均每位審查委員 在 2-3 年間共花費 18 小時審查每件專利申請案79 。美國專利申請除時間耗費頗長 外，審查委員對每件案件所能審查的時間卻相對有限，又其申請准否之舉證標準 係採優勢證據原則，相較於專利申請獲准後，第 3 人對專利有效性挑戰之舉證責 任，則提高至須負明確且信服之舉證標準，始得達到撤銷專利權之目的。故美國 專利申請一旦獲准後，第 3 人欲舉證證明該專利有得撤銷原因之難度即相對提 高。 美國專利商標局審查委員對於專利申請，如認不符專利要件，須提出合理基 礎以否准專利申請，而非可憑藉衝動直覺。法院實務見解即認專利商標局具有初 步提供否准專利事實基礎的義務。而非可訴諸揣測、未經認定之擬制，或後見之 71 5 U.S.C.§ 706(2)(e)(1966).
72 See Cross v. Iizuka,753 F.2d 1040, 1044,n.6(Fed.Cir.,1985). 73 See Raytheon Co. v. Roper Corp.724 F.2d 951,956(Fed.Cir,1983).
74 See Apple Computer, Inc. v. Articulate Systems, Inc.234 F.3d 14,20(Fed.Cir.,2000). 75 See Aktiebolaget Karlstads Mekaniska Werkstad v. U.S. Intern. Trade Com'n
705 F.2d 1565, 1575(Fed.Cir.,1983).
76 Graham v. John Deere Co. of Kansas City,383 U.S. 1,17(1966).
77 Kristen Dietly, LIGHTENING THE LOAD: WHETHER THE BURDEN OF PROOF FOR
OVERCOMING A PATENT'S PRESUMPTION OF VALIDITY SHOULD BE LOWERED,78FORDHAM
L.REV.2615,2655(2010).
78 M.P.E.P.§706(2010).
14
明的解讀作為瑕疵具備之事實基礎80
。美國專利審查委員對於不具專利要件之申 請案須提出初步證明案件（prima facie case）的資料，以明確具體指明所否准專 利的事由（即 prima facie case），給予專利申請人公平機會提出證據及辯解以克
服否准事由81
。專利申請案經審查委員提出初步證明案件（prima facie case）的資 料，專利申請人得提出證據反駁審查委員關於初步證明之否准理由，如達一定反 駁程度，則無論原有初步證明核駁理由之強弱，審查委員即須重新審查所有證據 82 。且審查委員亦不得以經濟上難以負擔而致無法克服的核駁理由，以阻止專利 申請取得專利。例如，在 Ex parte Blanc 一案，審查委員使用了超過 40 項不同的 核駁理由，法院即認為使用如此廣泛敘述，而不能就特定一核駁理由以一合理程
度作說明，即不符合初步證明案件（prima facie case）的要件83
。審查委員就其所 審查者，應充分說明申請案之問題，並通知申請人，使申請人得以回應答辯。一 旦審查委員提出初步證明案件（prima facie case）的資料並通知申請人，則推翻
初步證明案件（prima facie case）的資料之舉證責任即移轉至申請人84
。
對於美國專利商標局或法院關於專利要件之判斷如涉及事實問題，司法救濟
上採實質證據（substantial evidence）標準，係指直接向 CAFC 提起上訴救濟而言85
。 但專利申請人對 BPAI 之決定不服者，未依美國專利法第 141 條規定，向美國聯 邦巡迴上訴法院（CAFC）起訴，而係依專利法 145 條規定，向哥倫比亞特區聯 邦地方法院（2011 年 9 月 16 日以後，依美國 2011 年專利改革法（Patent Reform Act of 2011）第 145 條規定，管轄改為向維吉尼亞東區聯邦地方法院（the United States District Court for the Eastern District of Virginia））提起民事訴訟請求救濟時，在聯
邦地方法院關於事實之審查即改採全面審查（de novo）標準86
。其理由在於美國 專利商標局審查委員或 BPAI 在無對造之審查程序（ex parte）中，申請人不能提 出供述證言證據，而在聯邦地方法院審查程序則允許提出供述證言之證據，且聯 邦地方法院應就該供述證據作成事實認定。則即使與 BPAI 所審查者係同一證 據，但就該同一證據之審查，由於在聯邦地方法院審查時，可加入新的供述證據 之審酌，從而法院就同一證據所可審酌之形態基本上既有不同，法院自可就同一 證據之事實認定，作成與 BPAI 不同之結論87 。美國法院認為對作為結論判斷基 礎證據之評價，地方法院有一強而有力優於審查委員及上訴委員會之處，在於可 以聽取證人證言。在詰問與交互詰問下取證，並有廣泛討論與爭論之利益。法院 80 In re Warner. 379 F.2d 1011(1967). 81 In re Qetiker, 977 F.2d 1443, 1447(1992).
82 In re Piasechi, 745 F.2d 1468,1472(1984).(“If rebuttal evidence of adequate weight is produced, the
holding of prima facie obviousness, being but a legal inference from previously uncontradicted evidence, is dissipated. Regardless of whether the prima facie case could have been characterized as strong or weak, the examiner must consider all of the evidence anew.”).
83 Ex parte Blanc, 13 USPQ 2D 1383(1989). 84 Hyatt v. Dudas 492 F.3d 1365,1370(2007). 85 Supra note 70.
86 Burlington Indus., Inc. v. Quigg, 822 F. 2d 1581, 1584(Fed. Cir. 1987). 87 Winner Int’l Royalty Corp. v. Wang, 202 F. 3d 1340,1347(Fed. Cir.2000).
15 在得為上述取證之情形下，得對證據取捨重新評估，自然得作出與上訴委員會不 同之結論88 。 雖然專利申請人依專利法 145 條規定，向管轄之聯邦地方法院提起民事訴訟 請求救濟時，在聯邦地方法院關於事實之審查即改採全面審查（de novo）標準， 相較依專利法第 141 條規定，向美國聯邦巡迴上訴法院（CAFC）起訴關於事實 問題係採實質證據（substantial evidence）標準，前者對專利申請人似較為有利。 不過，實務上大部分的上訴仍係直接向美國聯邦巡迴上訴法院（CAFC）起訴89 。 此應係與向聯邦地方法院提起民事訴訟請求救濟時，其可能耗費訴訟成本鉅大有 關。
2.1.3 美國專利申請爭議與司法審查
2.1.3.1 先前技術爭議
我國 102 年 1 月 1 日修正前專利法第 22 條第 2 項專利進步性要件中，有關 審查進步性時之先前技術內容，依專利審查基準規定，係指修正前專利法第 22 條第 1 項所列 3 款情事：申請前已見刊物、已公開使用或已為公眾所知悉之技術。 惟該先前技術不包括在申請日及申請日之後始公開或公告之技術，亦不包括修正 前專利法第 23 條所規定申請在先而在申請後始公開或公告之發明或新型專利申 請案90 。實務見解亦認關於進步性法條條款所謂之「申請前之習知技術、知識」， 係指「…申請前已見於刊物或已公開使用之技術知識」91 。因此，進步性審查時 所稱依申請前之「先前技術」所能輕易完成，依我國實務見解，係與新穎性判斷 中，申請前已見刊物、已公開使用或已為公眾所知悉之技術之概念相當，且不包 括申請在先而在申請後始公開或公告之發明或新型專利申請案。美國專利申請有 關進步性審查先前技術（prior art）的界定，則與我國上開見解不同，值得加以探 究。美國 Hazeltine Research, Inc. v. Brenner 一案92
，Robert Regis 於 1957 年 12 月 23 日申請一微波爐開關專利，於 1959 年 6 月 24 日經專利商標局審查委員，以該申 請不符專利法第 103 條進步性要件否准申請。審查委員所引二件據以核駁之專利 Carlson （No. 2,491,644） 及 Wallace （No.2,822,526）。其中 Carlson patent 係於
88 Supra note 86.
89 See F.SCOTT KIEFF, et. al. supra ntoe 36, at 129. 90 專利審查基準 2-3-19(2009 年版)參照。
91 參見最高行政法院 98 年度判字第 644 號判決。 92 Hazeltine Research, Inc. v. Brenner,382 U.S. 252(1965).
16 1949 年 12 月 20 日核發，為系爭專利申請前已公開之技術固無問題，但另一件據 以核駁引證 Wallace 專利，則係自 1954 年 3 月 24 日申請後，即在專利商標局審 查，迄至 1958 年 2 月 4 日始核准專利，但已在系爭專利申請日之後。申請人不 服專利商標局否准審定，主張專利法第 103 條之先前技術（prior art）真正的界定 係指先前業已公知而言，並指立法使用 known 用語，即表示先前技術係僅指在發 明創作前業已公知者而言。如依申請人見解，則 Wallace 專利在系爭專利申請前 既尚未公開，則尚非屬系爭專利申請時之先前技術，自不能作為系爭專利申請否 准之引證證據。 案件經上訴後，專利上訴委員會仍維持審查委員之否准專利申請見解，Robert Regis 依專利法第 145 條規定向聯邦地方法院起訴，地方法院仍認在專利申請繫 屬中之 Wallace 專利為先前技術，並經上訴法院維持。經上訴至美國最高法院， 美國最高法院表示：專利上訴委員會依 Alexander Milburn Co. v. Davis-Bournonville
Co.一案之見解93 ，認為當一專利核發後，含括在該專利所揭露者，即成為該專利 申請時之先前技術之一部分，而非成為專利核准時之先前技術。在 ALEXANDER 案專利被認定無效，因為在該專利申請時，已有繫屬中之前案已完全充分揭露該 後申請案，該案法官並認為專利商標局之遲延不應減低原已作為之效力，先申請 人既已採取措施，相當於使專利商標局完成其公開工作，並無法律上之文字或政 策允許，後申請者因專利商標局之遲延而得利。故依上述美國法院實務之見解， 先前技術之範圍，包括申請在先而在申請後始公開或公告之技術內容。
2.1.3.2 專利申請請求項之修正限制與新核駁理由之
程序保障
依前所述，專利申請人接到審查委員的第一次否准審查意見後，得提出專利 修正（amendment）或提出答覆（response）。若申請人所提出之專利修正或答覆， 經審查委員審查結果仍不符合專利要件，則審查委員即再核發一次審查意見，通 常第 2 次審查意見即為終局行為（處分）。美國專利申請修正申請專利範圍之次 數並無限制，申請人所需考量者僅係成本問題94 。不過申請專利範圍修正之時期， 則有一定之限制。專利申請修正申請專利範圍之時間，如係於專利商標局之最終 否准行為（final rejection）後始提出，則須於向專利上訴委員會提起上訴日前為 之95 。而該修正可為取消請求項或符合先前審查意見所明示列出要求之修正。所93 Alexander Milburn Co. v. Davis-Bournonville Co. 270 U.S. 390(1926).
94 Tun-Jen Chiang, FIXING PATENT BOUNDARIES, 108 MICH.L.REV. 523, 531(2010). 95 37 C.F.R.§ 1.116(b)(2000)
17 為修正係就所否准之請求項，為使專利上訴委員會於上訴時加以審酌，而提出以 較佳形式之修正則得予准許。修正觸及專利申請之有無理由，於釋明具有正當且 何以修正有其必要之充分理由，以及何以未提早提出等情形，則得被准許96 。申 請專利範圍之修正，如係於專利上訴委員會作成裁決後始提出，則僅得於依規定 再開審查委員審查之程序時始可為之97 。而專利上訴委員會作成裁決後之再開審 查委員程序限制甚為嚴格98 。因此，美國專利申請於申請程序時之修正條件雖較 寬鬆，但一旦專利商標局之審查委員作成最終行為（審定）後，即限制專利申請 人為申請專利範圍之修正，包括修正之內容及條件均有限制規定。雖然於專利上 訴委員會作成裁決後，仍有例外准許修正申請專利範圍之可能，但亦僅限於專利 上訴委員會為保障專利申請人就新核駁理由有答辯之機會，經由專利申請人之申 請，而選擇由原審查委員再開程序之極少數情形。 專利申請案之行政爭訟程序進入法院階段，法院判決如係維持專利上訴委員 會之否准專利申請之決定者，專利申請程序即已被認為終結，申請人通常不被允 許再修正其申請專利範圍，除非依據聯邦巡迴上訴法院判決意見，有指示由專利 商標局再進一步審查之情形99 。故依美國專利申請法制，於行政救濟程序中，即 難以再為申請專利之修正。縱然專利申請人獲得再為修正之機會，亦均係在有由 專利上訴委員會或法院將案件發回，由專利商標局之審查委員再為審查之情形。 從而案件若未發回專利商標局由審查委員重新審查，專利申請人於行政爭訟程序 之救濟程序，即無從為申請專利範圍之修正。 美國專利申請於申請專利範圍之修正雖受有上述限制，但對於專利上訴委員 會於上訴程序中，若以新事由作為核駁專利申請時，實務見解則認應使專利申請 人有回應答辯之機會，以保障其權益100 。依美國聯邦規則，專利上訴委員會若知 悉任何涉及上訴主張之否准專利事由，其得將該事由含括作為意見書之一部分， 成為認定之理由，並以該意見書作為專利請求項否准之新事由。而依此所作之否 准專利新事由，即不能被認為係終局之裁決而須受司法審查。當專利上訴委員會 作成此非終局性之裁決時，上訴人自裁決後有二個月時間，就關於此種新否准專 利事由，有 2 種選擇可以運用，以避免原有之上訴程序被終結。其一是申請再開 申請程序：專利申請人就被否准之請求項提出一適當之修正或新證據，申請審查 委員再加以審查，於此情形，申請案會發回給審查委員。而專利上訴委員會就上 述否准專利新事由之認定，對審查委員有拘束力。除非審查委員認為專利申請人 96 37 C.F.R.§ 1.116(b)(1)、(2)、(3)(2000). 97 37 C.F.R.§ 1.116(g)(2000). 98 37 C.F.R.§ 1.114(2009).
99 See MPEP § 1216.01( If all claims in the case stand rejected, proceedings in the case are considered
terminated on the issue date of the Federal Circuit's mandate. Because the case is no longer considered pending, it is ordinarily not open to subsequent amendment and prosecution by the applicant.); In re Aoyama 656 F.3d 1293,1300(2011).
