專利有效性司法審查密度

我國行政法院實務上向來對「產業上利用價值」、「依申請前之先前技術所 能輕易完成」「申請前相同或近似之新式樣」、「依申請前之先前技藝易於思及」

等專利要件之不確定法律概念之涵攝是否合法，亦即關於技術問題具體化之過 程，是否符合法律規定之要件而無瑕疵，多尊重行政機關之判斷。尤其專利專責 機關或訴願決定機關如曾經將專利技術內容送請專業機關鑑定者，行政法院更少 推翻行政機關之認定⁴⁹⁵。由於我國行政訴訟法於 89 年 7 月 1 日以前，僅有法律審 之最高行政法院之一審級，對於上開專利要件中不確定法律概念之涵攝與法律解 釋是否合法，雖多尊重行政機關之判斷。但在行政訴訟自 89 年 7 月 1 日改制以 後，高等行政法院已兼具事實審之功能，對案件之審理亦採言詞辯論主義為原 則，則高等行政法院就專利要件中關於「可供產業上利用」、「依申請前之先前 技術所能輕易完成」「申請前相同或近似之新式樣」、「依申請前之先前技藝易 於思及」等不確定法律概念之基礎事實認定，涵攝過程與法律解釋及適用是否合 法，其審查密度是否提高，而最高法行政法院向來看法是否改變，亦值加以探討。

依行政訴訟法第 13 條規定，對於公法人之訴訟，由其公務所所在地之行政 法院管轄。其以公法人之機關為被告時，由該機關所在地之行政法院管轄。而目 前專利專責機關為經濟部智慧財產局。因此，對其所為有關專利申請之准駁之審 定、專利舉發之審定，與其他有關專利事務之行政處分不服者，於智慧財產法院 97 年 7 月 1 日設立前，行政訴訟之受理機關均為智慧財產局所在地之管轄法院 即台北高等行政法院。經檢索自 89 年 7 月 1 日以後台北高等行政法院專利事件 相關判決，不難發現台北高等行政法院就有關專利要件之產業上利用性、新穎 性、進步性多採全面審查⁴⁹⁶，就技術問題採自行審查之立場，亦不乏其例。例如，

台北高等行政法院 90 年度訴字第 6523 號、第 6653 號發明專利舉發案，原告提 出專家意見書就系爭案具有可專利性為其有利之主張，而訴願決定作成時，訴願 決定機關亦曾委請工業技術研究院提出審查意見而為不利原告主張之認定，則究

495 參見吳庚，前揭註 195，第 131 頁。

496 例台北高等行政法院 90 年訴字第 2205 號、第 6523 號、第 6653 號、91 年訴字第 2591 號.、

第 3211 號、第 3614 號等。

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竟何一專家意見可採，法院仍無從迴避而應就實質技術問題自行進行審查認定。

不過，高等行政法院對專利要件技術內容是否符合前揭產業上利用性、新穎性、

進步性之審查，如未經專家鑑定表示看法而逕行自行認定者，最高行政法院又多 有持質疑之立場者。例如，台北高等行政法院 89 年度訴字第 1939 號判決就系爭 案與引證案之技術內容自行加以審查後，於判決中敘明理由，採與原處分機關不 同之認定，經參加人提起上訴，最高行政法院即以有無違反修正前專利法第 98 條第 2 項所稱「『為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效』之規定，涉 及專業法律問題，非行政法院所能盡知，依行政訴訟法第 162 條第 1 項、第 2 項 規定：『行政法院認有必要時，得就訴訟事件之專業法律問題徵詢從事該學術研 究之人，以書面或於審判期日到場陳述其法律上意見。』、『前項意見，於裁判 前應告知當事人使為辯論。』原審未徵詢從事該學術研究之人，以書面或於審判 期日到場陳述其法律上之意見，並告知當事人使為辯論，在未經專業技術鑑定或 徵詢從事專業法律研究人員之意見前，遽認系爭案與引證案之結構均相同，系爭 案多加一習用之電晶體，應為熟習該項技能者所能輕易完成；且兩專利案之專利 範圍完全相同，系爭案並無增進所申請專利標的之功效，認定事實及適用法律均 嫌率斷，已有判決不適用法規及判決不備理由之違法」為由，廢棄原判決發回台 北高等行政法院⁴⁹⁷。該案經台北高等行政法院委請國立台灣科技大學鑑定後，仍 為「訴願決定及原處分均撤銷；被告對系爭新型專利異議案，應為異議成立之審 定。」之判決結果。另外，甚至高等行政法院於敘明理由後，維持原處分機關認 定之案例，最高行政法院亦有認原判決認定之技術內容是否高度創作，「似非不 可送客觀審查鑑定之專家予以審查鑑定，作為判決之依據，原判決徒憑被上訴人 之答辯，因而為上訴人敗訴之判決，尚有可議」，而將原判決廢棄，諭知另行送 客觀權威之專利審查鑑定者⁴⁹⁸。足見高等行政法院就專利要件技術內容是否符合 前揭產業上利用性、新穎性、進步性之審查，雖已採全面實質審查之見解，但最 高行政法院對技術內容涉有疑義者，仍認應送客觀權威之專利審查鑑定，以作為 判決之依據。可見當時最高行政法院對高等行政法院就有關技術內容自行審查認 定之結果，仍多有持保留態度之看法。

就「可供產業上利用」、「依申請前之先前技術所能輕易完成」「申請前相 同或近似之新式樣」、「依申請前之先前技藝易於思及」等專利要件之不確定法 律概念之涵攝是否合法，亦即關於技術問題具體化之過程是否符合法律規定之要 件而無瑕疵，是否應採判斷餘地之理論而尊重專利專責機關之看法？有研究指 出，享有判斷餘地之行政行為，德國實務上承認之類型有（一）考試評分案件及 與考試評分相近之決定，例如學生學業評量、人事考評。（二）由獨立專家及委

497 參見最高行政法院 91 年度判字第 1735 號判決。另最高行政法院 91 年度判字第 2232 號判決 亦表示相同看法。

498 最高行政法院 92 年度判字第 1568 號判決參照。

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員會所作成之評價決定，以及計畫預測評估性之行政行為⁴⁹⁹。不過專利要件產業 利用性、新穎性、進步性或創作性等不確定法律概念之適用主要是在就專利說明 書申請專利範圍之技術內容作一技術分析，以瞭解該技術是否具有可利用性、是 否與習知技術不同，是否非經習知技術可輕易轉換或思及，係就專利說明書記載 之已存技術內容與既往之技術作比較，並不涉未來事實蓋然性之判斷，故專利專 責機關關於專利申請或舉發之審定，與前述計畫預測評估性之行為並不相當。再 由獨立專家及委員會所作成之評價決定，是因其處理之事項涉及文化、倫理、宗 教的價值判斷，例如古蹟之指定，或涉及高度複雜的科技及政策問題，例如核電 廠的設立許可。此種獨立委員會所作成之決定，特性係由不同代表根據不同意見 作成，足以有效整合專業知識及多元意見，具有不可代替性。而專利專責機關關 於專利要件之審定係由專利審查人員單獨作成，且與前述獨立委員會具有多元意 見反映之特性不同，二者性質不同，亦無從比附援引。而考試評分案件及與考試 評分相近之決定，有主張（一）、專利要件之審查係藉科學專業能力之評價，與 考試成績評定具有學術專業判斷不同；（二）、專利要件之判斷有專利審查基準 之客觀化規則可資遵循，與考試成績之評價欠缺客觀標準，其評價無法加以規則 化，具有高度屬人性者有異；（三）專利要件之審查可由事後加以調查，例如再 審查案，專利專責機關經再審查認為有不予專利之情事時，在審定前應先通知申 請人，限期申復（92 年 2 月 6 日修正專利法第 46 條參照），而考試口試如未錄 音即無法事後加以調查；（四）、考試成績之評定係與其他應考人相比較而作成，

此程序非司法可以事後理解，專利要件之審查除與先前技術比較外，與各審查中 之申請案彼此並不發生互相比較問題（按：關於專利申請擬制新穎性之規定，並 非不發生申請案與審查中之其他申請案是否相同之比較問題，故此部分之論點，

似尚待斟酌）；（五）專利尚有舉發制度，可藉公眾審查以補專利專責機關審查 之不足，由此可見專利法並非賦予專利專責機關判斷上有完全裁量授權。況德國 近期實務對考試成績之評分認為對「考試特有的評價」保留最後決定權僅限於「個 別的評價」與「評分」二部分，亦即為高度屬人性與考試不可重複，無法透過證 據調查二特性，而仍保留判斷餘地空間。而專利要件不確定法律概念之審查並不 具有上述應保留判斷餘地之性質特徵⁵⁰⁰。

司法院釋字第 553 號解釋，就涉及不確定法律概念適法性監督之審查密度，

所提出之判斷參酌原則，包括：（一）事件之性質影響審查之密度，單純不確定 法律概念之解釋與同時涉及科技、環保、醫藥、能力或學識測驗者，對原判斷之 尊重即有差異。又其判斷若涉及人民基本權之限制，自應採較高之審查密度。（二）

原判斷之決策過程，係由該機關首長單獨為之，抑由專業及獨立行使職權之成員 合議機構作成，均應予以考量。（三）有無應遵守之法律程序？決策過程是否踐

499 參見周信良，「論專利決定之司法審查密度」，東吳大學法律學院法律學系專業碩士班，碩

士論文，第 39 頁。

500 參見周信良前揭註，第 41~42 頁。

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行？（四）法律概念涉及事實關係時，其涵攝有無錯誤？（五）對法律概念之解

行？（四）法律概念涉及事實關係時，其涵攝有無錯誤？（五）對法律概念之解