專利有效性舉發證據之證據力

證據能力與證據力有別，前者係指於人或物中有為證據方法之資格，後者則 係證據方法就應證事實所能證明之價值⁵¹⁷。證據能力係「有」或「無」的問題，

無證據能力之證據，就不必討論其證據證明力⁵¹⁸。具有證據能力之證據，始具有

「證據證明力」，簡稱「證據力」⁵¹⁹。故證據力，亦有稱之為證據價值或證明力

520。證據力又有形式上證據力與實質上證據力之分，如私文書經舉證人證明其確 由名義人作成無誤，即具形式上證據力，其記載之內容，與待證事實有關，有證 明應證事實之價值且屬可信，足供法院作為判斷之依據者，則更具實質上證據力

521。

依專利法第 73 條第 1 項規定，舉發，應備具申請書，載明舉發聲明、理由，

並檢附證據。而我國專利舉發證據並未類似美國有對造之再審查或複審之申請，

所提出之先前技術引證證據以專利或印刷出版品為限。亦即我國專利舉發之證據 除專利案及書證外，尚包括人證。惟關於專利有效性之爭議，尤其是專利新穎性、

進步性涉及舉發引證之技術內容是否已揭露，往往須有客觀的公開資料以作為證 據，始較能確信舉發證據確屬系爭專利申請前已公開。但因我國舉發證據並未限 定舉發證據以專利或印刷出版品為限，實務上亦不乏舉發人聲明證人作為證據方 法，用以證明所舉發之專利不具專利要件。則該等以人證作為舉發證據，依法雖 有證據能力，但其作為爭執專利有效性之證據方法，究竟其證據力即證明力應如 何加以認定，影響專利有效性攻防地位甚鉅。自有加以探究之必要。

由於我國專利舉發於專利專責機關審查時係以書面審查為原則⁵²²，舉發理由 所附具之證據包括書證或物證⁵²³，並未包括以人證作為舉發之證明方法。因此，

舉發人自難於專利專責機關審查階段，聲明以人證作為舉發之證據方法。又訴願 審理階段，依訴願法並無規定舉發人得於訴願時提出舉發新證據之規定，且訴願 係以書面審查為原則⁵²⁴，故舉發人於訴願階段通常亦無法聲明以人證作為舉發之 證據方法。又因在專利法、行政程序法及訴願法等，均無規定有證人及證人具結 制度之下，有關未見於刊物而僅有公開使用之事實，除在行政訴訟程序中，聲請

517 參見最高法院 95 年度台上字第 2830 號判決。

518 參見翁岳生編，行政訴訟法逐條釋義，頁 454，五南圖書出版股份有限公司，2006 年 7 月初 版 4 刷。

519 同前註，頁 459。

520 參見最高法院 95 年度台上字第 1231 號判決。

521 參見最高法院 95 年度台上字第 1575 號判決。

522 專利審查基準 5-1-17(2006 年版)參照。

523 專利審查基準 5-1-10(2006 年版)參照。

524 參見訴願法第 63 條第 1 項。

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訊問證人作證外，難有他途可供查明。因此，實務上即有以此作為專利舉發案在 行政訴訟程序中，聲請訊問證人之論據者⁵²⁵。故專利舉發案如進入行政訴訟法院 審理階段，受不利判斷之當事人就專利有效性之爭議聲明人證，請求法院傳訊，

用以證明系爭專利於申請前，業因使用公開而不具新穎性，甚至主張與其他先前 引證共同可證明系爭專利不符專利要件。則究竟有關專利之技術內容，是否可以 人證之證言，認定業已公開而屬習知技術，不無疑義。

依我國專利訴訟實務之判決見解，以往對聲請傳訊證人，以證明專利新穎性 及進步性，多認並無必要而予駁回⁵²⁶。或認所聲請之證明係專利舉發屬當事人進 行主義，專利舉發人本即應於舉發階段提示有效證據，如於行政訴訟程序，始請 求傳喚訊問證人，應屬舉發證據外之新證據，非屬補強證據，法院未予傳訊，並 無違誤⁵²⁷。甚至事實審法院如依審定後，始提出之證據及所訊問之證人證言，而 據以否定專利之有效性，最高行政法院認該等證據核屬原審定後之新證據，並非 原有證據之補強，事實審法院執為判決之基礎，以職權調查證據為由，無限制擴 張調查證據範圍，有違行政訴訟法第 125 條第 1 項之本旨，而將案件廢棄發回事 實審法院重審者⁵²⁸。不過，最高行政法院亦有不同見解，而認事實審法院於判決 理由，以當事人聲請傳訊證人以證明現場勘驗之機具及舉發證據，係於系爭專利 申請前即已存在及其間結構之差異部分，均屬事後主觀記憶，未必確切可信，而 未予傳訊之見解，係有未盡調查之能事，而以此為由，將事實審法院判決廢棄者

529。因此，關於在事實審法院，當事人聲請傳訊證人，而以證人之證言用以證明 系爭專利之有效性者，究竟有無傳訊之必要，或其證據力或證明力如何，存有上 述截然不同看法，實有進一步探究必要。

依智慧財產案件審理法第 33 條第 1 項規定，關於撤銷、廢止商標註冊或撤 銷專利權之行政訴訟中，當事人於言詞辯論終結前，就同一撤銷或廢止理由提出 之新證據，智慧財產法院仍應審酌之。因此，專利舉發案之舉發人如於法院審理 階段聲請傳訊證人，法院已無從再以舉發人本應於舉發階段提示有效證據，如於 行政訴訟程序，始請求傳喚訊問證人，應屬舉發證據外之新證據，非屬補強證據，

而作為不予傳訊之理由。茲有疑問者，係於智慧財產法院審理階段，若廣泛允許 以人證作為專利有效性判斷之證據方法，對專利有效性爭議判斷將產生何種效 應？

由於人證係以證人陳述其見聞之事實以供證明之用。而人證受限於記憶能

525 臺北高等行政院 91 年度訴更一字第 17 號判決。

526 臺北高等行政院 96 年度訴字第 402 號判決。

527 參見最高行政法院 94 年度判字第 1727 號判決。

528 參見最高行政法院 91 年度判字第 1565 號判決。

529 參見最高行政法院 98 年度判字第 1419 號判決。

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力、時間之經過、情感因素、感受之差異及對技術瞭解，其對特定技術內容是否 已公開？能否為完整確實之陳述，存有極大不確定之因素。此即美國專利實務認 為依賴人證之記憶，對專利技術內容是否已屬習知技術，要作出精確之證述，存 有高度風險，因而發展出證據補強原則（Corrobotation Requirement），以使法院 在審查以人證作為專利有效性證明之證據時，得以符合明確（clear and convincing）

之舉證責任，頗值得加以參考。

依美國 1892 年 Washburn & Moen Mfg. Co. v. Beat 'Em All Barbed-Wire Co.一案 之見解⁵³⁰。對於當事人舉出 24 位目擊證人，用以證明系爭專利於專利申請前，

即已公開展示過之事實，法院認為只憑證人之證言，即要認定系爭專利係屬習知 而要宣告其無效，法院仍認不足。理由是證人記憶之遺忘、易於錯誤；除偽證之 誘惑外，亦易傾向就聲明證人當事人主張之事實部分加以回憶；另外證人之記憶 易受迫切利害關係之當事人激發引誘有利於其等之證言，而非基於正確之訊息

531。而事實上幾乎每一重要的專利，都曾被證人想像地指摘其等在該專利發明 前，其等即已作出相同的發明，即足以顯示此等證言之部分不可信。因此，該等 人證證言須經嚴密審查⁵³²。另 Eibel Process .Co. v. Minnesota & Ontario Paper Co.一 案，美國最高法院亦拒絕讓證人之證言得以否定專利之有效性⁵³³。均可見早期美 國最高法院無論證人具有利害關係與否，對於提出作為否定專利之有效性之證人 口頭證述，均顯示極為排斥⁵³⁴。但其例外之情形，則係證人之口頭證述，如有同 時證據（contemporaneous evidence）加以佐證證人所證述系爭專利之技術已有使 用公開之事實，則為美國最高法院所可接受，可用以否定專利之有效性，亦是值 得加以重視之見解⁵³⁵。從而如持此種見解，基本上並不否認人證得作為專利之有 效性判斷之適格證據，僅係其證明力簿弱，而須以其他證據加以佐證。此見解似 較符合我國專利舉發並不排除可以證人作為舉發證據之法制。

但是關於補強證據之方式，參考 CAFC 曾表示有同時證據（contemporaneous evidence）、情況證據（circumstantial evidence）、發明人以外之人之口頭證述，

均得作為補強證據⁵³⁶。補強證據如係有形證據（physical evidence），法院通常易 認較具效果。雖然情況證據或口頭證述在某些案例亦具有補強性，但對口頭證述 法院仍係抱持質疑，故 CAFC 對補強證據仍著重其有形證據的補強⁵³⁷。在有形證 據的補強證據較具有補強效果的是，對技術內容有詳細說明的文件。例如一已放 棄的專利申請文件或其他手寫測試報告、會議所展示之先前技藝使用資料或圖

530 See supra note 370.

531 Id, at 284.

532 Id, at 284-85.

533 See 261 U.S.45,43 S.Ct.322(1923).

534 See Mike R.Turner,supra note 376,at 1325.

535 Corona Cord Tire Co. v. Dovan Chemical Corporation, 276 U.S. 358, 48 S.Ct. 380(1928); Smith v.

Hall 301 U.S.216,57 S.Ct.711(1937).

536 Cooper v. Goldfard, 154 F3d 1321, 1321 1330(1998).

537 See Mike R.Turner,supra note 376 at 1334.

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式、發票、具有日期記載發明之信件等⁵³⁸。有形補強證據不能充分補強口頭證述，

通常係因其缺少就發明詳細描述，或無法就先使用的標的作一明確的界定⁵³⁹。對 於欠缺有形證據得以補強之情形，雖能依情況證據或口頭證述加以補強，但以口 頭證述之補強即使其憑信性未遭質疑，但美國法院仍有以不具補強證據之價值而 加以否定之情形⁵⁴⁰。另 CAFC 認為在以口頭證述方式交互補強（cross-corroboration）

之方式並不充分，而認口頭證述須以有形文件加以補強之見解，值得加以注意

541，尤其對於補強證據審酌時應考量的因素，CAFC 指出包括 1.審理距先使用時 所經過之期間 2.證人之利害關係 3.證詞的矛盾與質疑 4.補強之程度 5.證人對聲 稱習知構造詳細內容之熟悉程度 6.該技術領域先使用之可能性 7.發明對產業的

541，尤其對於補強證據審酌時應考量的因素，CAFC 指出包括 1.審理距先使用時 所經過之期間 2.證人之利害關係 3.證詞的矛盾與質疑 4.補強之程度 5.證人對聲 稱習知構造詳細內容之熟悉程度 6.該技術領域先使用之可能性 7.發明對產業的